ECLI:NL:RBROT:2020:9040

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel en haven

zaaknummer / rolnummer: C/10/602182 / KG ZA 20-727

Vonnis in kort geding van 30 september 2020

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ICLEAN CARWASH TECHNOLOGIES B.V.,

gevestigd te Venray,

eiseres,

advocaat mr. R.W. Elgers te Helmond,

tegen

1..[naam gedaagde] ,

wonende te [woonplaats gedaagde] ,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TECHNICAL SERVICES GROUP NETHERLANDS B.V.,

gevestigd te Dordrecht,

gedaagden,

advocaat mr. D.C. van Genderen te Rotterdam.

Partijen worden hierna enerzijds iclean en anderzijds [naam gedaagde] en TGS genoemd.

1..De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 1 en 2 september 2020, met producties en aanvullende producties;
de producties en aanvullende productie van [naam gedaagde] en TGS;
de mondelinge behandeling gehouden op 16 september 2020;
de ter zitting door iclean overgelegde producties (2 tekeningen);
de pleitnota van iclean, met daarbij een eiswijziging;
de pleitnota van [naam gedaagde] en TGS.

1.2.

Vonnis is bepaald op heden.

2..De feiten

2.1.

iclean houdt zich bezig met de verkoop van onder meer wasstraten en wastunnels voor personenauto’s en vrachtwagens, wasboxen en waseenheden voor honden, alsmede met het ontwikkelen en verkopen van biologische waterzuiveringssystemen voor carwashes.

2.2.

[naam gedaagde] is een voormalig werknemer van iclean. Sinds 1 april 2019 is hij in dienst van TSG.

2.3.

TSG is het Nederlandse onderdeel van de wereldwijd actieve TSG-groep. TSG houdt zich bezig met het verlenen van technische diensten, waaronder de bouw en aanleg van carwashinstallaties.

2.4.

Op 19 december 2011 heeft iclean de activa verworven van de gefailleerde vennootschappen Saarloos Automotive Equipment B.V., Saarloos Service- en Installatietechniek, Rowafil B.V. en S.G.U. Onroerende Zaken B.V. (hierna: Saarloos).

In de tussen de curator en iclean gesloten overeenkomst staat vermeld dat onder meer alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, tekeningen, goodwill en knowhow, zonder nadere omschrijving aan koper volledig bekend, een en ander voor zover geen eigendom van derden en voor zover overdraagbaar, aan de koper worden verkocht en geleverd.

2.5.

Een van de door iclean verkochte waterzuiveringssystemen is het Bionic-systeem, meer in het bijzonder de Bionic B-serie (hierna: Bionic). Hiermee wordt gebruikt water op biologische wijze gezuiverd, zodat het kan worden hergebruikt. De basisvariant bestaat uit een opstelling met één bioreactor en één watercyclone, met daarbij een rek met daarop een schakelkast met onderdelen die het zuiveringsproces regelen, ondersteund door software. Er bestaan ook versies met meerdere bioreactoren en meerdere watercyclones. Van bovenaf gezien hebben de dubbele cilinder de vorm van een 8.

2.6.

Een afbeelding van de Bionic (in de uitvoering met twee bioreactoren en twee watercyclones) is hierna weergegeven.

2.7.

De Bionic is omstreeks 2000 ontwikkeld door Saarloos. [naam gedaagde] was daarbij nauw betrokken.

2.8.

[naam gedaagde] is van 1 januari 2012 tot 1 april 2019 in dienst bij iclean in de functie van servicemanager. [naam gedaagde] bekleedde daarmee binnen iclean de hoogste technische functie en ook in die functie had hij veel bemoeienis met de Bionic.

2.9.

In de tussen [naam gedaagde] en iclean gesloten Arbeidsovereenkomst is een concurrentiebeding, een geheimhoudingsbeding en een beding met betrekking tot intellectuele eigendom opgenomen.

2.10.

Het concurrentiebeding heeft een duur van twee jaar na beëindiging van het dienstverband en luidt – voor zover hier van belang – als volgt:

“
Het is de werknemer verboden om gedurende 2 jaren na beëindiging van deze arbeidsovereenkomst zonder schriftelijke toestemming van de werkgever binnen Nederland een zaak, gelijk of gelijksoortig, of aanverwant aan die van de werkgever of de met

de werkgever gelieerde ondernemingen te vestigen, te drijven, mede te drijven of te doen drijven, hetzij direct, hetzij indirect, als ook financieel — in welke vorm dan ook —

bij een dergelijke zaak belang te hebben, direct of indirect, of daarvoor op enigerlei wijze

werkzaam te zijn, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, of daarin een aandeel van welke aard dan ook te hebben en direct of indirect in dienst te treden bij of op enigerlei wijze werkzaamheden te verrichten voor een onderneming die gelijke of gelijksoortige

producten vervaardigt, aanbiedt of verhandelt, of gelijke diensten verleent als de werkgever doet, of voor eigen rekening gelijke of gelijksoortige werkzaamheden te verrichten. (...)”

2.11.

Het geheimhoudingsbeding luidt als volgt:

“
Het is de werknemer verboden zonder voorafgaande toestemming van de werkgever gedurende de looptijd en na beeindiging van deze arbeidsovereenkomst aan derden informatie te verschaffen over de werkzaamheden, de organisatie, en de in- en externe

contacten van de werkgever, tenzij dit zou passen in de normale uitoefening van de functie van de werknemer.”

2.12.

Het beding met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten luidt als volgt:

“
De door de werknemer staande het dienstverband vervaardigde voortbrengselen van de menselijke geest, zoals uitvindingen, modellen, merken, handelsnamen en werken in auteursrechtelijke zin, alsmede al hetgeen overigens voorwerp van bescherming krachtens enig intellectueel eigendomsrecht kan zijn, zullen door partijen worden geacht in het kader van de arbeidsovereenkomst tot stand te zijn gekomen en aan de werkgever te behoren.

Indien en voor zover krachtens de wet uit dien hoofde aan de werknemer een vergoeding zou toekomen, wordt die vergoeding geacht in het salaris als genoemd in deze arbeidsovereenkomst te zijn opgenomen.

De werknemer verplicht zich alle intellectuele eigendomsrechten strikt geheim te houden voor zover het openbaar maken daarvan evident in het belang van de werkgever is.”

2.13.

Met ingang van 1 april 2019 is [naam gedaagde] in dienst getreden van TSG in de functie van projectleider. Op de LinkedIn-pagina van [naam gedaagde] staan de volgende activiteiten vermeld:

“
Technisch ondersteuning geven aan Sales en Aftersales op het gebied van Carwash en betaaloplossingen.”

2.14.

Tussen 1 april 2019 en juli 2020 hebben medewerkers van iclean en [naam gedaagde] diverse keren met elkaar contact gehad over de Bionic.

2.15.

Bij e-mail van 3 december 2019 heeft de toenmalig advocaat van iclean het volgende bericht aan iclean en in kopie aan [naam gedaagde] :

“
[naam gedaagde] had in zijn arbeidscontract een non-concurrentiebeding en mag tot 2 jaren na zijn dienstverband zonder schriftelijke toestemming geen klanten en leveranciers benaderen aangaande jullie productrange van iClean carwashtechnologies. Doet hij dit wel dan is hij in overtreding.”

Indien er zaken zijn die niet in overeenstemming met het beding zijn, dan hoor ik het wel.”

2.16.

Bij e-mail van 14 juli 2020 heeft [naam 1] (hierna: [naam 1] ) van Malte Fuel & Wash (Zweden) het volgende gevraagd aan de heer [naam 2] (hierna: [naam 2] ), directeur van iclean:

“
We could see that TSG are producing a reactor very similar to your Bionic.

Is that a copy or do you have a partnership with them?”

2.17.

Op of omstreeks 14 juli 2020 heeft [naam gedaagde] op zijn LinkedIn-account melding gemaakt een waterrecylesysteem met de naam CleanWater, een nieuw product in het aanbod van TGS. Hij heeft hierbij de volgende afbeelding geplaatst:

2.18.

Bij brieven van 20 juli 2020 heeft de advocaat van iclean aan [naam gedaagde] en TGS meegedeeld dat de CleanWater een kopie/slaafse nabootsing is van de Bionic, dat [naam gedaagde] het concurrentiebeding, het geheimhoudingsbeding en de bepaling over intellectuele eigendomsrechten heeft overtreden en dat [naam gedaagde] heeft gehandeld in strijd met de Wet bescherming bedrijfsgeheimen. Daarnaast schrijft de advocaat dat TSG onrechtmatig heeft gehandeld door het profiteren van de wanprestatie van [naam gedaagde] , het handelen in strijd met de Wet bescherming bedrijfsgeheimen, het slaafs nabootsen van de Bionic en door het inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van iclean betreffende de Bionic. De brieven bevatten een aantal sommaties die strekken tot het staken van het handelen, de vernietiging of afgifte van zaken en de opgave van informatie.

2.19.

Bij uitvoerig gemotiveerde brief van 31 juli 2020 heeft de advocaat van [naam gedaagde] en TGS aan de advocaat van iclean meegedeeld dat de verwijten zonder grondslag zijn en dat de sommaties worden verworpen.

2.20.

In in augustus 2020 opgestelde schriftelijke verklaringen verklaren verschillende medewerkers van iclean dat [naam gedaagde] bij zijn vertrek bij iclean heeft gezegd dat hij zich bij TSG zou gaan bezig houden met tankstations en laadpalen (betaalsystemen).

2.21.

In een op 18 augustus 2020 opgestelde verklaring verklaart [naam 2] onder meer het volgende met betrekking tot [naam gedaagde] :

“
Per 31 maart 2019 is [naam gedaagde] eigener beweging vertrokken. Van hem vernemend dat hij in dienst trad bij TSG - welke op verscheidene terreinen actief is, waaronder ook carwash - heb ik [naam gedaagde] op moment van opzegging zeer nadrukkelijk gezegd, wijzend op het non-concurrentiebeding: “Als je daar maar niet inzake carwashes en waterrecycling gaat werken!” [naam gedaagde] zei dat dat niet het geval was. Maar dat hij bij TSG werkzaam zou zijn als projectmanager inzake tankstations, namelijk inzake pompinstallaties en inzake betaalsystemen op tankstations. Van vele werknemers hoorde ik toendertijd dat [naam gedaagde] dát ook aan de collega’s had gezegd.”

3..Het geschil

3.1.

Iclean vordert, letterlijk overgenomen uit de dagvaarding en na wijziging van eis in haar pleitnota:

a. gedaagden hoofdelijk, althans ieder voor zich, te bevelen om te bewerkstelligen dat de arbeidsovereenkomst tussen TSG en [naam gedaagde] met onmiddellijke ingang wordt beëindigd, althans om te bewerkstelligen dat met onmiddellijke ingang [naam gedaagde] als werknemer bij TSG op non-actief wordt gesteld, (...) althans

a.bis [naam gedaagde] te bevelen om diens non-concurrentiebeding jegens iClean na te komen door zich te onthouden van werkzaamheden op het gebied van carwash en van waterzuiveringssystemen, en TSG te bevelen om geen gebruik te maken van [naam gedaagde] ’s overtreding van diens non-concurrentiebeding door deze bij TSG werkzaam te doen zijn op het gebied van carwash en/of waterzuiveringssystemen, (...);

b. [naam gedaagde] TSG te bevelen om binnen vijf werkdagen na de betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan iClean (i) schriftelijk opgave te doen van alle vanaf 1 april 2019 daterende schriftelijke correspondentie via welk medium dan ook van [naam gedaagde] aan en van relaties van iClean middels verstrekken van volledige afschriften daarvan, en (ii) opgave te doen van alle niet-schriftelijke contacten tussen [naam gedaagde] en relaties van iClean, zoals (werk)bezoeken en telefonisch contact), voor wat betreft (i) en (ii) telkens met opgave van de datum daarvan en met opgave van het gebruikte medium (...);

c. gedaagden hoofdelijk, althans ieder voor zich, te bevelen om met onmiddelijke ingang te staken en gestaakt te houden het (doen) vervaardigen, (doen) aanbieden, (doen) tonen, (doen) promoten of anderszins (doen) verhandelen van TSG’s biologische waterzuiveringssystemen, althans de CleanWater apparaten, en evenzo van andere van iClean’s systemen gekopieerde biologische waterzuiveringssystemen, wasboxen systemen en dog wash units systemen (...);

d. [naam gedaagde] te gebieden zich te onthouden van het overtreden van diens geheimhoudingsverplichtingen jegens iClean, zoals hierboven in paragraaf 4, onder 2. en 3. vermeld, te overtreden, zulks in ieder geval mede omvattende het zich onthouden van het doen van enige mededelingen aan TSG of anderen en het op andere wijze verstrekken van informatie aan TSG of anderen betreffende iClean’s systemen, zijnde (i) iClean’s biologische waterzuiveringssystemen en (ii) iClean’s wasboxen systemen en iClean’s dog wash

units systemen, waaronder in ieder geval te verstaan de informatie / zaken zoals hierboven opgesomd in paragrafen 7. en 10., en TSG te verbieden om bruik te maken van [naam gedaagde] ’s overtreding van bedoelde geheimhoudingsverplichtingen (...);

e. TSG te bevelen om binnen vijf werkdagen na betekening van het te dezen te wijzen

vonnis in TSG’s bezit zijnde of op instructies van TSG door derden gehouden (i) biologische waterzuiveringssystemen van TSG, althans CleanWater apparaten

en alle losse onderdelen, bacteriën en nutrients ervan, (ii) bescheiden waarop handelsinformatie, op welke informatiedragers dan ook, rond - ter onderscheiding van (i) - biologische waterzuiveringssystemen van TSG, althans de CleanWater apparaten, waaronder in ieder geval begrepen promotiemateriaal, brochures, handleidingen, prijslijsten, promotiefoto’s /-filmpjes, te vernietigen (...);

f. gedaagden hoofdelijk, althans ieder voor zich, te bevelen om binnen vijf werkdagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis alle in [naam gedaagde] ’s en TSG’s bezit zijnde of op instructies van dezen door derden gehouden bescheiden waarop informatie, op welke gegevensdragers dan ook, betreffende biologische waterzuiveringssystemen van TSG, althans de CleanWater apparaten èn betreffende iClean’s biologische waterzuiveringssystemen, waaronder in ieder geval begrepen:

(i) ontwerptekeningen en schakelschema’s / E-schema’s;

(ii) bescheiden met informatie over het biologische procedé en de benodigde

ingrediënten en bacterieën en over de doseringen,

(iii) bescheiden met informatie over de regeling en regulering van het zuiverings

proces, waaronder betreffende de softwareprogramma’s;

(iv) gebruikte unieke onderdelen,

in het bezit te stellen aan iClean;

g. TSG te bevelen om binnen vijf werkdagen na betekening van het te dezen te wijzen

vonnis gedurende drie maanden een rectificatie te plaatsen op TSG’s website - in alle talen waarin de website te lezen / te raadplegen is - en op alle andere (social) media waarop TSG een account heeft - daarop ook in alle talen zoals voor de website geldt - met de volgende tekst:

“
Bij vonnis d.d... [ datum van het te dezen te wijzen vonnis ] van de kort geding rechter is TSG bevolen om het aanbieden en de verkoop, etc. van de door TSG aangeboden biologische waterzuiveringssystemen [of van de door TSG aangeboden “CleanWater” biologische waterzuiveringssystemen ] te staken en gestaakt te houden, omdat sprake is van onrechtmatigheid jegens c.q. van inbreuk op rechten van iClean Carwash Technologies BV te Venray.”

of een soortgelijke tekst welke de rechter, oordelend in goede justitie, passend zal achten;

h. TSG te bevelen om binnen tien werkdagen na de betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan iClean schriftelijk en met deugdelijke bescheiden (waaronder begrepen in- en verkoopfacturen) gestaafde opgave te doen van:

a. de totale hoeveelheid (i) complete biologische waterzuiveringssystemen van

TSG, althans CleanWater apparaten (ii) nog af te bouwen biologische waterzuiveringssystemen van TSG, althans CleanWater apparaten, (iii) losse

onderdelen voor biologische waterzuiveringssystemen van TSG, althans de

CleanWater apparaten, en (iv) bacterieën en nutrients voor de bedoelde

systemen,

voor wat betreft (i) tot en met (iv): die bij TSG danwel op instructies van TSG

bij derden per de datum van het te dezen te wijzen vonnis aanwezig zijn èn

onderscheidenlijk op de datum van de opgave aanwezig zijn bij dezen,

b. de totale hoeveelheid aan benodigde hoofdonderdelen en losse onderdelen van

en bacteriën en nutrients voor de biologische waterzuiveringssystemen van TSG, althans de CleanWater apparaten die TSG danwel derden op instructies van TSG heeft/hebben ingekocht dan wel vervaardigd, danwel heeft/hebben doen inkopen of doen vervaardigen, alsmede de namen en adressen van de leveranciers van elk stuk aldus ingekochte zaak,

c. de door TSG betaalde inkoopprijzen voor alle benodigde hoofdonderdelen en

losse onderdelen en bacteriën en nutrients voor op/aan/in/bij de biologische

waterzuiveringssystemen van TSG, althans de CleanWater apparaten

en de door TSG gehanteerde verkoopprijzen voor elke zaak;

d. gespecificeerde bedragen van de als gevolg van de productie en verhandeling

van de biologische waterzuiveringssystemen van TSG, althans de CleanWater

apparaten door TSG genoten bruto winst en netto winst (dit laatste betekenend

met betrekken van alleen de directe variabele kosten), alsmede de berekenings

wijze daarvan,

e. de namen en adressen van alle (rechts)personen (i) aan wie de biologische

waterzuiveringssystemen van TSG, althans de CleanWater apparaten zijn

verkocht en (ii) welke orders voor de bedoelde apparaten hebben uitstaan en

(iii) aan welke TSG enige offerte heeft uitgebracht,

alle opgaven als hierboven bedoeld onder a. tot en met e. te verstrekken per individueel item (is: apparaat, hoofdonderdeel, los onderdeel, bacteriën, nutrient)

in kolommen-formats zoals hierna aangegeven, opdat sprake zal zijn van niet voor

misverstanden vatbare gedetailleerde opgave van alles per individueel item:

(...);

en verder samengevat:

een en ander op straffe van een dwangsom en met veroordeling van [naam gedaagde] en TGS in de volledige proceskosten op grond van artikel 1019h Rv en met bepaling van de termijn van artikel 1019i Rv op zes maanden.

3.2.

Aan deze vordering legt iclean het volgende ten grondslag.

De Clearwater van TSG is nagegenoeg volkomen identiek aan de Bionic van iclean. De CleanWater heeft dezelfde onderdelen en dezelfde afmetingen. Ook het bioproces zal zijn gekopieerd en de CleanWater zal dezelfde software hebben als de Bionic. De ClearWater is daarmee een slaafse nabootsing van de Bionic. Meer subsidiair beroept iclean zich op inbreuk op haar auteursrechten en op haar niet-geregistreerde modelrecht.

Het kan niet anders dan dat [naam gedaagde] bedrijfsvertrouwelijke informatie van iclean over de Bionic heeft verstrekt aan TSG. Daarmee heeft [naam gedaagde] het geheimhoudingsbeding en het beding over intellectuele eigendom overtreden. Daarnaast heeft hij gehandeld in strijd met de Wet bescherming bedrijfsgeheimen. Aangezien [naam gedaagde] – anders dan hij aan iclean heeft meegedeeld – zich bij TSG wel bezig houdt met carwash heeft hij ook het concurrentiebeding overtreden. Gelet op een en ander heeft iclean er recht op en belang bij dat de arbeidsovereenkomst tussen [naam gedaagde] en TSG wordt beëindigd, dan wel dat [naam gedaagde] wordt veroordeeld tot nakoming van het concurrentiebeding. TSG heeft op onrechtmatige wijze geprofiteerd van de wanprestatie van [naam gedaagde] en zij handelt daarnaast onrechtmatig door het inzetten van [naam gedaagde] op het gebied van carwash, het aanbieden van de ClearWater en het gebruik van de bedrijfsgeheime informatie van iclean. Daarnaast dienen [naam gedaagde] en TGS het gebruik van bedrijfsgeheime informatie van iclean te staken. Voorts dienen [naam gedaagde] en TGS de verhandeling van de ClearWater te staken. Daarbij dienen ter beëindiging en voorkoming van de inbreuken ook de in het intellectuele eigendomsrecht gebruikelijke nevenvoorzieningen – vernietiging, afgifte en opgave – te worden opgelegd. Ook andere wassystemen van TSG maken mogelijk inbreuk op de rechten van iclean, zodat de gevorderde voorzieningen ook met betrekking tot die systemen kunnen worden opgelegd.

3.3.

[naam gedaagde] en TGS voeren gemotiveerd verweer en concluderen tot niet-ontvankelijkverklaring dan wel afwijzing van het gevorderde, met veroordeling van iclean in de proceskosten. Zij voeren daartoe het volgende aan.

iclean heeft geen voorwaarden verbonden aan haar toestemming aan [naam gedaagde] om in diens te treden bij TSG. [naam gedaagde] heeft ook nooit de toezegging gedaan dat hij zich bij TSG uitsluitend zou bezig houden met andere activiteiten dan carwash. iclean heeft haar rechten om zich te beroepen op het concurrentiebeding verwerkt. [naam gedaagde] heeft geen bedrijfsgeheimen, intellectuele eigendom en/of informatie over contacten aan TSG verstrekt. Met de kennis en ervaring die [naam gedaagde] heeft opgebouwd bij Saarloos en gedurende acht jaar heeft ingezet bij iclean heeft TSG in 2020 het CleanWater-systeem ontwikkeld. Het inzetten van die knowhow bij een nieuwe werkgever is niet onrechtmatig.

De beoordeling van de vraag of de CleanWater een slaafse nabootsing is van de Bionic leent zicht niet voor kort geding, aangezien het relevante publiek, de technische voordelen en de mogelijke alternatieven in deze procedure niet kunnen worden onderzocht. Overigens hebben de gelijkenissen een technische reden en zijn er ook verschillen, waarbij relevant is dat de binnenkant van de beide producten in deze procedure niet kan worden vergeleken.

TSG heeft niet onrechtmatig gehandeld, aangezien zij bij aanvang van de arbeidsovereenkomst met [naam gedaagde] geen reden had om aan te nemen dat iclean het concurrentiebeding zou inroepen.

TSG heeft geen plannen om de CleanWater te verhandelen, te promoten, aan te bieden of te leveren zolang er met iclean discussie is over de rechtmatigheid ervan. De vorderingen van iclean missen daarom (in ieder geval deels) spoedeisend belang.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4..De beoordeling

4.1.

De vorderingen van iclean bestaan in de kern uit vijf onderdelen. In de eerste plaats

beoogt zij de arbeidsovereenkomst tussen [naam gedaagde] en TSG te beëindigen, dan wel af te dwingen dat [naam gedaagde] geen werkzaamheden meer verricht op het gebied van carwash en waterzuiveringssystemen. Voorts beoogt iclean te voorkomen dat [naam gedaagde] vertrouwelijke bedrijfsinformatie deelt met TSG. Daarnaast strekken de vorderingen tot een verbod aan TSG om te profiteren van de wanprestatie van [naam gedaagde] . Voorts strekken de vorderingen ertoe de verhandeling van de CleanWater te doen staken. Tot slot vordert iclean een groot aantal nevenvoorzieningen.

4.2.

In dit kort geding zal de voorzieningenrechter als eerste beoordelen of [naam gedaagde] heeft gehandeld in strijd met het in de arbeidsovereenkomst met iclean opgenomen concurrentie-en geheimhoudingsbeding en het beding met betrekking tot de intellectuele eigendom. Daarna komt aan de orde of de CleanWater een slaafse nabootsing is van de Bionic en, zo nodig, of de verhandeling van de CleanWater om een andere reden moet worden verboden.

Spoedeisend belang

4.3.

Het voor kort geding vereiste spoedeisend belang volgt uit de aard van de vorderingen, waaronder overtreding van het concurrentiebeding en (dreigend) onrechtmatig handelen.

Overtreding concurrentiebeding

4.4.

Op grond van het concurrentiebeding is het [naam gedaagde] verboden om – behoudens schriftelijke toestemming van iclean – in dienst te treden van een met iclean concurrerende onderneming. Tussen partijen is niet in geschil dat TSG is aan te merken als een concurrerende onderneming in de zin van dat beding en dat [naam gedaagde] desondanks – met medeweten van iclean, maar zonder schriftelijke toestemming – bij TSG in dienst is getreden. De voorzieningenrechter begrijpt uit de stellingen van iclean dat zij de werking van het concurrentiebeding heeft beperkt tot werkzaamheden met betrekking tot “carwash” en de daaraan verbonden (biologische) waterzuiveringssystemen.

4.5.

Het verweer van [naam gedaagde] en TGS dat iclean haar rechten ter zake heeft verwerkt, wordt niet gevolgd. Daartoe wordt het volgende overwogen. iclean heeft gesteld dat zij [naam gedaagde] alleen toestemming heeft gegeven om bij TSG in dienst te treden, omdat hij zich daar niet zou gaan bezig houden met carwash. Hoewel [naam gedaagde] heeft betwist dat die voorwaarde is gesteld, heeft hij niet aannemelijk gemaakt dat hij wél aan iclean kenbaar heeft gemaakt dat hij actief zou zijn op het gebied van carwash. Ook is niet aannemelijk geworden dat iclean al geruime tijd op de hoogte was van de activiteiten van [naam gedaagde] . Mededelingen op het LinkedIn-profiel van [naam gedaagde] – waarvan niet vaststaat wanneer die zijn geplaatst en of iclean deze heeft gezien – zijn in dat verband onvoldoende. Ook uit de overgelegde e-mails is niet af te leiden dat iclean wist of had moeten weten dat [naam gedaagde] bij TSG werkzaamheden verrichtte op het gebied van carwash. Anders dan in de door [naam gedaagde] aangehaalde zaken was iclean dus niet van de volle omvang van zijn werkzaamheden op de hoogte. Op grond hiervan is het niet aannemelijk te achten dat [naam gedaagde] en TGS er gerechtvaardigd op mochten vertrouwen dat iclean geen beroep zou doen op het concurrentiebeding, indien [naam gedaagde] zich zou gaan bezig houden met carwash. Dit geldt zeker na de in kopie aan [naam gedaagde] verzonden e-mail van 3 december 2019 (zie 2.15), waarin de toenmalig advocaat van iclean meedeelde dat het hem verboden was om werkzaamheden te verrichten op het gebied van carwash. Indien [naam gedaagde] meende dat het hem vrijstond om werkzaamheden te verrichten op het gebied van carwash, dan lag het op zijn weg om daarvoor schriftelijk toestemming te vragen aan TSG.

4.6.

Met zijn activiteiten op het gebied van carwash heeft [naam gedaagde] het concurrentiebeding overtreden. Aangezien [naam gedaagde] zich op het standpunt heeft gesteld dat werkzaamheden met betrekking tot carwash geen inbreuk vormen op het concurrentiebeding, is het gebod tot nakoming van het concurrentiebeding, versterkt met een dwangsom, op zijn plaats. Dat betekent dat het [naam gedaagde] tot 1 april 2021 wordt verboden om werkzaamheden te verrichten met betrekking tot carwash en (biologische) waterzuiveringssystemen.

4.7.

Voor toewijzing van de vordering strekkend tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst tussen [naam gedaagde] en TSG bestaat geen grond

4.8.

iclean heeft de onder b gevorderde opgave niet voorzien van enige concrete onderbouwing. Deze vordering wordt daarom afgewezen. Hierbij merkt de voorzieningenrechter op dat iclean ook geen feiten of omstandigheden naar voren gebracht waaruit zou kunnen volgen dat [naam gedaagde] onrechtmatig heeft gehandeld door het benaderen van relaties van iclean.

Onrechtmatig profiteren overtreding concurrentiebeding

4.9.

Van onrechtmatig profiteren van de wanprestatie van een derde is, buiten de gevallen waarin tot wanprestatie wordt aangezet, sprake wanneer men weet of behoorde te weten dat wanprestatie door de derde wordt gepleegd en zich bovendien bijkomende omstandigheden voordoen.

4.10.

Uit het tussen partijen gevoerde debat kan niet worden afgeleid dat TSG eerder dan 20 juli 2020 (de dag van de sommatie) op de hoogte was van het concurrentiebeding van [naam gedaagde] . TSG heeft voorts onweersproken gesteld dat zij de verhandeling en de promotie van de CleanWater (voorlopig) heeft gestaakt. Hiertegenover heeft iclean onvoldoende aannemelijk gemaakt dat TSG op dit moment profiteert van de wanprestatie van [naam gedaagde] en/of dat sprake is van de vereiste bijkomende omstandigheden. Het tegen TSG gevorderde verbod wordt daarom afgewezen.

Geheimhoudingsbeding

4.11.

Op grond van het geheimhoudingsbeding is het [naam gedaagde] verboden om na de beëindiging van zijn dienstverband met iclean informatie te verschaffen over de werkzaamheden, de organisatie en de in- en externe contacten van iclean. iclean heeft geen feiten of omstandigheden naar voren gebracht waaruit volgt dat [naam gedaagde] dit beding heeft overtreden. Zonder nadere toelichting – die iclean niet heeft gegeven – valt niet in te zien dat de door haar gestelde en door [naam gedaagde] overigens betwiste verwijten aan zijn adres – waaronder het verwerven en/of delen van raap-/stuklijsten, software, stukken met daarop informatie, knowhow in het hoofd van [naam gedaagde] – onder het bereik van dit beding vallen. De op het geheimhoudingsbeding gerichte vorderingen worden daarom afgewezen.

Beding intellectuele eigendomsrechten

4.12.

Het beding met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van iclean bevat een bepaling op grond waarvan door [naam gedaagde] tijdens zijn dienstverband vervaardigde rechten toebehoren aan iclean. Daarnaast bevat het een gebod om “alle intellectuele eigendomsrechten” geheim te houden. Hierbij merkt de voorzieningenrechter op dat bedrijfsgeheimen in de zin van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen geen intellectuele eigendomsrechten zijn. De door deze wet gegeven bescherming is juist bedoeld om intellectuele eigendomsrechten aan te vullen.

4.13.

iclean heeft weliswaar een beschrijving gegeven van de knowhow met betrekking tot de Bionic, maar zij heeft niet concreet gesteld door welke intellectuele eigendomsrechten deze knowhow wordt beschermd, en ook niet welke intellectuele eigendomsrechten door [naam gedaagde] zouden zijn doorgespeeld. Hiermee heeft iclean niet aannemelijk gemaakt dat [naam gedaagde] dit beding heeft overtreden.

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

4.14.

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen beoogt houders van bedrijfsgeheimen te beschermen tegen openbaarmaking daarvan. iclean heeft gesteld dat het niet anders kan zijn dan dat [naam gedaagde] tekeningen, -schema’s, onderdelenlijsten, recept/dosering bacteriën
start packen
nutrient pack, doorontwikkelde onderdelen. E-schema’s en (regulerings)software aan TSG heeft geopenbaard, hetgeen door [naam gedaagde] en TSG is betwist. Hoewel dat vervolgens wel op haar weg lag, heeft iclean geen feiten of omstandigheden naar voren gebracht waaruit volgt dat al deze zaken – die overigens niet noodzakelijkerwijs als bedrijfsgeheim in de zin van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen kwalificeren – door [naam gedaagde] aan TSG zijn geopenbaard. Het feit dat [naam gedaagde] en TGS een waterzuiveringssysteem hebben ontwikkeld dat uiterlijke gelijkenissen vertoont met de Bionic is onvoldoende om aan te nemen dat hiervoor bedrijfsgeheime informatie van iclean is gebruikt. De buitenkant van de Bionic is niet te beschouwen als een bedrijfsgeheim. Ook de betrokkenheid van [naam gedaagde] bij de ontwikkeling van de CleanWater is onvoldoende om aan te nemen dat voor het binnenwerk en/of de werkzaamheid ervan noodzakelijkerwijs gebruik is gemaakt van bedrijfsgeheime informatie van iclean. iclean heeft op dat punt ook alleen maar zonder nadere onderbouwing gesteld dat een en ander het wel hetzelfde zal zijn.

Slaafse nabootsing

4.15.

iclean heeft zich primair op het standpunt gesteld dat de CleanWater een slaafse nabootsing is van de Bionic. Bij de beoordeling van de onrechtmatigheid van een stoffelijk product als de CleanWater geldt als uitgangspunt dat de nabootsing van een zo’n product in beginsel vrijstaat, zij het dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. Nabootsing op een wijze die nodeloos verwarring veroorzaakt, is een vorm van oneerlijke mededinging, waartegen met een vordering uit onrechtmatige daad kan worden opgekomen.

De rechter die heeft te beoordelen of in een concreet geval, gelet op de totaalindrukken van vergelijkbare producten, sprake is van een (gevaar voor) nodeloze verwarring bij het desbetreffende publiek, dient daarbij alle relevante omstandigheden van dat geval te betrekken. Hierbij is onder meer van belang of het nagebootste product een eigen gezicht in de relevante markt heeft en in hoeverre de overeenkomende kenmerken technisch bepaald zijn.

4.16.

iclean heeft gesteld dat de Bionic een eigen gezicht op de relevante markt heeft, omdat het – mede gelet op de, van bovenaf gezien, 8-vorm van de dubbele tanks – door afnemers wordt herkend als afkomstig van iclean. Ter onderbouwing van dit standpunt heeft iclean verwezen naar de wezenlijk afwijkende vormen van waterzuiveringssystemen van concurrenten en naar de e-mail van 14 juli 2020 van [naam 1] (zie 2.16). [naam gedaagde] en TGS hebben weliswaar gesteld dat [naam 1] een vaste zakenpartner is van iclean, maar zij hebben niet weersproken dat de Bionic zich onderscheidt van gelijksoortige producten op de (waterzuiverings)markt. Op grond hiervan neemt de voorzieningenrechter tot uitgangspunt dat de Bionic door de 8-vorm aanzienlijk verschilt van haar
Umfeld.

4.17.

Hoewel partijen de voorzieningenrechter niet in de gelegenheid hebben gesteld om de Bionic en de CleanWater te onderzoeken, is tussen partijen niet in geschil dat de Bionic en de CleanWater onderling zeer grote gelijkenissen vertonen. Het gaat hierbij onder meer om de 8-vorm van de roestvrijstalen tanks en de vormgeving van de schakelkast, de vergelijkbare afmetingen en de identieke aanduidingen “flush”, “water out”. Vooral de eerste twee kenmerken lijken op het eerste gezicht bepalend voor de totaalindruk van de systemen. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen met betrekking tot het ‘eigen gezicht’ van de Bionic, valt niet uit te sluiten dat de vormgeving van de CleanWater verwarring veroorzaakt bij het betreffende publiek (de afnemer van dergelijke systemen). De ter zitting door [naam gedaagde] en TGS vermelde kleinere verschillen (bijvoorbeeld met betrekking tot de positionering van de gaten aan de bovenkant, de kwaliteit van het roestvrijstaal en de kleur van de schakelkasten) doen aan die verwarring niet af.

4.18.

[naam gedaagde] en TGS hebben tot hun verweer aangevoerd dat de vormgeving van de CleanWater technisch bepaald is, zodat eventuele verwarring niet nodeloos is. Dit verweer wordt verworpen. Weliswaar heeft iclean niet weersproken dat de keuze voor een ronde vorm van de tanks voordelen oplevert voor het bereik van de sproeier, maar – mede gelet op het hiervoor besproken
Umfeld– is niet aannemelijk geworden dat deze keuze noodzakelijk is en/of dat het niet mogelijk was om een andere weg te bewandelen zonder afbreuk te doen aan de technische deugdelijkheid van het product. Gelet op de verklaringen van [naam gedaagde] ter zitting heeft het er veel meer de schijn van dat [naam gedaagde] meende dat het hem vrijstond om met zijn omvangrijke kennis en gedetailleerde expertise van de Bionic, met hulp van het ontwerpbureau dat betrokken was bij het ontwerp van de Bionic, een product te ontwerpen dat daarmee grote gelijkenissen vertoont. Deze bewuste ontlening kan een aanwijzing zijn voor voorzienbare en mogelijk deels te vermijden verwarring.

4.19.

Gelet op de gelijkenissen in de uiterlijke kenmerken van de beide systemen en nu naar voorlopig oordeel onvoldoende aannemelijk is dat deze gelijkenissen alleen te wijten zijn aan technische eisen, ziet de voorzieningenrechter aanleiding de verhandeling en promotie van de CleanWater voorwaardelijk te verbieden. Het op te leggen verbod zal zijn werking verliezen indien iclean niet binnen twee maanden na heden een bodemprocedure aanhangig maakt waarin de rechtmatigheid van de CleanWater aan de orde wordt gesteld of wanneer in die bodemprocedure in een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis uitspraak wordt gedaan. Uiteraard staat het partijen vrij om met elkaar in onderhandeling te treden. Bij de oplegging van het verbod is mede in aanmerking genomen dat [naam gedaagde] en TGS ter zitting weliswaar hebben meegedeeld dat zij de verhandeling en promotie van de CleanWater
on holdhebben gezet, maar dat zij in een eerder stadium de sommaties van iclean juist hebben verworpen.

4.20.

Aangezien het verbod op grond van slaafse nabootsing wordt opgelegd behoeven de meer subsidiaire grondslagen geen bespreking meer. Hierbij merkt de voorzieningenrechter op dat iclean niet aannemelijk heeft gemaakt dat het binnenwerk van de CleanWater op enigerlei wijze inbreuk maakt op haar (intellectuele eigendoms)rechten. Speculaties met betrekking tot biologische processen (waarvan overigens niet is gesteld welke bescherming deze genieten), software en/of E-schema’s zijn in dat verband onvoldoende.

4.21.

iclean heeft geen feiten of omstandigheden naar voren gebracht waaruit kan volgen dat TSG andere producten dan de CleanWater heeft ontwikkeld die op enigerlei inbreuk maken op rechten van iclean. Het verbod met betrekking tot “andere van iclean gekopieerde biologische waterzuiveringssystemen, wasboxen en dogwash-units wordt alleen al daarom afgewezen.

Nevenvoorzieningen

4.22.

Tegenover het door [naam gedaagde] en TGS gevoerde verweer dat de CleanWater niet op de markt is, heeft iclean niet aannemelijk gemaakt dat de CleanWater op dit moment wel wordt verhandeld en/of gepromoot of dat dit het geval is geweest. Daarmee valt niet in te zien welk gerechtvaardigd belang zij – naast oplegging van het hiervoor bedoelde verbod – heeft bij de gevorderde nevenvoorzieningen die strekken tot het doen van een opgave en/of vernietiging van voorraden en promotiemateriaal. Deze nevenvoorzieningen worden daarom allemaal afgewezen.

Dwangsom en proceskosten

4.23.

De op te leggen veroordelingen worden versterkt met een dwangsom. De dwangsom wordt gematigd en gemaximeerd tot de in het dictum vermelde bedragen.

4.24.

[naam gedaagde] en TGS worden als de overwegende mate in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld. Aangezien de vorderingen worden opgelegd op grond van grondslagen waarop artikel 1019h Rv niet van toepassing is, worden de proceskosten begroot conform het liquidatietarief. De kosten aan de zijde van iclean worden begroot op:

- betekening oproeping € 188,05 (102,96 + 85,09)

- griffierecht € 656,00

- salaris advocaat €
980,00

Totaal € 1.824,05

5..De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1.

gebiedt [naam gedaagde] tot 1 april 2021 zich te onthouden van werkzaamheden op het gebied van carwash en waterzuiveringssystemen;

5.2.

gebiedt [naam gedaagde] en TGS om te staken en gestaakt te houden het (doen) vervaardigen, aanbieden, promoten of verhandelen van de CleanWater;

5.3.

bepaalt dat voormeld gebod zijn werking verliest indien

a. iclean niet binnen twee maanden na heden een bodemprocedure aanhangig heeft gemaakt waarin de vormgeving van de CleanWater aan de orde wordt gesteld;

b. in deze bodemprocedure bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad uitspraak is gedaan, of deze procedure op andere wijze zal zijn beëindigd;

5.4.

veroordeelt [naam gedaagde] om bij overtreding van de hoofdveroordeling onder 5.1 en 5.2 aan iclean een dwangsom te betalen van € 1.000,00 voor iedere overtreding, te vermeerderen met € 500,00 per dag dat een overtreding voortduurt, tot een maximum van € 50.000,00 is bereikt;

5.5.

veroordeelt TSG om bij overtreding van de hoofdveroordeling onder 5.2 aan iclean een dwangsom te betalen van € 10.000,00 voor iedere overtreding, te vermeerderen met € 5.000,00 per dag dat een overtreding voortduurt, tot een maximum van € 250.000,00 is bereikt;

5.6.

veroordeelt [naam gedaagde] en TGS in de proceskosten, aan de zijde van iclean tot op heden begroot op € 1.824,05;

5.7.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.8.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. P. de Bruin en in het openbaar uitgesproken op 30 september 2020.

3077/2009