ECLI:NL:RBROT:2016:1953

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

team handel

zaaknummer / rolnummer: C/10/490258 / KG ZA 15-1316

Vonnis in kort geding van 15 maart 2016

in de zaak van

de naamloze vennootschap

AEGON N.V.,

gevestigd te 's-Gravenhage,

eiseres,

advocaten mr. T. Cohen Jehoram en mr. S.A.P. Poot te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AEGOM B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde,

advocaat mr. R.W.J.M. te Pas te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Aegon en Aegom genoemd worden.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding
de overgelegde producties
de mondelinge behandeling
de pleitnota van Aegon
de pleitnota van Aegom .

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2.De feiten

2.1.

Aegon is een internationaal opererende financiële dienstverlener. Deze diensten betreffen verzekeringen, pensioenen, sparen, beleggen, preventie, schadeherstel en schade-afhandeling. Aegon is ontstaan na een fusie in 1983 tussen [bedrijf1] en [bedrijf2] .

2.2.

Aegom is opgericht op 5 december 2011. Aegom levert diensten op het gebied van beveiliging, gastheerschap, trainingen, uitzending van flexwerkers en reiniging.

2.3.

Aegon is houdster van verschillende Benelux- en Gemeenschapsmerkregistraties waarin het woord “ Aegon ” voorkomt. Aegon voert de handelsnamen Aegon , Aegon N.V. en Aegon Nederland.

2.4.

Aegon heeft Aegom bij brief van 29 juni 2015 gesommeerd om de handelsnaam Aegom , al dan niet in combinatie met “beveiliging” en de domeinnaam Aegombeveiliging.nl, te staken. Aegom heeft aan deze sommatie geen gevolg gegeven.

3.Het geschil

3.1.

Aegon vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis:

( a) Aegom verbiedt binnen 14 dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis direct of indirect inbreuk te maken op de merkrechten en handelsnaamrechten van Aegon , in het bijzonder door Aegom ieder gebruik van het teken Aegom (of een daarmee overeenstemmend teken) ter onderscheiding van haar waren of diensten en als onderdeel van haar handelsnamen, waaronder tevens wordt verstaan enige domeinnaam, e-mailadres en website;

( b) Aegom beveelt om binnen 1 maand na betekening van het in deze te wijzen vonnis, haar statutaire naam aldus aan te passen dat daarin geen tekens meer voorkomen die overeenstemmen met de merken en/of handelsnamen van Aegon (waaronder in bijzonder het teken “ Aegom ” of een daarmee overeenstemmend teken) en de advocaten van Aegon zal voorzien van een afschrift van de aangepaste statuten van Aegom ;

( c) Aegom beveelt om binnen 6 weken na betekening van het in deze te wijzen vonnis, haar handelsnaam in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel aldus zal aanpassen dat daarin geen tekens meer voorkomen die overeenstemmen met de merken en/of handelsnamen van Aegon (waaronder in bijzonder het teken “ Aegom ’ of een daarmee overeenstemmend teken) en de advocaten van Aegon zal voorzien van een afschrift van de voor dit doel door Aegom ingevulde en opgestuurde formulieren aan de Kamer van Koophandel;

( d) Aegom beveelt om binnen 14 dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis de domeinnaam “ aegombeveliging.nl ” en iedere andere domeinnaam waarvan zij de houder is en die tekens bevatten die overeenstemmen met de merken en/of handelsnamen van Aegon (waaronder in bijzonder het teken “ Aegom ” of een

daarmee overeenstemmend teken) zal overdragen aan Aegon , conform de standaardformulieren van de SIDN, en de advocaten van Aegon zal voorzien van een afschrift van de voor dit doel door Aegom ingevulde en ondertekende formulieren van de SIDN;

( e) Aegom veroordeelt tot betaling aan Aegon van een onmiddellijk opeisbare en niet voor compensatie vatbare dwangsom van € 10.000,- voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van de verboden en geboden genoemd onder (a) t/m (d) hierboven, te vermeerderen met een dwangsom van € 1.000,- voor iedere dag of

gedeelte van een dag dat deze overtreding voortduurt;

( f) Aegom veroordeelt tot betaling aan Aegon van de volledige door Aegon gemaakte proceskosten, waaronder de advocaatkosten, een en ander conform art. 101 9h Rv, zoals nader door Aegon te specificeren, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf veertien dagen na de datum van het vonnis.

( g) en voorts dat de voorzieningenrechter het vonnis, voor zover als mogelijk, uitvoerbaar bij voorraad verklaart.

Aegon stelt daartoe, samengevat, het volgende.

3.2.

De handelsnamen van Aegon en Aegom , waaronder de domeinnaam van Aegom ( www.Aegombeveiliging.nl) lijken te veel op elkaar. Hierdoor is verwarringsgevaar te duchten, in ieder geval in Nederland, waar beide ondernemingen actief zijn. Bovendien zijn er raakvlakken tussen beide ondernemingen, nu zij beide actief zijn op een overlappend territoir (Nederland), gericht op een overlappend publiek en beide ondernemingen diensten aanbieden ter afwending van risico’s en schade. Het verwarringsgevaar wordt verder vergroot door het onderscheidend vermogen en de bekendheid van de Aegon handelsnamen.

Ook de merkrechten van Aegon worden geschonden. Aegon is een fantasienaam. Het onderscheidend vermogen van het merk Aegon is daarom groot. Door het bezigen van de naam Aegom dreigde verwatering van het merk Aegon . Ter zitting heeft Aegon verklaard dat zij, ter zake van haar stelling dat haar merkrechten worden geschonden, zich slechts beroept op het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (“BVIE”) en niet mede op het gemeenschapsrecht, en derhalve ook niet op de verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (PbEG 1994, L11).

3.3.

Aegom voert verweer.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.De beoordeling

4.1.

Het spoedeisend belang volgt in voldoende mate uit de stellingen van Aegon . De omstandigheid dat Aegon na het versturen van haar sommatiebrief van 29 juni 2015 nog enige tijd heeft gewacht met het aanhangig maken van de onderhavige procedure, is niet voldoende zwaarwegend voor een ander oordeel. Wel speelt dit aspect een rol bij de in het dictum te bepalen termijn (zie nader onder 4.13).

4.2.

Over de stelling dat de merkrechten van Aegon worden geschonden, wordt als volgt geoordeeld.

4.3.

Toetsingskader is, gelet op uitdrukkelijke beperking van de grondslag van de vordering van Aegon , niet het gemeenschapsrecht (waaromtrent de voorzieningenrechter van deze rechtbank niet bevoegd is te oordelen) maar alleen het BVIE.

4.4.

Niet in geding is dat Aegon Benelux-merkrechthebbende van het merk Aegon is, op de door Aegon gestelde wijze.

4.5.

Artikel 2.20 lid 1 van het BVIE bepaalt, voor zover van belang:

“
1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden:

a. wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven;

b. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk;

c. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor waren of diensten, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit merk bekend is binnen het Benelux-gebied en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;

d. wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

2. Voor de toepassing van lid 1 wordt onder gebruik van een merk of een overeenstemmend teken met name verstaan:

a. het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;

b. het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;

c. het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;

d. het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in de reclame.”

4.6.

Naar voorlopig oordeel is de vordering van Aegon toewijsbaar op de grondslag van voormeld artikel 1 sub c. Aegom levert diensten en waren die niet soortgelijk zijn aan de merken van Aegon . Er is voldaan aan het vereiste van overeenstemming op auditief, visueel en begripsmatig gebied. Met name op het auditieve vlak is in dit geval de gelijkenis zeer groot. In feite zijn de beide namen niet of nauwelijks van elkaar te onderscheiden wanneer zij worden uitgesproken. Ook in visueel opzicht is sprake van een sterke mate van gelijkenis, nu de beide namen slechts verschillen in het aantal ‘poten’ van de laatste letter. Voorts is van belang dat Aegon een bekend merk is en dit is ook erkend door Aegom . De voorzieningenrechter acht aannemelijk dat met de naam Aegom afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk Aegon . Aegon is een fantasienaam en dus geen woord dat is ontleend aan de (destijds, bij oprichting van Aegon ) bestaande woordenschat. Gevolg hiervan is dat iets wat lijkt op het woord Aegon al snel afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen. Het toestaan van namen die er - auditief en visueel - sterk op lijken, maakt het gevaar van verwatering groot. Vanwege deze auditieve en visuele gelijkenis is alleszins aannemelijk dat een consument enig verband legt tussen Aegon en Aegom , althans associatief denkt dat beide iets met elkaar te maken hebben. Voorts is van belang dat het bij Aegom gaat om een beveiligingsbedrijf. Terecht heeft Aegon betoogd (pleitnota sub 25) dat, gelet op de aard van een dergelijk bedrijf, niet ondenkbaar is dat zich ten aanzien van Aegom incidenten kunnen voordoen die afbreuk doen aan de reputatie van Aegon als verzekeringsbedrijf.

4.7.

Aan het oordeel doet niet af het beroep van Aegom op het arrest van het Gerecht van 18 november 2015 in de zaak Mustang/BHIM - Dubek (Mustang) (Zaak T-606/13). Naar voorlopig oordeel verschilt de casus in die procedure wezenlijk van de casus in de onderhavige procedure. Het woord Mustang is een bestaand woord terwijl Aegon , zoals gezegd, een fantasienaam is. Voorts heeft Aegon onweersproken aangevoerd dat er al Mustang merken zijn voor allerlei soorten producten, zodat een gebruiker van een Mustang spijkerbroek niet direct zal denken dat er een verband bestaat met Mustang sigaretten. Voor een fantasienaam als Aegon met een sterke mate van uniciteit geldt dat zo’n verband wel snel gelegd kan worden, zelfs als het gaat om ongelijksoortige producten.

4.8.

Ter zitting heeft Aegom verklaard dat haar naam een acroniem is, waarbij de letters ontleend zijn aan de namen van familieleden binnen het bedrijf en aan een geboorteplaats. De voorzieningenrechter acht deze verklaring aannemelijk en hij gaat er van uit dat de naam Aegom niet wordt gebezigd om aan te kunnen leunen tegen de merkbekendheid van Aegon . Dit noopt echter niet tot een ander oordeel.

4.9.

Vordering c - wijziging van de handelsnaam in het Handelsregister - zal worden toegewezen als een inspanningsverplichting van Aegom en niet als een resultaatsverbintenis. Het is immers niet aan Aegom maar aan de Kamer van Koophandel om deze wijziging aan te brengen. Aegom zal slechts veroordeeld worden om de Kamer van Koophandel om deze wijziging te verzoeken. Aldus wordt voorkomen dat Aegom dwangsommen zal verbeuren op de enkele grondslag dat de Kamer van Koophandel het wijzigingsverzoek van Aegom onverhoopt te lang zou laten liggen.

4.10.

Het voert naar voorlopig oordeel te ver om de vordering toe te wijzen om Aegom te bevelen haar domeinnaam over te dragen aan Aegon . Het valt niet in te zien welk belang Aegon daarbij nog heeft, nu het Aegom toch al wordt verboden om haar naam nog langer te bezigen.

4.11.

Nu de vordering reeds toewijsbaar is op grond van merkenrecht, behoeft niet meer getreden te worden in de vraag of de vordering ook toewijsbaar is op de grondslag van artikel 5 van de Handelsnaamwet.

4.12.

De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en beperkt, op na te melden wijze. Niet bepaald zal worden dat deze dwangsom niet voor compensatie vatbaar is. Indien aan Aegom een wettelijk of contractueel verrekeningsrecht toekomt, is het niet aan de voorzieningenrechter om dat recht aan Aegom te ontzeggen.

4.13.

De gevorderde termijnen waarbinnen/ vanaf wanneer Aegom aan enige veroordeling dient te voldoen zullen worden verruimd. Het spoedeisend belang van Aegon vergt dat Aegom wordt verplicht binnen afzienbare termijn maatregelen te nemen, maar niet aannemelijk is geworden, mede gelet op het tijdsverloop dat Aegon zelf heeft doen ontstaan, dat het belang van Aegon het opleggen van de maatregelen binnen de door haar gevorderde termijnen noodzaakt. Bovendien wordt aldus aan Aegom een ruimere mogelijkheid geboden om in een eventueel hoger beroep schorsing van de - op te leggen - uitvoerbaarverklaring bij voorraad te verzoeken.

4.14.

Over de proceskosten wordt als volgt geoordeeld. In procedures over intellectuele eigendomsrechten (een “IE-zaak”) geldt artikel 1019h Rv. Ingevolge dit artikel wordt de in een IE-zaak in het ongelijk gestelde partij desgevorderd veroordeeld in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. In de onderhavige zaak zal aan salaris advocaat een vergoeding worden toegewezen van € 6.000,-. De lijst “Indicatietarieven in IE- zaken” beveelt een salaris advocaat aan van maximaal € 6.000,- voor een eenvoudig kort geding en beide partijen hebben ter zitting kenbaar gemaakt dat dit het bedrag is dat zij aan salaris advocaat vorderen. De voorzieningenrechter acht dit, met partijen, een redelijk bedrag. Voorts komen voor vergoeding in aanmerking het betaalde griffierecht ad € 619,- en de explootkosten van de dagvaarding, ad € 82,63. Samen is dit € 6.701,63. Ook de gevorderde wettelijke rente is toewijsbaar, zij het slechts tot aan het moment der volledige voldoening van deze kosten. De vordering van Aegon kent ten onrechte deze beperking niet.

5.De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

verbiedt Aegom vanaf drie maanden na betekening van dit vonnis direct of indirect inbreuk te maken op de merkrechten van Aegon , in het bijzonder door Aegom ieder gebruik van het teken Aegom (of een daarmee overeenstemmend teken) ter onderscheiding van haar waren of diensten en als onderdeel van haar handelsnamen, waaronder tevens wordt verstaan enige domeinnaam, e-mailadres en website;

5.2.

beveelt Aegom om binnen drie maanden na betekening van dit vonnis haar statutaire naam aldus aan te passen dat daarin geen tekens meer voorkomen die overeenstemmen met de merken van Aegon , waaronder in bijzonder het teken “ Aegom ” of een daarmee overeenstemmend teken en gelast Aegom om de advocaten van Aegon van een afschrift te voorzien van de aangepaste statuten van Aegom ;

5.3.

beveelt Aegom om binnen drie maanden na betekening van het vonnis aan de Kamer van Koophandel te verzoeken haar handelsnaam in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel aldus aan te passen dat daarin geen tekens meer voorkomen die overeenstemmen met de merken van Aegon , waaronder in bijzonder het teken “ Aegom ’ of een daarmee overeenstemmend teken, en beveelt Aegom de advocaten van Aegon te voorzien van een afschrift van de voor dit doel door Aegom ingevulde en opgestuurde formulieren aan de Kamer van Koophandel;

5.4.

veroordeelt Aegom tot betaling aan Aegon van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 500,- per dag voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van de verboden en geboden genoemd onder rov. 5.1 tot en met 5.3, met een maximum van

€ 50.000,-;

5.5.

veroordeelt Aegom in de proceskosten van Aegon , tot heden begroot op

€ 6.701,63, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf veertien dagen na de datum van het vonnis tot aan de dag der algehele voldoening;

5.6.

verklaart het vonnis zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad;

5.7.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. Th. Veling en in het openbaar uitgesproken op 15 maart 2016.

1980/2517