ECLI:NL:RBOVE:2024:4970

Uitspraak

RECHTBANK Overijssel

Civiel recht

Zittingsplaats Zwolle

Zaaknummer: C/08/319010 / KG ZA 24-168

Vonnis in kort geding van 26 september 2024

in de zaak van

de rechtspersoon naar buitenlands recht

NEWBREATH SÀRL ,

te Baar (Zwitserland),

eisende partij,

hierna te noemen: NewBreath ,

advocaten: mrs. M. Rieger-Jansen, S.A. Lodder en E.S.J. Boonen,

tegen

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht

LIPTIS NUTRITION SÀRL,

te Genève (Zwitserland),

advocaten: mrs. W.J.H. Leppink en P.S. Trapman,
2. de rechtspersoon naar buitenlands recht

OSIRIS NUTRITION LLC,

te New York (Verenigde Staten),

advocaten: mrs. W.J.H. Leppink en P.S. Trapman,
3.
DUTCH NUTRITION OPERATIONS B.V.,

te Zwolle ,

advocaten: mrs. M.F.J. Haak en M.G.W. Peijnenburg,
4.
DUTCH NUTRITION B.V.,

te Zwolle ,

advocaten: mrs. M.F.J. Haak en M.G.W. Peijnenburg,

gedaagde partijen,

hierna te noemen: Liptis , Osiris , Dutch Nutrition Operations en Dutch Nutrition .

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding;

- de akte overlegging producties van NewBreath van 5 september 2024;

- de akte wijziging van eis van NewBreath van 9 september 2024;

- de (ongedateerde) akte overlegging producties van Liptis en Osiris ;
- de mondelinge behandeling van 10 september 2024, waarvan door de griffier aantekeningen zijn gemaakt;
- de pleitnota van NewBreath ;
- de pleitnota van Liptis en Osiris ;

- de pleitnota van Dutch Nutrition Operations en Dutch Nutrition .

2.De feiten

2.1.

NewBreath drijft een onderneming die zich bezighoudt met de marketing, distributie en verkoop van zuigelingenvoeding in de vorm van melkpoeder. [bedrijf 1] FZ-LLC (hierna: [bedrijf 1]) is houdster van verschillende merkaanvragen in Libië voor het woord LIPTOMIL, die NewBreath op grond van een licentie mag gebruiken. NewBreath verkoopt in Libië namens haar in Nederland geproduceerd melkpoeder onder merken met het bestanddeel LIPTO.

2.2.

Liptis en Osiris houden zich eveneens bezig met de productie en verhandeling van onder meer zuigelingenvoeding in de vorm van melkpoeder. Liptis is verantwoordelijk voor de verhandeling van de producten terwijl Osiris de holding is die de intellectuele eigendomsrechten houdt, waaronder de Europese merkregistraties van de merken LIPTOGROW, LIPTOMIL EN LIPTOMIL GROW. Liptis is onder meer in Libië actief op de markt voor zuigelingenvoeding in de vorm van melkpoeder. Dat melkpoeder verkoopt zij daar onder verschillende merken met daarin het bestanddeel LIPTO of LIPTIS . Al deze Lipto-producten, zoals zij dat noemt, worden geproduceerd door een daartoe gecertificeerd bedrijf in Frankrijk.

2.3.

Dutch Nutrition Operations fabriceert verschillende voedingsproducten waaronder melkpoeder. Dutch Nutrition Operations is in dat kader geregistreerd bij het Controle Orgaan Kwaliteits Zaken. Dutch Nutrition is een groothandel in voedingsproducten. Dutch Nutrition is een dochteronderneming van FrieslandCampina Specialised Nutrition B.V.

2.4.

Dutch Nutrition en NewBreath hebben op 1 mei 2022 een zogenaamde Supply Agreement gesloten. Op basis van deze overeenkomst heeft Dutch Nutrition zich tegenover NewBreath verplicht om voor laatstgenoemde zuigelingenvoeding in de vorm van melkpoeder te produceren, onder het merk Liptomil. Productie vindt plaats in Nederland, in de daartoe gecertificeerde productiefaciliteiten van Dutch Nutrition Operations . Het melkpoeder dat voor NewBreath wordt geproduceerd is – uitsluitend of mede, dat laat de voorzieningenrechter in het midden – bestemd voor de export naar Libië. NewBreath heeft in Libië door Dutch Nutrition geproduceerd melkpoeder onder de naam Liptomil op de markt gebracht. In de overeenkomst is tussen partijen verder onder meer overeengekomen dat NewBreath verantwoordelijk is voor de vormgeving die wordt gebruikt op de verpakking van de producten. Daarnaast heeft NewBreath aan Dutch Nutrition bij deze overeenkomst een licentie verstrekt voor het gebruik van de in rov. 2.1. bedoelde LIPTOMIL-merken. Dutch Nutrition is op grond van deze overeenkomst verantwoordelijk voor de inkoop van het verpakkingsmateriaal, voor de productie van de verpakking en de inhoud van de voor NewBreath geproduceerde zuigelingenvoeding, die moet voldoen aan de geldende EU-regelgeving. Dutch Nutrition heeft bij deze overeenkomst ook jegens NewBreath gegarandeerd dat de producten van NewBreath zijn geproduceerd
“in accordance with good manufacturing practices”, alsmede dat de producten
“are subject to a quality assurance system to ensure compliance with the foregoing.”

2.5.

De Minister van Economie en Handel van Libië heeft op 3 mei 2023 het volgende decreet (No. 200/ 2023) uitgevaardigd:

“Article (1)

It is prohibited to import medicines and medical products of all forms and types after the expiration of one third of their validity period – the validity is calculated from the date of production and in such a way as to ensure in all cases that two thirds of the product’s validity remains and provided that it retains its safety and quality.”

2.6.

In reactie op een ingekomen vraag, heeft de voorzitter van de “Food & Drug Control Center – Misurata Branch”, in een brief van 6 juni 2024 (vertaald naar het Engels) het volgende verklaard:

“
With reference to your letter (00807-24) dated 01.06.2024 concerning the inquiry into the period allowed for the import of Infant Formula Milk.

According to the Centre for Control of Food and Drug Control – Misurata branch, is working in accordance with Decree No. 200 of 2023 of the Minister of the Economy on the regulation of the import of a commodity, which prohibits the import of medicines and medical products of all kinds after two thirds of their validity has elapsed since the date of production.”

2.7.

Liptis en Osiris hebben bij verzoekschrift van 13 november 2023 verzocht om ten laste van Dutch Nutrition Operations conservatoire beslagen te leggen. Zij hebben daaraan ten grondslag gelegd dat Dutch Nutrition Operations , in verband met de productie voor NewBreath van de Liptomil melkpoeders, in Nederland zaken produceert en verhandelt die inbreuk maken op hun merkrechten en auteursrechten. Het gaat daarbij enerzijds om een beslag tot afgifte op alle door Dutch Nutrition in voorraad gehouden producten die een merk met het bestanddeel LIPTO dragen. Anderzijds gaat het, voor wat betreft verschillende bescheiden/bestanden, om een bewijsbeslag.

2.8.

De voorzieningenrechter in deze rechtbank heeft het gevraagde verlof bij beschikking van dezelfde datum verleend.

2.9.

De beslaglegging heeft plaatsgevonden op 16 november 2023. Er is, blijkens het proces-verbaal van de overbetekening, in het kader van het conservatoir beslag tot afgifte onder meer beslag gelegd op 607.008 blikken babymelkpoeder (eindproduct, bestemd voor export naar Libië), 33.214 nog niet gevulde blikken alsmede verpakkingsmateriaal. Daarnaast is in het kader van het bewijsbeslag beslag gelegd op meerdere digitale bescheiden, die zijn vastgelegd op drie USB sticks.

2.10.

Liptis en Osiris hebben bij deurwaardersexploot van 16 november 2023 een brief aan Dutch Nutrition Operations laten betekenen. Deze brief vermeldt, voor zover hier van belang, het volgende:

“ Liptis is de houdster van verschillende intellectuele-eigendomsrechten in het kader van de Lipto Producten, waaronder van de auteursrechten op de vormgeving van de verpakking en verschillende merkrechten, waaronder met betrekking tot LIPTOMIL, LIPTOMIL GOLD en LIPTOGROW.

Liptis heeft moeten constateren dat u namaakversies van de Lipto Producten produceert en verhandelt. Dat heeft zij – onder meer – kunnen vaststellen aan de hand van de barcodes op de namaakproducten. Met de productie en verhandeling van deze namaakproducten maakt u inbreuk op de intellectuele-eigendomsrechten van Liptis .

(…)

Door de inbreuk op de intellectuele-eigendomsrechten van Liptis lijdt Liptis schade. Voor de volledigheid stellen wij u hierbij namens Liptis aansprakelijk voor die schade.”

2.11.

Tussen Liptis en Osiris als eisers en Dutch Nutrition Operations als gedaagde is thans een bodemprocedure aanhangig bij de rechtbank Den Haag waarin Liptis en Osiris Dutch Nutrition Operations kort gezegd verwijten inbreuk te hebben gemaakt op het merk- en auteursrecht van Liptis en Osiris . Dutch Nutrition Operations is in die procedure verschenen en heeft daarin tegenvorderingen ingesteld.

3.Het geschil

3.1.

NewBreath vordert- na wijziging van eis – om, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

I. het conservatoire beslag op de beslagen producten, zoals gespecificeerd in het proces-verbaal (productie EP2) - zoals gelegd door Liptis op grond van het verlof gegeven bij beschikking van 13 november 2023 van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel te Zwolle op te heffen en, voor zover de voorzieningenrechter daartoe aanleiding zou zien, aan het opheffen van het beslag door de voorzieningenrechter in goede justitie vast te stellen voorwaarden verbindt, althans Liptis te veroordelen om te gehengen en te gedogen dat de relabeling in weerwil van het beslag plaatsvindt en Liptis te bevelen om binnen 24 uur nadat NewBreath Liptis schriftelijk heeft geïnformeerd dat de relabeling voltooid is, het beslag op te heffen en de opheffing binnen dezelfde termijn schriftelijk aan NewBreath te bevestigen;

II. Liptis te verbieden ter zake van de door haar gepretendeerde vorderingen opnieuw verlof voor conservatoire beslaglegging te vragen respectievelijk beslagen te laten leggen, althans Liptis te gebieden te verzekeren dat de desbetreffende gerekwestreerden in zodanig geval door de beslagrechter worden gehoord alvorens er op het verzoek wordt beslist, althans Liptis te gebieden om enige aanvraag voor beslagverlof de onderhavige dagvaarding en het te wijzen vonnis mee te sturen en naar beide documenten uitdrukkelijk in het verzoekschrift te verwijzen;

III. Liptis te verbieden om aan derden mededelingen te doen omtrent (i) het bestaan van de onderhavige procedure en alle daarin verstrekte gegevens inclusief het beslagrekest van 13 november 2023 en enige andere verkregen of nog te verkrijgen beslagverloven en inclusief het te wijzen vonnis, alsmede omtrent (ii) het verhandelde ter zitting in deze procedure;

IV. te bepalen dat Liptis en Osiris ieder een dwangsom verbeuren van € 50.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet of niet volledig voldoen aan enige veroordeling overeenkomst het gevorderde onder I, II of III dan wel enige andere door de voorzieningenrechter uitgesproken vordering met een maximum van € 2 miljoen;

V. te bevelen dat Dutch Nutrition en Dutch Nutrition Operations direct nadat vonnis is gewezen alle nodige medewerking moeten verlenen aan NewBreath om de producten – zoals gespecificeerd in het proces-verbaal (productie EP2) – die nog verkocht kunnen worden op kosten van NewBreath van een nieuw label te laten voorzien;

VI. althans binnen het bestek van deze vorderingen een zodanige voorziening te treffen als de voorzieningenrechter gepast zal achten in het licht van de in deze procedure toegelichte belangen van NewBreath , zoals onder meer strekkende tot het opheffen van het beslag;

VII. Liptis te veroordelen in de kosten van het geding op grond van artikel 1019Rv en de nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na de datum van het te wijzen vonnis.

3.2.

Liptis en Osiris zijn verschenen en hebben ter zitting geconcludeerd dat de voorzieningenrechter, uitvoerbaar bij voorraad, NewBreath niet-ontvankelijk verklaart, dan wel haar vordering afwijst, met veroordeling van NewBreath in de proceskosten op de voet van art. 1019h Rv, te vermeerderen met rente bij niet betaling binnen veertien dagen.

3.3.

Ook Dutch Nutrition en Dutch Nutrition Operations zijn verschenen. Ter zitting hebben zij een toelichting gegeven en zich gerefereerd aan het oordeel van de voorzieningenrechter.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.De beoordeling

Waar gaat het om?

4.1.

In deze zaak zijn ruim 600.000 blikken melkpoeder, naar Nederlandse regelgeving geproduceerd in Nederland door Dutch Nutrition en Dutch Nutrition Operations , in opdracht van NewBreath , en bestemd voor zuigelingen in Libië, getroffen door een conservatoir beslag, gelegd door Liptis en Osiris . Doel van dit beslag is de afgifte van de blikken melkpoeder, om deze uiteindelijk te vernietigen, aangezien Liptis en Osiris zich op het standpunt stellen dat de blikken – niet de inhoud daarvan, maar de blikken zelf – inbreuk maken op hun rechten van intellectuele eigendom. Daarnaast zijn de nodige documenten getroffen door het bewijsbeslag dat laatstgenoemden hebben doen leggen.

4.2.

Liptis en Osiris hebben ten laste van NewBreath twee soorten beslag gelegd, te weten een conservatoir beslag tot afgifte alsmede een bewijsbeslag. Uit het opschrift van de dagvaarding, de stellingen van NewBreath , en het petitum van de dagvaarding, trekt de voorzieningenrechter de conclusie dat NewBreath in deze procedure enkel opkomt tegen het conservatoir beslag tot afgifte. Het bewijsbeslag dat rust op de bescheiden valt daarmee buiten het bestek van dit geding.

4.3.

Het gaat in deze zaak dus om de vraag of het afgiftebeslag dat rust op de blikken melkpoeder moet worden opgeheven. Het debat dat zich tussen NewBreath enerzijds, en Liptis en Osiris anderzijds afspeelt – Dutch Nutrition en Dutch Nutrition Operations hebben zich als gezegd gerefereerd aan het oordeel van de voorzieningenrechter – raakt aan verschillende, hieronder nog te bespreken onderwerpen, maar het zwaartepunt ligt op de vraag of er een andere manier is om tegemoet te komen aan het belang van Liptis en Osiris om zich te verzetten tegen beweerde merk- en auteursrechtschendingen in Nederland/Europa, dan de vernietiging van – op den duur – bederfelijke baby- en peutervoeding, waarnaar in Libië mogelijk grote vraag bestaat. NewBreath heeft daartoe gesteld dat die andere manier er is, en wel door de verpakking van het melkpoeder – datgene waartegen op grond van de door Liptis en Osiris gestelde IE-rechten bezwaar bestaat – te ontdoen van het inbreukmakende karakter, door heretikettering. Dat dit haalbaar zou zijn heeft NewBreath in deze procedure uitvoerig toegelicht, en Dutch Nutrition en Dutch Nutrition Operations hebben aangegeven hieraan te zullen meewerken. Volgens Liptis en Osiris bestaan daartegen echter de nodige, volgens hen doorslaggevende bezwaren, die ook zij uitvoerig hebben toegelicht. De voorzieningenrechter volgt echter NewBreath in haar standpunt dat, onder voorwaarden, heretikettering kan meebrengen dat het afgiftebeslag niet nodig is. Dit zal hieronder nader worden gemotiveerd. Eerst zal echter worden stilgestaan bij twee andere verweren van Liptis en Osiris , te weten (1) dat NewBreath geen belanghebbende is in de zin van art. 705 Rv en daarom niet kan opkomen tegen het gelegde beslag, en (2) dat NewBreath op ernstige wijze de waarheidsplicht van art. 21 Rv heeft geschonden.

Is NewBreath belanghebbende in de zin van artikel 705, eerste lid, Rv?

4.4.

Liptis en Osiris hebben allereerst als verweer aangevoerd dat NewBreath niet als belanghebbende in de zin van artikel 705, eerste lid, Rv kan worden gekwalificeerd. Weliswaar stelt NewBreath dat zij de onder Dutch Nutrition Operations beslagen producten van laatstgenoemde zou afnemen, maar volgens Liptis en Osiris brengt dat om verschillende redenen nog niet mee dat NewBreath belanghebbende is. De voorzieningenrechter volgt Liptis en Osiris op dit punt echter niet.

4.5.

De voorzieningenrechter is namelijk van oordeel dat NewBreath wel degelijk belanghebbende is in de zin van art. 705 lid 1 Rv. Die term – belanghebbende, en niet, bijvoorbeeld,
rechthebbende – suggereert al dat dit begrip niet zeer strak begrensd is. Ook uit de wetsgeschiedenis blijkt niet van een nauw ommuurd begrip, maar wordt eenvoudigweg gesproken over “andere belanghebbenden” dan de beslagene, waarbij een niet-limitatief voorbeeld wordt gegeven (vgl. MvT Inv. bij art. 705, Parl. Gesch. BW Inv. 3, 5 en 6 Wijziging Rv, Wet RO en Fw 1992, p. 313.). Het gaat er naar het oordeel van de voorzieningenrechter dus vooral om dat voor de kwalificatie “belanghebbende” nodig is dat een rechtens te respecteren belang bij de beslagen goederen kan worden aangeduid, en daarvan is in dit geval aan de kant van NewBreath sprake. Uit de Supply Agreement tussen NewBreath en Dutch Nutrition volgt dat NewBreath de door Dutch Nutrition (Operations) geproduceerde producten distribueert en verkoopt. NewBreath heeft daarom een zelfstandig rechtens te respecteren (commercieel) belang bij opheffing van het beslag dat is gelegd op de aan haar te verkopen – en door NewBreath vervolgens weer op de Libische markt door te verkopen – producten. Indien het beslag gehandhaafd blijft kan zij deze producten immers niet verkopen, hetgeen tot financiële schade (omzetderving) leidt. Liptis en Osiris hebben nog aangevoerd dat NewBreath Dutch Nutrition nog niet heeft betaald voor de door laatstgenoemde geproduceerde producten zodat de titel voor de producten nog niet is overgedragen. Voor zover die stelling al juist is kan die Liptis en Osiris niet baten omdat niet gebleken is dat de betaling (goederenrechtelijk) een vereiste is voor de overdracht. Dat volgt in ieder geval niet uit het door Liptis en Osiris aangehaalde artikel 8.5 van de Supply Agreement.

Schending artikel 21Rv

4.6.

Liptis en Osiris verwijten NewBreath vervolgens dat NewBreath de op haar rustende waarheidsplicht heeft geschonden door een groot aantal relevante feiten in haar dagvaarding niet te vermelden. Voor zover dit verwijt ziet op de discussie rond welke partij de oudste rechten op het LIPTO(MEL)-merk heeft, is de voorzieningenrechter van oordeel dat in dit kort geding niet ten gronde kan worden vastgesteld of Liptis inderdaad de oudste rechten houdt. Of dit verwijt al dan niet terecht is valt in het kader van dit kort geding derhalve niet te beoordelen. Het is overigens de vraag of NewBreath ten tijde van het opstellen van de dagvaarding over alle relevante stukken, zoals de door Liptis en Osiris in dit kader genoemde co-existentie overeenkomst, kon beschikken. Dat NewBreath in haar dagvaarding ten onrechte heeft vermeld dat de vrijwaringsprocedure tussen DN Operations en DN Sales nog loopt kan ook niet leiden tot de conclusie dat NewBreath haar waarheidsplicht heeft geschonden nu NewBreath bij die procedure, noch in de bodemzaak voor de rechtbank Den Haag, partij is. Dit verwijt treft daarom geen doel. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat NewBreath , naar de kern genomen, de voor dit geding ter zake dienende feiten en omstandigheden in haar dagvaarding heeft vermeld. In ieder geval is hetgeen zij mogelijk niet volledig (juist) heeft vermeld niet van dien aard dat de voorzieningenrechter aanleiding ziet daar processuele gevolgen aan te verbinden.

Opheffing beslag

4.7.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat opheffing van een conservatoir beslag onder meer kan worden bevolen indien op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen zijn verzuimd, summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht of van het onnodige van het beslag, of, als het beslag is gelegd voor een geldvordering, indien voor deze vordering voldoende zekerheid is gesteld.

4.8.

Vooropgesteld wordt verder dat in dit kort geding tot opheffing geen oordeel wordt gegeven over de geldigheid van de door partijen over en weer ingeroepen rechten van intellectuele eigendom, in het bijzonder het merken- en auteursrecht. Die intellectuele eigendomsrechten zouden onder omstandigheden wél een centrale rol kunnen spelen, bijvoorbeeld als de feiten en omstandigheden meebrengen dat de (on)geldigheid van die rechten evident is, zodat daarmee het antwoord op de vraag of het recht waarop de beslaglegger zich beroept al dan niet summierlijk ondeugdelijk is, zich meteen opdringt. Maar daarvan is in deze zaak geen sprake. Zonder nader onderzoek kan over de deugdelijkheid van de door Liptis en Osiris ingeroepen IE-rechten geen oordeel worden gegeven, zodat deze opheffingsgrond zich niet voordoet.

4.9.

Het gaat in deze zaak in de kern om de vraag of het gelegde beslag onnodig is. NewBreath heeft onder meer gesteld dat het door Liptis en Osiris gelegde beslag tot afgifte onnodig is omdat er een redelijk alternatief, namelijk het
relabelen(heretiketteren) van de in beslag genomen producten, voorhanden is om de door Liptis en Osiris gestelde merkinbreuken ongedaan te maken. Dat bereikt dat er niet langer producten (verder) worden verhandeld die merktekens dragen die overeenstemmen met de merk- en auteursrechten waarvan Liptis en Osiris handhaving vragen.

4.10.

Liptis en Osiris voeren aan dat het beslag wel nodig is omdat er in de periode vóór het beslag al meer dan 500.000 namaakproducten door NewBreath in het verkeer zijn gebracht. Met het beslag wordt voorkomen dat er een grote hoeveelheid extra namaakproducten op de markt worden gebracht hetgeen tot reputatie- en gezondheidsschade zou leiden. Daarnaast voeren Liptis en Osiris aan dat er voor NewBreath op grond van de Handhavingsrichtlijn^[1]en artikel 46 van het TRIPS-verdrag geen recht bestaat om de producten te heretiketteren omdat het gaat om namaakproducten met een lagere kwaliteit dan het door Liptis vervaardigde product. Het verwijderen van inbreukmakende tekens is op grond van het TRIPS-verdrag niet voldoende om de merkinbreuk ongedaan te maken.

4.11.

De voorzieningenrechter stelt bij de beoordeling van dit punt voorop dat de beslagen producten moeten worden onderscheiden in enerzijds de inhoud van de blikken en anderzijds de blikken zelf, inclusief het etiket. Ten aanzien van (de samenstelling van) het product zelf, de zuigelingenvoeding, staat tussen partijen vast dat dit niet inbreukmakend is. De bestuurder van Liptis , de heer Sharif Omar, heeft ter zitting immers toegelicht dat het product van Liptis op andere wijze, namelijk door middels van wetblend, wordt vervaardigd terwijl het product van NewBreath op basis van dryblend wordt geproduceerd. Of het product van NewBreath kwalitatief minder is dan het product van Liptis en Osiris , zoals door Liptis en Osiris wordt betoogd, kan in het kader van deze procedure niet worden beoordeeld en is voor die beoordeling ook niet ter zake dienend. De merk- en auteursrechtinbreuk ziet, ook volgens Liptis en Osiris , slechts op de verpakking van de producten. De vraag is aldus of het proportioneel (evenredig) is om de in beslag genomen blikken aan het verkeer te (blijven) onttrekken.

4.12.

De vraag of de beslagen producten daadwerkelijk inbreukmakend zijn is aan de orde in de bij de rechtbank Den Haag aanhangige bodemprocedure. In deze procedure zal daar veronderstellenderwijs vanuit worden gegaan. Verder wordt ervan uit gegaan dat het, waar het betreft de
inhoudvan de beslagen blikken melkpoeder, gaat om bederfelijke waren (melkpoeder voor zuigelingen). Partijen twisten, mede aan de hand van verschillende door hen verdedigde uitleg van de Libische wetgeving op dit punt (vgl. rov. 2.5. en 2.6.), over de concrete duur van de houdbaarheid, maar in beide gevallen is het een kwestie van (enkele tot meerdere) maanden voordat de melkpoeder over haar houdbaarheid heen gaat.

4.13.

Verder geldt in dit verband dat NewBreath heeft onderbouwd dat er als gevolg van de Covid-19 pandemie schaarste is ontstaan op het gebied van melkpoederproducten (zuigelingenvoeding). Liptis en Osiris hebben dat niet inhoudelijk weersproken. Dat er op dit moment aldus sprake is van een grote vraag naar zuigelingenvoeding is in het kader van dit kort geding dan ook voldoende aannemelijk geworden.

4.14.

Heel concreet brengt het gegeven dat de beslagen goederen bederfelijk zijn mee, dat het handhaven van het beslag op een termijn van hoogstens enkele maanden al tot gevolg zal hebben dat de eerste blikken te ver richting hun uiterste houdbaarheid gaan om nog op de markt gebracht te worden. Ook als het beslag nog conservatoir van karakter is, dus voordat in de hoofdzaak over de gegrondheid van de door Liptis en Osiris gepretendeerde vorderingen is beslist, wordt door het voortduren daarvan dan op termijn al bereikt dat de beslagen goederen voorgoed onbruikbaar zijn geworden. In zoverre is het bederfelijk zijn van de beslagen zaken een uitzonderlijke omstandigheid, die, anders dan in veel andere gevallen, meebrengt dat het conservatoir beslag bij voortduren door tijdverloop al een zeker definitief karakter krijgt. Tegen deze uitzonderlijke omstandigheden vindt de te maken afweging plaats.

4.15.

Uit artikel 46, slot, van het TRIPS-verdrag^[2]volgt dat de jegens de beweerdelijke inbreukmaker te gelasten corrigerende maatregelen niet alleen evenredig moeten zijn met de ernst van de (beweerdelijke) inbreuk maar ook met de belangen van derden. De hiervoor aangehaalde Handhavingsrichtlijn bepaalt dat ook in gelijke zin. De door Liptis en Osiris voorgestane uitleg van deze bepalingen, in die zin dat deze bepalingen absoluut in de weg staan aan heretikettering, kan dan ook niet worden gevolgd maar verdient aldus de nodige nuancering.

4.16.

Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kan ook in deze procedure de handhaving en bescherming van merk- en auteursrechten tegen een (beweerdelijke) inbreuk daarop met een minder ingrijpend middel worden bereikt, namelijk door het heretiketteren van de blikken melkpoeder. Daarbij is allereerst van belang dat NewBreath uitvoerig heeft onderbouwd dat, en door welke partij, heretikettering op een zorgvuldige manier kan plaatsvinden, en wel zodanig dat het uiteindelijke resultaat op geen enkele manier meer verwijst naar IE-rechten van Liptis en Osiris . NewBreath heeft een toelichting gegeven over het te volgen werkproces om heretikettering te bereiken en tevens ter zitting proefexemplaren meegenomen om zowel de haalbaarheid van dit proces als het te bereiken resultaat te demonstreren. NewBreath heeft voorts aangegeven de kosten die met een en ander gemoeid zijn voor haar rekening te nemen. Met dit alles heeft NewBreath voldoende aannemelijk gemaakt dat heretikettering een haalbare en in beginsel deugdelijke manier kan vormen om het melkpoeder – dat als zodanig géén inbreuk maakt – in een verpakking te doen terechtkomen die van de buitenkant geen inbreukmakende tekens draagt.

4.17.

Van belang is verder dat NewBreath heeft onderbouwd dat de heretikettering enkel ten dienste staat aan de export van de blikken melkpoeder naar Libië, dus dat de blikken hun weg niet zullen vinden naar de Europese markt, en dat daarmee de Europese intellectuele eigendomsrechten die Liptis en Osiris aan hun beslag ten grondslag hebben gelegd, niet (wezenlijk) in het geding komen.

4.18.

Daar komt bij dat de voorzieningenrechter het, in het licht van de aard van de (beweerdelijke) inbreuk, die slechts ziet op de verpakking van de voor NewBreath geproduceerde goederen maar niet op (de samenstelling van) het product zelf, ook vanuit maatschappelijk oogpunt onaanvaardbaar acht dat een zeer omvangrijke partij (circa 240 ton) melkpoeder (babyvoeding), een product dat kennelijk aan schaarste onderhevig is, aan het verkeer zou worden onttrokken of zelfs vernietigd. In zoverre is het door Liptis en Osiris voorgestane resultaat onevenredig.

4.19.

Dat er een risico bestaat dat het etiket door NewBreath of door derden daadwerkelijk zal worden verwijderd, zoals Liptis en Osiris hebben betoogd, acht de voorzieningenrechter onvoldoende gebleken. Deze door Liptis en Osiris geuite vrees is door Liptis en Osiris niet voldoende onderbouwd en is daarmee dan ook niet voldoende geobjectiveerd. Het etiket kan niet op eenvoudige wijze loslaten, daarvoor is een actieve handeling nodig. Mochten er in de toekomst evenwel nieuwe inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van Liptis en Osiris plaatsvinden dan kunnen zij daartegen uiteraard opnieuw juridische maatregelen aanwenden. Mochten die inbreuken in Libië plaatsvinden dan strekt Europeesrechtelijke bescherming uiteraard niet zo ver dat Liptis en Osiris die bescherming kunnen inroepen maar zullen zij daartegen op grond van de aldaar en voor die merken geldende regelgeving moeten optreden.

4.20.

De voorzieningenrechter is dan ook van oordeel dat voldoende aannemelijk is geworden dat het beslag tot afgifte onnodig is. Dat beslag zal dan ook worden opgeheven, met dien verstande dat de voorzieningenrechter aan de opheffing de voorwaarde verbindt dat de in beslag genomen producten van NewBreath niet anders dan in Libië zullen worden vermarkt. Tevens wordt de opheffing in die zin beperkt dat van elke categorie inbeslaggenomen product als bedoeld in het proces-verbaal van mr. G. Bakker, deurwaarder te Dordrecht, van 16 november 2023 (met dossiernummer [nummer] ) het beslag resteert voor vijf blikken product, zodat die producten – zo nodig – op een later moment, bijvoorbeeld in de aanhangige bodemprocedure, nog als bewijsmiddel kunnen dienen, aangezien Liptis en Osiris zich terecht op het standpunt hebben gesteld ook te willen beschikken over de blikken als bewijsmateriaal van de door hen gestelde inbreuk in de bodemprocedure. Door een beperkte hoeveelheid blikken onder het beslag te laten, wordt aan dat belang tegemoetgekomen, terwijl het nadeel daarvan voor NewBreath (afgezet tegen het totaalaantal beslagen blikken) verwaarloosbaar is.

4.21.

De te verrichten afweging van de wederzijdse belangen van partijen maakt één en ander niet anders. Liptis en Osiris hebben in dat kader aangevoerd dat de inbeslaggenomen producten van NewBreath niet meer in Libië mogen worden verkocht omdat de uiterste houdbaarheidsdatum met meer dan 1/3e is verstreken. NewBreath heeft dit betwist met de stelling dat niet meer dan 2/3e van de uiterste houdbaarheidsdatum is verstreken en dat verkoop tot dat moment nog geoorloofd is. Partijen verwijzen beide naar verschillende uitlatingen vanuit de Libische overheid (vgl. rov. 2.5. en 2.6.). In deze procedure kan niet met zekerheid worden vastgesteld welke uitleg van de Libische wetgeving op dit punt de juiste is. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het door Liptis en Osiris gestelde belang daarom niet is komen vast te staan, en daarmee dus niet voldoende gewicht in de schaal legt om de balans in haar voordeel te laten uitslaan. Datzelfde geldt voor het partijdebat dat betrekking heeft op de vraag in welk deel van Libië de producten nu wel of niet mogen worden verkocht. De voorzieningenrechter gaat er evenwel van uit dat NewBreath haar verantwoordelijkheid in deze neemt en geen producten naar Libië exporteert die zij op grond van de geldende Libische wet- en regelgeving niet (meer) mag invoeren. Hoe dan ook brengt de omstandigheid dat, zoals hiervoor overwogen, zonder nader onderzoek niet kan worden uitgesloten dat de producten nog wel in Libië mogen worden verkocht dat dit belang aan de zijde van NewBreath prevaleert.

4.22.

De vordering tot opheffing van het beslag zal dus worden toegewezen, gedeeltelijk, namelijk onder voorbehoud van een vijftal blikken per productcategorie, zoals hiervoor in rov. 4.20. geoordeeld. Over de wijze waarop dit in het dictum van dit vonnis tot uitdrukking zal worden gebracht, het volgende. Heretikettering brengt mee dat het beslag onnodig is. Voordat de heretikettering, ten aanzien van de blikken die dat aangaat, voltooid is, is het echter nog nodig het beslag te handhaven. Daarom zal de voorzieningenrechter uitspreken dat gedaagden hun medewerking dienen te verlenen aan de heretikettering, en dat de voorzieningenrechter pas daarna het beslag opheft. Heretikettering zal plaats dienen te vinden door [bedrijf 2] in [vestigingsplaats] , zoals door NewBreath aangegeven in haar dagvaarding, en gedaagden dienen eraan mee te werken dat NewBreath de betreffende blikken – op haar kosten – bij [bedrijf 2] laat bezorgen. NewBreath dient [bedrijf 2] daarbij te instrueren de werkwijze te volgen die zij in productie 28 heeft toegelicht. NewBreath is daarbij verplicht om de etiketten te gebruiken die zij in productie 26 heeft aangeduid. Bij voltooiing van de heretikettering dient NewBreath , onverwijld, bij deurwaardersexploot hiervan mededeling te doen aan Liptis en Osiris en Dutch Nutrition en Dutch Nutrition Operations – hetgeen kan geschieden aan het kantoor van hun advocaten. De voorzieningenrechter zal bepalen dat het beslag op de betreffende van een nieuw etiket voorziene producten vanaf de dag volgend op het moment van ontvangst van de in de vorige zin bedoelde mededeling zal zijn opgeheven. Daarbij geldt, zoals hiervoor geoordeeld, dat het beslag enkel wordt opgeheven onder de voorwaarde dat de van een nieuw etiket voorziene producten uitsluitend in Libië op de markt worden gebracht.

Verbod tot het opnieuw leggen van beslag

4.23.

NewBreath heeft ook gevorderd dat het Liptis en Osiris wordt verboden om opnieuw beslag te leggen. Deze vordering wordt afgewezen. Een verbod om bij de voorzieningenrechter een verzoekschrift tot het leggen van beslag in te dienen kan alleen onder zeer bijzondere omstandigheden worden toegewezen. Het is immers aan de rechter in die procedure om over een ingediend verzoek een oordeel te geven. De toegang tot de rechter is een grondrecht dat wordt beschermd door het EVRM. Van dergelijke uitzonderlijke omstandigheden is hier niet gebleken. Liptis en Osiris hebben nog maar één keer beslag gelegd en er bestaat nog geen aanwijzing dat zij op deze grond opnieuw beslag zullen leggen. Ook de subsidiaire vordering, die ertoe strekt dat NewBreath zal worden gehoord alvorens beslag wordt gelegd, wordt afgewezen nu de beslissing omtrent het al dan niet horen van de beslagene wordt genomen door de voorzieningenrechter. Deze beslissing ligt volledig buiten de invloedssfeer van Liptis en Osiris . De meer subsidiaire vordering die ertoe strekt Liptis te gebieden om bij enige aanvraag voor beslagverlof de inleidende dagvaarding en dit vonnis mee te sturen en naar beide documenten uitdrukkelijk in het verzoekschrift te verwijzen wordt wel toegewezen nu deze vordering niet is weersproken en NewBreath op zichzelf een rechtens te respecteren belang heeft bij deze vordering namelijk het zoveel mogelijk voorkomen dat er opnieuw beslagverlof wordt verleend op grond van dezelfde feiten en omstandigheden.

Geheimhouding

4.24.

NewBreath heeft gevorderd dat het Liptis wordt verboden mededelingen te doen over – samengevat – de inhoud van deze procedure. Liptis heeft bestreden daartoe gehouden te zijn. De voorzieningenrechter stelt voorop dat de rechter op de voet van artikel 28 lid 1 Rv een verbod kan opleggen als door NewBreath gevorderd. Mede gelet op het uitgangspunt van het zoveel mogelijk openbaar zijn van gerechtelijke procedure, hebben afwijkingen daarvan als uitzonderingen te gelden. Dat sprake is van een uitzonderlijke situatie die vraagt om een verbod zoals gevorderd, heeft NewBreath onvoldoende onderbouwd. Ook als dat haar publicitair nadelig uitkomt, zoals de voorzieningenrechter wel wil aannemen, vormt dat als zodanig nog geen reden om Liptis een dergelijk verregaand verbod op te leggen. De noodzaak daartoe vloeit ook niet voort uit de overige omstandigheden van dit geval, waarbij de voorzieningenrechter er in het bijzonder op wijst dat deze zaak ook niet achter gesloten deuren is behandeld, dat daar ook niet om is verzocht, en dat tijdens de zitting pers aanwezig was. De voorzieningenrechter zal deze vordering dan ook afwijzen.

Bevel aan Dutch Nutrition en Dutch Nutrition Operations

4.25.

Ten slotte vordert NewBreath dat Dutch Nutrition en Dutch Nutrition Operations wordt bevolen om direct nadat vonnis is gewezen alle nodige medewerking aan NewBreath te verlenen om de producten – zoals gespecificeerd in het proces-verbaal (productie EP2) – die nog verkocht kunnen worden op kosten van NewBreath van een nieuw label te laten voorzien.

4.26.

Dutch Nutrition en Dutch Nutrition Operations hebben zich ter zitting ten aanzien van de vordering gerefereerd aan het oordeel van de voorzieningenrechter en hebben toegelicht op welke wijze zij medewerking kunnen verlenen en dat zij daartoe ook bereid zouden zijn. Nu deze vordering derhalve niet wordt betwist zal de voorzieningenrechter deze toewijzen. Omdat NewBreath niet heeft gevorderd om Dutch Nutrition en Dutch Nutrition Operations in de kosten van het geding te veroordelen zal de voorzieningenrechter zodanige veroordeling, mede gelet op de referte, achterwege laten.

Proceskosten

4.27.

De voorzieningenrechter ziet aanleiding om de proceskosten tussen partijen te compenseren. NewBreath bereikt weliswaar in dit vonnis grotendeels het doel dat zij met deze procedure beoogde, te weten (grotendeels, en indien voldaan is aan de voorwaarden) opheffing van het beslag, maar dat resultaat wordt bereikt omdat ook NewBreath zelf de voorwaarden in het leven roept (heretikettering, op haar kosten) die het beslag grotendeels onnodig maken. Bij deze omstandigheden past het niet om NewBreath of Liptis en Osiris in de proceskosten te veroordelen. Voor wat betreft Dutch Nutrition en Dutch Nutrition Operations geldt hetgeen in rov. 4.26. is overwogen.

5.De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

bepaalt dat het op 16 november 2023 ten laste van Dutch Nutrition Operations gelegde conservatoir beslag tot afgifte op de beslagen producten, zoals gespecificeerd in het proces-verbaal van mr. G. Bakker, deurwaarder te Dordrecht, van 16 november 2023 (met dossiernummer [nummer] ), blijft rusten op vijf blikken per productcategorie;

5.2.

beveelt – ten aanzien van de door het op 16 november 2023 ten laste van Dutch Nutrition Operations gelegde conservatoir afgiftebeslag getroffen zaken, met uitzondering van de in rov. 5.1. bedoelde zaken – Liptis , Osiris , Dutch Nutrition en Dutch Nutrition Operations om vanaf 48 uur na het wijzen van dit vonnis alle nodige medewerking te verlenen aan NewBreath om de hiervoor bedoelde producten op kosten van NewBreath door [bedrijf 2] te [vestigingsplaats] te laten voorzien van nieuwe etiketten, volgens het procedé zoals aangeduid in productie 28 van NewBreath , en met de etiketten zoals aangeduid in haar productie 26;

5.3.

beveelt NewBreath om, zodra de heretikettering door [bedrijf 2] voltooid is, onverwijld aan alle gedaagden mededeling daarvan te doen bij deurwaardersexploot;

5.4.

heft het beslag op de in rov. 5.2. bedoelde zaken op, met ingang van de dag volgende op die waarop het in rov. 5.3. bedoelde deurwaardersexploot is gedaan, onder de voorwaarde dat:

de blikken voorzien zijn van nieuwe etiketten zoals omschreven in rov. 5.2.;
de in beslag genomen producten door NewBreath niet anders dan in Libië op de markt zullen worden gebracht;

5.5.

gebiedt Liptis en Osiris om bij enige aanvraag voor beslagverlof de onderhavige dagvaarding en een afschrift van dit vonnis mee te sturen en naar beide documenten uitdrukkelijk in het beslagrekest te verwijzen;

5.6.

compenseert de proceskosten tussen partijen, in die zin dat ieder van partijen de eigen kosten draagt;

5.7.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.8.

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.A.M. Essed, voorzieningenrechter, en in het openbaar uitgesproken op 26 september 2024 in tegenwoordigheid van mr. B.Ph.C. de Jong, griffier.