ECLI:NL:RBOVE:2018:1462

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zwolle

zaaknummer / rolnummer: C/08/215652 / KG ZA 18-86

Vonnis in kort geding van 1 mei 2018

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NOT YOUR BABY B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres,

advocaat mr. K.C. Mensink te 's-Gravenhage,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LOAVIES B.V.,

statutair gevestigd en kantoorhoudend te Zwolle,

gedaagde,

advocaat mr. G.C. Leander te Utrecht.

Partijen zullen hierna Not Your Baby en Loavies genoemd worden.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding met de producties 1 tot en met 10
de producties 1 tot en met 29 van Loavies
de productie 11 van Not Your Baby
de mondelinge behandeling
de pleitnota van Not Your Baby
de pleitnota van Loavies.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2.De feiten

2.1.

Op 2 augustus 2012 is de vennootschap onder firma Loavies opgericht. Deze vennootschap is met ingang van 1 juni 2017 in de vorm van een besloten vennootschap voortgezet door Loavies. Loavies exploiteert een webwinkel voor kleding en verkoopt onder het merk “Loavies” dameskleding.

2.2.

Not Your Baby is opgericht op 25 oktober 2016. Zij exploiteert een webwinkel voor kleding via www.notyourbaby.com. Deze domeinnaam is op 7 september 2016 geregistreerd.

2.3.

Loavies heeft in de periode van 24 tot en met 30 juli 2017 een nieuwsbrief gestuurd aan al haar klanten, waarin zij haar nieuwe collectie aankondigde voor de zomer van 2017.

Dit bericht heeft Loavies op 26 juli 2017 op haar Instagram-account gezet. Onderdeel van deze zomercollectie was een nieuw wit t-shirt met daarop de tekst “Not Your Baby”.

2.4.

Not Your Baby heeft op 9 augustus 2017 het woordmerk “Not Your Baby” gedeponeerd in de klassen 14, 25 en 35, onder andere voor kledingstukken voor dames, bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom te Den Haag, onder nummer 1019122.

2.5.

Loavies heeft vanaf 30 augustus 2017 de eerder aangekondigde t-shirts met daarop de tekst “Not Your Baby” via haar webwinkel te koop aanboden en verkocht.

2.6.

Bij brief van 27 september 2017 is namens Not Your Baby aan Loavies meegedeeld dat zij door de verkoop van eerdergenoemde t-shirts inbreuk maakt op het intellectuele eigendomsrecht van Not Your Baby en is Loavies gesommeerd om deze inbreuk uiterlijk 29 september 2017 te staken en gestaakt te houden.

2.7.

Loavies heeft geen gehoor gegeven aan deze sommatie en heeft daarna meerdere keren haar voorraad van dit t-shirt aangevuld en heeft het t-shirt ook in het zwart uitgebracht.

2.8.

Bij brief van 8 maart 2018 is Loavies namens Not Your Baby gesommeerd om

- onder meer - de verkoop van de t-shirts met daarop de tekst “Not Your Baby” per direct te staken en gestaakt te houden.

3.Het geschil

3.1.

Not Your Baby heeft ter zitting haar eis verminderd. Zij vordert thans dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad en op alle dagen en uren:

I. Loavies zal veroordelen met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis ieder gebruik en iedere verkoop in de Benelux van het Benelux-merk
Not Your Baby, geregistreerd in het Benelux merkenregister onder nummer 1019122, of van een daarmee overeenstemmend merk of teken, waaronder mede begrepen de woordcombinatie
Not Your Baby, te staken en gestaakt te houden;

II. Loavies zal veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 10.000,=, althans een door de voorzieningenrechter te bepalen dwangsom, voor iedere overtreding van het onder I verzochte bevel, dan wel voor iedere dag of deel daarvan dat Loavies met de gehele of gedeeltelijke nakoming van dat bevel in gebreke blijft, waarbij elk aangetroffen exemplaar van de inbreukmakende zaken geldt als een afzonderlijke overtreding;

III. Loavies zal veroordelen tot betaling van de kosten van dit geding ten bedrage van € 5.134,64 (excl. BTW) overeenkomstig artikel 1019h Rv, een en ander te voldoen binnen veertien (14) dagen na dagtekening van het vonnis, en - voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt - te vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening;

IV. op basis van artikel 1019i Rv de termijn waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt te bepalen op zes maanden, te rekenen vanaf de datum van het vonnis.

3.2.

Loavies voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.De beoordeling

4.1.

De voorzieningenrechter stelt vast dat zij op grond van artikel 4.6 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) bevoegd is om van de vorderingen van Not Your Baby kennis te nemen, nu deze zijn gestoeld op het merkenrecht en Loavies is gevestigd in Zwolle.

4.2.

De vorderingen strekken tot beëindiging van het door Not Your Baby gestelde onrechtmatig gebruik van haar woordmerk “Not Your Baby”
.Daarmee is het spoedeisend belang bij de vorderingen genoegzaam gegeven.

4.3.

Loavies stelt in de eerste plaats dat het merk “Not Your Baby” nietig is wegens gebrek aan onderscheidend vermogen.

4.4.

De voorzieningenrechter overweegt in dit verband dat blijkens de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 20 september 2001 in de zaak Baby-dry (NJ 2002/139) voorkomen moet worden dat als merk tekens of aanduidingen worden ingeschreven, die, wegens hun overeenkomst met de gebruikelijke wijze van aanduiding van de betrokken waren of diensten of van de eigenschappen daarvan, niet de functie kunnen vervullen van identificatie van de onderneming die ze op de markt brengt, en dus het onderscheidend vermogen missen die voor het vervullen van deze functie vereist is. Bij de beoordeling van de geldigheid van een merk gaat het daarom uitsluitend om de vraag of het betreffende merk in staat is haar herkomst- en identificatiefunctie te vervullen. Het belang van concurrenten om de betreffende aanduiding voor eigen waren of diensten te kunnen gebruiken speelt bij die toetsing geen rol.

4.5.

Het woordmerk “Not Your Baby” is ingeschreven voor - kort gezegd - kleding, schoeisels, hoofddeksels en sieraden voor dames. De woorden “Not Your Baby” zijn afkomstig uit de Engelse taal en zijn - afzonderlijk dan wel nevengeschikt - niet beschrijvend voor deze waren of van de essentiële eigenschappen daarvan. Gelet hierop moet voorshands worden aangenomen dat de woordcombinatie “Not Your Baby” voldoende onderscheidend vermogen heeft om haar herkomst- en identificatiefunctie te vervullen. Dat het merk “Not Your Baby” thans nog (vrij) onbekend is bij het publiek, is niet van belang. Het merkenrecht biedt immers ook bescherming aan nieuwe merken, zodat deze naamsbekendheid kunnen opbouwen.

4.6.

Met betrekking tot de stelling van Loavies dat het merkdepot te kwader trouw is, stelt de voorzieningenrechter het volgende voorop. Het Benelux merkenrecht gaat uit van een registerstelsel, waarbij een merkrecht wordt verkregen door een eerste depot. Een depot te kwader trouw vormt een uitzondering op dit beginsel. Bij de beoordeling of sprake is van een depot te kwader trouw in de zin van artikel 2.4 aanhef en onder f BVIE dient rekening te worden gehouden met alle relevante factoren van het concrete geval die bestaan op het tijdstip van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het teken. Dit zijn met name:

het feit dat de aanvrager weet of behoorde te weten dat een derde een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, waardoor verwarring kan ontstaan;
het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten;
de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en van de aanvrager genieten.

4.7.

Not Your Baby heeft ter zitting erkend dat zij naar aanleiding van de nieuwsbrief van Loavies, waarin de verkoop van t-shirts met daarop de tekst “Not Your Baby” werd aangekondigd, het woordmerk “Not Your Baby” door middel van een spoedprocedure heeft laten inschrijven. Dat Not Your Baby ten tijde van het depot wist van het voorgebruik door Loavies leidt echter niet tot het oordeel dat sprake is van een depot te kwader trouw, nu aannemelijk is dat Not Your Baby ten opzichte van Loavies als eerste gebruiker van het merk, te weten als voor-voorgebruiker, heeft te gelden. Niet in geschil is immers dat Not Your Baby het teken “Not Your Baby” sinds het najaar van 2016 (onder meer) als handelsnaam voor haar webwinkel gebruikt, terwijl Loavies dit teken naar eigen zeggen pas sinds juli 2017 gebruikt.

Daarnaast is ook niet aannemelijk geworden dat, zoals Loavies stelt, Not Your Baby het woordmerk “Not Your Baby” heeft laten inschrijven zonder de bedoeling dit merk te gebruiken en enkel met het doel om Loavies de toegang tot de markt te verhinderen. In dit verband is van belang dat Not Your Baby ter zitting onweersproken heeft gesteld dat zij voornemens is om te zijner tijd (ook) onder dit merk dameskleding op de markt te brengen en dat zij met dat doel haar handelsnaam als woordmerk heeft laten inschrijven.

Van een langdurig gebruik van het teken “Not Your Baby” door Loavies is evenmin sprake, nu zij dit teken pas sinds juli 2017 gebruikt. Hierdoor kan niet worden aangenomen dat het teken van Loavies een grotere mate van rechtsbescherming toekomt dan het teken van Not Your Baby.

4.8.

Daar aannemelijk is dat het woordmerk “Not Your Baby” voldoende onderscheidend vermogen heeft en geen sprake is van een depot te kwader trouw, wordt voorshands uitgegaan van de geldigheid van dit woordmerk.

4.9.

Vervolgens dient beoordeeld te worden of Loavies door het gebruik van het teken “Not Your Baby” inbreuk maakt op het merkenrecht van Not Your Baby. In artikel 2.20, aanhef en eerste lid, onder a, BVIE is bepaald dat het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht geeft iedere derde het gebruik van een teken te verbieden, wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

4.10.

Niet in geschil is dat Loavies het teken “Not Your Baby” in het economisch verkeer gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor Not Your Baby het woordmerk “Not Your Baby” heeft ingeschreven, te weten dameskleding. Daarmee dient de vraag te worden beantwoord of het door Loavies gehanteerde teken gelijk is aan het merk van Not Your Baby.

4.11.

Een teken is gelijk aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen. Daarbij dient te worden bedacht dat de waarneming van gelijkheid tussen een teken en een merk niet berust op een rechtstreekse vergelijking van de vergeleken bestanddelen. De gemiddelde consument moet vaak afgaan op het onvolmaakte beeld van het merk dat bij hem is achtergebleven. Onbeduidende verschillen tussen een teken en een merk kunnen daardoor aan de aandacht van de gemiddelde consument ontsnappen.

4.12.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat het door Loavies gebruikte teken gelijk is aan het woordmerk van Not Your Baby, nu op de t-shirts van Loavies enkel de tekst “Not Your Baby” staat en daaraan geen andere tekens zijn toegevoegd. Het feit dat in de t-shirts van Loavies ook een label van Loavies is aangebracht, doet hieraan niet af. Dit label is niet

- zeker niet in geval van verkoop via een webwinkel - meteen zichtbaar. Dat Loavies slechts de bedoeling heeft gehad om (enkele van) haar t-shirts te versieren, leidt evenmin tot een ander oordeel. Doordat het niet ongebruikelijk is dat een merk prominent op kleding voorkomt, kan de consument de tekst “Not Your Baby” opvatten als een aanduiding van de herkomst van de kleding. Not Your Baby heeft in dit verband ter zitting gesteld dat klanten haar via Facebook ook hebben gevraagd of dit t-shirt van haar was.

4.13.

Het vorenstaande leidt tot de slotsom dat het gebruik van het teken “Not Your Baby” door Loavies inbreuk oplevert op het merkenrecht van Not Your Baby en dat Not Your Baby daarom het gebruik van dit teken door Loavies kan verbieden. Dat ook derden op het internet kleding aanbieden met daarop de tekst “Not Your Baby” doet aan de onrechtmatigheid van het handelen van Loavies niet af.

4.14.

De vordering onder I ligt dan ook voor toewijzing gereed. De voorzieningenrechter ziet aanleiding om Loavies c.s. een termijn te gunnen van drie dagen na betekening van het vonnis om aan de veroordeling te voldoen.

4.15.

De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd en als volgt worden toegewezen.

4.16.

Het verzoek om uitvoerbaarverklaring op alle dagen en uren zal worden afgewezen, nu voor toewijzing daarvan onvoldoende is gesteld.

4.17.

Overeenkomstig artikel 1019i Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) zal de voorzieningenrechter in het dictum een termijn bepalen voor het instellen van een eis in de hoofdzaak.

4.18.

Loavies zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Not Your Baby vordert een volledige proceskostenvergoeding op grond van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Ter onderbouwing van deze vordering is verwezen naar een als productie 11 in het geding gebrachte kostenspecificatie. Aangezien hiertegen door Loavies geen verweer is gevoerd, is deze vordering van Not Your Baby toewijsbaar. De kosten aan de zijde van Not Your Baby worden begroot op:

- dagvaarding € 85,79

- griffierecht 1.950,00

- salaris advocaat
5.134,64

Totaal € 7.170,43

4.19.

De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten zal worden toegewezen als na te melden.

5.De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

veroordeelt Loavies om binnen drie dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik en iedere verkoop in de Benelux van het Benelux-merk
Not Your Baby, geregistreerd in het Benelux merkenregister onder nummer 1019122, of van een daarmee overeenstemmend merk of teken, waaronder mede begrepen de woordcombinatie
Not Your Baby, te staken en gestaakt te houden,

5.2.

veroordeelt Loavies om aan Not Your Baby een dwangsom te betalen van € 500,= voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de in 5.1 uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 20.000,= is bereikt,

5.3.

veroordeelt Loavies in de proceskosten, aan de zijde van Not Your Baby tot op heden begroot op € 7.170,43, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag berekend vanaf de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.4.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.5.

bepaalt de termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt op zes maanden vanaf de dag van het wijzen van dit vonnis,

5.6.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.E.J. Goffin en in het openbaar uitgesproken op 1 mei 2018.