ECLI:NL:RBOBR:2023:3011

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Civiel Recht

Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

zaaknummer / rolnummer: C/01/390546 / KG ZA 23-83

Vonnis in kort geding van 16 mei 2023

in de zaak van

de vennootschap onder firma

WANDELWOL VOF,

gevestigd te Hengelo, Ov,

eiseres,

advocaat mr. A.J.C. van Gurp te Hengelo Ov,

tegen

[gedaagde], tevens onder andere h.o.d.n. [bedrijf 1] ,

wonende te [woonplaats] ,

gedaagde,

advocaat mr. A.A.H.M. van der Wijst en mr. S.P.A.C. Elsendoorn te Eindhoven.

Partijen zullen hierna WandelWol en [gedaagde] genoemd worden.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 13 april 2023 met 15 producties
de brief van mr. Van der Wijst van 21 april 2023 met producties 1 tot en met 7
de brief van mr. Van der Wijst van 26 april 2023 met aanvullende productie 8
de brief van mr. Kögging van 26 april 2023 met aanvullende producties 16 tot en met 21
de brief van mr. Van der Wijst van 1 mei 2023 met aanvullende productie 11
de mondelinge behandeling op 2 mei 2023 waar door mr. Van der Wijst alsnog producties 9 en 10 zijn overgelegd
de pleitnota van WandelWol
de pleitnota van [gedaagde] .

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

2.De feiten

2.1.

WandelWol drijft onder de naam WandelWol een groothandel en detailhandel in

natuurlijke verzorgingsproducten. WandelWol biedt haar producten onder meer via internet

te koop aan.

2.2.

Op 1 juni 2016 heeft WandelWol de handels- en merknaam WandelWol overgenomen van [A] , die onder de naam [bedrijf 2] een alpacawolspinnerij dreef.

2.3.

Op 17 oktober 2016 heeft WandelWol het merk ‘WandelWol’ als woord-/beeldmerk in het merkenregister van de Benelux gedeponeerd onder depotnummer 1341130, hierna te noemen het woord-beeldmerk:

2.4.

Op 6 mei 2021 heeft het WandelWol het woord-beeldmerk ‘WandelWol’ eveneens gedeponeerd in het merkenregister van de EU onder depotnummer 18466768.

2.5.

[gedaagde] drijft een eenmanszaak onder meer handelend onder de namen [bedrijf 1]

, die via internet diverse hygiëne producten aanbiedt, zoals desinfecterende alcohol(doekjes), mondmaskers, (steriele) hulpmiddelen, alsmede schapenwol als antidrukmiddel voor onder de voeten.

2.6.

In augustus 2022 heeft WandelWol geconstateerd dat [gedaagde] , ter

aanprijzing van zijn antidruk-wol-producten, onder meer via Bol.com gebruik maakt van de naam ‘wandelwol’.

2.7.

Bij brief van 4 augustus 2022 heeft WandelWol [gedaagde] medegedeeld dat zij houder is van het merk WandelWol en dat [gedaagde] met het gebruik van het woord wandelwol inbreuk maakt op haar merkenrecht.

2.8.

Bij e-mailbericht van 24 augustus 2022 heeft [gedaagde] aangegeven geen inbeuk te maken op de merkenrechten van WandelWol en het woord ‘wandelwol’ enkel te gebruiken als beschrijvende term voor het door haar aangeboden product, namelijk wol om mee te wandelen.

2.9.

Bij brieven van 26 september en 18 november 2022 heeft de advocaat van WandelWol aan [gedaagde] verzocht om ieder gebruik van de aanduiding ‘wandelwol’ te staken en gestaakt te houden.

2.10.

Bij brief van 27 december 2022 heeft de advocaat van WandelWol [gedaagde] nogmaals gesommeerd om het gebruik van de aanduiding wandelwol te staken en

gestaakt te houden.

2.11.

Bij e-mailbericht van 28 december 2022 heeft [gedaagde] op de brief van WandelWol van 28 december 2022 gereageerd, waarin hij zich (opnieuw) op het standpunt stelt dat het woord ‘wandelwol’ enkel gebruikt wordt als generiek beschrijvende term en dat het woord “wandelwol” is verwijderd uit de titels op de website van Bol.com. Daarnaast heeft [gedaagde] in datzelfde e-mailbericht aangegeven dat hij de zin: “ [bedrijf 1] is op geen enkele manier gelieerd aan WandelWol” bij de advertenties heeft geplaatst.

2.12.

Nadien heeft [gedaagde] de advertentietekst weer aangepast en heeft hij de toevoeging “ [bedrijf 1] is op geen enkele manier gelieerd aan WandelWol” bij de advertenties verwijderd.

2.13.

Op 5 januari 2023 heeft de advocaat van WandelWol nogmaals het standpunt van WandelWol aan [gedaagde] kenbaar gemaakt en uitdrukkelijk aangegeven dat ieder gebruik van de naam ‘wandelwol’ dient te worden gestaakt. Op die brief is inhoudelijk niet meer gereageerd.

3.Het geschil

3.1.

WandelWol vordert samengevat - bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad

1. gedaagde te bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis ieder

gebruik - direct of indirect zowel mondeling als in geschrifte - van de handels- en

merknaam ‘WandelWol’ (in alle mogelijke schrijfwijzen - met of zonder hoofdletters en al dan niet met spatie(s) tussen de woorddelen) in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties te staken en gestaakt te houden, waaronder (mede) begrepen het (doen) staken en gestaakt (doen) houden van het gebruik van de aanduiding ‘WandelWol’ bij het aanbieden van producten op de website van Bol.com,

2. gedaagde te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 2.500,00 per dag

voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat hij geheel of

gedeeltelijk in gebreke blijft te voldoen aan het bevel als hiervoor bedoeld onder 1,

met een maximum van € 250.000,00;

3. gedaagde te veroordelen in de redelijke en evenredige kosten van deze procedure

ex artikel 1019h Rv, alsmede in de nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente,

4. te bepalen dat eiseres binnen zes maanden na betekening van het vonnis de eis in

de hoofdzaak dient in te stellen.

3.2.

WandelWol legt daaraan ten grondslag dat [gedaagde] inbreuk maakt op haar woord-beeldmerk in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub a en b van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE), omdat [gedaagde] in het economisch verkeer zonder toestemming van WandelWol en zonder geldige reden gebruik maakt van het teken wandelwol dat gelijk is aan (sub a) dan wel overeenstemt met het woord- en beeldmerk van WandelWol, ter onderscheiding van identieke waren, namelijk anti druk wol producten, en er gelet op deze overeenstemming sprake is van gevaar voor verwarring bij het publiek tussen het merk en het teken (sub b). Voorts maakt [gedaagde] op onrechtmatige wijze inbreuk op de handelsnaam van WandelWol.

3.3.

[gedaagde] voert verweer waarop -voor zoveel- nodig bij de beoordeling wordt teruggekomen.

4.De beoordeling

4.1.

WandelWol grondt haar vordering primair op het bepaalde in artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE.

4.2.

Artikel 2.20, lid 2 sub a BVIE bepaalt dat de houder van een ingeschreven merk gerechtigd is iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, te verhinderen gebruik te maken van een teken wanneer dit teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

4.3.

Anders dan WandelWol stelt is het gebruik van het teken wandelwol door [gedaagde] niet (precies) gelijk aan het woord-beeldmerk van WandelWol. In het teken komt immers het beeld van een schaap niet voor en evenmin wordt in het teken gebruik gemaakt van de hoofdletters W, terwijl daar in het woord-beeldmerk wel sprake van is. Voor zover de vorderingen zijn gegrond op het bepaalde in artikel 2.20, lid 2 sub a BVIE, dienen deze te worden afgewezen.

4.4.

Subsidiair heeft WandelWol zich op standpunt gesteld dat [gedaagde] op grond van het bepaalde in artikel 2.20, lid 2 sub b inbreuk maakt op haar woord-beeldmerk. Artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE bepaalt dat de merkhouder zich kan verzetten tegen ieder gebruik van een teken dat overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer wordt gebruikt met betrekking tot gelijke of overeenstemmende waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het in aanmerking komende publiek (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan.

4.5.

[gedaagde] heeft als meest verstrekkende verweer aangevoerd dat het woord wandelwol volledig beschrijvend is en als zodanig dus niet voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt. De merken zijn een combinatie van zowel een beeldelement (een schaap) alsook een gestileerd woord (WandelWol). Door de samenhang van alle elementen heeft het gecombineerde woord- beeldmerk een totaalindruk die onderscheidend vermogen heeft. De merkenrechtelijke bescherming ziet echter enkel op het geheel van het gecombineerde woord- en beeldmerk. Gelet hierop kan niet worden aangenomen dat [gedaagde] door het gebruik van het teken “wandelwol” inbreuk maakt op het merk.

4.6.

De voorzieningenrechter stelt vast dat van het woord-beeldmerk van WandelWol, het woord ‘WandelWol’ een in het oog springend element is. Niet in geschil is dat de visuele overeenstemming tussen het merk en het teken uitsluitend bestaat uit dit woord. WandelWol heeft gesteld dat het woord ‘wandelwol’ niet beschrijvend is voor de door haar geleverde producten en dus niet als woordmerk zou zijn geweigerd.

4.7.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat het woord wandelwol in het woord-beeldmerk WandelWol, in relatie tot de door haar aangeboden producten, niet louter een beschrijvende aanduiding betreft. Weliswaar zijn de woorden ‘wandel’ en ‘wol’ los van elkaar beschouwd generieke aanduidingen, maar dat geldt niet voor de samenstelling van deze woorden. WandelWol heeft onweersproken gesteld dat het hier gaat om antidruk wol producten, bestaande uit een melange van 100 % schapenwol, die druk ontlastend werken en - onder andere - geschikt zijn voor intensieve gebruikers van hun voeten, zoals wandelaars, sporters, maar ook voor mensen met allerhande voetklachten. De term wandelwol is voor die producten dan ook niet enkel beschrijvend van karakter. Hooguit kan worden gezegd dat het woord wandelwol refereert aan een bepaald doel waarvoor de producten kunnen worden gebruikt, namelijk wandelen, maar dit maakt nog niet dat het woord uitsluitend beschrijvend is. Dit in tegenstelling tot de term antidruk wol producten, welke aanduiding [gedaagde] eveneens voor de door hem aangeboden producten gebruikt, die wel enkel beschrijvend van aard is. Het verweer van [gedaagde] op dit punt faalt dan ook.

4.8.

Ook volgt de voorzieningenrechter [gedaagde] niet in zijn standpunt dat wandelwol niet nieuw is en in ieder geval al sinds 2004 op de markt wordt aangeboden en verkocht door derde partijen, waarbij [gedaagde] heeft verwezen naar de door hem als prod. 1 overgelegde advertenties. WandelWol heeft in dit kader ter zitting onweersproken verklaard dat zij in 2016 de handels- en merknaam WandelWol heeft overgenomen van [A] , die onder de naam [bedrijf 2] een alpacawolspinnerij dreef en de naam WandelWol heeft bedacht en deze reeds voor 2016 voerde. Daarmee is een afdoende verklaring gegeven voor het feit dat de term wandelwol ook al voor 2016 in het handelsverkeer werd gebruikt. [gedaagde] heeft, tegenover deze stelling van WandelWol, geen feiten en omstandigheden naar voren gebracht waaruit kan worden afgeleid dat wandelwol al eerder in het handelsverkeer door derde partijen (naast [A] / [bedrijf 2] ) werd gebruikt. Dat er voor 2016 op internet werd gezocht op de termen “wandelwol” en “hiking wool” zoals blijkt uit de door [gedaagde] als prod. 2 overgelegde Google Trends resultaten kan daarvoor niet als onderbouwing dienen.

4.9.

Voor zover [gedaagde] , onder verwijzing naar de door hem als prod. 1 overgelegde advertenties, heeft willen stellen dat wandelwol in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer de geijkte term is geworden voor antidruk wol producten faalt ook deze stelling. Het enkele feit dat er aanbieders in de markt zijn die de naam wandelwol gebruiken ter aanduiding van hun antidruk wol product is daarvoor op zichzelf onvoldoende. Deze omstandigheid brengt juist mee dat Wandelwol zich genoodzaakt zag beschermende maatregelen te nemen. WandelWol heeft in dit verband ter zitting gemotiveerd en onderbouwd gesteld dat die zij tegen de gebruikers in de markt van de term wandelwol steeds succesvol optreedt. Op grond van het voorgaande kan niet worden geconcludeerd dat het gebruik van het teken wandelwol in het handelsverkeer gangbaar gebruik is (geworden) en het onderscheidend vermogen van het teken wandelwol daardoor teloor is gegaan (verwatering).

4.10.

Tussen partijen is niet in geschil dat het woord-beeldmerk enerzijds en het teken anderzijds worden gebruikt voor dezelfde waren en diensten, te weten antidruk wol producten.

4.11.

Daarmee wordt toegekomen aan de beoordeling van de mate van overeenstemming tussen het merk enerzijds en het teken anderzijds en de vraag of door het gebruik van het teken bij het in aanmerking komende publiek (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan.

4.12.

Volgens vaste jurisprudentie moet de vraag naar dit in artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE bedoelde verwarringsgevaar globaal worden beoordeeld volgens de indruk die het merk en het teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name (de onderlinge samenhang tussen) de overeenstemming van het merk en het teken en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. Ten aanzien van de vraag of sprake is van overeenstemming tussen het merk en het teken geldt dat dit dient te worden beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die door het merk en het teken bij het in aanmerking komende publiek wordt achtergelaten gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming tussen het merk zoals dat is ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt, uitgaande van het min of meer vage herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen. Daarbij moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van het merk en het teken en met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten.

4.13.

Zoals hiervoor reeds is overwogen is het woord wandelwol het onderscheidende en dominante woordelement in zowel het woord- beeldmerk als in het teken. De woorden WandelWol en wandelwol zijn visueel nagenoeg identiek; alleen tweemaal de letter w verschilt, omdat in het woord- beeldmerk de w tweemaal met een hoofdletter wordt geschreven, maar deze afwijking heeft in de visuele totaalindruk maar een beperkte betekenis. Hoewel het woord WandelWol in het woord- beeldmerk enigszins gestileerd is weergegeven, is dit beeldelement van het woord- beeldmerk relatief eenvoudig, het betreft uitsluitend gestileerde zwarte letters. Deze hebben dan ook weinig invloed op de visuele waarneming van het beeldteken, zodat het woordelement in het beeldteken domineert. Zowel visueel als auditief is er gelet op het voorgaande naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter dan ook sprake van een hoge mate van overeenstemming tussen het merk en het teken. Gelet op het feit dat het hier om (vrijwel) gelijke waren gaat is voldoende aannemelijk dat bij het in aanmerking komende publiek, in dit geval particuliere consumenten, maar ook professionele partijen als pedicures, verwarring tussen beide ondernemingen kan ontstaan, althans dat de indruk wordt gewekt dat enig verband tussen hen bestaat. In dit geval heeft het verwarringsgevaar zich ook al daadwerkelijk gemanifesteerd, zoals blijkt uit de door WandelWol als prod. 7 en 14 overgelegde e-mailcorrespondentie met haar klanten. [gedaagde] heeft weliswaar vraagtekens geplaatst bij de verwarring die zou zijn ontstaan bij klanten van WandelWol, maar zonder enige nadere concretisering is deze stelling, in het licht van hetgeen hiervoor is overwogen, onvoldoende om aan te nemen dat geen sprake is van een reëel verwarringsgevaar.

4.14.

Op basis van het voorgaande moet worden aangenomen dat aan alle vereisten voor merkinbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE is voldaan. De vordering strekkende tot staking van dit inbreuk makend handelen zal dan ook worden toegewezen als na te melden. Een bespreking van de eveneens aangevoerde grondslag (te weten inbreuk op de handelsnaamrechten van WandelWol) kan op die grond achterwege blijven. [gedaagde] heeft gemotiveerd verweer gevoerd tegen de vorderingen op grond van de Hnw en door WandelWol is geen afzonderlijk belang gesteld bij een handelsnaamrechtelijke beoordeling, naast toewijzing van de voorzieningen op basis van de merkenrechtelijke grondslag.

4.15.

Om executieproblemen te voorkomen, zal de termijn waarbinnen aan het verbod moet zijn voldaan, worden gesteld op 48 uur na betekening van dit vonnis.

4.16.

Oplegging van een dwangsom als stimulans tot nakoming van dit vonnis is aangewezen. De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en aan het totaal van de te verbeuren dwangsommen zal een maximum worden verbonden zoals hierna vermeld.

4.17.

[gedaagde] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. WandelWol heeft aanspraak gemaakt op vergoeding van de redelijke en evenredige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv en heeft haar kosten daartoe gespecificeerd tot een bedrag van € 10.083,92 als honorarium voor de advocaat. De onderhavige zaak is een zaak ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv. Teneinde de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde kosten te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. Onderhavige zaak valt naar het oordeel van de voorzieningenrechter onder de categorie eenvoudig kort geding met een maximumtarief van € 6.000,-.

4.18.

De kosten aan de zijde van WandelWol worden begroot op:

- dagvaarding € 109,44

- griffierecht 676,00

- overige kosten 0,00

- salaris advocaat
6.000,00

Totaal € 6.785,44

4.19.

Voor veroordeling in de nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor deze nakosten een executoriale titel oplevert, met dien verstande dat de gevorderde wettelijke rente over de nakosten vanwege de noodzakelijke betekening van dit vonnis verschuldigd zijn vanaf 14 dagen na die betekening.

5.De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

veroordeelt [gedaagde] binnen 48 uur na betekening van dit vonnis ieder gebruik - direct of indirect zowel mondeling als in geschrifte - van de merknaam ‘WandelWol’ (in alle mogelijke schrijfwijzen - met of zonder hoofdletters en al dan niet met spatie(s) tussen de woorddelen) in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties te staken en gestaakt te houden, waaronder (mede) begrepen het (doen) staken en gestaakt (doen) houden van het gebruik van de aanduiding ‘wandelwol’ bij het aanbieden van producten op de website van Bol.com,

5.2.

veroordeelt [gedaagde] om aan WandelWol een dwangsom te betalen van € 1.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij niet aan de in 5.1. uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 100.000,00 is bereikt,

5.3.

veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van WandelWol tot op heden begroot op € 6.785,44, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.4.

bepaalt de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak conform artikel 1019i Rv op 6 maanden na betekening van het vonnis,

5.5.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.6.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. T. Zuidema en in het openbaar uitgesproken door

mr. W. Schoorlemmer op 16 mei 2023.