Uitspraak
vonnis
RECHTBANK OOST-BRABANT
Civiel Recht
Zittingsplaats 's-Hertogenbosch
zaaknummer / rolnummer: C/01/332538 / HA ZA 18-231
Vonnis van 31 maart 2021
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ILLUMINATE B.V.,
gevestigd te Beek en Donk,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. D.M. Lamers te Eindhoven,
tegen
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
OKAMI B.V.,
gevestigd te Beek en Donk,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. E. Jansberg te Eindhoven,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
WISH IP B.V.,
gevestigd te Beek en Donk,
gedaagde in conventie,
advocaat mr. M.J.W. van Ingen te 's-Hertogenbosch,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
WE PROJECTS B.V.,
gevestigd te Beek en Donk,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. E. Jansberg te Eindhoven,
4.
MR. G.P.M. SANDERS
MR. G.P.M. SANDERS
in hoedanigheid van curator van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SK PROJECTS B.V. , gevestigd te Eindhoven,
SK PROJECTS B.V. , gevestigd te Eindhoven,
kantoorhoudende te Eindhoven,
gedaagde in conventie,
niet verschenen.
Partijen zullen hierna Illuminate, OKami, WiSH IP, WE Projects en SK Projects genoemd worden. Gedaagden sub 1 en 3 zullen gezamenlijk OKami c.s. genoemd worden.
1.De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnis van 27 mei 2020
- de akte na tussenvonnis van Illuminate
- de akte uitlating na tussenvonnis van OKami c.s.
- de akte van WiSH IP
- de akte overlegging producties tevens wijziging van eis van OKami c.s.
- de akte na tussenvonnis van Illuminate
- het op 24 november 2020 gehouden pleidooi, waarbij de verschenen partijen hun zaak hebben bepleit aan de hand van pleitnotities.
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2.De verdere beoordeling
in conventie
2.1.
De rechtbank heeft geoordeeld dat de vorderingen in conventie als geformuleerd in het tussenvonnis van 13 maart 2019 niet toewijsbaar zijn. In afwachting van de uitkomst van de reconventie is er voor gekozen de beslissingen in conventie nog niet onder de beslissing vast te leggen. In dit vonnis zal dat wel gebeuren, met de proceskostenveroordeling als in het tussenvonnis van 27 mei 2020 opgenomen. De gevorderde nakosten worden toegewezen als onder de beslissing weergegeven.
in reconventie
2.2.
OKami c.s. vorderen, samengevat en na hernieuwde wijziging van eis, om bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,
A. Illuminate te veroordelen tot betaling aan WiSH IP van:
1. zijnde de Koopprijs SK minus artikel 8.3.5 van de VSO;
2. € 8.355,66 zijnde het Illuminate-deel van de kosten [A] ;
3. € 1.054,-- zijnde de buitengerechtelijke incassokosten;
4. de wettelijke handelsrente over post 1 en post 2 vanaf 8 februari 2018 tot de dag der algehele voldoening;
B. Illuminate te veroordelen tot nakoming van artikel 10.3 van de VSO en/of tot het (doen) staken en gestaakt houden van onrechtmatige uitlatingen over OKami en/of [B] , binnen 24 uur na betekening van het in deze te wijzen vonnis, dan wel een in goede justitie te bepalen bevel of last te geven;
C. Illuminate te veroordelen tot nakoming van artikel 13.4 van de VSO, binnen 24 uur na betekening van het in deze te wijzen vonnis, dan wel een in goede justitie te bepalen bevel of last te geven;
D. Illuminate te veroordelen tot nakoming van artikel 7.1 van de VSO en/of het staken en gestaakt houden van enige directe dan wel indirecte activiteiten binnen Nederland en/of Mexico waarmee inbreuk wordt gemaakt op de merken “WiSH” en “WiSH Outdoor”, dan wel een in goede justitie te bepalen bevel of last te geven;
E. Illuminate te veroordelen tot nakoming van alle overige ingevolge de VSO op Illuminate rustende en/of daaruit volgende verplichtingen, binnen 24 uur na betekening van het in deze te wijzen vonnis, dan wel een in goede justitie te bepalen bevel of last te geven;
F. jegens Illuminate, voor wat betreft de gevorderde veroordelingen onder B t/m E telkens een door haar aan OKami c.s. te verbeuren dwangsom op te leggen van € 10.000,-- per overtreding en € 1.000,-- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, dan wel een dwangsom in goede justitie te bepalen;
G. te verklaren voor recht dat Illuminate artikel 10.3 en 13.4 en 7.1 van de VSO niet is nagekomen en/of ter zake onrechtmatig jegens OKami (c.s.) handelt en/of heeft gehandeld en jegens OKami c.s. aansprakelijk is voor de schade die daaruit voortvloeit, nader op te maken bij separate schadestaatprocedure;
H. Illuminate te veroordelen tot, tegen behoorlijk bewijs van kwijting, betaling aan OKami, althans OKami namens WiSH IP, althans WiSH IP, van een bedrag van € 500.000,00 uit hoofde van de ingevolge de overtreding van de Onthoudingsverklaring verbeurde boetes, te vermeerderen met wettelijke rente daarover vanaf 24 juni 2020 tot de dag der algehele voldoening, althans een bedrag aan boetes in goede justitie te bepalen;
I. Illuminate te veroordelen in de proceskosten en nakosten, zulks voor wat het onder D en H gevorderde met inachtneming van artikel 1019h Rv, zodanig dat Illuminate voor deze IE-rechterlijke vorderingen tot een bedrag van € 8.000,00 (conform de Indicatietarieven voor IE-zaken) in de kosten wordt veroordeeld.
De rechtbank zal hierna deze vorderingen, de grondslagen van deze vorderingen en het eventuele verweer daartegen bespreken en beoordelen. De rechtbank merkt in dat verband op dat WiSH IP niet tot de partijen in reconventie behoort.
De vordering sub A
2.3.
Illuminate heeft niet betwist dat zij de onder A1 en A2 gevorderde bedragen aan WiSH IP schuldig is. Zij stelt echter dat OKami c.s. geen zelfstandig recht heeft deze vorderingen in te stellen, omdat het vorderingsrecht bij WiSH IP rust. Dat is de rechtbank niet met haar eens. Zoals OKami c.s. terecht heeft betoogd betreft de VSO een driepartijen overeenkomst en heeft zij er daarom belang bij dat (ook) Illuminate haar verplichtingen uit deze overeenkomst nakomt zodat deze overeenkomst kan worden afgewikkeld. De rechtbank wijst in dit verband verder op artikel 3: 296 BW. WiSH IP maakt kennelijk ook aanspraak op betaling, maar heeft geen vordering in reconventie ingesteld om de redenen als vermeld in punt 3.5. van de akte van OKami c.s. van 24 juni 2020. Het beroep van Illuminate op verrekening wordt verworpen, omdat -zoals daartegen terecht is aangevoerd- onder 4.1.3. van de VSO verrekening is uitgesloten en overigens het beroep op verrekening voldoende onderbouwing ontbeert en niet voldoet aan artikel 6:127 lid Pro 2 B.W.
De rechtbank zal de vorderingen dus toewijzen. Er is geen afzonderlijk verweer gevoerd tegen de vordering A3 tot betaling van buitengerechtelijke incassokosten, zodat ook die vordering toewijsbaar is, in aanmerking genomen dat niet is betwist dat WiSH IP deze kosten feitelijk ook heeft gemaakt. De onder A4 gevorderde wettelijke handelsrente is eveneens toewijsbaar.
De vordering sub B
2.4.
Illuminate heeft ten verwere aangevoerd dat de VSO op dit punt geen contractuele verplichting op haar legt maar alleen op [C] . OKami c.s. heeft aangevoerd dat de verplichting op Illuminate rust en dat in de VSO als het ware specifiek is gemaakt dat ook gedragingen van [C] en [B] aan hun vennootschappen moeten worden toegerekend.
De rechtbank oordeelt als volgt.
In artikel 10.3 van de VSO is bepaald dat “ [C] en [B] ” zich over elkaar niet negatief zullen uitlaten. Onder punt 1.1.1. van de VSO -onder het kopje “Definities”- is vastgelegd dat [C] de heer [C] is en [B] de heer [B] . Er is geen enkele verwijzing in de VSO dat met [C] en [B] ook worden bedoeld Illuminate en OKami dan wel dat uitingen van de privé personen aan de vennootschappen worden toegerekend. Ook is niet vastgelegd dat het niet alleen gaat om uitingen van [C] en [B] privé doch ook om uitingen via hun vennootschappen, hetgeen erg voor de hand zou hebben gelegen als dat (ook) de bedoeling was van artikel 10.3 VSO, juist ook omdat Illuminate en OKami uitdrukkelijk partij zijn bij de overeenkomst. In de VSO is ook niet vastgelegd dat Illuminate zich niet negatief mag uitlaten over OKami (c.s.). en vice versa. Ten pleidooie heeft OKami c.s. nog naar voren gebracht dat partijen bij de VSO de verplichting op zich hebben genomen om in te staan voor de gedragingen van [C] en [B] , maar dat blijkt nergens uit. De rechtbank oordeelt dan ook dat de VSO geen grondslag biedt voor een vordering tegen Illuminate op dit punt, zodat de vordering niet toewijsbaar is.
Bij de wijziging van eis van 18 december 2018 is aan deze vordering ook ten grondslag gelegd dat de handelwijze van Illuminate ook onrechtmatig is jegens Okami c.s. en daarop is de (uiteindelijke) vordering ook aangepast. Dat betreft, naar de rechtbank begrijpt, uitingen die bestaan in het opzettelijk aantasten van de goede naam van OKami en laster, waarbij het gaat om beschuldigingen van fraude en/of bedrog van OKami.
Voor zover de uitingen waarnaar OKami c.s. verwijst niet alleen als uitingen afkomstig van [C] maar (tevens) afkomstig van Illuminate moeten worden aangemerkt, geldt dat bij geen van de uitingen OKami wordt genoemd. De uitingen zijn in ieder geval gericht op [B] . Maar [B] is niet zonder meer te vereenzelvigen met OKami en OKami c.s. heeft nagelaten uiteen te zetten waarom in dit specifieke geval de betreffende uitingen (ook) als onrechtmatig jegens Okami moeten worden aangemerkt. Daarop stuit de vordering af.
De rechtbank hecht er nog wel aan op te merken dat de rechtbank heeft geoordeeld dat niet is komen vast te staan dat [B] zich schuldig heeft gemaakt aan de door Illuminate gestelde frauduleuze handelingen, zodat het in zoverre voor de hand ligt dat beschuldigingen van [C] /Illuminate van die frauduleuze handelingen van [B] /Okami c.s. (verder) uitblijven.
De vordering sub C en de daarmee verhoud houdende vorderingen sub F en sub G
2.5.
In artikel 13.4 van de VSO is vastgelegd dat de procedure bij de Ondernemingskamer wordt aangehouden totdat partijen ten aanzien van de essentialia van de VSO volledig uitvoering hebben gegeven. Ten pleidooie is zijdens Illuminate aangegeven zich (verder) niet te verzetten tegen deze vordering sub C, zodat deze kan worden toegewezen. Wat dan nog resteert is de vraag of Illuminate in strijd met artikel 13.4. van de VSO heeft gehandeld door in de aangehouden procedure bij de Ondernemingskamer (aanvullende) verzoeken te doen en jegens OKami c.s. aansprakelijk is voor de schade.
Uit de stukken blijkt dat de procedure bij de Ondernemingskamer het kenmerk 200.199.856/01 had. Vervolgens heeft blijkens de door OKami c.s. overgelegde producties 42 en 43
SK Projects BVaanvullende verzoeken gedaan. Het gaat hierbij echter om een andere vennootschap dan Illuminate. OKami c.s. heeft niet uitgelegd op welke grond zij Illuminate kennelijk vereenzelvigt met SK Projects BV dan wel gedragingen van SK Projects BV aan Illuminate kunnen worden toegerekend of verweten. In zoverre kan de vordering dan ook niet slagen.
SK Projects BVaanvullende verzoeken gedaan. Het gaat hierbij echter om een andere vennootschap dan Illuminate. OKami c.s. heeft niet uitgelegd op welke grond zij Illuminate kennelijk vereenzelvigt met SK Projects BV dan wel gedragingen van SK Projects BV aan Illuminate kunnen worden toegerekend of verweten. In zoverre kan de vordering dan ook niet slagen.
Illuminate was echter een van de verzoekers in de kwestie met zaaknummer 200.199.856/03, waarin op 27 september 2018 een beschikking is gegeven (prod. 52 van OKami c.s.). Uit de inhoud daarvan blijkt dat het in wezen dezelfde procedure bij de Ondernemingskamer betrof (wat ook blijkt uit de doornummering van de beschikkingen), maar dat het nu (voornamelijk) ging om een aantal onmiddellijke voorzieningen voor de duur van het geding. Maar dit laatste doet er niet aan af dat het om dezelfde procedure bij de Ondernemingskamer ging. Dat blijkt ook uit de beschikking van 27 september 2018. Illuminate heeft immers aan het verzoek de onderzoeker te instrueren het bevolen onderzoek te hervatten en nadere onmiddellijke voorzieningen te treffen ten grondslag gelegd dat de VSO rechtsgeldig was ontbonden. Zou dat juist zijn geweest, dan had artikel 13.4 van de VSO niet meer in de weg gestaan aan de verzoeken van Illuminate, maar uit de beslissing in conventie volgt dat die situatie zich niet voordoet.
Gelet op het voorgaande is de vordering toewijsbaar.
Met betrekking tot de gevorderde dwangsom geldt dat inmiddels niet meer in strijd is gehandeld met genoemde bepaling uit de VSO en Illuminate heeft aangegeven ook geen nadere verzoeken te zullen doen bij de Ondernemingskamer. De rechtbank is van oordeel dat kan worden volstaan met een dwangsom van € 10.000,00 per overtreding.
De vordering sub D en de daarmee verband houdende vorderingen sub G en H
2.6.
OKami c.s. stelt dat Okami op basis van artikel 7.2. van de licentieovereenkomst (prod. 53) een exclusief recht heeft verkregen voor het gebruik van de woord-en beeldmerken “WiSH” en “WiSH Outdoor” in Nederland (inclusief een straal van 350 kilometer rondom Beek en Donk) en in Mexico en dat Illuminate “o.a. via WE International B.V.” stelselmatig inbreuk maakt op de aan OKami verstrekte licentie en in strijd handelt met overige daarmee verband houdende afspraken uit de VSO. Zij heeft daarbij verwezen naar de producties 54 t/m 68. OKami c.s. stelt dat Illuminate hiermee in strijd handelt met artikel 7.1. van de VSO en dat deze handelwijze van Illuminate overigens ook onrechtmatig is jegens OKami.
2.7.
Ter comparitie daarnaar gevraagd is zijdens OKami c.s. aangevoerd dat WE International BV een sublicentie heeft gekregen van Illuminate en zich niet aan de grenzen daarvan houdt en aldus inbreuk maakt op de licentie die OKami heeft. In feite is dus sprake van een tekortkoming die moet worden toegerekend aan Illuminate als licentiehouder, aldus de raadsman van OKami c.s. tijdens de comparitie.
2.8.
Tussen partijen staat vast Illuminate en WE International BV op 12 december 2018 een onthoudingsverklaring hebben getekend (prod. 63 van OKami c.s), waarin is vastgelegd dat zij jegens WiSH IP hebben erkend een inbreuk te hebben gemaakt op de merken “WiSH” en “WiSH Outdoor” en dat zij “enige directe dan wel indirecte activiteiten binnen Nederland dan wel Mexico waarmee inbreuk wordt gemaakt op die merken staken en gestaakt houden”, dit op straffe van een aan WiSH IP verschuldigde direct opeisbare boete van € 20.000,00 voor iedere niet nakoming hiervan vermeerderd met € 2.000,00 voor iedere dag dat de niet-nakoming daarvan voortduurt. Volgens OKami c.s. is ook na die onthoudingsverklaring nog een 5-tal inbreuken gepleegd. Zij heeft als productie 82 een last ter incasso d.d. 21 februari 2020 in het geding gebracht. Die last houdt in dat WiSH IP als lastgever aan OKami BV als lasthebber een last geeft ter incasso “van alle huidige en toekomstige vorderingen van Lastgever uit hoofde van vanwege de onthoudingsverklaring verbeurde en te verbeuren boetes”, onder bepaling dat OKami gerechtigd is op eigen naam tot incasso over te gaan.
2.9.
Illuminate betwist dat er inbreuken zijn gepleegd, althans dat Illuminate die inbreuken heeft gepleegd. In ieder geval was dat niet meer zo na de onthoudingsverklaring. Verder wordt aangevoerd dat het nimmer de bedoeling was van partijen bij het aangaan van de VSO de handelsnaam “WiSH Events” te verbieden, waarbij wordt verwezen naar artikel 9.2. van de VSO.
2.10.
De rechtbank oordeelt als volgt.
2.10.1.
Artikel 7 van Pro de VSO regelt het gebruik van de merken “WisH”en “WiSH Outdoor”. Illuminate mocht volgens de VSO die merken exclusief gebruiken in de hele wereld, exclusief Nederland (waaronder tevens te verstaan een gebied in een straal van 350 km rondom Beek en Donk) en Mexico. Illuminate mocht een sublicentie verstrekken indien en voor zover zij rechtstreeks bij de organisatie van een festival onder dit/deze merk(en) betrokken was/bleef. WE Projects -en niet ook OKami- heeft volgens dat artikel van de VSO een exclusieve licentie verkregen voor het gebruik van die merken in Nederland (in genoemde zin) en Mexico en kon op haar beurt eveneens een sublicentie verstrekken.
De licentieovereenkomst van mei 2017 (prod. 53 OKami c.s.), welke geldt voor de duur van 8 jaar (2017 t/m 2024) tussen WiSH IP en OKami houdt in dat WiSH IP aan
Okamieen exclusieve gebruikslicentie heeft verschaft voor het gebruik in Nederland (als hiervoor bedoeld) van:
Okamieen exclusieve gebruikslicentie heeft verschaft voor het gebruik in Nederland (als hiervoor bedoeld) van:
-het Benelux woordmerk “WISH”
-het Benelux Beeldmerk “WISH OUTDOOR”
alsmede een licentie voor het gebruik van:
-het internationale woordmerk met aanwijzing Mexico “WISH”
-het internationale beeldmerk met aanwijzing Mexico “WISH OUTDOOR”
2.10.2.
Naar de rechtbank hieruit begrijpt is dus OKami de licentiehouder geworden vanaf 2017.
Merkinbreuken door Illuminate voorafgaand aan de Onthoudingsverklaring
2.10.3.
Op basis van de onthoudingsverklaring staat vast dat Illuminatie voor het tot stand komen daarvan inbreuk heeft gemaakt op genoemde merkrechten binnen Nederland en Mexico. Aangezien OKami een gebruikslicentie had op die merkrechten zijn inbreuken van na het geldend worden van die licentie een inbreuk op de licentie van OKami en aldus onrechtmatig. Uit hoofde van artikel 7.1. van de VSO verstrekte WiSH IP een beperkte licentie aan Illuminate. Het gebruik van de merken “WISH” en/of “WISH Outdoor” buiten het aan Illuminate aangewezen gebied brengt echter nog geen tekortkoming jegens OKami met zich, aangezien uit die VSO niet blijkt dat Illuminate zich contractueel heeft verbonden jegens OKami geen inbreuk te maken op een eventueel aan OKami toekomende licentie. Hierbij merkt de rechtbank overigens op dat in artikel 7.2. van de VSO niet OKami wordt genoemd als degene aan wie een licentie wordt verstrekt, maar WE Projects.
2.10.4.
Het gaat dus verder over de vraag of er door Illuminate onrechtmatig is gehandeld door het plegen van inbreuken op door WiSH IP aan Illuminate verstrekte licentie op genoemde merken. Naar de rechtbank begrijpt uit de kort geding dagvaarding die voorafging aan de Onthoudingsverklaring en uit de producties 54 t/m 58, 60 en 61, gaat het bij de gestelde merkinbreuken voorafgaand aan de kort geding dagvaarding om het gebruik van de (handels)naam WiSH Events International en de naam wish(events) in e-mailaanduidingen en internetadressen. Productie 61 heeft specifiek betrekking op het merk Wish. Tussen partijen staat vast dat dit gebruik betrekking had op Nederland en/of Mexico. [C] van Illuminate heeft ter comparitie verklaard dat hij er van uitgegaan is dat Illuminate wel de naam Wish mocht gebruiken in Nederland en Mexico, maar dat zij geen Wish festivals mocht organiseren. Die uitleg is echter niet te verenigen met de gemaakte afspraken en de licentie die aan OKami is verschaft. Het gebruik van de (handels)naam of (deel)aanduiding Wish dan wel wish(events) was dus onrechtmatig. Ten pleidooie is in dat verband gebleken dat geen van partijen de weg van 9.2. heeft gevolgd.
De schade die hieruit is voortgevloeid -waarbij het dus gaat om genoemde producties- moet Illuminate aan OKami vergoeden.
De vorderingen sub D en G zijn daarom voor de periode tot de onthoudingsverklaring toewijsbaar, als hierna onder de beslissing weergegeven.
Merkinbreuken van Illuminate van na de Onthoudingsverklaring
2.10.5.
OKami heeft aangevoerd dat Illuminate “o.a. via WE International BV” stelselmatig inbreuk maakt op de aan OKami verstrekte licentie. De rechtbank stelt voorop dat OKami c.s. niets heeft aangevoerd waaruit kan volgen dat handelingen van Wish Events International BV zonder meer kunnen worden toegerekend aan Illuminate dan wel als eigen onrechtmatige gedragingen van Illuminate jegens OKami c.s. (of een hunner) moeten worden aangemerkt. Dat Illuminate de (indirect) bestuurder is en was van deze vennootschap is daarvoor niet voldoende. Voor de duidelijkheid geldt hierbij dat de advocaat van OKami c.s. op het pleidooi desgevraagd heeft aangegeven dat het niet te bedoeling is (mede) te ageren uit bestuurdersaansprakelijkheid.
Met betrekking tot de Onthoudingsverklaring stelt de rechtbank vast dat zowel Wish Events International B.V. als Illuminate zelfstandig partij zijn bij deze onthoudingsverklaring en dat dit afzonderlijke entiteiten zijn. Er kan dan ook -zonder verdere toelichting, die niet is gegeven- niet worden aangenomen dat overtredingen van Wish Events International B.V. zonder meer (ook) kunnen worden toegerekend aan Illuminate. Voor zover OKami c.s. in hun vorderingen van een ander uitgangspunt uitgaan falen deze vorderingen.
2.10.6.
Wat dan resteert zijn (indirecte) overtredingen van Illuminate van de Onthoudingsverklaring. Bij wijziging van eis van 24 juni 2020 noemt OKami c.s. vijf “harde” overtredingen. De rechtbank zal een en ander hierna bespreken en beoordelen. Daarbij geldt meer in het algemeen dat de Onthoudingsverklaring betrekking heeft op “directe dan wel indirecte activiteiten binnen Nederland dan wel Mexico waarmee inbreuk wordt gemaakt op de merken “WiSH” en “WiSH Outdoor”. Anders dan Illuminate heeft aangevoerd behoefde WiSH IP de vorderingen op dit punt niet zelf in te stellen. De aan OKami gegeven last tot incasso geeft haar het recht om de vorderingen van WiSH IP in eigen naam in rechte in te stellen.
a. de wijziging van de statutaire naam WE International B.V. -een deelneming van Illuminate- in Wish Events International B.V.
2.10.6.1. Voor zover OKami c.s. de mening is toegedaan dat het enkele hebben van genoemde handelsnaam in strijd is met de Onthoudingsverklaring, wordt dat van de hand gewezen. Het gaat immers volgens de Onthoudingsverklaring om inbreuk makende activiteiten binnen Nederland dan wel Mexico. En Wish Events International B.V. wordt ook als partij genoemd. De naamswijziging dateert verder van voor de Onthoudingsverklaring.
b. gebruik van het woord- en beeldmerk “Wish (Outdoor)” bij een financieringsaanvraag via [D]
2.10.6.2. Tussen partijen Okami c.s. en Illuminate is niet in geschil dat Illuminate direct of indirect een financieringsaanvraag heeft gedaan via [D] , dat dit bedrijf zich richt op de Nederlandse markt, dat dit bedrijf in het kader van die financieringsaanvraag een filmpje online heeft gezet en op 27 november 2019 door een deurwaarder is geconstateerd dat in dat filmpje het woord- en beeldmerk met de tekst WISH Outdoor verscheen (productie 78 van OKami c.s.). Met OKami c.s. acht de rechtbank dat een overtreding van de Onthoudingsverklaring. Dat Illuminate zelf het filmpje niet online heeft gezet doet hieraan niet af.
Aldus is een boete verbeurd van € 20.000,00 aan WiSH IP. Illuminate heeft niet bestreden dat de overtreding vanaf het verstrijken van de sommatietermijn voortduurde tot (in ieder geval) 24 juni 2020, zodat aan dagboetes (177 dagen x € 2.000,00) € 352.000,00 is verbeurd.
c. gebruik door Illuminate van het merk “Wish Outdoor” via haar deelneming Global Event Group BV
2.10.6.3. De deurwaarder verwijst in productie 78 OKami naar de site van de Global Event Group en geeft aan dat hij daarop een afbeelding/logo met de tekst WISH Events International zag, die volgens hem mede is opgebouwd uit (onderdelen van) het woord- en beeldmerk Wish Outdoor. Hij verwijst naar bijlage 2 waarop die naam staat. Inderdaad is de naam “WiSH” daarin hetzelfde geschreven als in het aan OKami in licentie gegeven beeldmerk en is de afbeelding daarboven identiek aan of sterk gelijkend op de afbeelding boven de tekst “WiSH” in genoemd beeldmerk (voor dit beeldmerk zie prod. 53). Gegeven dat verder de tekst naar voren komt dat WiSH Events International onder meer festivals organiseert in Nederland en in Mexico, acht de rechtbank dat een schending van genoemd beeldmerk. Daaraan doet niet af dat WiSH Events International een handelsnaam is.
2.10.6.4. Illuminate heeft de hoogte van de verbeurde boetes niet bestreden, te weten € 352.000,00.
d. betrokkenheid WiSH Events International bij organisatie van festival in Mexico
2.10.6.5. Hiervoor geldt hetgeen de rechtbank hiervoor 2.10.5. heeft overwogen en beslist. Uit niets blijkt dat partijen bij Onthoudingsverklaring hebben beoogd dat Illuminate voor schendingen van de afspraken door Wish Events International hoofdelijk aansprakelijk is.
e. oprichting WisH Events Group Latin-America SA de CV te Mexico.
2.10.6.6. Naar de rechtbank begrijpt uit prod. 84 betreft dit een dochtervennootschap van WiSH Events International B.V. De rechtbank gaat er daarom vanuit dat niet Illuminate die vennootschap heeft opgericht, maar WiSH Events International B.V. Uit de eigen stellingen van OKami c.s. vloeit dan ook voort dat de overtreding van de Onthoudingsverklaring is begaan door WiSH Events International B.V. Van enige hoofdelijke aansprakelijkheid van Illuminate voor een dergelijke overtreding van de Onthoudingsverklaring is, zoals hiervoor ook overwogen, niets gebleken.
De hoogte van de verbeurde contractuele boetes
2.10.7.
Uit het voorgaande blijkt dat Illuminate meer dan het maximum van € 500.000,00 aan boetes heeft verbeurd. Illuminate verzoekt om matiging van de boetes tot nihil, maar heeft daarvoor niets inhoudelijks naar voren gebracht. De rechtbank kan de boete alleen matigen indien de billijkheid dat klaarblijkelijk eist (artikel 6:94 B.W.). Stellingen van Illuminate die maken dat de billijkheid matiging klaarblijkelijk eist ontbreken geheel.
De vordering sub E
2.11.
Blijkens de toelichting die hierop door OKami c.s. is gegeven gaat het hierbij om medewerking van Illuminate aan de certificering van de aandelen, opgenomen in artikel 6.4. van de VSO. Illuminate heeft aangevoerd dat zij die medewerking vrijwillig zal verschaffen. De rechtbank acht de vordering toewijsbaar met betrekking tot de overeengekomen certificering, omdat is gebleken dat Illuminate op meerdere punten de VSO niet (tijdig) is nagekomen en/of daarmee in strijd heeft gehandeld. De rechtbank zal de dwangsom maximeren op een bedrag van € 50.000,00. Voor het overige is de vordering niet toewijsbaar, omdat niet uiteengezet is welke verplichtingen uit de VSO overigens nog dienen te worden nagekomen door Illuminate en waarom gevreesd zou moeten worden dat Illuminate daaraan niet zou voldoen.
De hoogte van de dwangsommen
2.12.
De dwangsommen worden gemaximeerd als onder de beslissing weergegeven.
De proceskosten
2.13.
Illuminate wordt als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten en in de nakosten. Met betrekking tot het onder D en H gevorderde maakt OKami c.s. op basis van artikel 1019h Rv aanspraak op betaling van de werkelijke kosten, die zij begroot op € 8.428,00. Tegen dat, in productie 94 gespecificeerde, bedrag heeft Illuminate geen verweer gevoerd. De rechtbank constateert echter dat de kosten ook betrekking hebben op het door WiSH IP gevoerde kort geding en de onthoudingsverklaring. En verder worden niet alle stellingen van OKami c.s. in dit verband gevolgd. Daarom zal de rechtbank het toewijsbare bedrag in redelijkheid vaststellen op € 5.000,00.
De overige proceskosten aan de zijde van Illuminate worden begroot aan de hand van het liquidatietarief, geldend vanaf 1 februari 2021. Aangezien de vorderingen sub D en H apart zijn gewaardeerd dient de tariefgroep van dat liquidatietarief te worden vastgesteld aan de hand van de overige vorderingen. Daarom zal de rechtbank Tariefgroep III toepassen. Dat betekent dat de te liquideren advocaatkosten aan de zijde van OKami c.s. worden begroot op € 3.605,00 (5 punten x € 721,00).
In totaal is aan proceskosten dus toewijsbaar € 8.605,00.
3.De beslissing
De rechtbank
In conventie:
3.1.
wijst de vorderingen van Illuminate af,
3.2.
veroordeelt Illuminate in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van:
a. OKami c.s. begroot op 8.307,50, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW Pro over dit bedrag met ingang van 14 dagen na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,
b. WiSH IP B.V. begroot op € 4.893,50
c. mr. Sanders q.q. begroot op nihil,
3.3.
verklaart deze veroordeling onder 3.2. sub a uitvoerbaar bij voorraad,
In voorwaardelijke reconventie:
3.3.
veroordeelt Illuminate om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan WiSH IP te betalen:
-€ 19.500,00, vermeerderd met de wettelijke handelsrente van artikel 6:119a BW vanaf 8 februari 2018 tot de dag der voldoening;
-€ 8.355,66, vermeerderd met de wettelijke handelsrente van artikel 6:119a BW vanaf 8 februari 2018 tot de dag der voldoening;
-€ 1.054,00.
3.4.
verklaart voor recht dat Illuminate artikel 13.4. van de VSO niet is nagekomen door een procedure met zaaknummer 200.199.856/03 bij de Ondernemingskamer in gang te zetten,
3.5.
veroordeelt Illuminate tot nakoming van artikel 13.4. van de VSO door zich te onthouden van voortzetting van de procedure bij de Ondernemingskamer totdat partijen ten aanzien van de essentialia van de VSO volledig uitvoering hebben gegeven, als weergegeven in dat artikel 13.4., een en ander op straffe van een dwangsom van € 10.000,00 voor elke overtreding en € 1000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 25.000,00 per overtreding,
3.6.
veroordeelt Illuminate tot het staken en gestaakt houden van enige directe dan wel indirecte activiteiten binnen Nederland (in de hiervoor opgenomen geografische zin) en/of Mexico waarmee inbreuk wordt gemaakt op de merken “WiSH”en “WiSH Outdoor”, op straffe van een dwangsom van € 10.000,00 per overtreding en € 1000,00 voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt, met een maximum van € 100.000,00 per overtreding,
3.7.
veroordeelt Illuminate om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan OKami te betalen een bedrag van € 500.000,00 uit hoofde van de ingevolge overtreding van de Onthoudingsverklaring aan WiSH IP verbeurde boetes, te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 B.W. daarover vanaf 24 juni 2020 tot de dag der algehele voldoening,
3.8.
veroordeelt Illuminate op eerste verzoek van WiSH IP medewerking te verlenen aan de certificering van de aandelen als voorzien en geregeld in artikel 6.4. van de VSO, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,00 in geval Illuminate niet (tijdig) aan deze veroordeling voldoet en € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, tot een maximum van € 100.000,00,
3.9.
veroordeelt Illuminate in de kosten van deze procedure in reconventie, tot op heden aan de zijde van OKami c.s. begroot op € 8.605,00
In conventie en in voorwaardelijke reconventie
3.10.
veroordeelt Illuminate in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 255,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Illuminate niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 85,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW Pro over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,
3.11.
verklaart deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad
Dit vonnis is gewezen door mr. J.A. Bik en in het openbaar uitgesproken op 31 maart 2021.