ECLI:NL:RBOBR:2020:1506

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Civiel Recht

Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

Zaaknummer / rolnummer: C/01/336727 / HA ZA 18-501

Vonnis van 29 april 2020

in de zaak van:

de rechtspersoon naar vreemd recht

FORMAL SYSTEMS (EUROPE) LTD.,

gevestigd te Oxford (Verenigd Koninkrijk),

eiseres,

advocaten: mr. S.M. Kaak te Utrecht,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VERUM SOFTWARE TOOLS B.V.,

statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende te Waalre,

gedaagde,

advocaten: mr. E.J. Louwers en mr. A.D.B. Bolscher te Eindhoven.

Partijen zullen hierna “FSEL” en “Verum” genoemd worden.

1.De verdere procedure

1.1.

De procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 14 augustus 2019;

- het proces-verbaal van comparitie van 14 januari 2020;

- de brieven van 29 en 30 januari 2020 van de zijde van FSEL met opmerkingen op voornoemd proces-verbaal;

- de brieven van 29 en 30 januari 2020 van de zijde van Verum met opmerkingen op voornoemd proces-verbaal.

1.2.

Vervolgens is vonnis bepaald.

2.De verdere beoordeling

Waar gaat het over?

2.1.

Bij vonnis van 24 januari 2018 is tussen partijen onder meer voor recht verklaard dat Verum onrechtmatig heeft gehandeld tegenover FSEL door inbreuk te maken op de auteursrechten van FSEL. Verum is veroordeeld om aan FSEL de door FSEL geleden en nog te lijden schade als gevolg van het inbreuk makend handelen van Verum te vergoeden, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 9 december 2015 tot aan de dag van betaling.

2.2.

FSEL heeft vervolgens op 16 juli 2018 aan Verum een staat van kosten, schaden en rente laten betekenen en gevorderd dat Verum zal worden veroordeeld tot betaling van
£ 704.167,00, vermeerderd met rente en kosten. De onderhavige procedure betreft de schadestaatprocedure ex artikel 612 Rv.

2.3.

In de kern gaat het om vaststelling van de omvang van de schade die FSEL in de periode van 1 januari 2014 tot 28 januari 2018 heeft geleden vanwege het feit dat er gebruik is gemaakt van FDR door (klanten van) Verum zonder dat FSEL hiervoor een vergoeding ontving.

2.4.

Verum voert verweer.

Is FSEL ontvankelijk in haar vorderingen?

2.5.

De rechtbank beantwoordt deze vraag bevestigend.

Verum heeft gesteld dat FSEL niet-ontvankelijk is in haar vordering, omdat zij niet aan de substantiëringsplicht zou hebben voldaan, maar de rechtbank volgt Verum niet in dit betoog. In een schadestaatprocedure vereist de goede procesorde dat de schade op een dusdanig inzichtelijke wijze in het exploot wordt omschreven en gespecificeerd dat deze begrijpelijk is en Verum zich behoorlijk kan verweren. Aan deze voorwaarden heeft FSEL voldaan. De eis en de gronden zijn voldoende duidelijk en niet gebleken is dat FSEL de rechtbank een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven. Verum is niet in haar belangen geschaad en heeft zich behoorlijk kunnen verweren in deze procedure. De rechtbank ontvangt FSEL dan ook in haar vorderingen.

Wat zijn de relevante feiten in deze schadestaatprocedure?

2.6.

FSEL is een in 1986 opgerichte onderneming. FSEL heeft de software “Failures-Divergences Refinement” (hierna: FDR) versie 2.83 ontwikkeld. De Universiteit van Oxford heeft hierna FDR versie 2.94 ontwikkeld en later is FDR versie 3 uitgegeven. Deze software wordt gebruikt om nieuw ontwikkelde programma’s te analyseren en te verbeteren voorafgaand aan ingebruikname. FSEL verleent licenties aan derden voor het gebruik van FDR.

2.7.

FSEL is in december 2011 een licentieovereenkomst aangegaan met Verum Holding B.V. (hierna: Verum Oud) voor het gebruik van versie FDR 2.83 (hierna: de Licentieovereenkomst 2011). In deze overeenkomst is, voor zover relevant, het volgende bepaald:

“3. FDR Server Licences

3.1

Licensee[Verum Oud]
has the right to purchase Server licences for a fixed price of GBP 2,000 per license.

(..)

4.FDR CAL Licences

4.1

Licensee will purchase FDR CAL Licences for a fixed price of GBP 1,000 per license based on the number of ASD licences that it sells or for which it otherwise receives revenue: for each such revenue generating ASD license that includes the right to use FDR, Licensee will purchase one FDR CAL license.

(..)

5.Minimum Purchase Guanrantee

5.1

Licensee guarantees to purchase server licenses and/or CAL licenses in any combination and at the prices specified in clauses 3.1 and 4.1 above such that in any calendar year the amount purchased is at least GBP 50,000.”

2.8.

In december 2013 is het faillissement van Verum Oud uitgesproken. Als gevolg van dit faillissement zijn achterstallige betalingen aan FSEL voor verleende licenties onbetaald gebleven.

2.9.

Bij akte van 20 januari 2014 is vervolgens Verum opgericht. Verum heeft alle activa van de failliete boedel van Verum Oud overgenomen.

2.10.

Verum exploiteert twee softwarepakketten, namelijk “ASD” en “Dezyne”. Deze programma’s maken beide gebruik van FDR door via internet een koppeling te maken met de servers van Verum waarop FDR draait.

2.11.

FSEL heeft Verum bij brief van 22 januari 2014 meegedeeld het niet eens te zijn met het gebruik van FDR door Verum en verzocht om dit gebruik te staken en de software, evenals de source code en alle overige data te vernietigen. Partijen zijn hierna onderling in overleg getreden, wat uiteindelijk heeft geleid tot de “Heads of Agreement” (hierna: de HOA) van 27 januari 2015. In de HOA is, voor zover relevant, het volgende bepaald:

“1. Upon signing of this letter by all parties involved, [A][prof. dr. [A] , verbonden aan de Universiteit van Oxford]
will provide VST New[Verum]
with a new invoice for an amount of £ 12,000, which will be paid by VST New forthwith. (..)

2. Upon signing of this letter by all parties involved, the UniversityUniversiteit van Oxford]
will provide VST New with a new invoice for an amount of £ 15,000, which will be paid by VST New forthwith. (..)

3. VST New and FSEFSEL]
will enter into a non-exclusive license agreement regarding the use by VST New of the FDR2 and the (to be released) FDR3 software (“License Agreement”). The License Agreement will at least contain the following items:

(..)

b. the License Agreement will be entered into with retroactive effect as from 1 May 2014 for a period of 3 years, i.e. until 30 April 2017;

c. the annual license fee will for the first year of the License Agreement will be equal to a lump sum of £ 50,000, for the second year £ 52,000, while for the third year£ 54,000;

the annual license fee will me paid in arrears on 30 April 2015, 30 April 2016 and30 April 2017;

d. after the initial 3 years terms, de License Agreement shall at the request of VST New be renewed for a period of 1 year against the same terms and conditions, whereby the annual license fee will be increased by £ 2,000 each year thereafter;

(..)

4. Upon entering into the License Agreement, VST New will pay to FSE an amount of £ 50,000 as partial payment on the total amount outstanding by FSE vis-à-vis the estate of VH / VST Old. (..)”

2.12.

Partijen hebben onderhandeld over de nadere uitwerking van een License Agreement, maar dit heeft niet tot overeenstemming geleid. Er is dus niet daadwerkelijk een licentieovereenkomst tussen partijen tot stand gekomen.

2.13.

FSEL brengt sinds 1 januari 2018 een bedrag van £ 6.250,00 rechtstreeks in rekening bij klanten van Verum die gebruik maken van ASD/Dezyne en dus van FDR.

Wat is het uitgangspunt bij de vaststelling van de schade?

2.14.

In artikel 6:97 BW is bepaald dat de rechter de schade begroot op de wijze die het meest met de aard ervan in overeenstemming is en dat, als de omvang van de schade niet nauwkeurig kan worden vastgesteld, zij wordt geschat. Als uitgangspunt voor begroting van de omvang van de schadevergoeding dient dat de benadeelde zo veel mogelijk in de toestand wordt gebracht waarin hij zou hebben verkeerd indien de schadeveroorzakende gebeurtenis niet zou hebben plaatsgevonden. De werkelijke situatie (met de gebeurtenis) dient te worden vergeleken met de hypothetische situatie (zonder de gebeurtenis).

2.15.

De rechtbank overweegt dat genoegzaam is gebleken dat FSEL schade heeft geleden, nu vaststaat dat door (klanten van) Verum gebruik is gemaakt van ASD en Dezyne, waarvan FDR onderdeel uitmaakt, en dat hiervoor door Verum niet is betaald in de periode van 1 januari 2014 tot 28 januari 2018. Zonder het inbreuk makend handelen van Verum zou FSEL in deze periode licentievergoedingen hebben ontvangen. De stelling van Verum dat FSEL in het geheel geen schade zou hebben geleden gelet op het bepaalde in artikel 16.4 van de Licentieovereenkomst 2011, gaat niet op. Niet gebleken is immers dat er sprake was van een situatie als bedoeld in artikel 16 van die overeenkomst.

2.16.

De omvang van de door FSEL geleden en nog te lijden schade zal op de voet van artikel 6:97 BW moeten worden geschat. Er zijn in dit geval immers geen concrete gegevens voorhanden uit voornoemde periode. Vaststaat dat er geen vergelijkingsmateriaal is, in die zin dat aangesloten zou kunnen worden bij wat anderen in die periode aan licentievergoedingen voor FDR hebben betaald. FSEL heeft erkend dat in voornoemde periode uitsluitend (klanten van) Verum gebruik maakten van FDR.

2.17.

De rechtbank overweegt dat er, gelet op de stellingen van partijen, voor de vaststelling van de omvang van de schade 3 mogelijke uitgangspunten zijn, namelijk:

- de Licentieovereenkomst 2011 tussen FSEL en Verum Oud (zoals Verum

subsidiair betoogt);

- de HOA tussen partijen van 27 januari 2015 (zoals Verum meer subsidiair

betoogt);

- de prijs die FSEL sinds 2018 rechtstreeks aan klanten van Verum factureert (zoals

FSEL betoogt).

Licentieovereenkomst 2011

2.18.

De rechtbank overweegt dat de Licentieovereenkomst 2011 niet is gesloten tussen partijen, maar tussen FSEL en Verum Oud. Bovendien is deze overeenkomst tot stand gekomen in een specifieke situatie die niet kan worden vergeleken met de situatie die bestond toen Verum in januari 2014 werd opgericht. Of en in hoeverre FSEL de toentertijd (in 2011) overeengekomen prijzen als reëel beschouwde, doet daarom ook niet ter zake. Nergens uit blijkt verder dat partijen op enig moment, bijvoorbeeld in het kader van de HOA, aansluiting hebben gezocht bij de Licentieovereenkomst 2011. Integendeel, vaststaat dat partijen in de HOA een andere vergoedingsgrondslag zijn overeengekomen dan in de Licentieovereenkomst 2011 was opgenomen.

Door de rechtbank is ook overigens bij vonnis van 24 januari 2018 al overwogen dat het nog maar de vraag is of de vergoedingen zoals vermeld in artikel 3.1 en 4.1 van deze licentieovereenkomst kunnen worden beschouwd als “koopprijs”, althans als een redelijke vergoeding voor het gebruik van FDR, die overeenstemt met de economische waarde. De rechtbank heeft thans ook onvoldoende aanknopingspunten om deze vraag te beantwoorden.

De rechtbank oordeelt dan ook dat de Licentieovereenkomst 2011 niet als uitgangspunt kan dienen in deze procedure.

De per 2018 gefactureerde prijs

2.19.

De prijs die FSEL sinds 2018 bij klanten van Verum die ASD dan wel Dezyne en dus FDR gebruiken, in rekening brengt, kan naar het oordeel van de rechtbank in deze procedure evenmin als uitgangspunt dienen. Nergens uit blijkt dat deze prijs vóór 2018 al door FSEL is bedongen. De prijs is bovendien rechtstreeks met gebruikers overeengekomen en niet met Verum zoals aanvankelijk wel het geval was tussen FSEL en Verum Oud. Ook wijkt de prijs sterk af van de vergoeding zoals die in de HOA was opgenomen, zonder dat daarvoor een verklaring is gegeven die dat verschil zou kunnen rechtvaardigen.

De Heads of Agreement

2.20.

Resteert de HOA tussen partijen. In deze overeenkomst zijn onder meer met het oog op een tussen partijen te sluiten licentieovereenkomst bedragen genoemd. In het vonnis van
24 januari 2018 is (onder rechtsoverweging 6.12.) weliswaar overwogen dat niet valt in te zien dat Verum enige gebruiksrechten zou kunnen ontlenen aan de HOA, maar dit laat onverlet dat de HOA als
uitgangspuntkan dienen in de onderhavige schadestaatprocedure. De HOA was een pakket afspraken: er was niet alleen betaling voor door FSEL aan Verum te verlenen licenties overeengekomen, maar ook was door partijen afgesproken dat door Verum aan prof. dr. [A] en aan de Universiteit van Oxford betalingen zouden worden verricht, evenals een betaling aan FSEL voor de betalingsachterstand van het failliete Verum Oud. Als alles volgens de HOA zou zijn verlopen, dan zouden deze afspraken en dus ook de hierbij bedongen prijzen tussen partijen zijn gerealiseerd.

Kortom

2.21.

Gelet op het voorgaande zal de rechtbank bij de vaststelling van de omvang van de schade van FSEL uitgaan van de HOA.

De rechtbank tekent hierbij aan dat in dit opzicht het aantal (interne/externe) gebruikers, een voorheen bestaande minimale afnameverplichting en vergelijkingen met andere softwaretools als niet relevant zijnde buiten beschouwing zullen worden gelaten.

Is er reden tot verhoging dan wel matiging van de in de HOA genoemde prijzen?

2.22.

FSEL heeft niet voldoende gemotiveerd gesteld dat het samenstel van afspraken in de HOA zodanig was dat de overeengekomen bedragen niet als reële vergoedingen zouden kunnen worden aangemerkt. De enkele stelling van FSEL dat de prijzen in de HOA geen weerspiegeling zouden zijn van de economische waarde van de licenties maar zouden zijn bepaald in het kader van een (slechte) schikking, is mede gelet op de voldoende gemotiveerde betwisting van Verum onvoldoende onderbouwd.

2.23.

Tegelijkertijd heeft Verum weliswaar gesteld dat FSEL kosten zou hebben bespaard omdat zij zich niet zou hebben hoeven inspannen voor klanten (van Verum), maar dit heeft zij onvoldoende geconcretiseerd, in die zin dat niet is toegelicht welke kostenbesparing dan tot matiging van de schade zou moeten leiden.

2.24.

Verum heeft verder nog aangevoerd dat, voor zover er schade zou zijn, deze dient te worden verminderd met de licentievergoedingen die FSEL rechtstreeks heeft ontvangen en nog zal ontvangen van klanten van Verum. Anders gezegd, volgens FSEL is voordeeltoerekening op zijn plaats. FSEL heeft voordeel gehad van de situatie. Zij kan het gebruik van FDR alleen bij klanten van Verum in rekening brengen, omdat Verum die klanten had. Het is redelijk om dit door FSEL genoten voordeel in mindering te brengen op de omvang van de verplichting tot schadevergoeding, aldus Verum.

2.25.

Uit het door Verum aangehaalde arrest van de Hoge Raad van 8 juli 2016 (ECLI:
NL:HR:2016:1483) maakt de rechtbank op dat het bij de beoordeling van een beroep op voordeeltoerekening ex artikel 6:100 BW - zoals door Verum is ingesteld - erom gaat dat genoten voordelen, voor zover dat redelijk is, mede in aanmerking behoren te worden genomen bij de vaststelling van de te vergoeden schade. Allereerst is daarvoor vereist dat tussen de normschending en de gestelde voordelen een conditio sine qua non-verband bestaat, in die zin dat in de omstandigheden van het geval sprake is van een voordeel dat zonder de normschending niet zou zijn genoten. Daarnaast dient met inachtneming van de in artikel 6:98 BW besloten maatstaf redelijk te zijn dat die voordelen in rekening worden gebracht bij de vaststelling van de te vergoeden schade. Aan “een zelfde gebeurtenis” als bedoeld in artikel 6:100 BW worden niet langer meer of andere eisen gesteld door de Hoge Raad. Het gaat erom welke voordelen en nadelen in zodanig verband staan met een gebeurtenis dat zij redelijkerwijs aan de schuldenaar worden toegerekend. Uit het arrest volgt verder dat de inbreuk makende onderneming, in dit geval Verum, dient te stellen en zo nodig bewijzen dat de geleden schade niet volledig voor vergoeding in aanmerking komt.

2.26.

De rechtbank overweegt dat het nadeel van FSEL bestaat uit de misgelopen licentievergoedingen in de periode van 1 januari 2014 tot 28 januari 2018 doordat Verum gebruik maakte c.q. liet maken van FDR zonder licentieovereenkomst en zonder dat FSEL hiervoor werd betaald. Het voordeel van FSEL zou er volgens Verum in bestaan dat FSEL sinds 2018 het gebruik van FDR rechtstreeks bij klanten van Verum in rekening kan brengen.

Naar het oordeel van de rechtbank ontbreekt het vereiste conditio sine qua non-verband tussen de normschending (het onrechtmatig handelen van Verum waarop de verplichting tot schadevergoeding is gebaseerd) en het vermeende voordeel van FSEL. Dat FSEL licentievergoedingen factureert en hiervoor betaling ontvangt van klanten van Verum is namelijk niet aan te merken als voordeel dat niet zou zijn genoten zonder het feit dat er in de periode van 1 januari 2014 tot 28 januari 2018 gebruik is gemaakt van FDR zonder licentie en zonder betaling. Anders gezegd, het feit dat er in de periode van 1 januari 2014 tot
28 januari 2018 zonder licentie en betaling gebruik is gemaakt van FDR door (klanten van) Verum, is niet de reden dat FSEL per 2018 rechtstreeks prijsafspraken heeft kunnen maken met klanten van Verum. Nog anders gezegd, er is geen sprake van “een zelfde gebeurtenis” als bedoeld in artikel 6:100 BW.

Daar komt bij dat als er conform de HOA een licentieovereenkomst tussen partijen tot stand was gekomen (wat niet het geval is), deze te sluiten overeenkomst gewijzigd had kunnen worden en/of had kunnen eindigen. De bedoeling van partijen was om de licentieovereenkomst in beginsel tot 1 mei 2017 te laten gelden, met de mogelijkheid tot jaarlijkse verlenging. Niet uit te sluiten valt dus dat, ook als er tussen partijen een licentieovereenkomst was gesloten, die licentieovereenkomst na mei 2017 zou zijn gewijzigd of geëindigd. Zodoende kan evenmin worden uitgesloten dat FSEL ook in dat geval na mei 2017 rechtstreeks met klanten van Verum prijsafspraken had kunnen maken.

Kortom, de rechtbank verwerpt het beroep van Verum op voordeeltoerekening, omdat niet aan de daaraan gestelde eisen is voldaan.

2.27.

Gelet op het voorgaande ziet de rechtbank geen aanleiding om de in de HOA genoemde bedragen te verhogen dan wel te matigen.

Wat is dan de omvang van de door Verum aan FSEL te vergoeden schade?

2.28.

Op basis van de HOA stelt de rechtbank de omvang van de schade vast op
£ 248.000,00.

Dit bedrag bestaat ten eerste uit de jaarlijkse licentievergoeding conform de HOA voor de periode van 1 januari 2014 tot 28 januari 2018. Dit gaat om een bedrag van £ 198.000,00, namelijk: £ 50.000,00 voor mei 2014 tot mei 2015, £ 52.000,00 voor mei 2015 tot mei 2016, £ 54.000,00 voor mei 2016 tot mei 2017 en £ 42.000,00 voor mei 2017 tot 28 januari 2018.

Naast de misgelopen licentievergoedingen is door de rechtbank ook het bedrag van
£ 50.000,00 dat zag op de ten tijde van het faillissement van Verum Oud bestaande betalingsachterstand in de schadevergoeding begrepen. Hoewel dit bedrag volgens de HOA na het sluiten van de licentieovereenkomst zou worden voldaan, en die overeenkomst niet is gesloten, acht de rechtbank zulks redelijk nu ook volgens de stellingen van Verum met de HOA een streep werd gezet onder Verum Oud.

2.29.

De bedragen van £ 12.000 respectievelijk £ 15.000 die Verum volgens de HOA aan prof. dr. [A] respectievelijk de Universiteit van Oxford diende te voldoen, zijn door de rechtbank niet meegenomen, nu deze niet aan FSEL verschuldigd waren en door Verum onweersproken is gesteld dat deze bedragen reeds door haar zijn voldaan na ondertekening van de HOA.

Tot slot

2.30.

Verum heeft verzocht het vonnis aan te houden totdat in hoger beroep is beslist, welke beslissing zij blijkens haar akte eerst in de loop van 2021 verwacht. Indien toch wordt beslist, verzoekt Verum de beslissing niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, dan wel een bankgarantie te laten stellen. Er zou namelijk een levensgroot risico bestaan dat FSEL een door Verum te betalen schadevergoeding niet zal kunnen terugbetalen vanwege een negatief eigen vermogen en een uiterst wankele solvabiliteit, aldus Verum.

2.31.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft Verum haar stellingen, mede gelet op de voldoende gemotiveerde betwisting van FSEL, onvoldoende onderbouwd. Ook uit het door Verum als productie 8 overgelegde rapport van Creditsafe blijkt het gestelde risico niet. Het belang van FSEL bij een uitvoerbaarheid verklaring bij voorraad weegt bovendien zwaarder dan het belang van Verum bij afwijzing daarvan.

2.32.

Omdat beide partijen over en weer gedeeltelijk in het ongelijk worden gesteld, zullen de proceskosten worden gecompenseerd, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

2.33.

De overige stellingen van partijen kunnen niet tot een ander oordeel leiden en zullen dan ook onbesproken worden gelaten.

3.De beslissing

De rechtbank:

3.1.

stelt de schade tot vergoeding waarvan Verum bij vonnis van deze rechtbank van 24 januari 2018 is veroordeeld, vast op £ 248.000,00 (tweehonderd achtenveertigduizend Great British Pound);

3.2.

veroordeelt Verum tot betaling van dat bedrag aan FSEL, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over het bedrag van £ 248.000,00 vanaf
9 december 2015 tot aan de dag van volledige betaling;

3.3.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

3.4.

compenseert de proceskosten tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

3.5.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.J.C. Adang en in het openbaar uitgesproken op 29 april 2020.

Schadevergoeding voor auteursrechteninbreuk door gebruik van software zonder licentieovereenkomst

Uitspraak

RECHTBANK OOST-BRABANT

1.De verdere procedure

2.De verdere beoordeling

Waar gaat het over?

4.FDR CAL Licences

5.Minimum Purchase Guanrantee

3.De beslissing