Uitspraak
RECHTBANK Midden-Nederland
Civiel recht
Zittingsplaats Lelystad
Zaaknummer: C/16/562710 / HL ZA 23-264
Vonnis 4 december 2024
in de zaak van
de vennootschap onder firma
[eiseres],
[eiseres],
gevestigd in [vestigingsplaats 1] ,
eisende partij in conventie,
verwerende partij in reconventie,
hierna te noemen: [eiseres] (in vrouwelijk enkelvoud),
advocaat: mr. N.M. Bakker,
tegen
de heer
[gedaagde] , H.O.D.N. [handelsnaam]
[gedaagde] , H.O.D.N. [handelsnaam]
gevestigd in [vestigingsplaats 2] ,
gedaagde partij in conventie,
eisende partij in reconventie,
hierna te noemen: [handelsnaam] (in vrouwelijk enkelvoud)
advocaat: mr. J. Brakke.
1.De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding met producties 1 t/m 18;
de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie met producties 1 t/m 12;
de conclusie van antwoord in reconventie met producties 19 t/m 21;
de akte van [handelsnaam] met producties 13 t/m 18 en toelichting daarbij;
de akte met eisvermeerdering in conventie met productie 22;
de mondelinge behandeling van 23 januari 2024, waarvan door de griffier aantekeningen zijn gemaakt;
de spreekaantekeningen van [eiseres] .
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2.De kern van de zaak
2.1.
Partijen zijn ondernemingen die onder andere likeuren respectievelijk likorettes met ludieke namen verkopen. Zij twisten over de volgende hoofdvragen:
Maakt [handelsnaam] met het gebruik van haar tekens inbreuk op de Benelux-woordmerken van [eiseres] ?
Zijn er relatieve en/of absolute gronden voor nietigheid en doorhaling van de merken van [handelsnaam] ?
Is er sprake van misleidende mededelingen door [handelsnaam] waardoor zij onrechtmatig handelt tegenover [eiseres] ?
2.2.
De rechtbank bevestigt dat [handelsnaam] met het gebruik van twee tekens inbreuk heeft gemaakt c.q. maakt op een merk van [eiseres] . Voor één ingeschreven merk van [handelsnaam] is er een relatieve grond voor nietigheid. Ook is er sprake van misleidende reclame door [handelsnaam] . Dit leidt ertoe dat de rechtbank een deel van de vorderingen zal toewijzen. Voor het overige beantwoordt de rechtbank de vragen ontkennend en zullen de vorderingen die daarmee samenhangen worden afgewezen. De rechtbank licht hieronder toe hoe zij tot deze beslissingen is gekomen.
3.De achtergrond van het geschil
3.1. [eiseres]
is een drankengroothandel. Zij verkoopt gedistilleerde dranken en likeuren onder eigen naam. Ook verkoopt zij drank geschikt voor ‘private label’ [1] aan slijterijen en supermarkten. [handelsnaam] handelt in onder andere chocolade, zoetwaren en likorettes. Zij is naast een groothandel die levert aan de retail, ook een onderneming die rechtstreeks aan particulieren verkoopt. Deze rechtstreekse verkoop aan particulieren vindt plaats via stands op automotive beurzen. [handelsnaam] richt zich met haar producten op de cadeau- en souvenir markt.
3.2.
Vanaf circa 2013 deden partijen zaken met elkaar. [handelsnaam] kocht eerst alleen de likeuren die [eiseres] onder eigen naam aanbood, zoals de likeur ‘Kruipolie’. Later kocht [handelsnaam] ook ‘private label’ likeuren van [eiseres] , die [handelsnaam] met zelf ontworpen etiketten verkocht. Vanaf 2019 kocht [handelsnaam] likeuren/likorettes in bij [eiseres] voor de verkoop aan onder andere particulieren op automotive beurzen. Deze producten gingen onderdeel uitmaken van de souvenir/cadeau productenlijn ‘ [productlijn] ’ die [handelsnaam] had ontwikkeld. [handelsnaam] liet hiervoor etiketten ontwerpen die passen bij [productlijn] . Op verzoek van [handelsnaam] vulde [eiseres] blikken met likeuren/likorettes en plakte daar de door [handelsnaam] ontwikkelde etiketten op. [handelsnaam] heeft door de tijd [productlijn] uitgebreid met de verkoop van drank met namen als Motorolie, Benzine, Accuzuur, Diesel, Kettingolie, Remolie etc.
3.3.
Vanaf februari 2021 werd de samenwerking tussen partijen voor [productlijn] afgebouwd. In november 2021 is de samenwerking tussen partijen voor die producten volledig gestopt.
3.4. [eiseres]
heeft een aantal woordmerken geregistreerd in het Benelux merkenregister voor de klasse 33 (alcoholische dranken (uitgezonderd bier) en gedistilleerde dranken). Zij is merkhouder van de volgende Benelux-woordmerken voor klasse 33:
Kruipolie (geregistreerd in 2018);
Peut (geregistreerd in 2018);
SMEEROLIE (geregistreerd in 2019);
Blik op (geregistreerd in 2020);
Remolie (geregistreerd in 2023);
Verlopen olie (geregistreerd in 2023).
Hieronder staan voorbeelden afgebeeld van het gebruik van de eerste drie genoemde merken:
3.5.
[handelsnaam] heeft een aantal woordmerken geregistreerd in het Benelux merkenregister voor de klasse 33. Hiermee is zij merkhouder van de volgende Benelux-woordmerken voor de klasse 33:
Motorolie (geregistreerd in 2022)
Benzine (geregistreerd in 2022)
Kettingolie (geregistreerd in 2022)
Smeermiddel (geregistreerd in 2022)
Remvloeistof (geregistreerd in 2022)
Hieronder staan (onder meer) voorbeelden afgebeeld van het gebruik van de eerste drie genoemde merken.
4.De beoordeling
in conventie
De vorderingen van [eiseres] en de reactie van [handelsnaam]
4.1. [eiseres]
vordert dat [handelsnaam] ieder gelijk of overeenstemmend gebruik van haar merken Smeerolie, Kruipolie en Peut staakt en gestaakt houdt, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) de tekens Smeerolie, Motorolie, Smeermiddel, Remolie, Kettingolie, Benzine en vertalingen van deze tekens. Ten aanzien van de vermeende inbreukmakende tekens vordert [eiseres] informatie, een rectificatie en een schadevergoeding nader op te maken bij staat. Verder vordert zij primair overdracht van de door [handelsnaam] ingeschreven merken Motorolie, Smeermiddel, Kettingolie en Benzine, subsidiair doorhaling. Ook vordert zij dat [handelsnaam] misleidende mededelingen over haar producten staakt en gestaakt houdt, evenals misleidende mededelingen over de relatie of connectie met [eiseres] . Tot slot vordert zij veroordeling van [handelsnaam] in de proceskosten ex artikel 1019h Rv, met rente. [2]
4.2.
[handelsnaam] voert verweer en verzoekt tot afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van [eiseres] in de proceskosten ex artikel 1019h Rv.
Beoordeling van de gestelde inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE
4.3.
Op grond van artikel 2.20 lid 2 sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) heeft een merkhouder het recht iedere derde te verhinderen gebruik te maken van een teken dat gelijk is aan het merk en in het economische verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven.
4.4.
Volgens [eiseres] maakt [handelsnaam] inbreuk op haar merk Smeerolie door zonder haar toestemming het teken Smeerolie in het economische verkeer te gebruiken voor de verkoop van likeuren. [handelsnaam] erkent dat zij tot 24 augustus 2022 likeur verkocht met het teken Smeerolie. Het door [handelsnaam] gebruikte teken is dus gelijk aan het merk Smeerolie van [eiseres] . [handelsnaam] heeft dus ook erkend dat zij het teken voor soortgelijke waar gebruikte als waarvoor het merk van [eiseres] is ingeschreven. Ook heeft [handelsnaam] niet betwist dat zij geen toestemming had van [eiseres] voor het gebruik van het teken. Hieruit volgt dat [handelsnaam] met het gebruik van het teken Smeerolie voor de verkoop van likeuren op grond van artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE tot 24 augustus 2022 inbreuk heeft gemaakt op het merk Smeerolie van [eiseres] .
4.5.
Volgens [eiseres] heeft [handelsnaam] ook na 24 augustus 2022 gebruik gemaakt van het inbreukmakende teken. [handelsnaam] heeft dat betwist. Op 24 augustus 2022 heeft [eiseres] aan [handelsnaam] per whatsappbericht gevraagd te stoppen met het gebruik van het teken ‘Smeerolie’. Volgens [handelsnaam] heeft zij aan die vraag direct gehoor gegeven.
4.6.
Omdat [handelsnaam] heeft betwist dat zij ná 24 augustus 2022 nog het teken Smeerolie heeft gebruikt, is het aan [eiseres] om te onderbouwen dat [handelsnaam] dat wel heeft gedaan. Hierin is [eiseres] niet geslaagd. [eiseres] verwijst naar screenshots van websites van derden, overgelegd als productie 14 bij de dagvaarding, waaruit volgt dat derden in augustus 2023 Smeerolie-likorette van [handelsnaam] in de webshop aanbieden. Maar daarmee is niet aangetoond dat [handelsnaam] het teken Smeerolie na 24 augustus 2022 in het economische verkeer nog gebruikte voor haar producten. De verklaring van [handelsnaam] dat de Smeerolie-likorettes die na 24 augustus 2022 nog worden aangeboden door derden vóór 24 augustus 2022 van haar zijn gekocht, is niet bestreden door [eiseres] . [handelsnaam] heeft daarbij toegelicht dat zij de voor 24 augustus 2022 verkochte Smeerolie-likorettes niet heeft terug geroepen uit de handel, omdat [eiseres] dat destijds niet aan haar heeft gevraagd en omdat dat in alle redelijkheid niet van haar kon worden gevergd. Ook dit is niet bestreden door [eiseres] .
Beoordeling van de gestelde inbreuken op grond van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE
4.7.
Volgens [eiseres] maakt [handelsnaam] met het gebruik van de tekens Motorolie, Smeermiddel, Remolie, Kettingolie en Benzine en vertalingen hiervan, voor de verkoop van likorettes inbreuk op haar (oudere) merken Smeerolie, Kruipolie en Peut op grond van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE. Zij stelt dat [handelsnaam] deze tekens voor soortgelijke waar gebruikt zonder haar toestemming en dat deze tekens dusdanig overeenstemmen met haar (oudere) merken, dat er sprake is van verwarringsgevaar bij het relevante publiek.
Juridisch kader artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE
4.8.
Op grond van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE heeft een merkhouder het recht iedere derde te verhinderen gebruik te maken van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor gelijke of overeenstemmende waren of diensten, als daardoor bij het relevante publiek gevaar voor verwarring bestaat.
4.9.
Van een sub b-inbreuk is sprake als het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het relevant publiek van de desbetreffende waren verwarring kan ontstaan, dus dat het relevante publiek kan menen dat de betreffende waren van dezelfde onderneming (of van met elkaar verbonden ondernemingen) afkomstig zijn. Of sprake is van verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld volgens de indruk die merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name (de onderlinge samenhang tussen) de overeenstemming van merk en teken, de soortgelijkheid van de betrokken waren en het onderscheidend vermogen van het merk. Tevens dient rekening te worden gehouden met het aandachtsniveau van het relevante publiek. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten.
4.10.
Het onderzoek naar een sub b-merkinbreuk moet in twee fases plaatsvinden. In de eerste fase wordt beoordeeld of sprake is van (enige) overeenstemming. Wanneer hiervan sprake is, wordt toegekomen aan fase twee waarin wordt beoordeeld of met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval er daadwerkelijk verwarringsgevaar is.
4.11.
Wat betreft de in de eerste fase uit te voeren beoordeling van de overeenstemming tussen merk en teken moet de rechtbank de mate van visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis van de conflicterende tekens bepalen. Om tot het oordeel te komen dat sprake is van overeenstemmende tekens is een geringe mate van overeenstemming op tenminste een van de drie gebieden voldoende.
4.12.
De vergelijking van beide tekens wordt gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens (dus: alles wat niet uit het teken zelf blijkt, telt niet mee in fase één) en wordt gebaseerd op de totaalindruk die zij in het geheugen van het relevante publiek achterlaten. De perceptie van de tekens door de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten speelt een doorslaggevende rol. In dit verband neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk waar als een geheel en let zij niet op de verschillende details. Merk en teken worden dus in hun geheel bezien en er wordt onder meer rekening gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van de merken die in het totaalbeeld het meest opvallen. Daarbij mogen de zwakkere onderdelen van een merk niet in de vergelijking worden weggelaten.
4.13.
Ook wordt in de eerste fase nagegaan of de waren of diensten gelijk of soortgelijk zijn.
4.14.
Indien bij het onderzoek in de eerste fase wordt geoordeeld dat sprake is van overeenstemmende tekens en van overeenstemmende waren of diensten, dient in fase twee globaal te worden beoordeeld of bij het relevante publiek gevaar voor verwarring bestaat. Een zekere mate van overeenstemming en een zekere mate van (soort)gelijkheid zijn daarbij cumulatieve voorwaarden, maar niet op zichzelf doorslaggevend. In deze fase van het onderzoek moet rekening gehouden worden met alle relevante omstandigheden. De rechtbank moet rekening houden met de perceptie van het publiek op het moment dat het gebruik van het inbreukmakende teken startte. Een belangrijke rol speelt hierbij de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De kans op verwarringsgevaar is groter naarmate de overeenstemming groter is. Daarnaast is in ieder geval ook van belang de wijze waarop de merken in de praktijk gebruikt worden, het aandachtsniveau van het relevante publiek, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk. Bij de afweging van al die factoren moet de rechtbank ook rekening houden met een zekere onderlinge samenhang of wisselwerking tussen de in aanmerking te nemen factoren. Het gaat dan met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd.
Beoordeling Motorolie, Remolie en Kettingolie
4.15. [eiseres]
vergelijkt de tekens Motorolie, Remolie en Kettingolie met haar merken Kruipolie en Smeerolie. De rechtbank is van oordeel dat er volgens de toets in fase één een zekere mate van overeenstemming tussen tekens en merken bestaat en sprake is van soortgelijke waar, maar oordeelt dat volgens de toets van fase twee er geen sprake is van daadwerkelijk verwarringsgevaar. Om die reden maken deze tekens geen inbreuk op de merken van [eiseres] op grond van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE. De rechtbank licht hieronder haar oordeel toe.
4.16.
Door het gebruik van het woord ‘olie’ in de tekens Motorolie, Remolie en Kettingolie is er een zekere mate van overeenstemming op visueel en auditief vlak met de merken Kruipolie en Smeerolie. In alle gevallen ligt de nadruk echter op het eerste deel van de samengestelde woorden motorolie, remolie, kettingolie, kruipolie en smeerolie. Tussen de woorden motor, rem en ketting enerzijds en smeer of kruip anderzijds bestaat er geen enkele visuele of auditieve overeenstemming. Begripsmatig is er een beperkte mate van overeenstemming tussen de merken en de tekens. Smeerolie en Kruipolie zijn generieke termen voor smerende oliën. Motorolie is daarentegen een specifieke toepassing van smeerolie en wordt gebruikt voor de verbrandingsmotor van een voertuig. Ook remolie en kettingolie zijn specifiek bedoeld voor onderdelen van motoren en voertuigen. Hoewel alle oliën verwijzen naar een middel dat iets smeert, zijn de woorden motorolie, remolie, kettingolie, kruipolie en smeerolie geen synoniemen van elkaar.
4.17.
Al zijn de betreffende producten waarvoor de conflicterende tekens worden gebruikt niet volledig gelijk aan elkaar, er is wel sprake van (een zekere mate van ) overeenstemmende waren. De tekens van [handelsnaam] worden namelijk net als de merken van [eiseres] gebruikt voor likorettes. Weliswaar gebruikt [eiseres] haar merken ook voor likeuren, maar de producten waarvoor de tekens en de merken worden gebruikt vallen allemaal in de categorie van zoete, alcoholhoudende drank.
4.18.
Gelet op hetgeen hiervoor onder 4.16 e.v. is overwogen, is de conclusie dat voor wat betreft de beoordeling in de eerste fase er sprake is van (een zekere mate van) overeenstemming tussen de merken en de tekens en tussen de waren, zodat vervolgens beoordeeld moet worden of er sprake is van daadwerkelijk verwarringsgevaar tussen de tekens en de merken (fase 2). Daartoe wordt het volgende overwogen.
4.19.
De rechtbank acht kenmerkend dat de producten van [handelsnaam] , waarbij de tekens Motorolie, Remolie en Kettingolie worden gebruikt, refereren aan de automotive branche. Allereerst geldt dat deze tekens begripsmatig verwijzen naar de auto-industrie. De vormgeving van de producten waarvoor de tekens worden gebruikt, sluit daar op aan. Op alle etiketten is een voertuig en een ouderwetse (benzine)pomp opvallend in beeld. De producten waarvoor de tekens worden gebruikt maken deel uit van de productlijn ‘ [productlijn] ’ en dat staat nadrukkelijk vermeld op het etiket. De productlijn heeft eenzelfde, herkenbare vormgeving gericht op de auto-industrie. Dat maakt dat het gebruik van deze tekens nadrukkelijk is gericht op de automotive branche. Anders dan [eiseres] aanvoert, is het gebruik van de merken Kruipolie en Smeerolie niet duidelijk gericht op de automotive branche. Begripsmatig verwijzen de merken naar generieke termen voor smerende oliën. De vormgeving van de producten waarvoor de merken worden gebruikt varieert. Bij de producten waarvoor het merk Kruipolie wordt gebruikt is soms een patroon van een honingraat zichtbaar. Het etiket van het merk Smeerolie vertoont een tandwiel, moersleutels en een persoon in een overall. Kenmerkend voor de merken van [eiseres] is dat met de etiketten op een ludieke wijze aansluiting is gezocht bij het menselijk lichaam door de volgende teksten:
Voor Kruipolie:
“
Stopt piepen en kraken, verdrijft vocht, reinigt en beschermt, maakt los wat vast
Stopt piepen en kraken, verdrijft vocht, reinigt en beschermt, maakt los wat vast
zit, maakt stroef lopende hersenen weer gangbaar, maakt de tong los, kuur
afmaken”
En voor Smeerolie:
“
Geeft smering aan roestige delen, zoals stijve spieren en pezen. Op de juiste manier gebruikt verkrijgt u geheel ontspannen en soepele spieren. Het belemmert ouderdomsverschijnselen. Het perfecte smeermiddel om aan uw eigen lichaam en geest te sleutelen. BIJWERKING. U kan zich volkomen op u gemak gaan voelen met een onbekommerde blik op de toekomst.”
Geeft smering aan roestige delen, zoals stijve spieren en pezen. Op de juiste manier gebruikt verkrijgt u geheel ontspannen en soepele spieren. Het belemmert ouderdomsverschijnselen. Het perfecte smeermiddel om aan uw eigen lichaam en geest te sleutelen. BIJWERKING. U kan zich volkomen op u gemak gaan voelen met een onbekommerde blik op de toekomst.”
4.20.
Kortom, de totaalindruk van de betreffende merken van [eiseres] verschilt op dit punt wezenlijk van de totaalindruk van de betreffende tekens van [handelsnaam] . De tekens van [handelsnaam] zijn in woord en gebruik duidelijk gericht op de automotive branche en de merken Kruipolie en Smeerolie van [eiseres] zijn dat niet.
4.21.
Het onderscheidend vermogen van een merk houdt in dat dit merk zich leent om de producten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze producten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Volgens vaste jurisprudentie neemt het gevaar voor verwarring toe naarmate het onderscheidend vermogen van het merk groter is. Aldus genieten merken die intrinsiek en/of wegens de bekendheid ervan op de markt, een groot onderscheidend vermogen hebben, een ruimere bescherming dan merken met een geringer onderscheidend vermogen. [3] Omdat de merken Kruipolie en Smeerolie niet beschrijvend voor de producten zijn, hebben ze een redelijke mate van onderscheidend vermogen. Maar niet is gesteld of gebleken dat de merken van [eiseres] grote bekendheid genieten en door het relevante publiek direct worden herkend als merken van [eerste gedeelte van de naam van eiseres] . Aan de merken van [eiseres] kan dus enig, maar geen groot onderscheidend vermogen worden toegekend.
4.22. [eiseres]
stelt dat de kans op verwarring en/of associatie met de merken van [eiseres] wordt vergroot doordat [handelsnaam] , net als zij, de drank in blik verkoopt. De rechtbank volgt [eiseres] hierin niet. Het is niet zo dat [eiseres] haar drank altijd al uit blik verkocht. Uit de verklaring van [eiseres] blijkt dat zij jarenlang op zoek is geweest naar een leverancier die geschikte blikken kon leveren. Jarenlang is de drank met het merk Kruipolie in een fles te koop geweest. Het is dan ook niet aannemelijk dat het relevante publiek bij het zien van een blik het daarin aangeboden product direct associeert met de merken Kruipolie of Smeerolie. Vrijwel vanaf het moment dat [handelsnaam] startte met de drankverkoop voor [productlijn] is dit onder meer in blik geweest. Die blikken leverde [eiseres] destijds zonder bezwaar aan [handelsnaam] en plakte daar de etiketten met de gewraakte tekens op voor [handelsnaam] . Hieruit volgt dat de verkoop van drank uit blik niet uniek of voorbehouden is voor de merken van [eiseres] .
4.23. [eiseres]
stelt dat de verwarring bij het publiek zich daadwerkelijk heeft verwezenlijkt. Omdat dat is betwist door [handelsnaam] , is het aan [eiseres] om haar stelling nader te onderbouwen. Daarin is zij niet geslaagd. [eiseres] heeft verwezen naar een verklaring van een zakelijke afnemer, overgelegd als productie 8 bij de dagvaarding. De zakelijke afnemer verklaart dat een consument een product van [handelsnaam] terugbracht, omdat zij ontevreden was over de kwaliteit van de drank. Uit deze verklaring volgt niet dat een consument in verwarring was en veronderstellende dat ze een merkproduct van [eiseres] kocht, terwijl zij een merkproduct van [handelsnaam] had gekocht.
4.24.
De stelling dat [handelsnaam] met de afbeelding van een Citroën 2CV en het woord 2CV heeft getracht aan te haken bij het succes van [eiseres] is vergezocht en niet aannemelijk. Het relevante publiek zal immers bij het zien van de afkorting 2CV, in combinatie van de afbeelding van de auto en het bijschrift
blauwe eend, deze afkorting associëren met de Citroën 2CV en niet met [eerste gedeelte van de naam van eiseres] . Voor zover die tekens wel een associatie met [eerste gedeelte van de naam van eiseres] zouden oproepen, dan is dat niet relevant voor de gestelde merkinbreuk.
blauwe eend, deze afkorting associëren met de Citroën 2CV en niet met [eerste gedeelte van de naam van eiseres] . Voor zover die tekens wel een associatie met [eerste gedeelte van de naam van eiseres] zouden oproepen, dan is dat niet relevant voor de gestelde merkinbreuk.
4.25.
Kortom, uitgaande van de onder 4.10 e.v. beschreven globale beoordeling is de rechtbank van oordeel dat er geen sprake is van verwarringsgevaar bij het relevante publiek tussen de tekens Motorolie, Remolie en Kettingolie enerzijds en de merken Kruipolie en Smeerolie anderzijds. De mate van overeenstemming tussen de tekens en de merken en de mate van soortgelijkheid van de producten, leggen onvoldoende gewicht in de schaal voor een ander oordeel. De tekens Motorolie, Remolie, Kettingolie hebben een duidelijke verwijzing naar de automotive branche en dat hebben de merken Kruipolie en Smeerolie van [eiseres] niet.
Beoordeling Benzine
4.26. [eiseres]
vergelijkt het teken Benzine van [handelsnaam] met haar merk Peut. De rechtbank is van oordeel dat er volgens de toets in fase één een zeer geringe mate van overeenstemming is, en dat er op grond van de toets in fase twee geen daadwerkelijk verwarringsgevaar is. Om die reden maakt dit tekens geen inbreuk op het merk van [eiseres] op grond van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE. De rechtbank licht hieronder haar oordeel toe.
4.27.
Tussen het teken Benzine en het merk Peut is geen visuele en auditieve overeenstemming. Wel is er een begripsmatige gelijkenis. Immers de woorden benzine en peut zijn synoniemen van elkaar. Aan deze overeenstemming wordt geringe betekenis toegekend, omdat peut geen gangbaar woord meer is voor benzine.
4.28.
Niettemin, ook met een geringe mate van overeenstemming is de (lage) drempel van fase één voor overeenstemming gehaald, en wordt er in fase twee beoordeeld of er sprake is van daadwerkelijk verwarringsgevaar tussen het teken en het merk.
4.29.
Ook hier speelt voor de beoordeling in fase twee de omstandigheid dat het product waar het teken Benzine voor wordt gebruikt volledig in het teken staat van de automotive branche. Begripsmatig verwijst het teken naar auto’s, de vormgeving van het product sluit daar bij aan en ook dit product heeft de herkenbare vormgeving en vermelding van [productlijn] . Met het merk Peut daarentegen wordt wederom op ludieke wijze aansluiting gezocht bij het menselijk lichaam met de volgende bewoording.
“
Peut, brandstof voor de geest.
Peut, brandstof voor de geest.
Het smeert de vast zittende hersenen en geeft daardoor een overmatige inspiratie aan lichaam en geest. Het verwarmt alle kille plekken en geeft bij voldoende gebruik een heerlijk warm gevoel. Waarschuwing. Een te hoge dosis bevordert vergeetachtigheid. Gebruik met (je) mate(n) wordt daarom aanbevolen.”
4.30.
Ook hier geldt dat de totaalindruk van het merk Peut van [eiseres] op dit punt wezenlijk verschilt van het teken Benzine van [handelsnaam] . Uitgaande van de globale beoordeling is de rechtbank van oordeel dat er geen sprake is van verwarringsgevaar bij het relevante publiek tussen het teken Benzine en het merk Peut. De gering mate van overeenstemming tussen het teken en het merk en de mate van soortgelijkheid van de producten leggen onvoldoende gewicht in de schaal voor een ander oordeel en datzelfde geldt voor de (normale) onderscheidende kracht van het merk, zoals overwogen in 4.21.
Beoordeling Smeermiddel
4.31. [eiseres]
stelt dat het teken Smeermiddel van [handelsnaam] inbreuk maakt op haar merk Smeerolie. De rechtbank is van oordeel dat volgens de toets in fase één er een grote mate van overeenstemming is. En oordeelt zij voorts dat er in fase twee daadwerkelijk verwarringsgevaar bestaat. Om die reden is er sprake van een merkinbreuk op grond van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE. De rechtbank licht hieronder haar oordeel toe.
4.32.
Het bestandsdeel ‘smeer’ in het merk en in het teken is visueel en auditief gelijk aan elkaar. Dit bestandsdeel is ook het eerste deel van het woord, zowel bij het merk als bij het teken. Daar wordt waarde aan gehecht, omdat in het algemeen het relevante publiek meer aandacht heeft voor het eerste deel van het woord. Het bestandsdeel ‘smeer’ is ook het dominerende deel van het woord. Dit alles draagt bij aan de grote mate van overeenstemming tussen het merk en het teken. Verder komen de woorden smeermiddel en smeerolie begripsmatig met elkaar overeen. De woorden staan in het dagelijks woordgebruik nagenoeg voor dezelfde, inwisselbare producten en duiden hetzelfde aan. Er is hier dus sprake van een grote mate van overeenstemming.
4.33.
Vervolgens moet in fase twee globaal worden beoordeeld of bij het relevante publiek gevaar voor verwarring bestaat. Het antwoord is: ja. Zoals onder 4.32 overwogen, is er een grote mate van overeenstemming tussen het teken en het merk op auditief, visueel en begripsmatig vlak. Dat is van doorslaggevende betekenis voor het daadwerkelijke verwarringsgevaar. Dit wordt onvoldoende afgezwakt door het gebruik en de vormgeving. Anders dan bij de andere tekens uit [productlijn] , is het teken Smeermiddel niet een term die duidelijk verwijst naar de automotive branche.
Beoordeling vertalingen
4.34. [eiseres]
doet een beroep op artikel 2.20 lid 6 BVIE op grond waarvan zij zich ook tegen de vertalingen van de door [handelsnaam] gebruikte tekens wil verzetten: Lube Oil, Engine Oil, Brake Fluid, Chain Oil, Gasoline.
4.35.
Dit beroep slaagt niet. Artikel 2.20 lid 6 BVIE bepaalt dat de bescherming van een merk (aangeduid in de nationale of streektaal van het Beneluxgebied, in dit geval in de Nederlandse taal) zich van rechtswege uitstrekt tot de vertaling van dat woord in de andere nationale of streektalen van het Beneluxgebied. Dit betekent dat de vertalingen van de merken Smeerolie, Peut en Kruipolie naar een van de andere nationale of streektalen van het Beneluxgebied vallen onder de bescherming die het BVIE aan het merk biedt. De Engelse taal is geen nationale of streektaal van het Beneluxgebied. De Engelse vertaling van de merken Peut, Smeerolie en Kruipolie vallen dus niet van rechtswege onder de bescherming van de merken. Dit betekent dat voor de beoordeling of de tekens overeenstemmen met de merken niet wordt gekeken naar de Engelse vertaling van de merken, maar naar het woordmerk in de Nederlandse taal. [eiseres] heeft niet gesteld of onderbouwd op welke wijze de tekens Lube Oil, Engine Oil, Brake Fluid, Chain Oil, Gasoline overeenstemmen met de merken Peut, Smeerolie en Kruipolie. Doordat een dergelijke onderbouwing ontbreekt, komt de rechtbank niet toe aan de vraag of er sprake is van verwarringsgevaar.
Geen belang bij algemeen verbod
4.36. [eiseres]
heeft verder nog gevorderd dat [handelsnaam] ieder gelijk of overeenstemmend gebruik van tekens met haar merken staakt en gestaakt houdt. Deze vordering zal de rechtbank afwijzen bij gebrek aan belang van [eiseres] bij het gevorderde. [eiseres] heeft geen feiten en omstandigheden gesteld op grond waarvan toewijzing van een dermate ruim geformuleerd gebod gerechtvaardigd zou zijn.
Tussenconclusie
4.37.
Het voorgaande leidt tot het oordeel dat [handelsnaam] met het gebruik van het teken Smeermiddel op grond van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE inbreuk maakt op het merk Smeerolie van [eiseres] . Met het gebruik van de overige gewraakte tekens maakt [handelsnaam] geen inbreuk op de merken van [eiseres] .
Beoordeling van de vorderingen na vaststelling merkinbreuk
4.38.
Op grond van de gestelde merkinbreuken op grond van artikel 2.20 lid 2 a en b BVIE heeft [eiseres] een aantal vorderingen ingesteld. Hieronder volgt de beoordeling van die vorderingen ten aanzien van de inbreukmakende tekens Smeerolie en Smeermiddel. Voor het gebruik van de tekens Motorolie, Remolie, Kettingolie en Benzine zal de rechtbank de vorderingen afwijzen, omdat niet is komen vast te staan dat deze tekens inbreuk maken op de merken van [eiseres] .
Gevorderde stakingsgebod: afwijzing voor Smeerolie, toewijzing voor Smeermiddel
4.39.
Voor het gebruik van het teken Smeermiddel door [handelsnaam] zal de rechtbank de vordering om [handelsnaam] te gebieden het gebruik te staken en gestaakt te houden toewijzen.
4.40.
Voor het gebruik van het teken Smeerolie zal de rechtbank de vordering afwijzen. Omdat ervan uit wordt gegaan dat [handelsnaam] het gebruik van het teken Smeerolie voor de likorette-verkoop op 24 augustus 2022 heeft gestaakt, heeft [eiseres] geen belang bij de vordering [handelsnaam] te gebieden het gebruik te staken. Ook is niet gebleken dat [eiseres] belang heeft bij het gevorderde gebod om het gebruik gestaakt te houden, omdat niet is gesteld of gebleken dat [handelsnaam] voornemens is opnieuw het teken Smeerolie te gebruiken.
Toewijzing van een deel van gevorderde schadeposten op te maken bij schadestaat
4.41. [eiseres]
stelt dat zij schade heeft geleden als gevolg van de merkinbreuk, onder andere in de vorm van winstderving, onrechtmatige door [handelsnaam] genoten winst en morele schade, waaronder afbreuk aan de reputatie van (de merken van) [eiseres] . Zij vordert een schadevergoeding voor de inbreuken op te maken in een schadestaatprocedure.
4.42.
Voor toewijzing van de gevorderde afdracht van de genoten winst van [handelsnaam] door het gebruik van de tekens Smeerolie en Smeermiddel is vereist dat het gebruik van de tekens te kwader trouw was. Zoals onder 4.57 e.v. zal worden toegelicht, is dat niet het geval. Om die reden komt die gevorderde schade niet voor toewijzing in aanmerking. Voor de overige gestelde schadeposten is, gelet op de aard van de inbreuk en de stellingen van [eiseres] , de mogelijkheid dat [eiseres] als gevolg van de inbreuken schade heeft geleden in voldoende mate aannemelijk geworden. Om die reden is de gevorderde schadevergoeding voor die schadeposten, nader op te maken bij staat, toewijsbaar. Of de gestelde schade werkelijk is geleden en wat daarvan de omvang is, moet worden beoordeeld in de schadestaatprocedure.
Toewijzing van een deel van de gevorderde informatie
4.43. [eiseres]
vordert van [handelsnaam] opgave van een groot aantal gegevens [4] met het doel om haar schade te kunnen vaststellen. De rechtbank is van oordeel dat een aanzienlijk deel van de gevorderde gegevens niet nodig is om de eventuele schade van [eiseres] te onderbouwen.
4.44.
Voor de vaststelling van de winstderving bij [eiseres] zal een vergelijking moeten worden gemaakt tussen enerzijds de situatie hoe de verkoop van Smeerolie van [eiseres] in de inbreukmakende periode is geweest, met anderzijds de hypothetische situatie zoals die verkoop van [eiseres] had kunnen zijn zonder dat [handelsnaam] ook likorette met het teken Smeerolie respectievelijk Smeermiddel had verkocht. In deze context is het begrijpelijk dat [eiseres] inzicht nodig heeft in de omvang van de verkoop van de Smeerolie en Smeermiddel likorettes van [handelsnaam] over de inbreukmakende periode. Voor dit inzicht is relevant te weten: hoeveel Smeerolie en Smeermiddel likorette heeft [handelsnaam] verkocht, tegen welke prijs en aan welke klanten. De rechtbank zal de gevorderde afgifte van gegevens die voor dat inzicht behulpzaam kunnen zijn, toewijzen zoals gespecificeerd in de beslissing. De overige gevorderde gegevens zal de rechtbank afwijzen, omdat [eiseres] geen rechtmatig belang heeft bij afgifte van die gegevens.
4.45.
Voor het teken Smeerolie geldt als inbreukmakende periode: vanaf de start van het gebruik van het teken tot en met 24 augustus 2022. Voor het teken Smeermiddel geldt als inbreukmakende periode: vanaf de start van het gebruik van het teken tot aan het moment van staken van het gebruik van het teken c.q. merk.
De gevorderde rectificatie: afwijzing voor Smeerolie, toewijzing voor Smeermiddel
4.46. [eiseres]
vordert dat [handelsnaam] een rectificatie plaatst op haar website over de merkinbreuken, met als doel de onjuiste indruk dat [handelsnaam] producten van [eiseres] verkoopt, recht te zetten.
4.47.
De gevorderde rectificatie voor het teken Smeerolie zal de rechtbank afwijzen vanwege gebrek aan belang bij de vordering. Omdat [handelsnaam] sinds 24 augustus 2022 is gestopt met de verkoop van de Smeerolie likorette is het onaannemelijk dat deze inbreuk op dit moment nog een onjuiste indruk veroorzaakt.
4.48.
De gevorderde rectificatie voor het teken Smeermiddel zal de rechtbank toewijzen. [handelsnaam] verkoopt likorette met het teken Smeermiddel, en zoals is geoordeeld in 4.33, bestaat er gevaar voor verwarring bij afnemers. Het door [eiseres] gestelde belang bij de rectificatie heeft [handelsnaam] niet bestreden.
4.49.
De gevorderde rectificatie wordt in tekst beperkt tot de verkoop van het product met het teken Smeermiddel, zoals in de beslissing is vermeld. De details over de vorm en duur van de plaatsing van de rectificatie worden toegewezen zoals gevorderd, omdat hier verder geen verweer tegen is gevoerd.
Afwijzing van de gevorderde overdracht van het merk Smeermiddel
4.50.
De gevorderde overdracht van de door [handelsnaam] ingeschreven merken Motorolie, Kettingolie en Benzine aan [eiseres] wordt afgewezen, alleen al omdat deze merken geen inbreuk maken op de merken van [eiseres] . De gevorderde overdracht voor het merk Smeermiddel wordt eveneens afgewezen, omdat [eiseres] onvoldoende feiten en omstandigheden heeft gesteld op grond waarvan deze vordering moet worden toegewezen.
Beoordeling van de vorderingen gebaseerd op de relatieve nietigheidsgronden
4.51. [eiseres]
vordert (subsidiair) doorhaling van de merken Motorolie, Smeermiddel, Kettingolie en Benzine van [handelsnaam] in het Benelux-register. Hieraan legt [eiseres] ten grondslag dat de merken van [handelsnaam] op absolute en relatieve gronden nietig zijn.
4.52.
Voor de jongere merken van [handelsnaam] is reeds geoordeeld in 4.15 t/m 4.29 dat er geen sprake is van inbreuk op de merken van [eiseres] , zodat er ook geen sprake is van een relatieve nietigheidsgrond.
Toewijzing van de gevorderde doorhaling voor het merk Smeermiddel op een relatieve nietigheidsgrond
4.53.
De subsidiair gevorderde doorhaling zal de rechtbank ten aanzien van het door [handelsnaam] ingeschreven jongere merk Smeermiddel toewijzen. Voor de overige merken van [handelsnaam] zal de rechtbank de vordering afwijzen.
4.54.
Op grond van artikel 2.2ter lid 1 sub b kan een ingeschreven merk nietig worden verklaard, indien het jongere merk overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende producten en daardoor bij het relevante publiek gevaar voor verwarring bestaat. De beoordeling hiervan is gelijk aan de beoordeling op grond van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE.
4.55.
In 4.31 t/m 4.33 is geoordeeld dat het teken Smeermiddel overeenstemt met het merk Smeerolie en dat merk en teken gebruikt worden voor een soortgelijk product, waardoor bij het relevante publiek gevaar voor verwarring bestaat. Verder is tussen partijen niet in geschil dat het merk Smeermiddel van [handelsnaam] later in het Benelux-register is ingeschreven dan het merk Smeerolie van [eiseres] . Dit betekent dat het jongere merk Smeermiddel op de relatieve grond van artikel 2.2ter lid 1 sub b BVIE nietig wordt verklaard, zodat de rechtbank de gevorderde doorhaling van het merk Smeermiddel zal toewijzen.
Beoordeling van de vorderingen gebaseerd op de absolute nietigheidsgronden
4.56. [eiseres]
stelt dat [handelsnaam] de merken Motorolie, Benzine, Kettingolie en Smeermiddel te kwader trouw heeft ingeschreven bij het Benelux-register. Uit artikel 2.2bis lid 2 BVIE volgt dat dat een absolute grond is om een merk nietig te verklaren.
Juridisch kader: registratie te kwader trouw
4.57.
Op grond van artikel 2.2bis lid 2 BVIE kan een merk nietig worden verklaard wanneer de aanvraag om inschrijving van het merk, te kwader trouw is ingediend. Het begrip kwade trouw is een autonoom begrip van Unierecht dat eenvormig moet worden uitgelegd. De regels van het Uniemerk beogen in het bijzonder bij te dragen aan het stelsel van onvervalste mededinging in de Unie, waarin elke onderneming, teneinde haar clientèle aan zich te binden door de kwaliteit van haar waren of diensten, tekens als merk moet kunnen inschrijven die de consument in staat stellen deze waren of diensten zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst. Van nietigheid op grond van kwade trouw is sprake indien uit relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen blijkt dat de houder van een merk de aanvraag tot inschrijving van dat merk niet heeft ingediend om op een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of met het oogmerk – zelfs zonder een derde in het bijzonder te viseren – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk, met name de wezenlijke functie van herkomstaanduiding.
4.58.
Het oogmerk van de aanvrager van een merk is een subjectief gegeven dat moet worden vastgesteld aan de hand van de objectieve omstandigheden van het concrete geval. Bij de beoordeling van het bestaan van kwade trouw moet daarom rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het teken, en met name met:
het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in tenminste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is gevraagd;
het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dat teken te beletten; en
de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd genieten.
4.59.
Ten aanzien van de eerst genoemde omstandigheid geldt dat die omstandigheid op zich niet volstaat als bewijs van de kwade trouw van de aanvrager en dat de als tweede genoemde omstandigheid ook in aanmerking moet worden genomen.
Geen registratie te kwader trouw
4.60.
Uit het juridisch kader volgt dat het moet gaan om de inschrijving van merken die gelijk zijn of overeenstemmen met
tekensdie al in gebruik waren. Gelet op de systematiek van het BVIE kan de inschrijving van de jongere merken Benzine, Kettingolie en Smeermiddel door [handelsnaam] niet zijn geweest met het doel [eiseres] het gebruik van haar oudere merken Smeerolie, Kruipolie en Peut te beletten. De oudere merken hebben immers de oudste rechten. Dit betekent dat inschrijving van de jongere merken niet te kwader trouw kan zijn gedaan ten opzichte van de oudere merken van [eiseres] .
tekensdie al in gebruik waren. Gelet op de systematiek van het BVIE kan de inschrijving van de jongere merken Benzine, Kettingolie en Smeermiddel door [handelsnaam] niet zijn geweest met het doel [eiseres] het gebruik van haar oudere merken Smeerolie, Kruipolie en Peut te beletten. De oudere merken hebben immers de oudste rechten. Dit betekent dat inschrijving van de jongere merken niet te kwader trouw kan zijn gedaan ten opzichte van de oudere merken van [eiseres] .
4.61.
Voor wat betreft het door [handelsnaam] ingeschreven merk Motorolie stelt [eiseres] dat zij het teken Motorolie al lange tijd in gebruik had voor de verkoop van likeur, voordat [handelsnaam] Motorolie als merk inschreef. Volgens [eiseres] was [handelsnaam] hiervan op de hoogte, althans, behoorde zij dat te zijn en heeft [handelsnaam] het merk ingeschreven met het oogmerk om [eiseres] het gebruik van het teken Motorolie te beletten.
4.62.
Vaststaat dat [eiseres] het teken Motorolie niet in het Benelux-register als merk heeft geregistreerd. [eiseres] heeft verklaard dat zij sinds 2013 likeuren met de naam Motorolie, of verbasteringen daarvan, als private label likeur aan afnemers verkoopt. Ter onderbouwing hiervan heeft zij verwezen naar etiketten overgelegd als productie 17 bij de dagvaarding. [eiseres] stelt dat [handelsnaam] wist dat [eiseres] het teken Motorolie gebruikte, maar [handelsnaam] betwist dat zij hiermee bekend was. Dan is het aan [eiseres] om aan te tonen dat [handelsnaam] er wel mee bekend was of had kunnen zijn. De door [eiseres] overgelegde etiketten laten zien dat er private label verkoop van likeur met de naam Motorolie plaatsvond, maar tonen niet aan dat [handelsnaam] hiervan kennis had. De private label verkoop vond immers plaats tussen [eiseres] en de betreffende afnemer. Verder heeft [eiseres] niet aangetoond dat zij met de naam Motorolie voor likeur onder eigen naam in de openbaarheid trad vóór de deponering van het merk door [handelsnaam] (op 31 augustus 2022).
4.63.
Omdat niet is komen vast te staan dat [handelsnaam] kennis had van het gebruik van het teken Motorolie door [eiseres] , kan ook niet worden aangenomen dat [handelsnaam] bij de inschrijving van haar merk Motorolie het oogmerk had om [eiseres] het verdere gebruik van het teken te beletten.
4.64.
Volgens [eiseres] bleek die omstandigheid uit het feit dat [handelsnaam] één week na de registratie van het merk Motorolie [eiseres] had gesommeerd geen gebruik van het teken Motorolie te maken. Maar [handelsnaam] heeft een andere verklaring bij de timing van haar aanschrijving. [handelsnaam] heeft uitgelegd dat zij op 24 augustus 2022 een whatsappbericht ontving van [eiseres] met het verzoek geen gebruik te maken van het teken Smeerolie. Volgens [handelsnaam] werd zij door deze aanschrijving zich ervan bewust dat zij de namen die zij gebruikte voor de verkoop van de likorettes in [productlijn] moest laten registeren om haar handel te beschermen. Op 31 augustus 2022 heeft zij haar merken gedeponeerd bij het Benelux register en deze zijn na de oppositietermijn op 8 november 2022 geregistreerd. Ondertussen vernam [handelsnaam] door middel van een reclame-uiting op Facebook van 11 oktober 2022 dat [eiseres] reclame maakte voor de verkoop van een likeur met de naam Motorolie. Om die reden heeft [handelsnaam] naar eigen zeggen direct na de voltooiing van de inschrijving van haar merk Motorolie [eiseres] aangeschreven het gebruik van het teken Motorolie te staken. De verklaring van [handelsnaam] is te volgen, mede omdat nergens uit is gebleken dat [eiseres] op een eerder moment voor de verkoop van likeur met de naam Motorolie in de openbaarheid trad. Een depot te kwader trouw kan dus niet worden aangenomen.
Misleiding door likorette aan te duiden als likeur
4.65. [eiseres]
vordert [handelsnaam] te gebieden het ten onrechte aanbieden van producten onder de soortnaam “likeur” te staken en gestaakt te houden. Volgens [eiseres] verkoopt [handelsnaam] dranken met de aanduiding likeur, terwijl deze dranken 14,9% alcohol bevatten in plaats van de daarvoor vereiste 15% alcohol. Volgens [eiseres] handelt [handelsnaam] hiermee onrechtmatig tegenover haar op grond van artikel 6:194 BW, omdat er sprake is van misleidende reclame voor de producten.
4.66.
De rechtbank zal de vordering toewijzen op de wijze zoals bepaald in de beslissing. Op grond van artikel 17 van de EU-verordening 1169/2011 mag uitsluitend de wettelijke benaming worden gebruikt voor eet- of drinkwaren. Uit de EU-verordening 2019/787 (bijlage 1 punt 33) volgt dat een drank alleen als likeur mag worden aangemerkt als de drank tenminste 15 % alcohol bevat. Tijdens de mondelinge behandeling heeft [handelsnaam] bevestigd dat zij likorette verkoopt, maar dat zij deze drank (op het etiket) ook wel eens als likeur heeft aangeduid. Dat is in strijd met de genoemde EU-verordeningen. Waar [handelsnaam] een likorette aanduidt als likeur of te koop aanbiedt als likeur is er sprake van misleidende reclame. Om die reden zal de rechtbank de vordering toewijzen.
Geen misleidende mededeling over relatie of connectie met [eerste gedeelte van de naam van eiseres] aangetoond
4.67. [eiseres]
vordert dat [handelsnaam] wordt veroordeeld geen mededelingen meer te doen waardoor klanten kunnen menen dat er sprake is van een relatie of connectie met [eiseres] . Zij stelt dat [handelsnaam] klanten heeft misleid door aan diverse afnemers mee te delen dat haar producten afkomstig zijn van [eiseres] . Ter onderbouwing hiervan verwijst [eiseres] naar twee verklaringen van zakelijke afnemers, overgelegd als productie 6 en 7 bij de dagvaarding. [eiseres] verwijt [handelsnaam] vervolgens dat [handelsnaam] haar zakelijke klanten niet of onvoldoende op de hoogte heeft gesteld van de beëindiging van de samenwerking met [eiseres] . [handelsnaam] heeft betwist dat zij klanten zou misleiden over de herkomst van haar producten en betwist dat zij mededelingen doet over een relatie of connectie met [eiseres] . Volgens [handelsnaam] staat op haar producten haar naam vermeld en is zij bij haar afnemers transparant over de herkomst van haar producten.
4.68.
De rechtbank zal deze vordering afwijzen. [eiseres] heeft niet gesteld of uitgelegd op grond waarvan zij van [handelsnaam] mocht verwachten dat [handelsnaam] haar afnemers actief zou berichten over de beëindiging van de samenwerking met [eiseres] . Daarmee is niet komen vast te staan dat het nalaten daarvan een onrechtmatige daad van [handelsnaam] tegenover [eiseres] oplevert. Verder kan op basis van de overgelegde verklaringen niet worden vastgesteld dat de mededelingen van [handelsnaam] , waarover de zakelijke afnemers verklaren, betrekking hebben op producten die zijn ingekocht nadat de samenwerking tussen [eiseres] en [handelsnaam] volledig was gestopt. Aldus is niet gebleken dat [handelsnaam] misleidende mededelingen doet aan haar klanten over een relatie of connectie met [eiseres] , waardoor [eiseres] geen belang heeft bij toewijzing van het gevorderde.
Dwangsom
4.69.
De gevorderde dwangsom zal voor een aantal toewijsbare vorderingen als prikkel tot nakoming worden toegewezen, maar gematigd en gemaximeerd zoals in de beslissing is bepaald.
in reconventie
Het concept van [handelsnaam] is niet rechtens beschermd
4.70.
[handelsnaam] vordert een verbod voor [eiseres] om producten op de markt te brengen waarbij zij gebruik maakt van blikken met likeur of likorettes die verwijzen naar vloeistoffen uit de automotive branche en die voorzien zijn van een retro etiket met verwijzing naar auto’s. [handelsnaam] legt hieraan ten grondslag dat [eiseres] sinds 2022 likeuren verkoopt, die gelet op idee en uitstraling, inbreuk maken op het intellectuele eigendomsrecht van [handelsnaam] . Het gaat [handelsnaam] hierbij om het kopiëren van haar concept, waarbij zij verwijst naar het bewijs van vastlegging van haar concept (“
likeurtjes in metalen blik met retro look etiket oldtimers”) bij het Benelux register (overgelegd als productie 14 bij akte).
likeurtjes in metalen blik met retro look etiket oldtimers”) bij het Benelux register (overgelegd als productie 14 bij akte).
4.71. [eiseres]
voert verweer en verzoekt de vordering van [handelsnaam] af te wijzen, met veroordeling van [handelsnaam] in de proceskosten ex artikel 1019h Rv.
4.72.
De rechtbank zal deze vordering afwijzen. Een idee of concept op zichzelf wordt rechtens niet beschermd met een recht op uitsluitend gebruik. Het concept zoals [handelsnaam] dat heeft gedeponeerd in het i-Depot van het BOIP toont slechts aan dat [handelsnaam] op 13 januari 2021 het betreffende idee had. Aan de registratie van dat idee kan [handelsnaam] geen verbodsrechten ontlenen.
Proceskosten in conventie en reconventie
4.73.
Omdat in de conventie is vastgesteld dat [handelsnaam] inbreuk maakt c.q. heeft gemaakt op twee merken van [eiseres] , wordt zij beschouwd als de partij die deels in het ongelijk is gesteld. In de reconventie is [handelsnaam] volledig in het ongelijk gesteld. Om die reden zal [handelsnaam] in de proceskosten (inclusief nakosten) van [eiseres] worden veroordeeld.
4.74. [eiseres]
vordert op grond van artikel 1019h Rv veroordeling van [handelsnaam] in de werkelijke proceskosten begroot op € 14.451,76 in totaal voor zowel de conventie als de reconventie (zoals gespecificeerd in productie 22 van [eiseres] ).
4.75.
Artikel 1019h Rv is niet van toepassing op de (gerechts)kosten van de reconventie. Onder het bereik van artikel 1019h Rv vallen de (gerechts)kosten die worden gemaakt in het kader van de handhaving van intellectuele eigendomsrechten en van de inbreuken op die rechten. Zoals is overwogen in de reconventie, is er geen sprake van een te handhaven intellectueel eigendomsrecht voor het concept van [handelsnaam] .
4.76.
De rechtbank komt tot de volgende verdeling van de kosten in conventie en reconventie. Uit productie 22 van [eiseres] volgt dat het totaal aan gevorderde kosten bestaat uit het griffierecht van € 676,00, deurwaarderskosten van € 121,74 en advocaatkosten van € 13.654,02 voor zowel de conventie als de reconventie. De rechtbank wijst 80% van de gevorderde advocaatkosten toe aan de conventie (dus een bedrag van € 10.923,22).
4.77.
In dit geval verzet de redelijkheid zich ertegen de gevorderde advocaatkosten in de conventie volledig toe te wijzen. De zaak is vanwege het aantal door [eiseres] gestelde inbreuken en ingenomen stellingen omvangrijk geworden, maar veel vorderingen zijn afgewezen en uiteindelijk is er slechts een inbreuk vastgesteld met betrekking tot twee merken van [eiseres] . Om deze reden ziet de rechtbank aanleiding om slechts de helft van de kosten die [eiseres] in de conventie vordert toe te wijzen. Dit komt dan neer op € 5.461,61. De rechtbank stelt daarnaast vast dat 10% van het geschil in conventie geen betrekking heeft op (de handhaving van) intellectuele eigendomsrechten. Deze 10% van het geschil heeft misleidende reclame als grondslag. Dit deel van de proceskosten zal conform het civiele liquidatietarief (tarief II: € 614,00) worden vastgesteld. Dat betekent dat de advocaatkosten voor de conventie worden begroot op (90% van € 5.461,- is) € 4.915,50 plus (10% van € 614,00) € 61,40 is € 4.976,90.
4.78.
Uit het bovenstaande volgt dat de rechtbank de proceskosten in conventie als volgt zal toewijzen:
- advocaatkosten in conventie
€
4.976,90
- griffierecht
€
676,00
- deurwaarderskosten
€
121,74
Totaal:
€
5.774,64
4.79.
De advocaatkosten in reconventie worden conform het civiele liquidatietarief begroot op (tarief II: € 614,00 maal 2 punten maal 0,5 voor de reconventie is) € 614.
4.80.
De nakosten in zowel conventie als reconventie worden begroot op € 278,00.
5.De beslissing
De rechtbank
in conventie
5.1.
gebiedt [handelsnaam] om met onmiddellijke ingang na de betekening van het vonnis het gebruik van het teken Smeermiddel in de Benelux voor de verkoop van haar drank te staken en gestaakt te houden,
5.2.
beveelt [handelsnaam] om binnen 48 uur na betekening van het vonnis bij het BOIP een verzoek in te dienen voor doorhaling van het door haar ingeschreven merk Smeermiddel,
5.3.
veroordeelt [handelsnaam] tot vergoeding van de schade, nader op te maken bij staat, geleden door [eiseres] als gevolg van de inbreuk op haar merk Smeerolie, door het gebruik van [handelsnaam] van de tekens Smeerolie en Smeermiddel, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover als bedoeld in artikel 6:119 BW,
5.4.
beveelt [handelsnaam] om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis (aan de advocaat van) [eiseres] een kopie van de verkoopadministratie te verstrekken waaruit blijkt over de inbreukmakende periode, zoals benoemd in 4.45, hoeveel drank met de tekens Smeerolie en Smeermiddel [handelsnaam] heeft verkocht, tegen welke prijs en aan welke klanten, met bijbehorende facturen, waarbij [handelsnaam] alle niet als relevant beoordeelde informatie mag weglakken,
5.5.
beveelt [handelsnaam] om binnen 48 uur na betekening van het vonnis een rectificatie te (doen) plaatsen bovenaan de voorpagina van de website https:// [handelsnaam] .nl/, in een goed leesbaar lettertype, in een zwarte kleur tegen een witte achtergrond en deze gedurende één maand geplaatst te houden met uitsluitend de volgende inhoud:
“
RECTIFICATIE
RECTIFICATIE
Op deze website stond een product onder de naam Smeermiddel aangeboden. De indruk kan zijn gewekt dat dit product afkomstig was van [eiseres] . Dat was niet zo. [handelsnaam] had geen toestemming voor het gebruik van overeenstemmende merken.
Door het aanbieden van dit product, heeft [handelsnaam] merkinbreuk gepleegd. Wij zijn door een rechter veroordeeld om het aanbieden van dit product te staken en deze rectificatie te plaatsen.”
5.6.
gebiedt [handelsnaam] om binnen 48 uur na betekening van het vonnis het aanbieden van alcoholhoudende dranken met een alcoholpercentage van onder de 15% met de aanduiding likeur te staken en gestaakt te houden,
5.7.
veroordeelt [handelsnaam] om aan [eiseres] een dwangsom te betalen van € 500,00 voor iedere dag dat zij niet aan het bepaalde onder 5.1, 5.2, 5.4 t/m 5.6 voldoet, tot een maximum van € 30.000,00 is bereikt,
5.8.
veroordeelt [handelsnaam] in de proceskosten van [eiseres] van € 5.774,64, te betalen aan [eiseres] binnen veertien dagen na aanschrijving daartoe en te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW bij uitblijven van betaling binnen de betalingstermijn,
5.9.
wijst het meer of anders gevorderde af,
in reconventie
5.10.
wijst de vorderingen van [handelsnaam] af,
5.11.
veroordeelt [handelsnaam] in de proceskosten van [eiseres] van € 614,00, te betalen aan [eiseres] binnen veertien dagen na aanschrijving daartoe en te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW bij uitblijven van betaling binnen de betalingstermijn,
in conventie en in reconventie
5.12.
veroordeelt [handelsnaam] in de nakosten van € 278,00 te betalen aan [eiseres] binnen veertien dagen na aanschrijving daartoe en te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW bij uitblijven van betaling binnen de betalingstermijn. Als [handelsnaam] niet tijdig aan de veroordelingen voldoet en het vonnis daarna wordt betekend, dan moet zij € 92 extra betalen, plus de kosten van betekening,
5.13.
verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. J.A. Schuman en in het openbaar uitgesproken op 4 december 2024.
5340
Bijlage 1 – vorderingen in conventie en reconventie en reactie wederpartij
Vorderingen van [eiseres] in conventie na eiswijziging
Dat uw rechtbank, redenen aanwezig zal achten bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
[handelsnaam] te veroordelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis ieder gelijk of overeenstemmend gebruik in de Benelux van de Benelux-merken SMEEROLIE (depot 1397259), Kruipolie (depot 1368349) en Peut (depot 136851) te staken en gestaakt te houden, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) begrepen het staken en gestaakt houden van ieder gebruik van de tekens Smeerolie, Motorolie, Smeermiddel, Remolie, Kettingolie, Benzine en vertalingen van deze tekens.
[handelsnaam] te veroordelen om binnen 48 uur na betekening van het vonnis de door haar ingeschreven merken Motorolie, Smeermiddel, Kettingolie en Benzine primair over te dragen aan [eiseres] , dan wel subsidiair door te halen.
[handelsnaam] te bevelen om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis aan (de advocaat van ) [eiseres] te bezorgen een juiste en volledige opgave, vergezeld van alle relevante documenten, waaronder facturen, paklijsten, vrachtbrieven, foto’s, (e-mail)correspondentie, orders, orderbevestigingen, voorraadadministratie en aangiftes, van:
a. de professionele klanten aan wie [handelsnaam] de inbreukmakende producten heeft verkocht of aangeboden, onder mededeling van alle beschikbare en kenbare gegevens, waaronder begrepen de (statutaire) naam, het adres, de vestigingsplaat, het telefoonnummer, het e-mailadres en de bankrekening;
b. alle inbreukmakende prodcuten die [handelsnaam] heeft verkocht, geleverd, geëxporteerd, gedistribueerd of in voorraad heeft gehouden, onder mededeling van prijs en leverdatum, zulks afzonderlijk gerangschikt per type inbreukmakend product, per levering en afnemer;
c. de winst die de betreffende gedaagde per verkocht inbreukmakend product heeft gemaakt, welke nettowinst zal worden berekend door van de verkoopprijs af te trekken de aankooprijs, de rechtstreeks daaraan verbonden transportkosten en, waar relevant, eventuele belastingen;
4. [handelsnaam] te veroordelen om per direct iedere misleidende mededeling te staken en gestaakt te houden, in ieder geval door geen mededelingen meer te doen aan klanten waardoor zij kunnen menen dat er sprake is van een relatie of connectie met [eiseres] wanneer dit niet zo is, en door niet meer ten onrechte producten onder de soortnaam ‘likeur’ aan te bieden.
5. [handelsnaam] te veroordelen om binnen 48 uur na betekening van het vonnis een rectificatie te (doen) plaatsen bovenaan de voorpagina van de website https:// [handelsnaam] .nl/, in een goed leesbaar lettertype, in een zwarte kleur tegen een witte achtergrond en deze gedurende één maand geplaatst te houden met uitsluitend de volgende inhoud:
“
RECTIFICATIE
RECTIFICATIE
Op deze website stonden producten aangeboden, waarbij door overeenstemmende tekens de indruk is gewekt dat deze afkomstig waren van [eiseres] . Dat was niet zo. [handelsnaam] had geen toestemming voor het gebruik van overeenstemmende merken.
Door het aanbieden van deze producten, heeft [handelsnaam] merkinbreuk gepleegd. Wij zijn door een rechter veroordeeld om het aanbieden van deze producten te staken en deze rectificatie te plaatsen.”
6. [handelsnaam] te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 5.000,00 met een maximum van € 100.000,00 (of een door uw rechtbank te bepalen redelijke dwangsom) voor iedere overtreding of iedere dag dat [handelsnaam] in overtreding is van het onder 1 t/m 5 gevorderde;
7. [handelsnaam] te veroordelen tot vergoeding van de als gevolg van de merkinbreuk door [eiseres] geleden schade, op te maken bij staat en te vereffen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover als bedoeld in artikel 6:119 BW;
8. [handelsnaam] conform artikel 1019h Rv te veroordelen in de volledige door [eiseres] gemaakte proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de veertiende dag na betekening van het vonnis tot aan de dag van volledige betaling.
Reactie van [handelsnaam] in conventie
Gedaagde verzoekt de rechtbank om eiseres in haar vorderingen niet ontvankelijk te verklaren, althans haar deze te ontzeggen, met veroordeling van eiseres in de daadwerkelijke proceskosten ex artikel 1019h Rv.
Vorderingen van [handelsnaam] in reconventie
Gedaagde in reconventie te verbieden om producten op de markt te brengen waarbij zij gebruik maakt van blikken met likeur of likorettes die verwijzen naar vloeistoffen uit de automotive industrie en die voorzien zijn van een retro etiket met verwijzing naar automotive, zulks op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 met een maximum van € 100.000,00 voor iedere overtreding of iedere dag dat gedaagde in reconventie in overtreding is, met veroordeling van gedaagde in de daadwerkelijke proceskosten ex artikel 1019h Rv.
Reactie van [eiseres] in reconventie
Dat uw rechtbank redenen aanwezig zal achten bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, [handelsnaam] niet-ontvankelijk te verklaren in haar vorderingen, althans haar vorderingen af te wijzen, met veroordeling van [handelsnaam] in de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de nakosten, een en ander te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis en – voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW over de (na)kosten, te rekenen vanaf bedoelde termijn van voldoening tot aan de dag der algehele betaling.