Uitspraak
RECHTBANK Midden-Nederland
Civiel recht
Zittingsplaats Utrecht
Zaaknummer: C/16/538611 / HA ZA 22-271
Vonnis van 19 juli 2023
in de zaak van
ESTIVANT VAKANTIES B.V.,
gevestigd te Nijmegen,
eisende partij,
hierna te noemen: Estivant,
advocaten: mrs. T.M. Bodha en V. Heijnen,
tegen
ESTIVO TRAVEL B.V.,
gevestigd te Breda,
gedaagde partij,
hierna te noemen: Estivotravel,
advocaten: mrs. J. Lubbers en L.S. van den Berg.
1.De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 21 april 2022, met 16 producties;
- de conclusie van antwoord met 13 producties;
- de conclusie van antwoord met 13 producties;
- nadere productie 14 van Estivotravel;
- de mondelinge behandeling van 11 mei 2023, waarvan door de griffier aantekeningen zijn gemaakt.
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2.Waar gaat de zaak over?
2.1.
Estivant is opgericht in 2006 en is gevestigd in Nijmegen. Zij houdt zich bezig met het organiseren van reizen voor eenoudergezinnen en singles. Zij biedt via haar website (camping)vakanties aan in België, Frankrijk, Italië, Kroatië, Nederland, Oostenrijk, Slovenië en Spanje. Estivant treedt naar buiten onder de handelsnaam “Estivant”. Soms gebruikt zij daarbij de toevoeging “Dé specialist in eenoudervakanties” of “Eenoudervakanties”.
2.2.
De website van Estivant is gekoppeld aan de domeinnaam < estivant.nl >. De voorpagina van haar website ziet er (grotendeels) als volgt uit:
2.3.
Estivant maakt op (onder andere) haar website gebruik van het volgende logo:
2.4.
Het hiervoor onder 2.3. weergegeven logo heeft Estivant in 2006 bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) gedeponeerd als Benelux beeldmerk met woordelementen in klasse 39 (Reisagentschappen voor de organisatie van vakantiereizen). In 2016 is deze registratie verlopen. Op 5 november 2020 heeft Estivant wederom het hiervoor weergegeven logo bij het BOIP gedeponeerd als Benelux beeldmerk met woordelementen.
2.5.
Estivotravel is opgericht op 30 november 2018 en is gevestigd in Breda. Zij biedt luxe accommodaties aan op campings in Frankrijk, Italië, Kroatië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Slovenië en Spanje. Zij treedt naar buiten onder de handelsnaam “Estivotravel”.
2.6.
De website van Estivotravel is gekoppeld aan de domeinnaam < estivotravel.com >. De voorpagina van haar website ziet er (grotendeels) als volgt uit:
2.7.
Estivotravel maakt op (onder andere) haar website gebruik van het volgende logo:
2.8.
Op 14 mei 2019 heeft Estivant contact opgenomen met Estivotravel, omdat er volgens Estivant een grote mate van overeenstemming is tussen de handelsnamen van beide partijen. Partijen zouden hierover met elkaar in gesprek gaan, maar dat gesprek heeft niet plaatsgevonden.
2.9.
Op 1 november 2021 heeft Estivant wederom contact opgenomen met Estivotravel over de handelsnamen van beide partijen. Estivotravel heeft kenbaar gemaakt dat zij in gesprek wil gaan met Estivant, maar dat zij niet bereid is om haar handelsnaam aan te passen.
2.10.
Op 2 december 2021 heeft Estivant Estivotravel gesommeerd om de inbreuk op haar handelsnaamrecht en merkenrecht te staken en gestaakt te houden. In een brief van 17 december 2021 heeft Estivotravel hierop afwijzend gereageerd.
3.Wat vordert Estivant en wat is het verweer daarop van Estivotravel?
3.1.
Estivant vordert – samengevat – bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:
I. Estivotravel te bevelen om de inbreuken door Estivotravel op het handelsnaamrecht van Estivant te staken en gestaakt te houden;
II. Estivotravel te bevelen om de inbreuken door Estivotravel op het merkenrecht van Estivant te staken en gestaakt te houden;
III. Estivotravel te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 5.000,00 voor iedere dag of een deel van een dag indien Estivotravel het onder I en/of II gevorderde niet nakomt, met een maximum van € 100.000,00;
IV. Estivotravel te veroordelen in de proceskosten op grond van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).
3.2.
Estivant legt – samengevat – aan haar vorderingen ten grondslag dat er tussen de handelsnamen van partijen een zeer grote mate van overeenstemming bestaat en dat verwarringsgevaar te duchten is. Hierdoor maakt Estivotravel inbreuk op het handelsnaamrecht van Estivant. Ook maakt Estivotravel vanwege de grote mate van overeenstemming tussen het merk van Estivant en het teken van Estivotravel inbreuk op het merkenrecht van Estivant (artikel 2.20 aanhef en onder b Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE)).
3.3.
Estivotravel heeft de vorderingen van Estivant betwist. Volgens haar bestaat er geen zeer grote mate van overeenstemming tussen de handelsnamen en (beeld)merken van partijen en is verwarringsgevaar ook niet te duchten. Zij maakt dus geen inbreuk op het handelsnaamrecht en merkenrecht van Estivant.
3.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover nodig, nader ingegaan.
4.Wat beslist de rechtbank?
4.1.
De rechtbank wijst de vorderingen van Estivant af. Estivant wordt daarnaast veroordeeld in de proceskosten. Waarom dat zo is, wordt hierna uitgelegd.
5.Wat is de motivering van de rechtbank?
(1) Handelsnaaminbreuk
5.1.
Vast staat dat de handelsnaam “Estivant” van de onderneming van Estivant eerder werd gevoerd dat de handelsnaam “Estivotravel” van de onderneming van Estivotravel. Op grond van artikel 5 van Pro de Handelsnaamwet (Hnw) kan Estivant het voeren van een jongere handelsnaam, die identiek is aan haar handelsnaam of slechts in geringe mate daarvan afwijkt, verbieden indien door dat voeren van die handelsnaam bij het relevante publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten is. Of verwarring te duchten valt, moet volgens vaste jurisprudentie worden beoordeeld met inachtneming van alle omstandigheden van het geval. Bij een en ander komt het aan op een globale beoordeling van de volledige handelsnamen wat betreft hun visuele, auditieve en begripsmatige kenmerken, in relatie tot de aard van de ondernemingen en alle overige omstandigheden van het geval. Tot de visuele kenmerken behoren ook gebruikte logo’s en eventuele andere visuele vormgeving.
5.2.
Bij globale beoordeling van de beide handelsnamen valt allereerst op, zoals ook door Estivant is gesteld, dat de eerste vijf letters (“Esti”) van beide handelsnamen gelijk aan elkaar zijn. Het verschil zit in de uitgang ‘-vo’ bij de handelsnaam van Estivotravel, dat anders is dan de uitgang ‘-vant’ bij de handelsnaam van Estivant. Daarnaast bevat de handelsnaam van Estivotravel nog een tweede woord, namelijk ‘travel’, maar daaraan wordt minder kracht toegekend. Het publiek zal meer aandacht besteden aan het eerste woord. “Estivo” is namelijk het meest dominante en onderscheidende bestanddeel van de handelsnaam van Estivotravel. Visueel is er dus sprake van een zekere overeenstemming tussen beide handelsnamen. Ook voor wat betreft de auditieve kenmerken is de rechtbank van oordeel dat sprake is van een zekere gelijkenis: de eerste vijf letters van beide handelsnamen (“Esti”) worden op dezelfde wijze uitgesproken. Daarnaast bestaat zowel het woord ‘Estivant’ als ‘Estivo’ uit drie lettergrepen. Het verschil in uitgang bij de woorden ‘Estivant’ en ‘Estivo’ is, zoals ook door Estivant is gesteld, onvoldoende om te verhinderen dat er sprake is van een auditieve overeenstemming van de eerste vijf letters van beide handelsnamen. Ten aanzien van de begripsmatige kenmerken geldt dat beide handelsnamen fantasienamen zijn. De handelsnamen roepen begripsmatig dus niets op. “Estivant” betekent in de Franse taal weliswaar ‘zomergast’ en “Estivo” betekent in de Italiaanse taal ‘zomers’, zoals door beide partijen naar voren is gebracht, maar dat is in het kader van de beoordeling of sprake is van een handelsnaaminbreuk niet relevant. Het recht op een handelsnaam beperkt zich namelijk tot Nederland. Het Nederlandse publiek kent de Franse respectievelijk Italiaanse betekenis van de woorden “Estivant” en “Estivo” doorgaans niet.
5.3.
Naast de hierboven genoemde overeenkomsten tussen de handelsnamen van beide partijen, zijn er ook verschillen. Zo verschilt de aard van beide ondernemingen. Estivant heeft weliswaar terecht gesteld dat beide partijen zich bezig houden met het organiseren van campingvakanties in een groot deel van Europa, maar Estivotravel heeft daartegenover terecht naar voren gebracht dat het soort vakanties dat beide partijen aanbieden grote verschillen vertonen. Estivant biedt complete groepsreizen aan. Daarentegen biedt Estivotravel ‘slechts’ luxe accommodaties aan op campings. Estivant organiseert dus een gehele reis (van vervoer naar de accommodatie tot het organiseren van activiteiten gedurende de reis) en Estivotravel verhuurt alleen luxe accommodaties en is verder niet betrokken bij de vakantie/reis. De aard van beide ondernemingen is dus, anders dan Estivant heeft betoogd, verschillend.
5.4.
Verder richten beide partijen zich op een andere doelgroep. Estivant richt zich uitsluitend op singles en éénoudergezinnen. Dat staat duidelijk op haar website vermeld en dat heeft zij ook tijdens de mondelinge behandeling bevestigd. Estivotravel doet dat niet. Zij richt zich op gezinnen met twee ouders en koppels. Estivotravel heeft dat onderbouwd met statistieken van haar boekingsgegevens. Gelet op het feit dat de aard van de ondernemingen en de doelgroep waarop zij zich richten verschillend zijn, bestaat er naar het oordeel van de rechtbank geen gevaar dat potentiële klanten de beide ondernemingen met elkaar zullen verwarren. Estivant heeft gesteld dat zij voornamelijk bekendheid geniet door mond-tot-mond reclame. Volgens haar is het aannemelijk dat haar potentiële klanten alleen het woord ‘Esti’ onthouden en die zoekterm invullen op het internet als zij vakanties van Estivant willen gaan bekijken nadat zij van Estivant hebben gehoord. Haar potentiële klanten kunnen dan op de website van Estivotravel terecht komen en daar een vakantie boeken. Estivotravel heeft aan de hand van data van Google gemotiveerd betwist dat potentiële klanten zoeken op het woord ‘Esti’. Volgens haar komt het woord/de letters ‘Esti’ niet voor in de top 100 zoekwoorden van beide partijen. Echter ook als de rechtbank er veronderstellenderwijs van uitgaat dat potentiële klanten wel op het internet zoeken op het woord ‘Esti’, is het niet aannemelijk dat zij bij de verkeerde onderneming uitkomen. Na het kennis nemen van de inhoud van de websites van beide partijen, zal de klant al snel tot de conclusie komen dat Estivant complete groepsreizen aanbiedt voor singles en éénoudergezinnen en dat Estivotravel luxe accommodaties verhuurt. Een potentiële klant die op zoek is naar een groepsreis voor singles of eenoudergezinnen, zal niet (snel) terechtkomen bij de onderneming van Estivotravel. Andersom geldt ook dat een potentiële klant die een luxe accommodatie wil huren, niet (snel) terecht zal komen bij Estivant. Daarbij is ook van belang dat, zoals ook door Estivotravel naar voren is gebracht, het relevante publiek van beide ondernemingen meer oplettend zal zijn dat het brede, normaal oplettende consumentenpubliek. Aan vakanties worden namelijk relatief grote geldbedragen uitgegeven en mede daardoor is het boeken van een vakantie in het algemeen een proces waaraan aandacht wordt gegeven en dat lang(er) duurt dan een impulsaankoop.
Het relevante publiek zal zich er bewust van zijn dat er verschillende aanbieders van vakanties kunnen zijn die zich met gelijkende handelsnamen presenteren op het internet. Daarom kan ervan uitgegaan worden dat zij bijzonder oplettend zullen zijn met welke aanbieder zij nu concreet van doen hebben. Estivant heeft verder ook gesteld dat het relevante publiek bestaat uit campingeigenaren. Ook daarvoor geldt dat zij meer oplettend zijn dan het brede, normaal oplettende publiek. Campingeigenaren zullen zich er namelijk zeer bewust van zijn dat er verschillende aanbieders zijn van vakantie-accommodaties. Daarom kan ervan uitgegaan worden dat ook zij bijzonder oplettend zullen zijn met welke aanbieder zij nu concreet van doen hebben. Daarbij is ook van belang dat Estivant (met name) zaken zal doen met (eigenaren van) campings waar groepen worden toegestaan en dat Estivotravel (met name) zaken zal doen met (eigenaren van) campings waar zij haar luxe accommodaties kan plaatsen. Van verwarring zal mede daardoor dus niet snel sprake zijn. Ook de campingeigenaren zullen de verschillen in dienstverlening tussen Estivant en Estivotravel opmerken.
5.5.
Een ander verschil tussen de beide handelsnamen houdt verband met de vormgeving. Zowel de logo’s van beide partijen als hun websites verschillen qua kleuren en stijl van elkaar. Zo bestaat het logo van Estivant uit de kleur blauw en het logo van Estivotravel uit de kleuren oranje en donkerblauw. Verder heeft (onder meer) de voorpagina van de website van Estivant een wat speelsere vormgeving en komt daar ook de kleur blauw weer terug. De voorpagina van de website van Estivotravel heeft een strakkere vormgeving en daar komen de kleuren oranje en donkerblauw weer terug. De rechtbank acht het aannemelijk dat het relevante publiek het verschil in vormgeving van de logo’s en websites van beide partijen zal opmerken.
5.6.
Dat er feitelijke verwarring heeft plaatsgevonden tussen de ondernemingen van partijen is niet gebleken. Estivant heeft weliswaar gesteld dat feitelijke verwarring heeft plaatsgevonden, maar zij heeft dit verder niet onderbouwd. Dit had wel op haar weg gelegen. Temeer nu Estivotravel gemotiveerd heeft betwist dat sprake is van feitelijke verwarring. In dat verband heeft Estivotravel, aan de hand van data van zoekmachine Google, onder meer naar voren gebracht dat in de top 100 zoekwoorden waarop (de website van) Estivotravel gevonden wordt, de naam van Estivant niet voorkomt. Uit de data blijkt ook dat Estivotravel niet als zoekresultaat verschijnt wanneer het publiek op de naam van Estivant zoekt. Het publiek dat op zoek is naar de diensten van Estivant wordt volgens Estivotravel dus niet geconfronteerd met de website van Estivotravel. Dit geldt ook andersom. Daarnaast blijkt uit de data dat het algoritme van Google het tonen van Estivotravel (als het publiek zoekt naar Estivant) niet relevant acht. Volgens Estivotravel is de verklaring daarvoor gelegen in het feit dat het publiek dat op zoek is naar de diensten van Estivant een ander publiek is dan het publiek dat naar de diensten van Estivotravel zoekt. Het is weliswaar zo dat bij de beoordeling of sprake is van een handelsnaaminbreuk het gaat om de vraag of verwarring te duchten valt en niet of feitelijke verwarring heeft plaatsgevonden, maar als er in de ruim vier jaar waarin beide ondernemingen naast elkaar bestaan geen feitelijke verwarring heeft plaatsgevonden, kan dat er op wijzen dat verwarring tussen de ondernemingen niet te duchten valt.
5.7.
Alles afwegende komt de rechtbank tot het oordeel dat, ondanks de geconstateerde gelijkenissen, geen verwarringsgevaar valt te duchten als bedoeld in artikel 5 Hnw Pro. Het gevorderde onder I wordt daarom afgewezen.
(2) Merkinbreuk
5.8.
Estivant stelt verder dat Estivotravel met haar teken (zie hierboven in 2.7) inbreuk maakt op haar - op 5 november 2020 - geregistreerde beeldmerk met woordelementen die hierboven in 2.3. is afgebeeld (artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE).
5.9.
De geldigheid van het Benelux-merk van Estivant is niet gemotiveerd bestreden, zodat in deze procedure van die geldigheid dient te worden uitgegaan.
5.10.
Estivotravel heeft als meest verstrekkend verweer aangevoerd dat zij beschikt over een ouder recht (haar handelsnaam) van plaatselijke betekenis als bedoeld in artikel 2.23 lid 2 BVIE en dat Estivant daarom met een beroep op haar jongere merk niet kan optreden tegen het gebruik van het (met het merk overeenstemmende) teken door Estivotravel. Dit verweer slaagt. Het volgende is daarvoor van belang.
5.11.
Op grond van artikel 2.23 lid 2 BVIE kan de merkhouder niet optreden tegen het gebruik, in het economisch verkeer, van een overeenstemmend teken dat zijn bescherming ontleent aan een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, indien en voor zover dat recht erkend is ingevolge de wettelijke bepalingen van één van de Benelux-landen. Het Hof van Justitie heeft in het arrest in de zaak Classic Coach Company v. MTA [1] de betekenis van dit artikel verduidelijkt. Kort samengevat zijn er vier vereisten voor het hebben van een ‘ouder recht’. Ten eerste moet het recht worden gebruikt in het economische verkeer. Ten tweede moet het recht ouder zijn. Ten derde moet het slechts plaatselijke betekenis hebben en ten vierde moet het recht erkend worden in de wetgeving van de betrokken lidstaat.
5.12.
In dit geval gaat het om het door Estivotravel aangevoerde oudere handelsnaamrecht. Op basis van Nederlands recht moet dus beoordeeld worden of Estivotravel een ouder handelsnaamrecht heeft, zij dit gebruikt in het economisch verkeer en het slechts plaatselijke betekenis heeft. Waarbij het vereiste van plaatselijke betekenis inhoudt dat het plaatselijke oudere recht geografisch gezien geen betrekking mag hebben op een even groot gebied als het ingeschreven merk van Estivant.
5.13.
Vaststaat dat Estivotravel haar handelsnaam gebruikt sinds 2018. Het beeldmerk met woordelementen van Estivant is geregistreerd in 2020. Het merk van Estivant is dus jonger dan de handelsnaam van Estivotravel. Estivant heeft in dit verband naar voren gebracht dat zij haar beeldmerk ook al in 2006 heeft laten registeren, maar dat deze registratie niet is vernieuwd vanwege een administratieve fout. Toen zij dat ontdekte, heeft zij het beeldmerk in 2020 weer laten registeren. In de tussentijd is zij het merk altijd blijven gebruiken. Volgens Estivant dient er daarom van worden uitgegaan dat haar geregistreerde merk dateert van 2006. De rechtbank volgt Estivant hierin niet. In artikel 2.19 BVIE is namelijk bepaald dat voor een teken dat als merk wordt beschouwd in rechte geen bescherming kan worden ingeroepen zonder inschrijving daarvan en, voor zover de inschrijving van het depot is verlopen, de inschrijving tijdig is vernieuwd. [2] Deze registratieplicht biedt duidelijkheid over merkenrechtelijke aanspraken van derden en daarvan kan niet (zonder meer) worden afgeweken. De enkele stelling dat het hier een “administratieve fout” zou betreffen, maakt dit niet anders. Dit brengt mee dat uitgegaan wordt van de merkregistratie van 2020.
5.14.
Verder staat vast dat Estivotravel haar handelsnaam gebruikt in het economisch verkeer, omdat zij onder de naam “Estivotravel” haar onderneming drijft. De handelsnaam van Estivotravel beperkt zich tot het grondgebied van Nederland en daarmee is ook sprake van een ouder recht dat slechts plaatselijke betekenis heeft. Nu aan alle vereisten van artikel 2.23 lid 2 BVIE is voldaan, dient de handelsnaam van Estivotravel ten opzichte van het merk van Estivant – in beginsel – aangemerkt te worden als een ‘ouder recht’. Estivant voert een handelsnaam die ouder is dan de handelsnaam van Estivotravel. Als Estivant op basis van haar handelsnaamrecht het gebruik van de handelsnaam van Estivotravel kan verbieden, heeft Estivotravel niet langer een ‘ouder recht’ in de zin van artikel 2.23 lid 2 BVIE. Nu hiervoor echter – in kader van de handelsnaaminbreuk – is geoordeeld dat Estivant op basis van haar handelsnaamrecht het gebruik van de handelsnaam van Estivotravel niet kan verbieden, heeft Estivotravel een ‘ouder recht’ en kan zij een geslaagd beroep doen op artikel 2.23 lid 2 BVIE. Dit betekent dat Estivant Estivotravel niet kan verbieden gebruik te maken van haar teken ter onderscheiding van haar diensten.
5.15.
Het voorgaande brengt mee dat het gevorderde onder II wordt afgewezen. Het gevorderde onder III is gelet op al het voorgaande evenmin toewijsbaar.
(3) Proceskosten
5.16.
Estivant wordt in het ongelijk gesteld en daarom zal zij worden veroordeeld in de daadwerkelijk door Estivotravel gemaakte proceskosten op grond van artikel 1019h Rv. Als productie 13 bij de conclusie van antwoord heeft Estivotravel een specificatie van de door haar gemaakte advocaatkosten in het geding gebracht. De gemaakte advocaatkosten bedragen € 8.904,00. De werkzaamheden die hiervoor zijn verricht, heeft Estivotravel gespecificeerd. Dit bedrag valt binnen de vastgestelde en hier toepasselijke indicatietarieven IE en zal worden toegewezen. Daarnaast zal een bedrag van € 676,00 aan griffierecht worden toegewezen, zodat Estivant in totaal een bedrag van € 9.580,00 aan proceskosten dient te betalen. De gevorderde rente over de proceskosten wordt toegewezen als hierna in het dictum vermeld.
6.De beslissing
De rechtbank
6.1.
wijst de vorderingen van Estivant af;
6.2.
veroordeelt Estivant in de proceskosten, aan de zijde van Estivotravel tot dit vonnis vastgesteld op € 9.580,00, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW Pro over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na betekening van deze uitspraak tot de dag van volledige betaling;
6.3.
verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. J.A. Schuman en in het openbaar uitgesproken op 19 juli 2023.
5348/ RvR