ECLI:NL:RBMNE:2021:5824

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

handelskamer

locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/528215 / KG ZA 21-556

Vonnis in kort geding van 25 november 2021

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VLISCO B.V.,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VLISCO NETHERLANDS B.V.,

beide gevestigd te Helmond,

eiseressen,

advocaten mr. L.E. Fresco en mr. J.B. Haase te Amsterdam,

tegen

1. vennootschap naar buitenlands recht

MAX MARA FASHION GROUP S.R.L.,

gevestigd te Turijn (Italië),

2. vennootschap naar buitenlands recht

MAX MARA S.R.L.,

gevestigd te Reggio Emilia (Italië),

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AMSTERMAX B.V.,

kantoorhoudende te Breukelen,

gedaagden,

advocaten mr. M.M. Truijens en mr. M.G.W. Peijnenburg te Amsterdam.

Eiseressen worden hierna afzonderlijk Vlisco en Vlisco NL en gezamenlijk Vlisco c.s. genoemd. Gedaagden worden hierna afzonderlijk Max Mara Group, Max Mara en Amstermax en gezamenlijk Max Mara c.s. genoemd.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 8 oktober 2021met producties 1 tot en met 25
de op 10 november 2021 van Max Mara c.s. ontvangen producties 1 tot en met 10
de op 10 november 2021 van Vlisco c.s. ontvangen producties 26 tot en met 32
de mondelinge behandeling van 11 november 2021
de pleitnota van Vlisco c.s.
de pleitnota van Max Mara c.s.

1.2.

Aanvankelijk was er een vierde gedaagde partij, namelijk Magazijn “De Bijenkorf” B.V., maar Vlisco c.s. heeft haar vorderingen tegen die partij voor de zitting ingetrokken. De grondslag onrechtmatige daad, die Vlisco c.s. tevens aan haar vorderingen ten grondslag legde, heeft zij op de zitting laten vallen.

1.3.

Daarna is bepaald dat er op 25 november 2021 vonnis wordt gewezen.

2.Waar gaat deze zaak over?

2.1.

Vlisco c.s. is een Nederlands textielbedrijf dat in haar fabriek in Helmond luxueuze wax-stoffen maakt. Vlisco c.s. verkoopt deze stoffen in Europa en Afrika.

2.2.

Een van de dessins van Vlisco c.s. is het dessin met nummer 14/3541, met als bijnaam “Fleurs de Mariages” (hierna ook: het Vlisco-dessin). Dit dessin is in 1979 ontworpen door de heer [A] , die volgens Vlisco c.s. in dienst was bij Vlisco. Het dessin is onder het merk en de handelsnaam “Vlisco” op de markt gebracht in verschillende kleurstellingen.

2.3.

Max Mara c.s. maakt deel uit van het Max Mara-concern, een groot Italiaans modebedrijf dat wereldwijd handelt in, met name, luxueuze damesmode.

2.4.

Max Mara c.s. heeft onder het merk “Weekend Max Mara” een herfst-/wintercollectie 2021 met dameskleding en accessoires op de markt gebracht. Die collectie bevat items die gemaakt zijn van stoffen met een dessin dat volgens Vlisco c.s. inbreuk maakt op het auteursrecht dat rust op haar dessin “Fleur de Mariages”.

2.5.

Hieronder is een foto te zien met links het dessin van Vlisco c.s. en rechts het dessin van Max Mara c.s., beide in twee kleurstellingen. Het dessin van Vlisco c.s. is in meer kleurstellingen uitgebracht, het dessin van Max Mara c.s. niet.

2.6.

Vlisco c.s. vordert in dit kort geding, samengevat:

een inbreukverbod in de hele EU, subsidiair in Nederland, op straffe van een dwangsom;
dat Max Mara c.s. gegevens aan Vlisco c.s. verstrekt waaruit de omvang van de inbreuk blijkt, op straffe van een dwangsom;
dat Max Mara c.s. aan haar afnemers bericht dat de voorzieningenrechter van deze rechtbank heeft geoordeeld dat zij inbreuk maakt op de auteursrechten van Vlisco c.s. en die afnemers verzoekt de inbreukmakende producten niet langer te verkopen en aan Max Mara c.s. te retourneren, op straffe van een dwangsom;
vergoeding van de volledige proceskosten conform artikel 1019h Rv.

3.Hoe oordeelt de voorzieningenrechter?

3.1.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van Vlisco c.s. toe voor zover het gaat om Nederland, Duitsland en Italië. Hieronder wordt uitgelegd waarom.

Rechtsmacht

3.2.

Deze zaak heeft een internationaal karakter, omdat Max Mara Group en Max Mara in Italië zijn gevestigd. Daarom moet de vraag worden beantwoord of de voorzieningenrechter bevoegd is om van de vorderingen kennis te nemen. Deze vraag wordt bevestigend beantwoord aan de hand van de Brussel Ibis Verordening (hierna: Brussel Ibis-Vo).

3.3.

Op grond van artikel 4 lid 1 van de Brussel Ibis-Vo (woonplaats gedaagde) heeft de voorzieningenrechter rechtsmacht met betrekking tot de vorderingen die zijn ingesteld tegen Amstermax, omdat deze in Nederland is gevestigd. Die rechtsmacht omvat grensoverschrijdende vorderingen.

3.4.

Voor zover het gaat om de vorderingen die verband houden met een inbreuk in Nederland, heeft de voorzieningenrechter ten aanzien van Max Mara Group en Max Mara rechtsmacht op grond van artikel 7 lid 2 van de Brussel Ibis-Vo (plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan).

3.5.

Op grond van artikel 8 lid 1 van de Brussel Ibis-Vo is de voorzieningenrechter ook ten aanzien van Max Mara Group en Max Mara bevoegd met betrekking tot de grensoverschrijdende vorderingen. Dat artikel geeft de mogelijkheid om Max Mara Group en Max Mara – in afwijking van de hoofdregel van artikel 4 lid 1 – op te roepen voor het gerecht van de woonplaats van Amstermax (Nederland) als er tussen de vorderingen een zo nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om gelijktijdige behandeling en berechting, om zo te vermijden dat er onverenigbare beslissingen worden gegeven. In dit geval wordt alle gedaagden dezelfde auteursrechtinbreuk verweten en is er sprake van dezelfde feiten. Met betrekking tot de werktoets en de beschermingsomvang geldt ook (nagenoeg) hetzelfde recht, omdat deze begrippen zijn geharmoniseerd (HvJ EU 16 juli 2009, ECLI:EU:C:2009:465, Infopaq I). Daardoor bestaat er bij gescheiden behandeling het gevaar voor onverenigbare uitspraken. Met betrekking tot de vraag wie auteursrechthebbende is, geldt niet hetzelfde recht (zie 3.13), maar het is voor de toepassing van artikel 8 lid 1 niet vereist dat de verschillende nationale grondslagen volledig identiek zijn (zie HvJEU 1 december 2011, C-145/10, Painer).

Spoedeisend belang

3.6.

Vlisco c.s. wil er met dit kort geding voor zorgen dat een voortdurende inbreuk wordt gestaakt. Dat maakt dat zij een spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen en daarin ontvankelijk is.

3.7.

Max Mara c.s. betwist dat Vlisco c.s. een (spoedeisend) belang heeft bij haar vorderingen, omdat de uitkomst van de bodemprocedure te onzeker is (Max Mara c.s. geeft hiervoor inhoudelijke argumenten) en een belangenafweging in het nadeel van Vlisco c.s. moet uitvallen. Dit zijn echter geen argumenten over het spoedeisende karakter van de vorderingen, maar over de toewijsbaarheid daarvan. Die argumenten komen, voor zover nodig, later in dit vonnis aan bod.

Auteursrechtelijk beschermd werk

3.8.

Een werk is auteursrechtelijk beschermd als het een eigen oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijke stempel van de maker draagt (HR 4 januari 1991, Van Dale/ [naam] ). Of zoals het Hof van Justitie van de Europese Unie het verwoordt: als het oorspronkelijk is, in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de maker, en de auteursrechtelijk te beschermen bestanddelen een uitdrukking van een dergelijke intellectuele schepping vormen (HvJ EU 16 juli 2009, ECLI:EU:C:2009:465, Infopaq I).

3.9.

Vlisco c.s. zegt dat hiervan sprake is bij het Vlisco-dessin. Volgens haar geeft het Vlisco-dessin blijk van vele creatieve keuzes van de ontwerper, onder meer ten aanzien van het bloempatroon en de stilering daarvan, het lijnenspel, het kleurgebruik en de gestreepte achtergrond. Ook zegt zij dat het Vlisco-dessin door een van haar ontwerpers (de heer [A] ) “from scratch” is bedacht, getekend en uitgewerkt.

3.10.

Volgens Max Mara c.s. is het Vlisco-dessin geen auteursrechtelijk beschermd werk, omdat het aannemelijker is dat het Vlisco-dessin uit de Afrikaanse cultuur stamt en onderdeel is van het publieke domein dan dat de heer [A] het dessin zelf heeft bedacht. Zij trekt deze conclusie, omdat er door Afrikaanse dragers van het dessin veel symboliek aan wordt toegedicht, veel derden het dessin aanbieden en Vlisco c.s. geen zwart/wit-pentekening van het dessin zou hebben overgelegd, wat Max Mara c.s. doet vermoeden dat het dessin al bestond en Vlisco c.s. alleen kleurvarianten heeft uitgewerkt voor eigen productie.

3.11.

Op de zitting heeft Vlisco c.s. overtuigend toegelicht dat zij het door de heer [A] ontworpen dessin vanaf 1979 in Afrika heeft geïntroduceerd en dat het daar enorm populair is geworden. Dat is de verklaring voor de omstandigheid dat Afrikaanse dragers van het dessin daar bijnamen, zoals “Fleur de Mariages”, en symbolische betekenissen aan hebben toegekend en dat is ook de verklaring voor de omstandigheid dat derde partijen het Vlisco-dessin (al dan niet onrechtmatig) aanbieden. Het is dus niet zo dat het Vlisco-dessin al een bestaand Afrikaans dessin was waar Vlisco c.s., in de persoon van de heer [A] , haar dessin aan heeft ontleend. Overigens heeft Vlisco c.s. als productie 10, op pagina 8, de zwart/wit-tekening van het Vlisco-dessin overgelegd en is op pagina 11 te zien dat het dessin is opgenomen in de database van Vlisco c.s. De voorzieningenrechter is daarom voorshands van oordeel dat het Vlisco-dessin door de heer [A] is bedacht en oorspronkelijk is en dat hij daarbij creatieve keuzes heeft gemaakt (zie 3.9), zodat voldaan is aan het auteursrechtelijke werkbegrip (zie 3.8) en daaraan auteursrechtelijke bescherming toekomt.

Auteursrechthebbende

3.12.

Max Mara c.s. betwist dat Vlisco c.s. de auteursrechthebbende is van het Vlisco-dessin. Dat zal dus eerst moeten worden beoordeeld. Partijen zijn het er niet over eens aan de hand van welk recht die vraag moet worden beantwoord. Volgens Vlisco c.s. moet worden uitgegaan van de lex originis: het recht van het land van de oorsprong van het Vlisco-dessin (Nederland). Volgens Max Mara c.s. moet worden uitgegaan van de lex loci protectionis: het recht van het land waar de auteursrechtelijke bescherming wordt ingeroepen (de afzonderlijke lidstaten van de Europese Unie).

3.13.

De voorzieningenrechter geeft Max Mara c.s. op dit punt gelijk en licht dit als volgt toe. Het uitgangspunt van de Berner Conventie (hierna: BC) is dat auteurs in landen die niet hun land van oorsprong zijn, de rechten genieten die de wetten aan de eigen onderdanen verlenen (artikel 5 lid 1 BC). Vlisco c.s. roept (primair) de bescherming in van het Vlisco-dessin in alle lidstaten van de Europese Unie. Dat betekent dat in beginsel aan de hand van het nationale recht van elke lidstaat moet worden onderzocht of er auteursrecht op het Vlisco-dessin rust, of Vlisco c.s. daar kan worden aangemerkt als auteursrechthebbende en of er sprake is van inbreuk. Het recht van de EU-landen is echter op het punt van de werktoets en de beschermingsomvang geharmoniseerd, zodat een beoordeling daarvan naar (geharmoniseerd) Nederlands recht volstaat (zie hiervoor in 3.8-3.11 en hierna in 3.24- 3.28). De vraag wie de auteursrechthebbende is, is echter niet geharmoniseerd. Dat betekent dat in beginsel per lidstaat aan de hand van het recht van die lidstaat moet worden beoordeeld of Vlisco c.s. auteursrechthebbende is.

Er is discussie over dit punt in de literatuur en er is een enkele rechterlijke uitspraak te vinden waarin van de lex originis wordt uitgegaan. Vlisco c.s. heeft in dit verband verwezen naar het arrest van het hof Arnhem-Leeuwarden van 25 mei 2021, maar de voorzieningenrechter gaat daaraan voorbij. Naar zijn voorlopig oordeel is het uitgangspunt van de Berner Conventie voldoende duidelijk om, conform de lijn van de rechtbank en het hof te Den Haag, bij de beoordeling van de vraag of Vlisco c.s. de ingeroepen bescherming toekomt in de diverse EU-landen, voor het rechthebbendenbegrip aan te sluiten bij de in die respectieve landen geldende auteursrechtelijke regels.

3.14.

Vlisco c.s. heeft alleen met betrekking tot Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië invulling en onderbouwing gegeven van haar stelling dat zij in de Europese Unie auteursrechthebbende is van het Vlisco-dessin. Voor wat betreft de overige EU-landen heeft zij daarmee, tegenover de betwisting van Max Mara c.s., onvoldoende gesteld om te kunnen beoordelen of het auteursrecht en de daaraan verbonden persoonlijkheidsrechten aan haar toekomt. De voorzieningenrechter moet weliswaar ambtshalve vreemd recht toepassen, maar dit laat onverlet dat partijen de voor die toepassing relevante feiten en omstandigheden moeten stellen. Er kan niet van de voorzieningenrechter worden gevergd dat hij op basis van een hoofdzakelijk naar Nederlands recht gehouden betoog, zonder verdere toelichting of voorlichting ambtshalve onderzoekt of dit ook opgaat voor alle andere landen van de Europese Unie. Bij gebreke van de genoemde feiten en omstandigheden ten aanzien van die andere landen, moet de vordering die op die andere landen betrekking heeft, als onvoldoende onderbouwd worden afgewezen. De voorzieningenrechter zal hieronder daarom alleen beoordelen of Vlisco c.s. in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië auteursrechthebbende is.

3.15.

Volgens Vlisco c.s. is zij auteursrechthebbende, ook als de lex loci protectionis wordt toegepast en wel op grond van artikel 15 lid 1 van de Berner Conventie. In dat artikellid staat dat een maker van een auteursrechtelijk beschermd werk, behoudens tegenbewijs, als zodanig wordt beschouwd en zich op de auteursrechtelijke bescherming daarvan kan beroepen, als zijn naam op het werk is weergegeven op de gebruikelijke manier. Dit komt neer op een vermoeden dat iemand de maker van een werk is, als zijn naam er op staat, tenzij er bewijs is van het tegendeel. Dat vermoeden is in dit geval echter weerlegd. Vlisco c.s. zegt namelijk zelf dat de heer [A] de fysieke maker van het Vlisco-dessin is. Het beroep van Vlisco c.s. op artikel 15 lid 1 BC kan haar daarom niet baten.

Nederland

3.16.

In Nederland is sprake van een werkgeversauteursrecht. Als het werk is gemaakt in dienst van een ander, dan wordt de werkgever als auteursrechthebbende aangemerkt, tenzij partijen iets anders hebben afgesproken (artikel 7 Auteurswet, hierna: Aw).

3.17.

De voorzieningenrechter vindt het aan de hand van de stellingen en producties van Vlisco c.s. voldoende aannemelijk dat de heer [A] bij Vlisco in dienst was. Zo is als productie 19 door Vlisco c.s. een verklaring uit 1987 van de personeelschef van Vlisco overgelegd, waarin deze verklaart dat de heer [A] van 3 februari 1947 tot en met 30 september 1987 in dienst is geweest van Vlisco als dessinontwerper op de ontwerpafdeling. Ook in een aantal krantenartikelen wordt geschreven dat de heer [A] lang bij Vlisco heeft gewerkt (productie 20 Vlisco c.s.). Gelet op de tijdsperiode waar het om gaat, is het aannemelijk dat het gaat om werkzaamheden in het kader van een arbeidsovereenkomst en dat het niet gaat om, bijvoorbeeld, inzet van de heer [A] als zelfstandige (zzp’er). Er is bovendien geen enkele concrete aanwijzing gesteld of gebleken die op een situatie als de laatstgenoemde wijst. Dat de arbeidsovereenkomst zelf ontbreekt, vanwege het tijdsverloop, vindt de voorzieningenrechter geen belemmering. In het kader van dit kort geding is bovendien niet komen vast te staan dat Vlisco en de heer [A] afspraken hebben gemaakt waarmee zij van artikel 7 Aw afwijken. Dat maakt dat Vlisco c.s. als auteursrechthebbende heeft te gelden.

3.18.

Ten overvloede merkt de voorzieningenrechter op dat zelfs als een bodemrechter zou oordelen dat niet is komen vast te staan dat de heer [A] in dienst was van Vlisco, Vlisco c.s. nog steeds als auteursrechthebbende moet worden aangemerkt en wel op grond van artikel 8 Aw. Dit artikel bepaalt dat als een vennootschap een werk openbaar maakt als van haar afkomstig, zonder daarbij een natuurlijk persoon als maker te vermelden, die vennootschap als maker van dat werk wordt aangemerkt, tenzij wordt bewezen dat die openbaarmaking onrechtmatig was. Vlisco c.s. heeft de stoffen met het Vlisco-dessin vanaf 1979 als van haar afkomstig openbaar gemaakt, door deze vanuit haar bedrijf te verkopen met op de rand van de stof en de labels afgedrukt haar naam en merk. De heer [A] was hiervan op de hoogte en heeft zich hier nooit tegen verzet, zodat onaannemelijk is dat de openbaarmaking onrechtmatig was.

Duitsland

3.19.

Naar Duits recht ligt het auteursrecht bij de maker van het werk en niet bij de werkgever. Het auteursrecht kan niet worden overgedragen (anders dan bij erfopvolging), maar de exploitatierechten kunnen wel worden overgedragen aan de werkgever. Daarvoor is een overeenkomst vereist, die ertoe strekt dat de werknemer het exploitatierecht aan de werkgever overdraagt. Dat volgt uit artikel 31 lid 1 van het Duitse Urheberrechtsgesetz (hierna: UrhG). Naar Duits recht is het aangaan, maar ook het uitvoeren van een dergelijke verplichting door de auteursrechthebbende vormvrij. De voorzieningenrechter gaat ervan uit dat de heer [A] zich destijds niet zal hebben gerealiseerd dat hij naar Duits recht auteursrechthebbende is geworden en gebleven en dat het door hem aan Vlisco c.s. toegestane gebruik moet worden bezien in het licht van artikel 31 UrhG. Dat staat er echter niet aan in de weg om de door Vlisco c.s. gestelde en door Max Mara c.s. niet voldoende weersproken feitelijke gang van zaken rond het Vlisco-dessin (namelijk dat het sinds de totstandkoming ervan in 1979 steeds buiten bezwaar van de heer [A] door Vlisco is geëxploiteerd), aan te merken als stilzwijgende overeenstemming tussen hen beiden die ertoe strekte dat Vlisco c.s. dat exploitatierecht van de heer [A] had verkregen.

3.20.

De slotsom daarvan is dat het Vlisco c.s. vrij staat om, uit hoofde van dat verkregen recht, ook tegen Max Mara c.s. op te treden op grond van de gestelde merkinbreuk in Duitsland.

Frankrijk

3.21.

Ook naar Frans recht ligt het auteursrecht exclusief bij de maker (artikel L111-1 van de Franse auteurswet). De auteursrechten kunnen wel worden overgedragen, maar daaraan zijn een aantal eisen verbonden, zoals een schriftelijkheidseis, waaraan niet is voldaan.

3.22.

Vlisco c.s. heeft echter gewezen op artikel L113-1 van de Franse auteurswet. Daarin staat (zakelijk weergegeven) dat de rechten van de auteursrechthebbende toekomen aan de rechtspersoon die – op ongestoorde wijze en buiten bezwaar van de maker – “commercialise l’oeuvre sous son nom”. Voorts verbindt dat artikel daaraan een aantal nadere voorwaarden die zien op de wijze waarop die rechtspersoon het werk verhandelt en op het daarvan te leveren bewijs. Vlisco c.s. heeft weliswaar gewezen op een uitspraak van de Franse rechtbank van 8 juni 2021 in een zaak tussen Vlisco c.s. en Batex, waarin is geoordeeld dat Vlisco NL zich ten aanzien van dertien andere dessins (dan het dessin “Fleurs de Mariages”; zie productie 30C van Vlisco c.s.) met succes op het bedoelde Franse wetsartikel heeft beroepen, maar Max Mara c.s. heeft gesteld dat die uitspraak niet betekent dat ook ten aanzien van het dessin “Fleurs de Mariages” aan de geldende voorwaarden is voldaan. Vlisco c.s. heeft daartegenover niet voldoende feiten en omstandigheden aangevoerd om in dit kort geding een andere slotsom te rechtvaardigen. Daarom is niet voldoende komen vast te staan dat Vlisco c.s. als auteursrechthebbende kan opkomen tegen de gestelde inbreuken in Frankrijk.

Italië

3.23.

Het Italiaanse recht kent net als Nederland een werkgeversauteursrecht. Als het werk is gemaakt door een werknemer tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden, dan is de werkgever de rechthebbende op de economische gebruiksrechten, tenzij partijen iets anders hebben afgesproken (artikel 12 van de Italiaanse auteurswet). Zoals hiervoor al is geoordeeld, vindt de voorzieningenrechter het aannemelijk dat de heer [A] het Vlisco-dessin heeft ontworpen tijdens zijn dienstverband met Vlisco en is niet gebleken dat er tussen Vlisco en de heer [A] afspraken zijn gemaakt waarbij zij van het Italiaanse auteursrecht afwijken. Naar Italiaans recht heeft Vlisco c.s. dus als rechthebbende te gelden.

Inbreuk

3.24.

De vraag of sprake is van de door Vlisco c.s. gestelde inbreuken, is op grond van het voorgaande nog slechts van belang voor de vorderingen die zien op de voor Nederland, Duitsland en Italië ingeroepen bescherming. Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op een auteursrecht op een gebruiksvoorwerp, moet worden beoordeeld in welke mate de totaalindrukken van het beweerdelijk inbreukmakende werk (het dessin van Max Mara c.s.) en het beweerdelijk bewerkte of nagebootste werk (het Vlisco-dessin) overeenstemmen. De auteursrechtelijk beschermende trekken van het werk zijn daarbij bepalend. Bij de vergelijking van de totaalindrukken moeten ook de onbeschermde elementen in aanmerking worden genomen, voor zover de combinatie van al deze elementen in het beweerdelijk verveelvoudigde werk aan de werktoets voldoet (zie HR 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1533, Hauck/Stokke en HR 29 december 1995, LJN ZC1942, NJ 1996/546, Decaux/Mediamax).

3.25.

Max Mara heeft in haar dessin de volgende auteursrechtelijk beschermde trekken van het Vlisco-dessin overgenomen:

de gestileerde, trompetvormige bloemvormen met geschulpte randen;

de vijf nerven op de bloembladen en de gebogen steel;

de versiering in de kelk (onderkant) van de bloem;

de afstand van de bloemvormen ten opzichte van elkaar;

de achtergrond van streepjes, in verschillende richtingen;

de gedraaide positionering van de bloemen tegen die achtergrond.

3.26.

Vlisco c.s. roept de bescherming in van haar dessin op zichzelf, ongeacht de kleur waarin dit is uitgevoerd. Hiervoor is al geoordeeld dat dat dessin auteursrechtelijk is beschermd en dat Max Mara c.s. de auteursrechtelijke beschermde trekken ervan heeft overgenomen. Dat Max Mara c.s. haar print gebruikt in andere stofsoorten (met een andere structuur) en deels in een andere kleurstelling, maakt niet dat de totaalindrukken van beide dessins verschillen. Het gaat hier om onbeschermde trekken, waarvan de combinatie niet de werktoets doorstaat, zodat daarmee geen rekening moet worden gehouden bij de vergelijking van de totaalindrukken. Overigens, ook als er wel rekening mee zou worden gehouden, zouden de totaalindrukken nog steeds overeenstemmen, nu de verschillen van ondergeschikt belang zijn. De voorzieningenrechter is dus van oordeel dat de totaalindrukken van het Vlisco-dessin en het dessin van Max Mara overeenstemmen. Max Mara c.s. maakt met haar dessin inbreuk op het Vlisco-dessin.

3.27.

Zoals gezegd (zie 3.13) is het recht van de EU-landen op het punt van de beschermingsomvang geharmoniseerd, zodat er kan worden volstaan met de constatering dat er naar Nederlands recht sprake is van een inbreuk. Krachtens die harmonisatie volgt daaruit immers dat ook naar Duits en Italiaans recht sprake is van een gelijkluidende inbreuk.

3.28.

Er is door Vlisco c.s. alleen om een oordeel gevraagd over de vraag of Max Mara c.s. inbreuk maakt op het Vlisco-dessin en niet om een oordeel over de vraag of de afzonderlijke items waarin Max Mara c.s. het dessin heeft verwerkt inbreukmakend zijn. Max Mara c.s. heeft als subsidiair standpunt gemeld dat, als Vlisco c.s. zich al kan beroepen op de auteursrechtelijke bescherming van het Vlisco-dessin, die bescherming niet geldt voor de producten van Max Mara c.s. waarop het inbreukmakende dessin is gecombineerd met andere dessins. Tegenover dat verweer heeft Vlisco c.s. niet voldoende gesteld en onderbouwd dat de laatstbedoelde producten inbreuk maken. De rechtsstrijd is immers niet over de individuele producten van Max Mara c.s. gegaan. De uit te spreken veroordeling van Max Mara c.s. om zich van verdere inbreuken op het auteursrecht op het Vlisco-dessin te onthouden, heeft daarom uitsluitend betrekking op de producten van Max Mara c.s. waarop uitsluitend dát dessin is afgebeeld. Ten aanzien van die producten is namelijk evident dat zij een inbreuk op dat auteursrecht vormen.

Vorderingen

3.29.

Nu voldoende aannemelijk is geworden (om in zoverre ten voordele van Vlisco c.s. op een vonnis in een bodemgeding vooruit te lopen) dat het Vlisco-dessin auteursrechtelijk is beschermd, dat Vlisco c.s. ten aanzien daarvan in Nederland, Duitsland en Italië auteursrechtelijke bescherming toekomt en dat Max Mara c.s. inbreuk maakt op het Vlisco-dessin, wordt het door Vlisco c.s. gevorderde inbreukverbod toegewezen (in de onder 3.28 genoemde zin) voor zover het gaat om Nederland, Duitsland en Italië.

3.30.

De vordering van Vlisco c.s. tot het verstrekken door Max Mara c.s. van – kort gezegd – gegevens waaruit de omvang van de inbreuk blijkt, wordt ook toegewezen voor zover het gaat om Nederland, Duitsland en Italië. Nu het inbreukverbod wordt toegewezen, heeft Vlisco c.s. voldoende spoedeisend belang bij deze nevenvordering, aangezien zij aan de hand van die informatie de productenstroom kan nagaan en verdere inbreuken door afnemers (niet zijnde eindgebruikers) of leveranciers kan voorkomen. Max Mara c.s. heeft weliswaar al gegevens verstrekt (naar eigen zeggen de voorlopige aantallen van de te verwachten verkopen), maar Vlisco c.s. heeft aannemelijk gemaakt dat zij nog onvoldoende zicht heeft op de inbreuk. Vlisco c.s. heeft dus een voldoende en spoedeisend belang bij de gevorderde informatie.

3.31.

Nu het inbreukverbod wordt toegewezen voor Nederland, Duitsland en Italië, heeft Vlisco c.s. met betrekking tot die landen voldoende spoedeisend belang bij de nevenvordering tot “recall”, die er toe dient om verdere inbreuken te voorkomen of te beëindigen. Deze vordering wordt daarom ook toegewezen. Vlisco c.s. vordert dat die “recall” zal plaatsvinden aan de hand van “Bijlage 1”, waarvan de inhoud niet door haar is gesteld. Opname van die bijlage in het dictum zou betekenen dat het aan Vlisco c.s. is om te bepalen welke producten van Max Mara c.s. inbreuk maken, wat niet kan worden toegestaan. Die bijlage maakt daarom geen deel uit van het dictum.

3.32.

Volgens Max Mara c.s. is een “recall” niet binnen de door Vlisco c.s. gevorderde termijn te organiseren vanwege het complexe distributiesysteem van Max Mara c.s. Dat complexe distributiesysteem is volgens Max Mara c.s. tevens de reden dat de tekst van de “recall”-brief niet klopt. Max Mara c.s. heeft echter niet toegelicht waarom de termijn te kort is, wat een reële termijn zou zijn en wat er niet klopt aan de tekst. De voorzieningenrechter gaat dan ook aan deze bezwaren van Max Mara c.s. voorbij.

Max Mara c.s. heeft ook nog gezegd dat de in de brief vermeldde excuses niet in rechte kunnen worden afgedwongen, waarin zij gelijk heeft. Deze zinsnede zal uit de tekst worden verwijderd, nu Max Mara c.s. heeft gesteld die excuses niet eigener beweging aan te zullen bieden. Ook de zinsnede “Wij zullen de aankoopprijs en alle kosten in verband met de retournering van de producten aan u vergoeden.” zal worden verwijderd, omdat de beslissing op die punten aan Max Mara c.s. is.

3.33.

In elk kort geding moet bij de beslissing of vorderingen worden toe- of afgewezen een belangenafweging worden gemaakt. Volgens Max Mara c.s. moet deze belangenafweging in haar voordeel uitpakken en moeten de vorderingen van Vlisco c.s. om die reden alsnog worden afgewezen. Max Mara c.s. ziet aan de kant van Vlisco c.s. alleen een financieel belang, terwijl er geen grote schade is, omdat partijen een andere markt bedienen en Max Mara c.s. de print niet in een nieuwe collectie zal gebruiken. Aan haar kant ziet Max Mara c.s. haar belang om de collectie uit te verkopen. Max Mara c.s. lijdt grote schade als dit niet kan, nu het om een seizoenscollectie gaat en het distributiesysteem complex is, zo zegt zij. Daarbij weegt volgens Max Mara c.s. mee dat zij volledig te goeder trouw was en deze kwestie van meet af aan in overleg heeft willen oplossen.

3.34.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de belangenafweging in het voordeel van Vlisco c.s. uitvalt. Dit leidt dus niet tot een andere uitkomst. De reden hiervoor is dat er sprake is van een voortdurende (internationale) inbreuk. Vlisco c.s. heeft er belang bij dat dit onrechtmatig handelen wordt gestaakt. De gevolgen van dat onrechtmatige handelen, laten zich (deels) in geld vertalen en dat geldelijke belang moet worden meegewogen, maar het stoppen van het onrechtmatige handelen zelf is een zelfstandig en voldoende groot belang. Aan de kant van Max Mara c.s. spelen (ook) financiële belangen, maar daaraan wordt minder gewicht toegekend. Dat zijn nu eenmaal de consequenties van inbreukmakend handelen. Of Max Mara c.s. te goeder trouw was of niet, speelt bij het vaststellen van de inbreuk geen rol. Daarom hecht de voorzieningenrechter hier in het kader van de belangenafweging minder waarde aan. De voorzieningenrechter is gebleken dat beide partijen bereid waren om het onderling op te lossen, maar ook dat dit niet is gelukt. Dit speelt onder de huidige omstandigheden voor deze belangenafweging geen rol.

3.35.

De voorzieningenrechter acht de gevorderde dwangsommen passend, gelet op de aard en omvang van de inbreuk. Dat Max Mara c.s. volgens haar te goeder trouw was en toezegt het inbreukmakende dessin in de toekomst niet meer te zullen gebruiken, laat onverlet dat er op dit moment sprake is van een grootschalige inbreuk die Vlisco c.s. een halt toe mag roepen. De gevorderde dwangsommen vormen een reële prikkel tot nakoming van de veroordelingen.

3.36.

Zoals hiervoor is beslist ziet het dictum niet op de producten van Max Mara c.s. waarop het inbreukmakende dessin is gecombineerd met andere dessins. Of die producten inbreuk maken, is daarom ondanks dit vonnis nog niet tussen partijen uitgemaakt. De voorzieningenrechter beveelt partijen aan over die laatstgenoemde vraag in overleg te treden en, met dit vonnis in het achterhoofd, tot een vergelijk te komen.

Proceskosten

3.37.

Max Mara c.s. krijgt grotendeels ongelijk en moet daarom de proceskosten van Vlisco c.s. betalen. Vlisco c.s. vordert dat Max Mara c.s. op grond van artikel 1019h Rv wordt veroordeeld in de redelijke en evenredige proceskosten die zij heeft gemaakt. Dit kan worden toegewezen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Bij de vaststelling van de redelijke en evenredige kosten gaat de voorzieningenrechter uit van de door de rechtbanken gehanteerde Indicatietarieven in IE-zaken. In dit geval wordt als uitgangspunt voor de advocaatkosten genomen het (maximum) tarief behorend bij een gewoon kort geding:
€ 15.000,-. Dit tarief is gekozen, omdat er één IE-grondslag is (auteursrecht) en de zaak, ondanks de internationaalrechtelijke component, verder niet uitzonderlijk omvangrijk en/of ingewikkeld is. Het gevorderde bedrag aan salaris voor de advocaat van Vlisco c.s. van
€ 38.615,00 overschrijdt dit tarief ruim en wordt daarom slechts toegewezen tot het bedrag van € 15.000,-. De door Vlisco c.s. overgelegde kostenspecificatie voldoet aan de eisen zoals weergegeven in de Indicatietarieven in IE-zaken.

De kosten aan de zijde van Vlisco c.s. worden aan de hand van het bovenstaande begroot op:

- verschotten € 2.406,03

- griffierecht 667,00

- salaris advocaat
15.000,00

Totaal € 18.073,03

4.De beslissing

De voorzieningenrechter

4.1.

beveelt Max Mara c.s. ieder afzonderlijk onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de auteursrechten op het Vlisco-dessin door het openbaarmaken, verveelvoudigen, aanbieden en/of verhandelen van producten waarop uitsluitend dát dessin is afgebeeld, te staken en gestaakt te houden in Nederland, Duitsland en Italië,

4.2.

veroordeelt Max Mara c.s. om aan Vlisco c.s. een dwangsom te betalen van € 5.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de in 4.1 uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, of – ter keuze aan Vlisco c.s. – van € 250,- per product dat zij in strijd met die hoofdveroordeling aanbiedt of verhandelt, tot een maximum van € 250.000,- is bereikt,

4.3.

beveelt Max Mara c.s. ieder afzonderlijk om binnen een termijn van twee weken na betekening van dit vonnis aan de advocaten van Vlisco c.s. een verklaring te verstrekken, vergezeld van alle relevante documenten ter staving van die verklaring – waaronder bestellingen, orderbevestigingen, facturen, vervoersdocumentatie en correspondentie dienaangaande, één en ander duidelijk gespecificeerd naar productnummers en benamingen – betreffende het totaal aantal inbreuken en de daarmee samenhangende producten die (ieder van) Max Mara c.s. en/of hun professionele afnemers hebben vervaardigd, besteld, in voorraad hebben en/of hebben verkocht in Nederland, Duitsland en Italië, gespecificeerd naar product, alsmede de volledige contactgegevens van de betreffende producent(en) en/of leverancier(s) en professionele afnemers van producten of stoffen voorzien van het inbreukmakende dessin,

4.4.

beveelt Max Mara c.s. ieder afzonderlijk binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis aan hun professionele afnemer(s) in Nederland, Duitsland en Italië, een brief te verzenden in de landstaal van de betreffende afnemer per koerier, aangetekende post en/of e-mail met verzend- en ontvangstbevestiging met uitsluitende de volgende inhoud zonder bijschrift:

“De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, heeft bij kortgedingvonnis van 25 november 2021 geoordeeld dat Max Mara inbreuk maakt op de auteursrechten op een dessin van de Nederlandse stoffenproducent Vlisco, namelijk ten aanzien van Weekend Max Mara producten waarop uitsluitend dat dessin is afgebeeld.

De desbetreffende inbreukmakende Max Mara producten mogen derhalve niet langer on- of offline worden getoond, aangeboden, verkocht of geleverd, dan wel gebruikt of in voorraad gehouden. Wij verzoeken u hierbij (afbeeldingen van) deze producten van uw websites en andere promotie- en verkoopkanalen te verwijderen en deze producten, die u bij ons heeft besteld en/of geleverd gekregen, niet langer aan te bieden en alle exemplaren daarvan die zich onder u bevinden aan ons te retourneren binnen zeven dagen na dagtekening van deze brief.”

4.5.

veroordeelt Max Mara c.s. om aan Vlisco c.s. een dwangsom te betalen van € 2.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de in 4.3 en/of 4.4 uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 100.000,- is bereikt,

4.6.

bepaalt dat geen dwangsommen zullen worden verbeurd voor zover dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden geacht, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding,

4.7.

veroordeelt Max Mara c.s. in de proceskosten ex artikel 1019h Rv, aan de zijde van Vlisco c.s. tot op heden begroot op € 18.073,03,

4.8.

bepaalt conform artikel 1019i Rv de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak op zes maanden na de datum van dit vonnis,

4.9.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

4.10.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.A. Steenbergen, bijgestaan door mr. M. Braam als griffier, en in het openbaar uitgesproken op 25 november 2021.