Uitspraak
vonnis
RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND
Civiel recht
handelskamer
locatie Utrecht
zaaknummer / rolnummer: C/16/507998 / KG ZA 20-422
Vonnis in kort geding van 14 oktober 2020
in de zaak van
de vennootschap naar buitenlands recht
PANADERO AB S.L.,
gevestigd te Albacete , Spanje,
eiseres,
advocaat mr. M. van Eldik te Utrecht,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
GIMEG NEDERLAND B.V.,
gevestigd te De Meern, gemeente Utrecht,
gedaagde,
advocaat mr. E.C. Menkhorst en mr. E.J.C. van Gelderen te Zeist.
Partijen zullen hierna Panadero en Gimeg genoemd worden.
1.De procedure
1.1.
Tot het procesdossier behoren de volgende stukken:
- de dagvaarding met producties 1 tot en met 13,
- de producties 1 tot en met 4 van Gimeg,
- de producties 14 tot en met 26 van Panadero,
- de producties 5 tot met 9 van Gimeg,
- de pleitnota van Panadero,
- de pleitnota van Gimeg,
- de zittingsaantekeningen van de op 28 september 2020 gehouden mondelinge behandeling.
1.2.
De voorzieningenrechter heeft ter zitting bepaald dat Panadero tot 29 september 2020 11.00 uur de gelegenheid zou hebben om bij akte nadere stukken te overleggen ter onderbouwing van haar stelling dat zij door overdracht de rechthebbende is geworden op de intellectuele eigendomsrechten op de zogenoemde “Onix” kachel en dat Gimeg tot 17 uur diezelfde dag bij akte daarop zou mogen reageren. Verder is de uitspraakdatum vastgesteld op 14 oktober 2020 en is afgesproken dat partijen uiterlijk op 30 september 2020 zouden berichten over een mogelijke schikking. Panadero heeft binnen de gestelde termijn geen nadere stukken ingediend. De voorzieningenrechter heeft naar aanleiding van hetgeen Panadero daarover heeft aangevoerd geen aanleiding gezien om de termijn te verlengen. Gimeg heeft gemeld dat partijen geen regeling hebben getroffen. De voorzieningenrechter zal daarom beslissen op basis van de stukken uit het procesdossier.
2.Waar gaat het over?
2.1.
Panadero houdt zich bezig met het ontwerpen, produceren en verkopen van kachels. Zij verkoopt haar kachels onder meer in Nederland via bouwmarkt Praxis en in België via bouwmarkt Gamma. Tot haar assortiment behoort de kachel “Onix Panadero”, ook wel “Onix V3” genoemd (hierna: de Onix kachel), die in 2020 via Praxis in Nederland zal worden aangeboden onder de naam “Ambar Panadero”.
2.2.
Volgens Panadero heeft Gimeg inbreuk gemaakt op auteurs- en modelrechten van Panadero op de Onix kachel, omdat zij aan Gamma een kachel te koop heeft aangeboden die (nagenoeg) hetzelfde is als de Onix kachel. Gimeg wil deze kachel vanaf medio september 2020 via Gamma in Nederland en België gaan verkopen, zodat verdere inbreuk dreigt. Om bewijs van deze (dreigende) inbreuk en de daaruit voortvloeiende schade veilig te stellen, heeft Panadero in augustus 2020 met verlof van deze rechtbank conservatoir bewijsbeslag gelegd onder Gimeg.
2.3.
Panadero vordert in deze procedure - samengevat - Gimeg te bevelen om ieder inbreukmakend en onrechtmatig handelen jegens Panadero in de Europese Unie te staken en toe te staan dat Panadero inzage krijgt en afschriften ontvangt van het beslagen materiaal en de door de deurwaarder opgemaakte stukken, op straffe van dwangsommen, met veroordeling van Gimeg in de proceskosten ex artikel 1019h Rv, waaronder de gemaakte beslagkosten, en in de nakosten, te vermeerderen met rente. Panadero legt - kort gezegd - aan haar vorderingen ten grondslag dat sprake is van inbreuk op aan haar toekomende auteurs- en modelrechten op de Onix kachel en dat inzage in en afgifte van de stukken nodig is om de aard en de omvang van deze inbreuk te duiden.
2.4.
Gimeg voert verweer. Op de stellingen van partijen zal hierna, voor zover van belang, worden ingegaan.
3.De beoordeling
Bevoegdheid
3.1.
Deze zaak heeft een internationaal karakter, omdat Panadero een vennootschap naar Spaans recht is, die gevestigd is in Spanje. Daarom moet eerst de vraag worden beantwoord of de voorzieningenrechter bevoegdheid toekomt. Dat is het geval. Voor zover de ingestelde vorderingen zijn gebaseerd op inbreuk op een niet-geregistreerd Gemeenschapsmodel is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van artikel 90 GModVo [1] . Voor zover de ingestelde vorderingen zijn gebaseerd op inbreuk op auteursrechten en onrechtmatige daad, is de voorzieningenrechter bevoegd, reeds omdat die bevoegdheid niet is bestreden.
Spoedeisend belang
3.2.
Het spoedeisend belang vloeit voort uit de aard van de zaak. Als Gimeg inderdaad inbreuk heeft gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van Panadero en verdere inbreuk daarop dreigt, dan heeft Panadero er belang bij dat aan die situatie zo snel mogelijk een einde komt om (verdere) schade te voorkomen.
Wie is de rechthebbende?
3.3.
Panadero stelt dat aan de Onix kachel auteursrechtelijke en modelrechtelijke bescherming toekomt, dat zij de rechthebbende is en dat Gimeg inbreuk op die rechten maakt. Panadero kan de daarop gebaseerde vorderingen alleen instellen als de vermeende auteursrechten en het vermeende niet-geregistreerde Gemeenschapsmodelrecht op de Onix kachel aan haar toekomen, zoals zij stelt en Gimeg betwist. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Panadero onvoldoende toegelicht en onderbouwd dat zij de rechthebbende is ten aanzien van deze vermeende rechten. Dit zal hierna worden uitgelegd.
3.4.
Panadero heeft in haar pleitnota toegelicht dat de Onix kachel in oktober 2017 in eigen beheer is ontworpen en vervaardigd, zodat toen het auteursrecht van Panadero op de Onix kachel is ontstaan. Ter onderbouwing van haar stelling heeft zij verwezen naar verklaringen en ontwerptekeningen van de heer [A] , wonende te [woonplaats 1] , Spanje (producties 22 en 23 Panadero). De eerste verklaring d.d. 24 september 2020 luidt voor zover relevant:
“Me, [A] , in my capacity as [functie van A] , (…) hereby declare that from I have been hired in Panadero Denia, S. L. in 11/01/2011 I have transferred all the intelectual property rights from all the models I have created to the company Panadaro AB, S. L., before known as Panadero Denia, S. L.
en de tweede verklaring d.d. 25 september 2020:
“Me, [A] , in my capacity as [functie van A] , (…) hereby declare that in September 2017 I was commissioned by the company Panadero Denia S. L. to design the Onix wood stove model. The work of creation of this model was developed by me during the month of October 2017 and delivered to the company Panadero in October 2017.”
(…)
“Attached to this declaration are design and assembly plans for the Onix model wood stove.”
3.5.
Verder heeft Panadero een verklaring overgelegd van de heer [B] , wonende te [woonplaats 2] , Spanje (productie 25 Panadero) die onder meer verklaart:
“I, [B] , in my capacity as [functie van B] of the company Panadero AB, S. L., (…) certify that in October 2017 we received the creation plans (design and assembly) of the Onix wood-burning stove model, delivered by its creator Mr. [A] .
(…)”
3.6.
Hieruit blijkt dat [A] de Onix kachel heeft ontworpen. Uit de verklaringen valt evenwel niet duidelijk op te maken wanneer [A] voor de onderneming Panadero Denia dan wel Panadero werkzaam is geweest en in welke hoedanigheid; als werknemer of opdrachtnemer. Ook volgt daaruit niet concreet welke intellectuele eigendomsrechten [A] heeft overgedragen aan Panadero Denia dan wel Panadero.
3.7.
Panadero heeft ter zitting desgevraagd verklaard dat [A] niet in dienst is van Panadero. Volgens Panadero is [A] een vaste ontwerper, is met hem overeengekomen dat hij alle rechten heeft overgedragen en is er een akte waarmee alle intellectuele eigendomsrechten zijn overgedragen. Panadero heeft daarbij aangegeven dat zij die akte diezelfde dag nog zou kunnen aanleveren. Verder heeft Panadero toegelicht dat zij alle activa van Panadero Denia heeft overgenomen. Ook daar zijn stukken van, die zij zou kunnen overleggen. De voorzieningenrechter heeft Panadero in de gelegenheid gesteld om na de zitting nog stukken in te dienen ter onderbouwing van haar stelling dat zij door overdracht de rechthebbende is geworden op de intellectuele eigendomsrechten op de Onix kachel. Panadero heeft binnen de daarvoor gestelde termijn niets ingediend.
3.8.
Op grond van de voorliggende stukken en de door Panadero gegeven toelichting daarop moet er in dit kort geding vanuit worden gegaan dat [A] het ontwerp van de Onix kachel als opdrachtnemer heeft gemaakt. Partijen zijn het erover eens dat nu [A] de Onix kachel in hoedanigheid van opdrachtnemer heeft ontworpen, de (eventuele) intellectuele eigendomsrechten daarop aan hem toekomen. Deze rechten kunnen alleen bij een daartoe bestemde akte aan een ander worden overgedragen, hetgeen ook geldt voor een opvolgende overdracht. Bewijsstukken waaruit blijkt dat in dit geval aan alle formaliteiten voor rechtsgeldige overdracht(en) van die rechten is voldaan, zijn niet overgelegd. Bij deze stand van zaken kan vooralsnog niet worden aangenomen dat Panadero de rechthebbende is geworden op enige intellectuele eigendomsrechten op de Onix kachel.
3.9.
Daarbij heeft Gimeg aangevoerd dat Panadero ook de zogenoemde ‘Saphir’ kachel verhandelt en dat deze kachel identiek is aan de Onix kachel, op het ontbreken van de zijruiten na. Volgens Gimeg is de Saphir kachel in ieder geval al op 16 augustus 2017 aan het publiek getoond, zodat mogelijke bescherming daarvan als niet-geregistreerd Gemeenschapsmodel inmiddels is geëindigd. Omdat de Saphir kachel al bestond op het moment dat de Onix kachel werd ontworpen, roept dit vragen op ten aanzien van de geloofwaardigheid van de verklaring van [A] . De voorzieningenrechter stelt vast dat Panadero niet heeft toegelicht en onderbouwd wie de Saphir kachel heeft ontworpen en op grond waarvan de vermeende intellectuele eigendomsrechten op de Saphir kachel aan haar toekomen. Dit had wel op haar weg gelegen, want zonder deze informatie kunnen het bestaan en de omvang van de door Panadero geclaimde intellectuele eigendomsrechten op de Onix kachel niet goed beoordeeld worden.
3.10.
Verder heeft Gimeg onder verwijzing naar screenshots van de Facebookpagina van Fires & Braais, gevestigd te Zuid-Afrika, (productie 9 Gimeg) aangevoerd dat de Onix kachel al op 25 maart 2018 in Zuid-Afrika aan het publiek is getoond. Dit terwijl Panadero bij dagvaarding en in haar pleitnota heeft gesteld dat de Onix kachel voor het eerst in oktober 2018 publiekelijk beschikbaar is gesteld door middel van een folder van Gamma in winkels van Gamma. Panadero heeft ter zitting desgevraagd verklaard dat zij er op dit moment geen concrete herinnering van heeft dat de Onix kachel in maart 2018 al aan het publiek is getoond en het niet precies kan duiden, maar dat de overgelegde screenshots van de Facebookpagina en website van een winkel in Zuid-Afrika lijken te zijn. Panadero heeft dit punt naar haar zeggen niet verzwegen, maar er niet aan gedacht, omdat dit niet in de Europese Unie was. Volgens Panadero geldt dan dat deze pagina’s via internet ook toegankelijk waren in de Europese Unie, zodat deze publicatie ook de eerste openbaarmaking binnen de Europese Unie is. Gimeg bestrijdt dat. De voorzieningenrechter stelt vast dat nu niet duidelijk is wanneer de Onix kachel voor het eerst voor het publiek beschikbaar is gesteld en of die openbaarmaking binnen het grondgebied van de Gemeenschap heeft plaatsgehad of daarbuiten. Ook om die reden heeft Panadero haar modelrechtclaim niet voldoende aannemelijk gemaakt.
Wat betekent dit voor de vorderingen?
3.11.
Nu Panadero niet aannemelijk heeft weten te maken dat zij rechthebbende is op de vermeende auteurs- en modelrechten op de Onix kachel, hetgeen wel van haar verwacht mocht worden, en er ook om andere redenen onduidelijkheid bestaat over het bestaan en de omvang van die rechten, moeten haar vorderingen al om die reden worden afgewezen. Dat geldt niet alleen voor het gevorderde inbreukverbod, maar ook voor de exhibitievordering. Een dergelijke inzagevordering is alleen toewijsbaar als aan een aantal cumulatieve voorwaarden is voldaan, waaronder het vereiste van het bestaan van een rechtsbetrekking als bedoeld in artikel 1019a lid 1 Rv jo artikel 843a lid 1 Rv. Nu uit de door Panadero gestelde en onderbouwde feiten en omstandigheden geen redelijk vermoeden van een (dreigende) inbreuk op aan haar toekomende intellectuele eigendomsrechten kan worden afgeleid, is daar niet aan voldaan.
Proceskosten
3.12.
Panadero zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Gimeg vordert veroordeling van Panadero in de door haar gemaakte proceskosten ex artikel 1019h Rv. De advocaatkosten waarvan zij vergoeding vordert bedragen volgens de specificaties € 14.027,51 aan gemaakte kosten tot en met 25 september 2020 en € 4.200,00 aan geschatte nog te maken kosten tot en met de zitting (producties 4 en 5 Gimeg), vermeerderd met € 1.610,00 aan extra gemaakte kosten (zie pleitnota). Dit brengt het totaal op € 18.837,51.
3.13.
Bij de vaststelling van de redelijke en evenredige kosten ex artikel 1019h Rv gaat de voorzieningenrechter uit van de Indicatietarieven in IE-zaken, versie 1 april 2017. Bij deze zaak past het indicatietarief voor een normaal IE-kort geding van maximaal
€ 15.000,00. Panadero heeft de redelijkheid en evenredigheid van de door Gimeg opgevoerde advocaatkosten betwist, omdat volgens haar het opstellen van confraternele correspondentie en werkzaamheden aangaande schikkingsonderhandelingen niet voor integrale vergoeding in aanmerking komen. De voorzieningenrechter volgt Panadero daarin niet, omdat de indicatietarieven zien op de werkzaamheden van de advocaat met inbegrip van de buitengerechtelijke advocaatkosten. Nu Gimeg onvoldoende heeft onderbouwd waarom in dit geval een hogere vergoeding op zijn plaats is, zal de voorzieningenrechter de genoemde maximale vergoeding toewijzen. De kosten aan de zijde van Gimeg worden aldus begroot op:
- griffierecht € 656,00
- salaris advocaat
15.000,00
15.000,00
Totaal € 15.656,00
4.De beslissing
De voorzieningenrechter
4.1.
wijst de vorderingen af,
4.2.
veroordeelt Panadero in de proceskosten, aan de zijde van Gimeg tot op vandaag begroot op € 15.656,00,
4.3.
verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. R.J. Praamstra, ondertekend door mr. E.A. Messer, en in het openbaar uitgesproken op 14 oktober 2020. [2]