ECLI:NL:RBMNE:2020:4154

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

handelskamer

locatie Lelystad

zaaknummer / rolnummer: C/16/506645 / KL ZA 20-205

Vonnis in kort geding van 1 oktober 2020

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

KICKBOXING INSTITUTE B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

eiseres,

advocaat mr. S. Kleerebezem te Lelystad,

tegen

[gedaagde] , H.O.D.N. [handelsnaam],

wonende te [woonplaats] ,

gedaagde,

advocaat mr. J. Brakke te Zeewolde.

Partijen zullen hierna Kickboxing Institute en [gedaagde] genoemd worden.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding met producties 1 t/m 15
de conclusie van antwoord met 1 productie
de aanvullende producties 16 t/m 23 aan de zijde van Kickboxing Institute
de aanvullende producties 2 t/m 9 aan de zijde van [gedaagde]
de mondelinge behandeling
de pleitnota van Kickboxing Institute
de pleitnota van [gedaagde] .

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2.Waar gaat de zaak over?

2.1.

Kickboxing Institute heeft diverse kickboxingscholen in 10 steden in Nederland. [gedaagde] is in het verleden franchisenemer geweest van Kickboxing Institute. Over de ontbinding van de franchiseovereenkomst loopt een geschil bij de rechtbank.

[gedaagde] is na de breuk een onderneming gestart onder de naam [handelsnaam] .

2.2.

Kickboxing Institute is sinds 10 april 2018 merkhouder van het Benelux beeldmerk:

2.3.

[gedaagde] heeft aanvankelijk voor zijn nieuwe onderneming gebruik gemaakt van het volgende logo:

Logo 1.

(* Ivm de herleidbaarheid naar een natuurlijk persoon is logo 1 verwijderd)

Daarnaast beschikte hij over de volgende ontwerpen:

Logo 2 Logo 3

(* Ivm de herleidbaarheid naar een natuurlijk persoon zijn de logo's 2 en 3 verwijderd)

Uiteindelijk heeft [gedaagde] zijn logo aangepast naar:

Logo 4

(* Ivm de herleidbaarheid naar een natuurlijk persoon is logo 4 verwijderd)

2.4.

Volgens Kickboxing Institute maakte [gedaagde] met zijn oorspronkelijke logo inbreuk op zowel het merkenrecht als het auteursrecht van Kickboxing Institute. Met het aanpassen van zijn logo naar Logo 4 is die inbreuk nog niet gestaakt. Bovendien stelt Kickboxing Institute belang te hebben bij een verbod, omdat [gedaagde] de inbreuk niet erkent (maar zelfs ontkent). Kickboxing Institute vordert daarom, zakelijk weergegeven, veroordeling tot staking van inbreuk op het merkenrecht en op het auteursrecht van Kickboxing Institute. Subsidiair vordert Kickboxing Institute dat [gedaagde] wordt veroordeeld zijn onrechtmatig handelen (door slaafse nabootsing) te staken en gestaakt te houden. Dit alles op straffe van een dwangsom en met veroordeling van [gedaagde] in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv. Kickboxing Institute verzoekt daarnaast dat de termijn voor het instellen van een bodemprocedure wordt bepaald op 6 maanden.

2.5.

[gedaagde] betwist dat hij inbreuk maakt of heeft gemaakt op het merkenrecht of het auteursrecht van Kickboxing Institute. Ook is wat hem betreft geen sprake van slaafse nabootsing en dat is ook nooit zo geweest. Desondanks heeft hij zijn logo aangepast, om problemen te voorkomen en ook omdat hij stelt geen enkel belang te hebben bij associatie met Kickboxing Institute. [gedaagde] vindt dat de vorderingen van Kickboxing Institute moeten worden afgewezen, met veroordeling van Kickboxing Institute in de proceskosten ex artikel 1019h Rv.

3.De beoordeling

Spoedeisend belang

3.1.

Het spoedeisend belang bij de vorderingen is gegeven (en wordt ook niet betwist) gelet op het voortdurend karakter van de gestelde inbreuken en onrechtmatige daad.

3.2.

Bij de beoordeling van de vorderingen van Kickboxing Institute wordt voorop gesteld dat zal worden beoordeeld of de voorgestelde vorderingen in een bodemprocedure een zodanige kans van slagen hebben, dat het gerechtvaardigd is daarop vooruit te lopen door het treffen van een voorlopige voorziening.

Merkenrecht

3.3.

Kickboxing Institute stelt dat [gedaagde] inbreuk maakt op het geregistreerd merkenrecht van Kickboxing Institute. Kickboxing Institute vreest dat daardoor bij de huidige en toekomstige klanten en andere relaties van Kickboxing Institute verwarring ontstaat, naast de verwarring die inmiddels al heeft plaatsgevonden.

3.4.

Tussen het logo van Kickboxing Institute en logo 1 (weergegeven in 2.3) van [gedaagde] ziet Kickboxing Institute de volgende overeenkomsten:
a) in beide gevallen is er sprake van een groen, hartvormig teken in combinatie met, daarnaast, zwarte hoofdletters;
b) in beide gevallen zijn de groene hartjes niet strak, maar speels en een beetje schuin weergegeven;

c) in beide gevallen sluiten de harten niet in een punt - zoals gebruikelijk is voor de vorm van een hart - maar is tussen de beide strepen aan de punt een opening gelaten;

d) de lettertypes zijn of lijken (vrijwel) gelijk en hebben in ieder geval eenzelfde uitstraling;

e) in beide gevallen is het bovenste woord groot en dikgedrukt weergegeven;

f) in beide gevallen past het logo in de vorm van een rechthoek;

g) in beide gevallen maakt het woord “kickboxing” prominent deel uit van het beeldmerk, dan wel het logo;

h) de verhoudingen van de logo’s zijn vrijwel gelijk. Het hartje is op dezelfde plek geplaatst en is ook ongeveer net zo groot en de letter nemen ongeveer net zoveel ruimte in beslag.

3.5.

Ook nadat [gedaagde] het logo heeft aangepast naar logo 4 (zie 2.3) bleef het inbreuk maken op het merkenrecht van Kickboxing Institute, zo stelt zij. Juist omdat [gedaagde] voorheen franchisenemer was van Kickboxing Institute en nu zijn diensten bleef aanbieden in dezelfde regio ligt verwarring op de loer. Om die reden had van [gedaagde] verwacht mogen worden meer afstand te nemen van het logo van Kickboxing Institute dan een willekeurige marktpartij, juist om die verwarring te voorkomen.

3.6.

Ingevolge artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken te verbieden wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

3.7.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat partijen dezelfde of soortgelijke diensten aanbieden in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE. Dat de dienstverlening niet volledig overeenstemt doet er niet aan af dat er tenminste sprake is van een aanzienlijke overlap in het aanbod. Van een gelijk of overeenstemmend teken in de zin van deze bepaling is echter geen sprake, zodat het verwijt van Kickboxing Institute dat inbreuk wordt gemaakt op haar merkenrecht niet terecht is. Dit geldt voor logo 1 en nog sterker voor logo 4. Voor dit oordeel is het volgende van belang.

3.8.

Er zijn elementen die in beide logo’s terugkomen. De vormgeving van die elementen is echter zo verschillend dat ze nauwelijks of geen gelijkenis opleveren. Dat geldt bijvoorbeeld voor het hartje, de groene kleur, het woord ‘kickboxing’ en de zwarte letters.

De hartvorm in het logo van Kickboxing Institute heeft de vorm van een bokshandschoen zodat de linkerhelft van het hartje prominenter is dan de rechterhelft. Bij het logo van [gedaagde] ligt de nadruk juist op de rechterhelft van het hartje, vanwege de duidelijke “4” vorm, die tegelijk ook deel uitmaakt van de naam van de onderneming van [gedaagde] , en dus van het beschrijvende gedeelte van het logo. Daarnaast is er een duidelijk verschil in lettergrootte en vorm van de woorden. Waar Kickboxing Institute het woord “KICKBOXING” groot en bovenaan weergeeft, is in het logo van [gedaagde] het woord “ [.] ” groot en op de voorgrond aanwezig. “Kickboxing” staat in het logo van [gedaagde] in kleinere letters onder het woord “ [.] ”. Hierdoor is het in het oog springende onderdeel van het logo van [gedaagde] het in het hartje verwerkte cijfer “4” met het woord “ [.] ” en niet, zoals Kickboxing Institute stelt, het hartje met het woord “Kickboxing”. Bovendien is het hartje in logo 1 niet dezelfde kleur groen als het hartje in het logo van Kickboxing Institute.

3.9.

Voor wat betreft de keuze van [gedaagde] voor een hartje in het logo, in welke vorm dan ook, is nog van belang dat uit de door partijen overgelegde stukken naar voren komt dat er diverse (grote) spelers op de markt zijn die in hun logo gebruik maken van een hartvorm, ook speels en schuin afgebeeld en in sommige gevallen ook hartjes die niet sluiten in de punt. [gedaagde] heeft onbetwist gesteld dat het verwijzen naar gezondheid door middel van het gebruik van een hart zeer gebruikelijk is in de sportbranche. Dat het publiek bij het zien van het logo van [gedaagde] door de hartvorm daarin direct aan Kickboxing Institute denkt, is mede daardoor onvoldoende aannemelijk.

3.10.

Kortom, [gedaagde] maakt met zijn logo geen inbreuk op het merkenrecht van Kickboxing Institute. Dat was met logo 1 al niet het geval en met logo 4 is nog grotere afstand genomen.

Auteursrecht

3.11.

Het logo van Kickboxing Institute komt auteursrechtelijke bescherming toe. Het heeft een eigen, oorspronkelijk karakter en het draagt het persoonlijk stempel van de maker. Dat wordt als zodanig niet (gemotiveerd) weersproken door [gedaagde] . Wel betwist [gedaagde] dat hij met zijn logo inbreuk maakt op dit auteursrecht. Anders dan Kickboxing Institute stelt is het logo van [gedaagde] niet ontleend. Het logo is ontworpen via een platform dat naar aanleiding van de opdrachtgever een soort ontwerp-competitie uitschrijft. Deze is in dit geval ‘gewonnen’ door iemand in Indonesië. [gedaagde] onderbouwt dit met zijn productie 3. Deze persoon was met het logo van Kickboxing Institute helemaal niet bekend, aldus [gedaagde] , zodat vast staat dat zijn logo’s niet zijn ontleend aan dat van Kickboxing Institute.

3.12.

Kickboxing Institute heeft het onderbouwde standpunt van [gedaagde] over de totstandkoming van zijn logo’s niet gemotiveerd weersproken. Feitelijke bewuste of onbewuste ontlening ligt dus niet voor de hand. Daar komt bij dat de totaalindrukken van de beide logo’s naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter sterk van elkaar verschillen, als gevolg van de hiervoor in 3.8 al besproken verschillen in stijl en vormgeving. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Kickboxing Institute daarom niet aannemelijk gemaakt dat het logo van [gedaagde] is ontleend aan het logo van Kickboxing Institute. Van een inbreuk op haar auteursrecht is geen sprake.

Slaafse nabootsing

3.13.

Subsidiair stelt Kickboxing Institute dat [gedaagde] onrechtmatig handelt door met zijn logo het logo van Kickboxing Institute slaafs na te bootsen.

3.14.

Vooropgesteld wordt dat het beoordelingskader van slaafse nabootsing uitgaat van stoffelijke producten. Voor zover de maatstaf kan worden gebruikt voor de beoordeling van een logo geldt dat ook in dit kader naar het oordeel van de voorzieningenrechter te weinig gelijkenis is tussen de beide logo’s om van nabootsing te kunnen spreken. Verwezen wordt naar wat hiervoor in 3.8 is geschreven over de verschillen in vormgeving, stijl en in het oog springende elementen. De voorzieningenrechter vindt dat niet aannemelijk is geworden dat verwarring te verwachten valt bij het publiek doordat de logo’s op elkaar lijken.

3.15.

Voor zover er verwarring is opgetreden - Kickboxing Institute heeft daar voorbeelden van overgelegd - is veel aannemelijker dat die verwarring het gevolg is van het feit dat [gedaagde] aanvankelijk als franchisenemer van Kickboxing Institute sportlessen gaf en vervolgens, op dezelfde locatie, zijn eigen onderneming is gaan exploiteren. Aan de verwarring is waarschijnlijk nog bijgedragen omdat Kickboxing Institute het bericht heeft doen uitgaan dat zij binnen [woonplaats] was verhuisd. Dat terwijl het hier niet zozeer is gegaan om een verhuizing, maar om het vertrek van een franchisenemer uit de formule, waarna de franchisegever in dezelfde stad op een andere locatie een nieuwe vestiging heeft geopend. Wat daar verder van zij, de voorzieningenrechter vindt niet dat is gebleken dat de verwarring is opgetreden als gevolg van op elkaar lijkende logo’s. Het beroep op onrechtmatige daad door slaafse nabootsing slaagt daarom niet.

Proceskosten

3.16.

Omdat geen van de aangevoerde grondslagen de vorderingen van Kickboxing Institute kan dragen, worden de vorderingen afgewezen. Kickboxing Institute zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten voor verweer gemaakt in het kader van de gestelde merk- en auteursrechtinbreuk komen in aanmerking voor vergoeding op grond van artikel 1019h Rv. De kosten voor verweer gemaakt in het kader van het onrechtmatig handelen (slaafse nabootsing) worden begroot aan de hand van het liquidatietarief.

3.17.

Gelet op het debat tussen partijen is de voorzieningenrechter van oordeel dat het redelijk is om 90% van de door [gedaagde] bestede tijd toe te rekenen aan het merken- en auteursrechtelijke deel van de vorderingen en 10% aan het niet-IE-gedeelte.

3.18.

[gedaagde] heeft een specificatie overgelegd van € 10.460,61 exclusief btw aan advocaatkosten. Nu het bedrag aan advocaatkosten ook de tijd omvat die is besteed aan het deel van de procedure dat ziet op de gestelde slaafse nabootsing, gaat de rechtbank er vanuit dat de door [gedaagde] gemaakte advocaatkosten als bedoeld in artikel 1019h Rv 90% daarvan bedragen, en dus € 9.414,55 (exclusief btw). Deze procedure is aan te merken als een normale zaak. Nu de opgegeven kosten lager zijn dan het indicatietarief van maximaal
€ 15.000,- gaat de voorzieningenrechter uit van de redelijkheid en evenredigheid van de opgegeven kosten. De voorzieningenrechter begroot de kosten gemaakt in het kader van het gesteld onrechtmatig handelen op 10% van het toepasselijke liquidatietarief van € 980,-, dus op € 98,-.

3.19.

Dat betekent dat de kosten aan de zijde van [gedaagde] als volgt worden begroot:

- griffierecht € 304,00

- salaris advocaat € 9.512,55

Totaal € 9.816,55

4.De beslissing

De voorzieningenrechter

4.1.

wijst de vorderingen af,

4.2.

veroordeelt Kickboxing Institute in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot op € 9.816,55,

4.3.

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.C. Burgers en in het openbaar uitgesproken op 1 oktober 2020.