ECLI:NL:RBMNE:2020:216

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

handelskamer

locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/494163 / KG ZA 19-788

Vonnis in kort geding van 24 januari 2020

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht

TEPE MUNHYGIENPRODUKTER AKTIEBOLAG,

gevestigd te Malmö, Zweden,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiseres sub 2] B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats 1] ,

eiseressen,

advocaat mr. C.M. van den Reek te Breda,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[gedaagde] B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats 2] ,

gedaagde,

vertegenwoordigd door haar bijzonder gevolmachtigde H.A.R. Hooijer.

Partijen zullen hierna TePe c.s. (afzonderlijk: TePe Zweden en [eiseres sub 2] ) en [gedaagde] genoemd worden.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding
de mondelinge behandeling, ter gelegenheid waarvan de voorzieningenrechter het door [gedaagde] per fax opgestuurde verweerschrift en bijgevoegde producties heeft geweigerd wegens het niet tijdig verstrekken van een kopie daarvan aan TePe c.s.
de pleitnota van TePe c.s.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2.De feiten

2.1.

TePe Zweden is een onderneming die functionele mondhygiëneoplossingen ontwikkelt, produceert en verkoopt, waaronder ragers waarmee de ruimte tussen de tanden schoongemaakt kan worden. Zij is houdster van twee Uniemerken: het woordmerk TePe (inschrijvingsnummer [.] ) en een beeldmerk (met nummer [..] ).

2.2.

[eiseres sub 2] is een 100% dochter van TePe Zweden en importeert producten van TePe Zweden in de Benelux. Zij levert deze producten aan tandartspraktijken en consumenten. Zij is ook licentiehouder van de merken van TePe Zweden en gemachtigd om zelfstandig op te treden tegen inbreukmakers op basis van deze licentie.

2.3.

[gedaagde] is een groothandel in onder meer medische en tandheelkundige instrumenten. Via haar webshop biedt zij ook ragers van TePe c.s. aan consumenten aan. Deels betreft het doorverkoop van ragers in originele verpakkingen van TePe c.s., en deels verkoop van ragers van TePe c.s. die zij van een andere verpakking heeft voorzien (omgepakt). Bij die ompakking gaat het om verpakkingen die TePe c.s. verkoopt aan Nederlandse tandartspraktijken, de zogenaamde “kliniekverpakkingen”. Daarin zitten 25 ragers en op de verpakking staat: ”For professional use only. Not for resale.”

[gedaagde] heeft de kliniekverpakkingen geopend, de ragers eruit gehaald, en deze vervolgens in aantallen van 6 of 8 stuks in eigen doorzichtige zakjes geplaatst. Daarop heeft zij na verloop van tijd een sticker geplaatst met de tekst: “Omgepakt door: [gedaagde] BV”. De tekst op de sticker is later nog uitgebreid met: “Fabrikant: TePe”.

2.4.

Bij brief van 31 oktober 2019 heeft [eiseres sub 2] [gedaagde] gesommeerd om het ompakken van producten van TePe c.s. te staken en gestaakt te houden. Aan deze sommatie heeft [gedaagde] geen gehoor gegeven.

3.Het geschil

3.1.

TePe c.s. vordert samengevat - dat de voorzieningenrechter:

[gedaagde] veroordeelt tot het staken en gestaakt gehouden van inbreuk op haar merken door het ompakken van haar producten, op straffe van verbeurte van een dwangsom,
[gedaagde] beveelt om binnen 10 werkdagen een door een accountant of gediplomeerde onafhankelijke administrateur geverifieerde met deugdelijke bescheiden gestaafde opgave te doen van:

o de hoeveelheid inbreukmakende (omgepakte) producten die zij heeft verkocht,

o de kost- dan wel inkoop- en verkoopprijzen daarvan,

o de genoten winst –de namen en adressen van de bij de inbreuk betrokken (rechts)personen,

[gedaagde] veroordeelt tot afdracht van de met de inbreuk door [gedaagde] genoten winst, zoals zal blijken uit de hiervoor bedoelde opgave, vermeerderd met wettelijke rente,
[gedaagde] veroordeelt in de kosten van de procedure, te begroten op de voet van artikel 1019h Rv, vermeerderd met wettelijke rente.

3.2.

[gedaagde] voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.De beoordeling

Bevoegdheid

4.1.

De Nederlandse voorzieningenrechter is
internationaalbevoegd om de vorderingen van TePe c.s. te beoordelen. Dit is omdat [gedaagde] woonplaats heeft in Nederland (zie: artikel 131 Verordening (EU) 2017/1001 inzake het Uniemerk (hierna:UMVo) en art. 4.6 Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE)).

4.2.

De
relatievebevoegdheid van de rechter (dus: welke rechter in Nederland is bevoegd) moet in beginsel worden bepaald op basis van een geldende Uitvoeringswet. De voorzieningenrechter constateert dat de wetgever geen nieuwe versie heeft vastgesteld van de Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk (zoals laatstelijk gewijzigd bij Staatsblad 2012, 313), en deze dus niet heeft aangepast aan de UMVo. Kennelijk is de wetgever van oordeel dat deze Uitvoeringswet via de concordantiebepaling in de UMVo (artikel 211) ook op de UMVo van toepassing is. De voorzieningenrechter gaat daarvan uit.

4.3.

Artikel 3 van deze Uitvoeringswet bepaalt weliswaar dat voor alle vorderingen in kort geding uitsluitend de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag bevoegd is, maar die bepaling moet gelet op het arrest van het Hof van Justitie van 21 november 2019 (C-678/18) buiten toepassing blijven. Daarom is de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland - vanwege de woonplaats van [gedaagde] - ook relatief bevoegd om van de vorderingen van TePe c.s. kennis te nemen. [gedaagde] heeft de internationale en relatieve bevoegdheid overigens ook niet bestreden.

Toepasselijk recht

4.4.

De rechtsgevolgen van een Uniemerk worden uitsluitend beheerst door de UMVo (artikel 17 UMVo). Dat betekent dat de bepalingen van deze verordening niet opzijgezet kunnen worden door het toepasselijke Nederlandse recht. Wel kan het Nederlandse recht werken in aanvulling op de bepalingen van de UMVo. Op grond van artikel 131 UMVo kunnen de in het Nederlandse recht beschikbare voorlopige en beschermende maatregelen die gelden voor nationale merken worden gevraagd met betrekking tot een Uniemerk.

Kern van het geschil

4.5.

De kern van het geschil is het antwoord op de vraag of TePe c.s. zich op grond van haar merkrecht kan verzetten tegen het ompakken van haar producten door [gedaagde] (zoals beschreven onder 2.3).

4.6.

TePe c.s. beroept zich in dit kader op artikel 9 lid 2 sub a UMVo op basis waarvan een merkhouder zich kan verzetten tegen gebruik van haar merk door een ander. [gedaagde] betwist dit gebruik niet, maar beroept zich op uitputting van het merkrecht op de voet van artikel 15 UMVo. Op grond van die bepaling kan een merkhouder het gebruik van haar merk niet verbieden voor waren die legaal in de Europese Economische Ruimte zijn gebracht, tenzij de merkhouder voor dat verbod gegronde redenen heeft.

4.7.

Het Hof van Justitie heeft in zijn jurisprudentie bepaald dat ompakking van een merkproduct in een nieuwe verpakking door een derde reële risico’s voor de herkomstgarantie van het merk kan vormen en het specifieke voorwerp van het merk aantast. Onder bepaalde voorwaarden is ompakking echter toegestaan (zie Hof van Justitie, 26 april 2007 (C-348/04)):

1. de ompakking is noodzakelijk om parallel ingevoerde producten in een andere lidstaat te verhandelen;

2. de ompakking kan de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende product niet aantasten;

3. op de nieuwe verpakking wordt duidelijk vermeld wie het product heeft omgepakt, en de naam van de fabrikant;

4. de presentatie van het omgepakte product kan de reputatie van het merk en van de merkhouder niet schaden, en

5. de importeur stelt de merkhouder vooraf ervan in kennis, dat het omgepakte product op de markt wordt gebracht, en levert hem desgevraagd een exemplaar van het omgepakte product.

4.8.

Het is de vraag of in dit geval deze jurisprudentie, die het in beginsel verboden ompakken van producten tóch toestaat, van toepassing is. Immers, het gaat hier niet om een geval waarbij producten in een andere lidstaat in het verkeer zijn gebracht, en omgepakt moeten worden om deze in Nederland te kunnen verhandelen. Hier gaat het om in Nederland al rechtmatig in de handel gebrachte producten, die worden omgepakt omdat [gedaagde] producten in andere aantallen aan de consument wil aanbieden dan de merkhouder voor ogen heeft. [gedaagde] pakt namelijk producten van TePe c.s. om die bestemd zijn voor de markt van professionals (Nederlandse tandartsen), en niet voor consumenten.

4.9.

Maar ook als deze vijf criteria uit de jurisprudentie wel gebruikt moeten worden voor het beoordelen van ompakking binnen een lidstaat, geldt dat [gedaagde] niet aan de daarin gestelde voorwaarden heeft voldaan. De bewijslast van het voldoen aan die voorwaarden rust overigens, volgens het hiervoor genoemde arrest, op [gedaagde] .

4.10.

[gedaagde] heeft in het kader van dit kort geding niet aannemelijk gemaakt dat het ompakken van de goederen van TePe c.s. noodzakelijk is om de in Nederland in het verkeer gebrachte producten te verhandelen. Haar redenen om deze producten om te pakken zijn:

dat consumenten vragen om dezelfde ragers die zij van hun tandarts hebben gekregen, elk met een eigen kapje (terwijl in de door TePe c.s. aangeboden consumentenverpakkingen maar één kapje zit per pakje),
dat de inkoopprijzen per rager hoger liggen bij de consumentenverpakkingen dan bij de verpakkingen voor tandartspraktijken, waardoor [gedaagde] zonder ompakking geen winst kan maken,
dat er na ompakking meer ragers per brief aan de consument kunnen worden gestuurd dan bij verzending van de consumentenverpakkingen van TePe c.s., waardoor minder transportbewegingen hoeven plaats te vinden, hetgeen een positief effect heeft op het milieu.

Deze redenen zijn echter geen belangen die worden beschermd door uitputting van het merkenrecht. De uitputtingsregel is er alleen voor bedoeld om te voorkomen dat binnen de EU het vrije verkeer van goederen wordt belemmerd. Het staat een merkhouder in beginsel vrij om te bepalen in welke aantallen en voor welke prijs zij haar producten wil aanbieden aan consumenten, en om haar marketing zo vorm te geven dat zij haar product aan bepaalde groepen binnen een lidstaat (zoals tandartspraktijken) tegen korting levert, bijvoorbeeld ter promotie van haar product.

4.11.

Afgezien hiervan heeft [gedaagde] ook niet voldaan aan de derde en vijfde voorwaarde. Lange tijd heeft zij nagelaten om op de omgepakte producten te vermelden dat zij degene was die het product had omgepakt. Ook heeft zij nagelaten, en dat doet zij nog steeds, om duidelijk te vermelden wie de fabrikant van de producten is. Sinds kort staat op haar verpakkingen: “Fabrikant: TePe”, maar dat is niet nauwkeurig genoeg, nu er meerdere ondernemingen zijn binnen het concern van de merkhouder die als onderdeel van hun handelsnaam het woord “TePe” gebruiken. Die accuraatheid is wel van belang, omdat de consument bij problemen met het product moet weten welke onderneming daarvoor verantwoordelijk is.

4.12.

[gedaagde] heeft bovendien niet ontkend dat zij TePe c.s. er niet van op de hoogte heeft gesteld dat zij het product van TePe c.s. zou gaan ompakken. Zij stelt alleen dat TePe c.s. daarvan op enig moment zelf op de hoogte is geraakt en [gedaagde] daarop is gaan aanspreken.

[gedaagde] verliest hierbij uit het oog dat het niet aan de merkhouder is om te achterhalen wie haar product aan het ompakken is, maar dat het aan de ompakker is om de merkhouder daarvan in kennis te stellen. De merkhouder moet namelijk op tijd de mogelijkheid hebben om te beoordelen of de ompakker voldoet aan de geldende voorwaarden. Waaronder de hiervoor vermelde tweede voorwaarde die, bij mondverzorgingsproducten als deze, ook ziet op de hygiënische omstandigheden bij het ompakken. Het is overigens best aannemelijk dat [gedaagde] de ragers hygiënisch ompakt, maar het gaat er hier om dat zij TePe c.s. niet in staat heeft gesteld dit te controleren, omdat er geen voorafgaande kennisgeving is geweest.

4.13.

Gelet op het voorgaande kan in het midden blijven of aan de vierde voorwaarde is voldaan. Wel wil de voorzieningenrechter opmerken dat de vierde voorwaarde meebrengt dat als de verpakking van een product aan bepaalde wettelijke (of uit andere regelgeving voortvloeiende) vereisten moet voldoen, zoals een gebruiksaanwijzing en eventuele waarschuwingen, het aan de ompakker is om ervoor te zorgen dat ook het omgepakte product aan die vereisten voldoet. Ook moet de ompakker ervoor zorgen dat de producten kunnen worden teruggeroepen als er iets mee aan de hand zou zijn (via de zogenaamde batchnummers). Als dat allemaal niet op orde is, kan het gevolg zijn dat de reputatie van de merkhouder door de ompakking wordt geschaad.

4.14.

De conclusie is dat [gedaagde] niet heeft voldaan aan de aan uitputting van het merkrecht gestelde voorwaarden, zodat zij inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van TePe c.s. Het gevorderde verbod is niet onevenredig, en zal daarom worden toegewezen. Hetzelfde geldt voor het bevel om opgave te doen van de hoeveelheid inbreukmakende producten die zij heeft verkocht, en de kost-/inkoop- en verkoopprijs daarvan. De omstandigheid dat, zoals [gedaagde] heeft gesteld, het aantal verkochte inbreukmakende producten niet of alleen zeer moeilijk uit haar administratie kan worden afgeleid, komt voor rekening en risico van [gedaagde] , en brengt hierin dus geen verandering. Wel zal een ruimere termijn dan gevorderd worden bepaald om de opgave aan TePe c.s. te doen.

Verder zal, zoals TePe c.s. ter zitting heeft verduidelijkt, de opgave van de namen en adressen van de bij de inbreuk betrokken “(rechts)personen” worden beperkt tot “rechtspersonen”.

4.15.

De vordering tot winstafdracht voldoet niet aan het voor toewijzing in kort geding van een geldvordering gestelde vereiste dat de omvang daarvan in hoge mate aannemelijk is, zodat deze wordt afgewezen.

4.16.

De gevorderde dwangsom zal worden beperkt zoals in de beslissing onder 5.3 is bepaald.

4.17.

[gedaagde] zal als de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. TePe c.s. heeft een proceskostenveroordeling gevorderd op de voet van artikel 1019h Rv. Nu de vorderingen worden toegewezen op basis van een recht van intellectueel eigendom, is een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv aangewezen. Als productie 21 heeft TePe c.s. een proceskostenoverzicht overgelegd dat sluit op een bedrag van € 6.549,80. Deze kosten zijn volgens de voorzieningenrechter wat aan de ruime kant, gelet op de indicatietarieven die gelden voor dit soort zaken (€ 6.000,-- voor een eenvoudig kort geding). Gegeven de kenmerken van dit geschil sluit de voorzieningenrechter aan bij het indicatietarief.

De kosten aan de zijde van TePe c.s. worden daarmee begroot op:

- dagvaarding € 86,40

- griffierecht 656,00

- salaris advocaat (incl kosten dagvaarding)
6.000,00

Totaal € 6.742,40

4.18.

De termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak (zoals vereist door art. 1019i Rv) wordt bepaald op 6 maanden.

5.De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

veroordeelt [gedaagde] om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis de inbreuk op de merken van TePe c.s., door het ompakken van producten van TePe c.s., te staken en gestaakt te houden,

5.2.

beveelt [gedaagde] om binnen twee maanden na betekening van dit vonnis aan TePe c.s. opgave te doen die is geverifieerd door een accountant of gediplomeerde onafhankelijk administrateur en met deugdelijke bescheiden is onderbouwd, van de hoeveelheid inbreukmakende (omgepakte) producten die zij heeft verkocht, alsmede van de kost- dan wel inkoop- en verkoopprijs daarvan, van de door haar genoten winst en van de namen en adressen van de bij de inbreuk betrokken rechtspersonen,

5.3.

veroordeelt [gedaagde] om aan TePe c.s. een dwangsom te betalen van € 1.000,-- voor iedere dag dat zij niet aan de in 5.1 uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 25.000,-- is bereikt,

5.4.

veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van TePe c.s. tot op heden begroot op € 6.742,40, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.5.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.6.

bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op 6 maanden,

5.7.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.C. Burgers en in het openbaar uitgesproken op 24 januari 2020.^[1]