ECLI:NL:RBMNE:2019:2684

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

handelskamer

locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/479048 / KG ZA 19-234

Vonnis in kort geding van 12 juni 2019

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ZORGDOMEIN NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Breukelen,

eiseres,

advocaat mr. M. de Birk te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HET ZORG DOMEIN B.V.,

gevestigd te Zeist,

gedaagde,

advocaat mr. J.H.C. van den Akker te Zeist.

Partijen zullen hierna ZorgDomein en Het Zorg Domein genoemd worden.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 20 mei 2019 met producties 1 tot en met 26
de op 17 mei 2019 van Het Zorg Domein ontvangen producties 1 tot en met 12
de op 24 mei 2019 van Het Zorg Domein ontvangen productie 13
de mondelinge behandeling van 28 mei 2018
de pleitnota van ZorgDomein
de pleitnota van Het Zorg Domein.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2.Waar gaat de zaak over?

2.1.

ZorgDomein biedt al bijna twintig jaar een online platform in de zorg aan, waarmee zorgverleners patiënten kunnen verwijzen naar andere zorgverleners. ZorgDomein is houder van het Benelux woordmerk “ZorgDomein” en het Benelux woord- en beeldmerk Zorgdomein met logo. ZorgDomein gebruikt haar naam ook als handelsnaam, onder andere op haar website zorgdomein.nl.

2.2.

Het Zorg Domein adviseert organisaties in de ouderen- en gehandicaptenzorg over organisatieveranderingen en verzorgt in dat kader loopbaantrajecten. Het Zorg Domein is vanaf 2018 actief onder de handelsnaam Het Zorg Domein en gebruikt de website hetzorgdomein.nl. De bestuurders van Het Zorg Domein hebben ook twee andere bedrijven: Het Publieke Domein en Het Onderwijs Domein, met de websites hetpubliekedomein.nl en hetonderwijsdomein.nl.

2.3.

Volgens ZorgDomein maakt Het Zorg Domein inbeuk op haar merk- en handelsnaamrechten. Met dit kort geding wil ZorgDomein ervoor zorgen dat Het Zorg Domein hiermee stopt en de domeinnaam hetzorgdomein.nl aan haar overdraagt. Het Zorg Domein is het hier niet mee eens.

3.De beoordeling

Oordeel

3.1.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat Het Zorg Domein geen inbreuk maakt op de merkrechten van ZorgDomein, maar wel op haar handelsnaamrechten. Hieronder wordt uitgelegd waarom. Daarbij wordt op de relevante stellingen van partijen ingegaan.

Merkenrecht

3.2.

ZorgDomein zegt dat Het Zorg Domein op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b of c of d BVIE (Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom) inbreuk maakt op haar merkrechten. Het Zorg Domein doet een beroep op een nietigheidsgrond. Het Zorg Domein zegt namelijk dat een bodemrechter het merk van ZorgDomein nietig zal verklaren, omdat dat merk uitsluitend bestaat uit benamingen die kenmerken van de diensten van ZorgDomein kunnen aanduiden (artikel 2.2bis lid 1 sub c BVIE). De voorzieningenrechter kan in kort geding niet de nietigheid van het merk uitspreken, maar er kan wel een beroep op de nietigheid van een merk worden gedaan bij wijze van verweer en dat doet Het Zorg Domein. De voorzieningenrechter moet zich bij de beoordeling van dit verweer afvragen of er een redelijke kans bestaat dat een bodemrechter oordeelt dat het merk nietig is. Zij vindt dat die redelijke kans inderdaad bestaat en licht dat hieronder toe.

3.3.

In lid 3 van artikel 2.2bis BVIE staat dat een merk niet nietig wordt verklaard op grond van lid 2 sub c van datzelfde artikel, als het merk – voor de datum van de vordering tot nietigverklaring – onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt. Anders gezegd, als het merk van ZorgDomein is ingeburgerd, slaagt het nietigheidsverweer van Het Zorg Domein niet. In beginsel moet het merk zijn ingeburgerd in de gehele Benelux, maar het is in dit geval genoeg als het merk is ingeburgerd in het gehele Nederlandstalige deel van de Benelux (zie HvJ EG 7 september 2006, zaak C-108/05 Europolis). Volgens Het Zorg Domein is daar geen sprake van. ZorgDomein heeft alleen gezegd dat haar merk is ingeburgerd in Nederland. Zij heeft onvoldoende weersproken dat haar merk niet is ingeburgerd in het gehele Nederlandstalige deel van de Benelux. Bij die stand van zaken kan niet worden geoordeeld dat is gebleken dat het merk van ZorgDomein is ingeburgerd.

3.4.

De voorzieningenrechter beoordeelt daarom of aan de eisen van artikel 2.2bis lid 2 BVIE is voldaan. Zij oordeelt van wel. “Zorg”, “Domein” en “ZorgDomein” beschrijven namelijk kenmerken van de dienst van ZorgDomein. Die dienst is
een digitaal platform in de zorg. “Zorg” verwijst naar het terrein waarop de dienst van ZorgDomein wordt verleend, namelijk in de zorg. Hetzelfde geldt voor “Domein” en “ZorgDomein”. Het woord domein betekent namelijk een bepaald gebied en “Domein” en “ZorgDomein” verwijzen dus naar het gebied waarop of de branche waarin ZorgDomein haar diensten aanbiedt. Dit erkent zij overigens ook. ZorgDomein vindt alleen dat dit geen kenmerk is van haar dienst. De voorzieningenrechter ziet dit anders. “Domein” verwijst ook naar een online-netwerk, ofwel een online-platform en ook dat is een kenmerk van de dienst die ZorgDomein aanbiedt, zoals gezegd een online-platform in de zorg. Het merk van ZorgDomein bestaat dus, zowel afzonderlijk als in combinatie, uitsluitend uit benamingen die kenmerken van haar dienst kunnen beschrijven. Hierbij maakt het niet uit dat er mogelijk aanduidingen bestaan die gebruikelijker zijn om deze kenmerken te beschrijven. De voorzieningenrechter vindt daarom, voorshands oordelend, dat het waarschijnlijk is dat een bodemrechter het merk van ZorgDomein op deze grond nietig zal verklaren.

3.5.

De vorderingen van ZorgDomein kunnen dus niet worden toegewezen voor zover deze zijn gebaseerd op een merkinbreuk.

Handelsnaamrecht

3.6.

Nu de voorzieningenrechter op basis van wat hierover in dit kort geding naar voren is gebracht oordeelt dat een redelijke kans bestaat dat de bodemrechter het merk nietig zal verklaren, kunnen de vorderingen van ZorgDomein ook niet worden toegewezen op grond van artikel 5a Hnw (Handelsnaamwet). Voor een geslaagd beroep op dit artikel is het namelijk nodig dat ZorgDomein een geldig merk heeft. Het beroep van ZorgDomein op artikel 5 Hnw slaagt wel. Dat wordt hieronder uitgelegd.

3.7.

Artikel 5 Hnw verbiedt het voeren van een jongere handelsnaam die gelijk is aan of in geringe mate afwijkt van een oudere handelsnaam als daardoor – in verband met de aard van de ondernemingen en de plaats waar deze zijn gevestigd – bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen is te vrezen.

3.8.

Partijen zijn het erover eens dat zowel ZorgDomein als Het Zorg Domein hun naam als handelsnaam gebruiken en dat de handelsnaam van Het Zorg Domein jonger is dan die van ZorgDomein. Over de vraag of is voldaan aan de andere eisen van artikel 5 Hnw verschillen partijen van mening, maar de voorzieningenrechter beantwoordt deze vraag bevestigend.

3.9.

De handelsnamen ZorgDomein en Het Zorg Domein zijn bijna hetzelfde. Ze stemmen begripsmatig overeen en auditief en visueel is er nagenoeg geen verschil. Waar de namen wel (auditief en visueel) verschillen, namelijk door het woord “het”, is dit verschil van ondergeschikt belang. Het woord “het” heeft immers geen zelfstandige betekenis. Ditzelfde geldt voor het verschil in de namen dat wordt veroorzaakt door de spaties in de naam van Het Zorg Domein. Ook deze spaties hebben geen zelfstandige betekenis en zijn van zo’n ondergeschikt belang dat hierdoor niet kan worden gezegd dat de namen teveel van elkaar verschillen voor een geslaagd beroep op artikel 5 Hnw.

3.10.

Het Zorg Domein zegt dat de handelsnaam ZorgDomein louter beschrijvend is en daarom – zonder bijkomende omstandigheden, die volgens haar niet aanwezig zijn – niet is beschermd. De voorzieningenrechter oordeelt anders. Hiervoor is geoordeeld dat het teken ZorgDomein uitsluitend beschrijvend kan zijn voor
kenmerkenvan de diensten die ZorgDomein levert. In het handelsnaamrecht geldt echter een ander toetsingskader dan in het merkenrecht. Daar moet de handelsnaam louter beschrijvend zijn voor die
dienstenzélf. Dat is hier niet het geval.

3.11.

Er is sprake van verwarringsgevaar bij het relevante publiek. De voorzieningenrechter licht dat als volgt toe.

3.11.1.

Het relevante publiek is breder dat de zorgverleners en gemeenten (ZorgDomein) en zorgprofessionals (Het Zorg Domein), maar omvat bijvoorbeeld ook de patiënten die via ZorgDomein worden verwezen of toeleveranciers. Dat maakt dat er – in tegenstelling tot wat Het Zorg Domein heeft gezegd – niet louter sprake is van een publiek dat door haar deskundigheid minder snel in verwarring zal raken.

3.11.2.

De handelsnamen van partijen lijken, zoals gezegd, erg veel op elkaar. Bovendien hebben de diensten van partijen een (kleine) overlap en worden deze allebei verleend op het gebied van de zorg. Ook zijn beide ondernemingen in de buurt van elkaar gevestigd. Het Zorg Domein zegt dat dit laatste niet uitmaakt, omdat beide ondernemingen landelijk opereren, maar uit wat ZorgDomein heeft gezegd blijkt dat de adressen van de kantoorlocaties wel relevant zijn voor bijvoorbeeld correspondentie, het sturen van facturen en eventuele bezoeken aan die kantoorlocaties (door sollicitanten). Dit alles zorgt ervoor dat er verwarringsgevaar is bij het relevante, niet louter deskundige, publiek.

3.11.3.

Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar moeten alle omstandigheden van het geval worden meegewogen. Tot die omstandigheden kan ook de specifieke vormgeving van de handelsnamen in logo’s behoren, hoewel de vormgeving van een handelsnaam daar geen onderdeel van uitmaakt. Het Zorg Domein heeft gezegd dat haar logo zo afwijkt van dat van ZorgDomein dat er geen verwarringsgevaar is. De voorzieningenrechter gaat hier niet in mee. De logo’s van partijen verschillen inderdaad van elkaar, maar de handelsnamen zijn zo gelijk dat dit – in combinatie met de hiervoor genoemde aard van de ondernemingen en de vestigingsplaats daarvan – het verwarringsgevaar niet wegneemt. Bovendien worden de handelsnamen van partijen (in ieder geval) in de domeinnamen zonder logo weergegeven.

3.11.4.

Het gevaar voor verwarring heeft zich overigens ook al verwezenlijkt, zowel direct als indirect. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding om aan de verklaringen van medewerkers van ZorgDomein voorbij te gaan, maar zelfs als zij dat zou doen, heeft ZorgDomein voldoende aangetoond dat het verwarringsgevaar zich al heeft voorgedaan, door het overleggen van facturen en bijbehorende herinneringsmails die aan ZorgDomein zijn gestuurd terwijl ze voor Het Zorg Domein waren bestemd. Nog daargelaten dat het voor een geslaagd beroep op artikel 5 Hnw niet nodig is dat er ook al sprake is geweest van verwarring. Het bestaan van gevaar daarvoor is voldoende. Dat is hier aanwezig.

Conclusie

3.12.

Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat de vordering van ZorgDomein tot het staken en gestaakt houden van het gebruik van de aanduiding ZorgDomein en aanduidingen die daar teveel op lijken, kan worden toegewezen voor zover deze is gebaseerd op het handelsnaamrecht. Het Zorg Domein mag haar handelsnaam dus niet meer gebruiken. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding om, zoals Het Zorg Domein heeft gevraagd, de termijn van vijf dagen waarop Het Zorg Domein met dit gebruik moet stoppen, te verlengen. Nu de toelichting op dit verzoek erg summier is, kan de voorzieningenrechter op basis daarvan niet concluderen dat en waarom die termijn te lang zou zijn of welke termijn wel haalbaar is. Dat blijft voor risico van Het Zorg Domein.

3.13.

Omdat de domeinnaam hetzorgdomein.nl de handelsnaam van Het Zorg Domein bevat, mag zij deze domeinnaam ook niet meer gebruiken en heeft ZorgDomein er recht op en belang bij dat deze domeinnaam wordt doorgehaald of aan haar wordt overgedragen. ZorgDomein heeft op de zitting gezegd dat de vordering die daar op ziet, niet subsidiair is ingesteld. Dat staat dus niet aan toewijzing in de weg. De vordering kan echter niet precies zo worden toegewezen als deze is geformuleerd, omdat Het Zorg Domein geen houder is van deze domeinnaam. Dat is The Media House. Het Zorg Domein kan de domeinnaam dus niet zelf doorhalen of overdragen. Daarom zal Het Zorg Domein – als het mindere van wat is gevorderd – worden veroordeeld om The Media House op te dragen deze domeinnaam door te halen of over te dragen aan ZorgDomein.

3.14.

De gevorderde dwangsom zal ook worden toegewezen. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding deze te matigen.

Proceskosten

3.15.

ZorgDomein vordert dat Het Zorg Domein op grond van artikel 1019h Rv wordt veroordeeld in de redelijke en evenredige proceskosten die zij heeft gemaakt. Dit kan worden toegewezen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Bij de vaststelling van de redelijke en evenredige kosten gaat de voorzieningenrechter uit van de door de rechtbanken gehanteerde Indicatietarieven in IE-zaken. In dit geval wordt als uitgangspunt voor de advocaatkosten genomen het (maximum) tarief behorend bij een gewoon kort geding:
€ 15.000,-. Dit tarief is gekozen, omdat er twee IE-grondslagen zijn (merkenrecht en handelsnaamrecht), maar de zaak verder niet uitzonderlijk omvangrijk en/of ingewikkeld is. Het gevorderde bedrag aan salaris voor de advocaat van € 14.850,- (€ 8.625,- + € 3.725,- +
€ 2.500,- exclusief btw) blijft onder dit tarief en wordt daarom toegewezen. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding om, zoals Het Zorg Domein heeft gevraagd, de proceskosten te compenseren, toe te wijzen naar rato of te matigen.

De kosten aan de zijde van ZorgDomein worden aan de hand van het bovenstaande begroot op:

- explootkosten € 86,40

- griffierecht 639,00

- salaris advocaat 14.850,00

Totaal € 15.575,40

3.16.

Ook de gevorderde nakosten en de wettelijke rente over de proceskosten en de nakosten worden toegewezen.

4.De beslissing

De voorzieningenrechter

4.1.

beveelt Het Zorg Domein om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden elk gebruik van de handelsnaam van ZorgDomein of daarmee overeenstemmende namen, waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot de handelsnaam “Het Zorg Domein” en gebruik van die handelsnaam in reclame-uitingen, op websites, via social media, als domeinnaam en logo,

4.2.

beveelt Het Zorg Domein om de houder van de domeinnaam hetzorgdomein.nl, The Media House, binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis op te dragen deze domeinnaam door te halen of over te dragen aan ZorgDomein,

4.3.

veroordeelt Het Zorg Domein om aan ZorgDomein een dwangsom te betalen van
€ 1.250,- voor iedere dag dat zij in strijd handelt met de onder 4.1 of 4.2 uitgesproken hoofdveroordeling, tot een maximum van € 125.000,- is bereikt,

4.4.

veroordeelt Het Zorg Domein in de proceskosten van ZorgDomein, tot vandaag begroot op € 15.575,40, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag de datum van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

4.5.

veroordeelt Het Zorg Domein in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op
€ 157,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen – onder de voorwaarde dat Het Zorg Domein niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden – met een bedrag van € 82,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

4.6.

bepaalt ingevolge het bepaalde in artikel 1019i Rv de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak op zes maanden na betekening van dit vonnis,

4.7.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

4.8.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.C. Burgers en in het openbaar uitgesproken op 12 juni 2019.^[1]