Uitspraak
vonnis
RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND
Civiel recht
handelskamer
locatie Utrecht
zaaknummer / rolnummer: C/16/470186 / KG ZA 18-703
Vonnis in kort geding van 28 december 2018
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
PERFECT EYELASH B.V.,
gevestigd te [vestigingsplaats 1] ,
eiseres,
advocaat mr. V. van Dijken te Harderwijk,
tegen
[gedaagde],
handelend onder de naam
[handelsnaam 1] ,
[handelsnaam 1] ,
wonende te [woonplaats] ,
gedaagde,
advocaat mr. S.L. Fronik te Haarlem.
1.De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 6 december 2018 met producties 1 tot en met 6D,
- de akte eiswijziging met producties 7 tot en met 10,
- de producties 1 tot en met 19 van gedaagde,
- de mondelinge behandeling van 14 december 2018,
- de pleitnota van eiseres,
- de pleitnota van gedaagde.
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2.De beoordeling
Waar gaat het om?
2.1.
Eiseres gebruikt voor haar onderneming onder meer de handelsnaam “Perfect Eyelash” en de domeinnaam www.perfecteyelash.com met de daarbij behorende website. Daarnaast gebruikt zij het beeldmerk:
2.2.
Gedaagde gebruikt voor haar onderneming onder meer de handelsnamen “ [handelsnaam 1] ” en “ [handelsnaam 2] ”, de domeinnaam www. [handelsnaam 1] .nl met bijbehorende website en het logo:
[logo van gedaagde]
2.3.
Eiseres vindt dat gedaagde inbreuk maakt op aan haar toekomende handelsnaam- en merkrechten betreffende “Perfect Eyelash” door het voeren van de jongere vrijwel identieke handelsnaam “ [handelsnaam 1] ” voor haar eenmanszaak. Volgens eiseres bieden de ondernemingen van partijen dezelfde diensten aan binnen de cosmetische branche, namelijk het geven van behandelingen en opleidingen op het gebied van wimpers en wenkbrauwen, in het bijzonder microblading, en heeft eiseres onder meer een salon in [vestigingsplaats 2] , waar ook de salon van gedaagde gevestigd is. Dit alles maakt dat er verwarring te duchten is onder het publiek waar beide ondernemingen zich op richten en deze verwarring heeft zich ook al voorgedaan, waardoor eiseres schade lijdt. Het handelen van gedaagde is volgens eiseres op grond van artikel 5 en artikel 5a Hnw verboden, in strijd met artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub b BVIE en bovendien onrechtmatig in de zin van artikel 6:162 BW, omdat gedaagde op onrechtmatige wijze aanhaakt bij de handelsnaam en het geregistreerde merk van eiseres.
2.4.
Eiseres vordert daarom gedaagde te gebieden om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden ieder gecombineerd gebruik van de termen “ [term 1] ” en “ [term 2] ”, al dan niet in samenstelling met andere termen, in het handelsverkeer, waaronder in haar handelsnaam, domeinnaam en social media-uitingen en/of reclame-uitingen, op straffe van een dwangsom, met veroordeling van gedaagde in de proceskosten ex artikel 1019h Rv.
2.5.
Gedaagde voert hiertegen verweer.
Spoedeisend belang
2.6.
Het spoedeisend belang vloeit voort uit de aard van de zaak. Als er inderdaad sprake is van voortdurende inbreuk door gedaagde op intellectuele eigendomsrechten van eiseres, met daaruit voortvloeiende schade, dan heeft eiseres er belang bij dat aan die situatie zo snel mogelijk een einde komt.
Wie is de rechthebbende?
2.7.
Eiseres doet een beroep op de artikelen 5 en 5a Hnw, 2.20 lid 1 aanhef en sub b BVIE en artikel 6:162 BW. Een beroep op deze artikelen komt haar alleen toe als zij de rechthebbende is op de handelsnaam- en merkrechten betreffende “Perfect Eyelash”. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft eiseres onvoldoende toegelicht en onderbouwd dat dat het geval is. Dit zal hierna worden toegelicht.
2.8.
Vast staat dat de onderneming van eiseres in 2012 is gestart als eenmanszaak van mevrouw [A] onder de naam “ [naam eenmanszaak] ”, met als internetadres www. [naam eenmanszaak] .nl en als e-mailadres info@ [naam eenmanszaak] .nl. In het handelsregister bij de Kamer van Koophandel is naast deze handelsnaam ook de handelsnaam “Perfect Eyelash” ingeschreven, maar niet gebleken is dat daarvan bij aanvang van de onderneming ook gebruik is gemaakt. In een persbericht van 1 oktober 2015 is aangekondigd dat [naam eenmanszaak] (& meer) voortaan Perfect Eyelash heet. De domeinnaam perfecteyelash.nl is op 4 juli 2013 geregistreerd op naam van de eenmanszaak [naam eenmanszaak] . Volgens eiseres werd de domeinnaam perfecteyelash.com toen ook al gebruikt door de eenmanszaak en is www.perfecteyeslash.nl gekoppeld aan www.perfecteyelash.com. Informatie over de registratie van die domeinnaam is echter niet overgelegd. Het onder 2.1. weergegeven beeldmerk is op 21 september 2015 gedeponeerd en op 5 januari 2016 ingeschreven in het Merkenregister van het BBIE, eveneens op naam van de eenmanszaak [naam eenmanszaak] . Op 29 december 2016 is de statutaire naam van eiseres gewijzigd van “ Stock World B.V.” in “ […] B.V.”.
2.9.
Eiseres stelt dat de eenmanszaak [naam eenmanszaak] bij notariële akte van 29 december 2017 is ingebracht in haar onderneming en dat eiseres daardoor rechthebbende is geworden op de materiële en immateriële activa van de eenmanszaak, waaronder de handels-, merk en domeinnamen. Gedaagde betwist dat deze rechten bij notariële akte aan eiseres zijn overgedragen.
2.10.
De voorzieningenrechter stelt voorop dat voor de overdracht van een handelsnaam vereist is dat de handelsnaam bij een daartoe bestemde akte is geleverd, in verbinding met de onderneming die onder die naam wordt gedreven. Zonder die akte is er geen sprake van een rechtsgeldige overdracht. Of er bij de notariële akte van 29 december 2017 merkrechten, handels-, en/of domeinnamen van de eenmanszaak zijn geleverd aan eiseres kan niet worden vastgesteld, nu deze akte niet bij de processtukken zit. De advocaat van eiseres heeft ter zitting aangeboden de inbrengbalans van 29 december 2017 te laten zien. Daaraan is de voorzieningenrechter voorbij gegaan, omdat zonder nadere toelichting van eiseres, die ontbreekt, niet kan worden ingezien dat met een inbrengbalans de levering van rechten kan worden aangetoond. Daarvoor had eiseres de notariële akte als productie in het geding moeten brengen. Ander bewijs waaruit blijkt dat de handelsnaamrechten van de eenmanszaak zijn geleverd aan eiseres is niet overgelegd en voor nadere bewijslevering is in deze kort gedingprocedure geen plaats. Dit maakt dat niet kan worden vastgesteld dat eiseres rechthebbende is (geworden) op de handelsnaam “Perfect Eyelash”.
2.11.
Ten aanzien van het Benelux merkrecht geldt dat alleen degene die als houder van het betreffende merk staat geregistreerd een inbreukactie ex artikel 2.20 BVIE kan instellen. Ook hier geldt dat er geen schriftelijk bewijs is overgelegd waaruit blijkt van de overdracht van het merkrecht van de eenmanszaak aan eiseres. Daarbij staat de merkinschrijving van het onder 2.1. weergegeven beeldmerk nog altijd op naam van de eenmanszaak (productie 3 eiseres). Gelet daarop is niet aannemelijk geworden dat eiseres rechten kan doen gelden op dat beeldmerk.
2.12.
Ook ten aanzien van de domeinnamen van de eenmanszaak geldt dat er geen schriftelijk bewijs is overgelegd waaruit blijkt van overdracht van die domeinnamen aan eiseres. De registratie van de domeinnaam perfecteyelash.nl staat ook nog steeds op naam van de eenmanszaak (productie 3 eiseres). Informatie over de domeinnaamregistratie van perfecteyelash.com ontbreekt. Dit maakt dat niet kan worden aangenomen dat eiseres rechthebbende is (geworden) op deze domeinnamen.
2.13.
Nu eiseres niet aannemelijk heeft weten te maken dat zij rechthebbende is op de handelsnaam- en merkrechten betreffende “Perfect Eyelash”, hetgeen wel van haar verwacht mocht worden, moeten haar vorderingen al om die reden worden afgewezen.
2.14.
Overigens geldt dat ingeval de voorzieningenrechter er veronderstellenderwijs van uit gaat dat deze rechten wel rechtsgeldig aan eiseres zijn overgedragen en zij inmiddels voor wat betreft het merk als houdster daarvan staat geregistreerd, de vorderingen daarmee nog niet zonder meer toewijsbaar zijn gelet op het navolgende.
Wie heeft de oudste rechten?
2.15.
Eiseres kan na overdracht van de handelsnaam van de eenmanszaak alleen ageren jegens derden die een jongere handelsnaam voeren. Eiseres stelt dat haar handelsnaamrecht ouder is dan dat van gedaagde. Gedaagde betwist dit. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter heeft eiseres onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij, althans de eenmanszaak, de handelsnaam “Perfect Eyelash” al voerde voordat gedaagde haar handelsnaam “ [handelsnaam 1] ” ging voeren. Dit zal hierna worden toegelicht.
2.16.
Vast staat dat in een persbericht van 1 oktober 2015 is aangekondigd dat de onderneming met de naam “ [naam eenmanszaak] (en meer)” voortaan onder de naam “Perfect Eyelash” verder gaat. Het is dus aannemelijk dat de handelsnaam “Perfect Eyelash” pas vanaf die datum in gebruik is genomen. Eiseres heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij, althans de eenmanszaak, al vóór 1 oktober 2015 actief was onder die naam. In het als productie 7 overgelegde Facebookbericht van 13 augustus 2013 staat boven- en onderaan de tekst weliswaar “Perfect Eyelash [vestigingsplaats 1] / Wimperextensions [vestigingsplaats 1] ” vermeld, maar dit zal gelet op de inhoud van het bericht door het publiek niet als handelsnaamuiting zijn opgevat. Dit omdat de tekst een reclame-uiting betreft van de onderneming [naam eenmanszaak] waarin zij haar productlijn met de naam “Perfect Eyelash” onder de aandacht brengt onder verwijzing naar de webshop op www. [naam internetadres] .nl , en bij de tekst ook het logo van [naam eenmanszaak] staat afgebeeld. Het logo dat later als beeldmerk is geregistreerd, staat alleen op de betreffende producten afgebeeld en kan om die reden niet dienen als ondersteuning van enig handelsnaamgebruik. Mevrouw [A] heeft ter zitting ook verklaard dat “Perfect Eyelash” destijds werd gebruikt ter aanduiding van de producten van [naam eenmanszaak] en dit blijkt eveneens uit de overgelegde e-mailcorrespondentie van 13 augustus 2013 tussen [naam eenmanszaak] en een derde waarin een opsomming staat van producten met die naam. Andere stukken waaruit valt op te maken dat de naam “Perfect Eyelash” al sinds 2013 als handelsnaam is gevoerd, zijn niet overgelegd.
2.17.
Gedaagde stelt dat zij vóór 1 oktober 2015 al bedrijfsmatig actief was onder de naam “ [handelsnaam 1] ”. Zij ondersteunt dit door stukken te overleggen. Uit de stukken blijkt dat gedaagde haar domeinnaam [handelsnaam 1] .nl op 22 maart 2015 heeft geregistreerd en dat zij haar onderneming op 10 september 2015 heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met onder meer de handelsnaam “ [handelsnaam 1] ”. Uit de door gedaagde als productie 1 overgelegde stukken blijkt verder dat zij al in mei 2015 actief reclame heeft gemaakt op Facebook voor haar onderneming met gebruikmaking van de namen “ [handelsnaam 3] ” en “ [handelsnaam 1] ” en een logo met de naam “ [handelsnaam 3] ” en het onder 2.2. weergegeven logo. Bij deze stand van zaken kan niet zonder meer worden aangenomen dat eiseres de oudste handelsnaamrechten heeft.
2.18.
Eiseres kan na overdracht van het beeldmerk ook alleen ageren jegens derden die een jongere handelsnaam voeren. Eiseres stelt dat daarvan sprake is. Gedaagde betwist dit. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter heeft eiseres ook niet voldoende aannemelijk gemaakt dat haar merkrecht ouder is. Dit omdat het merk op 21 september 2015 is gedeponeerd en, zoals hiervoor is overwogen, gedaagde gemotiveerd heeft gesteld dat zij al vóór die datum actief was met haar onderneming met gebruikmaking van onder meer de naam “ [handelsnaam 1] ” en het onder 2.2. weergegeven logo. Dit maakt dat zonder nadere onderbouwing evenmin kan worden aangenomen dat eiseres een ouder merkrecht heeft.
2.19.
Ook daarom moeten de vorderingen van eiseres, die tot doel hebben het gebruik door gedaagde van de handelsnaam “ [handelsnaam 1] ” te doen stoppen, worden afgewezen.
De voorzieningenrechter komt aan verdere beoordeling van het geschil, waaronder de discussie tussen partijen over de vraag of er verwarring tussen beide handelsnamen kan ontstaan, niet toe.
Proceskosten
2.20.
Eiseres zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Gedaagde vordert veroordeling van eiseres in de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv. De advocaatkosten bedragen volgens de door haar overgelegde specificatie € 5.143,71 inclusief btw. Nu eiseres het ingediende kostenoverzicht niet heeft betwist en de opgevoerde kosten in lijn zijn met het maximum-indicatietarief voor een eenvoudig IE-kort geding van € 6.000,00 (zie het Indicatietarievenbesluit in IE-zaken van 1 april 2017), gaat de voorzieningenrechter uit van de redelijkheid en evenredigheid van de opgegeven kosten. De gevorderde btw over de advocaatkosten zal echter worden afgewezen, omdat gedaagde niet heeft gesteld dat zij de btw niet kan verrekenen met de eigen btw-aangifte. De kosten aan de zijde van gedaagde worden aldus begroot op:
- griffierecht € 291,00
- salaris advocaat
4.251,00
4.251,00
Totaal € 4.542,00
3.De beslissing
De voorzieningenrechter
3.1.
wijst de vorderingen af,
3.2.
veroordeelt eiseres in de proceskosten, aan de zijde van gedaagde tot op heden begroot op € 4.542,00,
3.3.
verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. J.A. Schuman en in het openbaar uitgesproken op 28 december 2018. [1]