ECLI:NL:RBMNE:2018:1768

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

handelskamer

locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/454617 / KG ZA 18-71

Vonnis in kort geding van 25 april 2018

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DE STAFFING GROEP NEDERLAND B.V.,

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Nieuwegein,

2. de vennootschap naar Zwitsers recht

IT-STAFFING INTERNATIONAL AG,

gevestigd te Zürich, Zwitserland,

eiseressen,

advocaat mr. R.M.R. van Leeuwen te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

STAFFING IT B.V.,

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht,

2.
[gedaagde sub 2],

wonende te [woonplaats] ,

gedaagden,

advocaat mr. R. Stekelenburg te Kerkwijk.

Eiseressen zullen hierna afzonderlijk De Staffing Groep en IT-Staffing en gezamenlijk IT-Staffing c.s. worden genoemd. Gedaagden zullen hierna afzonderlijk Staffing it en [gedaagde sub 2] en gezamenlijk Staffing it c.s. worden genoemd.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 16 februari 2018 met producties 1 tot en met 19
de op 26 maart 2018 van Staffing it c.s. ontvangen producties 1 tot en met 11
de op 5 april 2018 van IT-Staffing c.s. ontvangen producties 20 en 21
de op 9 april 2018 van IT-Staffing c.s. ontvangen kostenspecificatie
de mondelinge behandeling van 10 april 2018
de pleitnota van IT-Staffing c.s.
de pleitnota van Staffing it c.s.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1.

De Staffing Groep – tussen juli 2009 tot december 2017 genaamd IT-Staffing Nederland B.V. – is een onderneming die in 1987 is opgericht en die, onder meer, actief is op het gebied van arbeidsbemiddeling van zelfstandigen zonder personeel op het gebied van de IT (hierna: “IT-zzp’ers”). De Staffing Groep is, in ieder geval, actief in Nederland. Zij is, onder meer, onder de handelsnaam “IT-Staffing” in het Handelsregister ingeschreven. De Staffing Groep is sinds 2000 houder van de domeinnamen www.itstaffing.nl en www.it-staffing.nl. Op de websites die aan deze domeinnamen zijn gekoppeld, biedt De Staffing Groep haar diensten aan.

2.2.

IT-Staffing is rechthebbende op een (beeld)merk dat op 15 juli 2008 in de Benelux is geregistreerd voor, onder meer, diensten in klasse 35 (onder andere arbeidsbemiddeling).

IT-Staffing heeft dit (beeld)merk op 24 juni 2009 ook internationaal geregistreerd voor, onder meer, dezelfde klasse. IT-Staffing heeft De Staffing Groep een licentie gegeven voor het gebruik van dit merk. Het (beeld)merk ziet er als volgt uit:

2.3.

Staffing it is een onderneming die in 2017 is opgericht en die ook, onder meer, actief is op het gebied van arbeidsbemiddeling van IT-zzp’ers. Staffing it is actief in Nederland. Staffing it gebruikt deze naam als handelsnaam. Staffing it is sinds 2017 houder van de domeinnaam www.staffingit.nl en het LinkedIn account www.linkedin.com/company/staffing-it/. Via de aan de domeinnaam gekoppelde website biedt Staffing it haar diensten aan.

2.4.

[gedaagde sub 2] is bestuurder van Staffing it. [gedaagde sub 2] is houder van een (beeld)merk dat op 29 mei 2017 is ingeschreven in de Benelux voor, onder meer, diensten in klasse 35 (onder andere arbeidsbemiddeling). Het (beeld)merk ziet er als volgt uit:

2.5.

IT-Staffing c.s. stelt zich op het standpunt dat Staffing it c.s. door het gebruik van het merk en de handelsnaam “Staffing it” inbreuk maakt op haar intellectuele eigendomsrechten en zij heeft haar, meerdere malen, gesommeerd deze inbreuk blijvend te staken. Staffing it c.s. heeft hier geen gehoor aan gegeven.

3.Het geschil

3.1.

IT-Staffing c.s. vordert – samengevat – dat Staffing it c.s. wordt veroordeeld om de inbreuk op het merk en de handelsnaam “IT-Staffing” en om haar oneerlijke handelspraktijken te staken en gestaakt te houden en de domeinnaam www.staffingit.nl aan De Staffing Groep over te dragen, alles op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Staffing it c.s. in de daadwerkelijk gemaakte proceskosten op grond van artikel 1019h Rv.

3.2.

Staffing it c.s. voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, ingegaan.

4.De beoordeling

Rechtsmacht

4.1.

Nu IT-Staffing een rechtspersoon is naar buitenlands recht en in het buitenland is gevestigd, heeft de vordering een internationaal aspect en moet eerst de vraag worden beantwoord of de Nederlandse (voorzieningen)rechter bevoegd is de vordering te behandelen. De voorzieningenrechter beantwoord die vraag bevestigend op grond van artikel 4 van de toepasselijke Verordening (EU) nr. 1215/2012 (EEX-Vo 2010), omdat Staffing it c.s. in Nederland woonplaats heeft.

Toepasselijk recht

4.2.

Partijen hebben zich niet uitgelaten over het toepasselijke recht. De voorzieningenrechter begrijpt daaruit en uit de op het Nederlands recht gebaseerde stellingen van partijen, dat partijen voor de toepasselijkheid van Nederlands recht hebben gekozen.

(Spoedeisend) belang

4.3.

Volgens IT-Staffing c.s. heeft zij een spoedeisend belang bij haar vorderingen, omdat sprake is van een voortdurende inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten.

4.4.

Staffing it c.s. zegt dat IT-Staffing c.s. het merk en de handelsnaam “IT-Staffing” nu niet meer gebruikt en in de toekomst ook niet meer zal gebruiken en dat zij daarom geen (spoedeisend) belang heeft bij haar vorderingen. De Staffing Groep heeft namelijk een “pop-up” op haar website www.destaffinggroep.nl geplaatst met, onder meer, de volgende tekst:
“U kent ons waarschijnlijk vooral als IT Staffing. Onze succesvolle aanpak, samengevat als Staffing, hebben we de afgelopen tijd verder uitgebreid (…). Hiervoor gebruiken we ook aparte merknamen, IP-Staffing en GP-Staffing. Wij geloven echter in één krachtig merk met een duidelijke belofte: De Staffing Groep. Daarom zullen de naam IT-Staffing en de andere merken gaan verdwijnen”. Ook linken de websites www.itstaffing.nl en www.it-staffing.nl door naar de website www.destaffinggroep.nl.

De door IT-Staffing c.s. overgelegde visitekaartjes waarop het merk “IT-Staffing” is afgebeeld zijn oud. Staffing it c.s. betwist dat het merk “IT-Staffing” nog op de visitekaartjes wordt gebruikt en zij betwist ook, bij gebrek aan wetenschap, dat het merk nog op het naambord voor het kantoor van De Staffing Groep staat afgebeeld. Ook zegt Staffing it c.s. dat de radiocommercials van De Staffing Groep als gevolg van de merkwijziging zullen komen te vervallen, althans gedateerd zijn.

Hierbij komt nog dat IT-Staffing c.s. lang heeft gewacht met het starten van dit kort geding na ontdekking van de vermeende inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten. IT-Staffing c.s. heeft in de tussentijd geen oppositie ingesteld bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP), maar slechts een enkele sommatiebrief gestuurd, zo zegt Staffing it c.s.

4.5.

IT-Staffing c.s. heeft onderbouwd betwist dat zij stopt met het gebruik van het merk en de handelsnaam “IT-Staffing. De “pop-up’s” op de website www.destaffingroep.nl waren, volgens haar, een fout van een medewerker die deze zonder overleg met de directie heeft geplaatst. Inmiddels staat er een andere “pop-up” op de website met, onder meer, de volgende tekst:
U kent ons waarschijnlijk vooral als IT Staffing. Onze succesvolle aanpak, samengevat als Staffing, hebben we de afgelopen tijd verder uitgebreid (…). Hiervoor gebruiken we ook aparte merknamen, IP-Staffing en GP-Staffing. Wij geloven echter in éénduidige, krachtige en gerichte communicatie: De Staffing Groep. De nieuwe website vervangt daarom die van IT-Staffing, IP-Staffing en GP-Staffing.”

Ter zitting heeft IT-Staffing c.s. haar website getoond en laten zien dat daar drie labels (aangeduid als merk) op te zien zijn, waaronder “IT Staffing”. Ook staat “IT Staffing”, volgens IT-Staffing c.s., nog op het naambord voor het kantoor van De Staffing Groep. De overgelegde visitekaartjes waren voorbeelden. Het “IT-Staffing” merk staat ook afgebeeld op de huidige visitekaartjes van medewerkers die werken op het gebied van bemiddeling van IT-zzp’ers. IT-Staffing c.s. heeft ter zitting ook nog gezegd dat zij ook op twitter, LinkedIn en Facebook actief is onder de naam “IT-Staffing” en dat er op dit moment onder die naam radiocommercials worden uitgezonden. Zij heeft zo’n commercial laten horen. De diensten van De Staffing Groep die onder de naam “IT-Staffing” worden verleend, bedragen ongeveer 85% van haar totale dienstverlening. Aan de naam “IT-Staffing” zijn jarenlange investeringen en goodwill verbonden. IT-Staffing c.s. neemt daarom geen afscheid van die naam.

IT-Staffing c.s. heeft gewacht met het instellen van dit kort geding omdat zij Staffing it c.s., als kleine ondernemer, niet meteen hard aan wilde pakken. Zij heeft eerst nog tijd benut om te onderhandelen. Vanuit kostenoverwegingen is er nog geen oppositie ingesteld. Het tijdsverloop vanaf de ontdekking van de inbreuk tot aan dit kort geding is dus verklaarbaar en verstandig. Dit doet niet af aan het spoedeisend belang, zo zegt IT-Staffing c.s.

4.6.

De voorzieningenrechter gaat er op grond van wat IT-Staffing c.s. zegt vanuit dat IT-Staffing c.s. het merk/de handelsnaam “IT-Staffing” nu nog gebruikt en dat zij van plan is dat te blijven doen. Om die reden heeft IT-Staffing c.s. een zodanig spoedeisend belang bij haar vorderingen dat zij geen bodemprocedure kan afwachten.

Merkinbreuk artikel 2.20 BVIE sub b

4.7.

IT-Staffing c.s. zegt dat Staffing it c.s. door gebruik van het (beeld)merk “Staffing it” (hierna: “het teken”) inbreuk maakt op het (beeld)merk “IT-Staffing” (hierna: “het merk”) op grond van artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub b BVIE.

4.8.

Op grond van dat artikel heeft de merkhouder het recht het gebruik van een teken te verbieden in het geval dat teken gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk en het in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan.

Verwarringsgevaar

4.9.

Van inbreuk in de zin van artikel 2.20 sub b BVIE is sprake als het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan.

Bij de beoordeling van de vraag of daarvan sprake is, moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaat, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van merk en teken en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. Daarbij moet worden uitgegaan van het merk zoals dat is geregistreerd en het teken zoals dat wordt gebruikt.

De globale beoordeling van het verwarringsgevaar moet, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen teken en merk betreft, berusten op de totaalindruk die door het teken/het merk wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Bij de beoordeling moet meer gewicht worden toegekend aan de punten van overeenstemming dan aan de punten van verschil. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk.

Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Deze consument heeft slechts zelden de mogelijkheid het merk en het teken rechtstreeks te vergelijken en hij haakt dus aan bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven.

Verwarringsgevaar moet eerder worden aangenomen naarmate de waren en/of diensten (soort)gelijker zijn en naarmate het merk een grotere onderscheidende kracht heeft, hetzij van huis uit, hetzij vanwege zijn bekendheid bij het publiek. Voor het aannemen van een merkinbreuk is niet vereist dat er daadwerkelijke verwarring is geconstateerd.

4.10.

De voorzieningenrechter oordeelt dat in dit geval sprake is van verwarringsgevaar als bedoeld in de bepaling sub b van 2.20 lid 1 BVIE en legt hieronder uit waarom.

De mate van overeenstemming

4.11.

Het merk (zie 2.2) en het teken (zie 2.4) stemmen in grote mate met elkaar overeen en wel op grond van het volgende.

Visueelkomen het merk en het teken overeen. Ze bevatten immers beide dezelfde woorden. Dat de woorden in het teken in omgekeerde volgorde voorkomen ten opzichte van het merk doet aan die overeenstemming niet af. Dit is van ondergeschikt belang. “IT” en “it” verschillen – in tegenstelling tot wat Staffing it c.s. zegt – niet visueel, nu deze woorden beide dezelfde letters bevatten. Bovendien moet het teken worden vergeleken met het merk zoals dat is ingeschreven en bij het ingeschreven merk wordt het woord “IT”, net als bij het teken, met “kleine letters” geschreven en niet met hoofdletters.

Auditiefis er alleen overeenstemming voor wat betreft het woord “Staffing”. De woorden “IT” en “it” verschillen auditief gezien. Immers, “IT” staat volgens IT-Staffing c.s. voor “informatie technologie” in het Engels en wordt als zodanig uitgesproken en “it” staat volgens Staffing it c.s. voor “het” in het Engels en wordt als zodanig uitgesproken. IT-Staffing c.s. heeft weliswaar gezegd dat “it” ook als “informatie technologie” in het Engels moet worden uitgesproken, maar leidend is hier hoe dit woord volgens Staffing it c.s. moet worden uitgesproken. Het is immers haar naam, zij bepaalt hoe zij wordt genoemd. Staffing it c.s. heeft nog gezegd dat de klemtoon bij “IT-Staffing” bij “IT” ligt en bij “Staffing it” bij “Staffing”, maar – voor zover daarvan al sprake is – doet dit niet aan de gedeeltelijke auditieve overeenstemming af.

Begripsmatigbestaat er overeenstemming met betrekking tot het woord “Staffing”. Dat is hetzelfde bij het teken en het merk. Met betrekking tot het woord “it” bestaat er gedeeltelijke overeenstemming. Dit woord kan namelijk als “het” in het Engels, maar ook als “informatietechnologie” in het Engels worden begrepen. Voor zover het om die laatste variant gaat, komt het woord begripsmatig overeen met het woord “IT” in het merk. Hierbij maakt het niet uit welke variant Staffing it c.s. heeft bedoeld. Het gaat om de betekenis die de maatman aan het woord “it” toekent en die is naar het oordeel van de voorzieningenrechter tweeledig en daarmee gedeeltelijk overeenstemmend.

4.12.

Gelet op de vele elementen van overeenstemming doen de kleine afwijkingen (zoals een andere kleur en lettertype, een koppelteken en meerdere “figuurtjes” bij de letter “i”) er niet aan af dat het merk en teken dezelfde totaalindruk hebben.

Staffing it c.s. heeft nog gezegd dat het merk in combinatie wordt gebruikt met de slogan “Good thinking, great company!” in combinatie met een afbeelding van een balletje met streep onder naam en dat (ook) daardoor een andere totaalindruk ontstaat. Dit argument gaat niet op. Alleen al niet omdat het teken slechts moet worden vergeleken met het merk zoals dat is ingeschreven en het ingeschreven merk deze elementen niet kent.

De mate van soortgelijkheid

4.13.

De diensten van IT-Staffing c.s. en Staffing it c.s. zijn in grote mate soortgelijk. Zowel het merk als het teken zijn ingeschreven voor klasse 35 (onder andere arbeidsbemiddeling) en IT-Staffing en Staffing it zijn beide ook daadwerkelijk actief op het gebied van arbeidsbemiddeling. Bovendien richten zij zich bij deze arbeidsbemiddeling allebei in het bijzonder op IT-zzp’ers.

De onderscheidingskracht van het merk

4.14.

Het merk heeft grote onderscheidingskracht. Weliswaar is het onderscheidend vermogen van het merk klein, omdat het grotendeels beschrijvend is voor de diensten die IT-Staffing verleend, maar het merk is al lange tijd zeer bekend bij het publiek. Deze bekendheid wordt op grond van het volgende aangenomen.

4.15.

IT-Staffing c.s. zegt dat de naam “IT-Staffing” grote bekendheid geniet als gevolg van het langdurige en frequente gebruik daarvan op de website en het Facebook- en twitteraccount en als gevolg van gestructureerde reclamecampagnes met advertenties in landelijke vak- en dagbladen en radiocommercials op landelijke radiozenders. Deze bekendheid blijkt uit twee door IT-Staffing c.s. overgelegde marktonderzoeken uit 2011 respectievelijk 2015. In dat laatste onderzoek staat dat bij de relevante doelgroep de spontane naamsbekendheid in 2015 13.6% bedroeg en de geholpen naamsbekendheid 63,7%.

IT-Staffing c.s. zegt dat haar merk een dubbele functie vervult in het handelsverkeer: zowel die van merk (ter onderscheiding van haar diensten) als die van handelsnaam (ter onderscheiding van haar onderneming). De voorzieningenrechter verbindt hieraan de conclusie dat de marktonderzoeken ook betekenis hebben voor de bekendheid van het merk “IT-Staffing”. Dit wordt bevestigd door het marktonderzoek uit 2015 waaruit blijkt dat 25,9% van de respondenten “IT-Staffing” verbindt aan diensten op het gebied van bemiddeling en 31,8% aan diensten op het gebied van detachering.

4.16.

Staffing it c.s. zegt dat de marktonderzoeken te oud zijn om iets te kunnen zeggen over het heden. De voorzieningenrechter oordeelt anders. Het laatste onderzoek is drie jaar geleden uitgevoerd, terwijl niet aannemelijk is geworden dat IT-Staffing c.s. na 2015 significant minder reclame-activiteiten heeft ondernomen. Staffing it c.s. wijst er in dit verband nog op dat bekendheid van “IT-Staffing” niet meer relevant is, omdat men overgaat naar een andere naam/merk, namelijk “De Staffing Groep”. Ook dit argument gaat niet op. De voorzieningenrechter verwijst hiervoor naar wat zij hierover heeft gezegd in het kader van het (spoedeisend) belang (zie 4.5 en 4.6).

Voor zover Staffing it c.s. met haar productie 8 heeft bedoeld aan te tonen dat het merk “IT-Staffing” is verwaterd, geldt dat daaruit niet blijkt dat de woorden “IT” en “Staffing” in die combinatie op grote schaal worden gebruikt in domeinnamen van derden. Tot slot zegt Staffing it c.s. nog dat IT-Staffing c.s. geen woorden mag monopoliseren. Zij verwijst daarbij naar de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen van 8 december 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:4802 (webcamsex/webcam-sex.nl), maar dit argument gaat bij merkinbreuk niet onverkort op, zeker als het – zoals hier – om niet louter beschrijvende woorden gaat. Deze uitspraak mist hier dus toepassing.

4.17.

Kortom, het merk heeft grote onderscheidingskracht en dus is er – in tegenstelling tot wat Staffing it c.s. zegt – eerder sprake van verwarringsgevaar (zie HvJ EG 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:528, Puma/Sabel).

Het relevante publiek

4.18.

Staffing it c.s. heeft aangevoerd dat opdrachtgevers in de IT specialistische professionals zijn, die niet snel in verwarring zullen raken. Dat kan zo zijn, maar daar staat tegenover dat bij een bekend merk eerder verwarring valt te duchten (zie HvJ EG 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:528, Puma/Sabel).

Het relevante publiek bestaat echter niet alleen uit bedrijven die een zzp’er willen inschakelen voor IT-werkzaamheden maar ook uit zzp’ers met een specialisatie op IT-gebied. Bij die laatste groep valt geen bijzondere oplettendheid te verwachten, omdat zij over het algemeen geen bijzonder belang of bijzondere voorkeur zullen hebben ten aanzien van degene die bemiddelt bij de totstandkoming van opdrachten.

Conclusie

4.19.

Gelet op de grote mate van overeenstemming van het merk en het teken – globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken in visueel, auditief en begripsmatig opzicht – de sterke mate van soortgelijkheid van de diensten en de grote onderscheidingskracht van het merk, kan het relevante publiek menen dat de betrokken diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen. Er is dus sprake van merkinbreuk op grond van artikel 2.20 BVIE sub b door het gebruik van het teken.

4.20.

IT-Staffing c.s. zegt dat niet alleen Staffing it, maar ook [gedaagde sub 2] inbreuk maakt op haar merk. Aan de omstandigheid dat [gedaagde sub 2] de merkhouder is en Staffing it het teken gebruikt, verbindt IT-Staffing c.s. de conclusie dat [gedaagde sub 2] een licentie aan Staffing it heeft verleend. Het verlenen van een licentie is volgens IT-Staffing c.s. aan te merken als (eigen) merkgebruik, omdat dit een actieve gedraging is met rechtstreekse controle over het gebruik van het teken (zie HvJ EU 3 maart 2016, ECLI:EU:C:2016:134, Daimler/Együd).

4.21.

Staffing it c.s. zegt dat [gedaagde sub 2] inderdaad houder van het teken is. Dit komt echter door een fout van de merkgemachtigde. Staffing it had merkhouder moeten zijn. Alleen Staffing it gebruikt het teken. [gedaagde sub 2] gebruikt het teken, als natuurlijk persoon, niet zelf ten behoeve van diensten. Het enkel feitelijk toestaan dat Staffing it het teken gebruikt, is geen merkgebruik door [gedaagde sub 2] . Het door IT-Staffing c.s. genoemde arrest mist hier toepassing, althans het arrest wordt te ruim uitgelegd. Als de redenering van IT-Staffing c.s. wordt gevolgd, kwalificeert iedere bestuurder en/of aandeelhouder van een vennootschap dat een merk gebruikt als zelfstandig gebruiker van dat merk. Dat gaat te ver, zo vindt Staffing it c.s.

4.22.

De voorzieningenrechter vindt dat ook [gedaagde sub 2] inbreuk maakt op het merk “IT-Staffing”. Ongeacht of dit op een vergissing berust, is [gedaagde sub 2] nu eenmaal houder van het teken. [gedaagde sub 2] heeft niet betwist dat Staffing it het teken met zijn toestemming gebruikt. Het verlenen van deze toestemming is op grond van het door IT-Staffing c.s. genoemde arrest te beschouwen als (zelfstandig) merkgebruik door [gedaagde sub 2] . Het argument van Staffing it c.s. dat iedere bestuurder en/of aandeelhouder van een vennootschap dan als gebruiker van een merk kan worden aangemerkt, gaat niet op. Dit is alleen het geval als die bestuurder of aandeelhouder ook de merkhouder is. Dit zal in de meeste gevallen niet zo zijn.

Zowel ten aanzien van Staffing it als ten aanzien van [gedaagde sub 2] is dus sprake van merkinbreuk op grond van artikel 2.20 BVIE sub b.

Merkinbreuk artikel 2.20 BVIE sub d

4.23.

IT-Staffing c.s. zegt dat Staffing it c.s. door het gebruik van de handelsnaam, de domeinnaam en het LinkedIn account van Staffing it (zie 2.3) inbreuk maakt op haar merkrechten op grond van artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub d BVIE.

4.24.

Op grond van dat artikel heeft de merkhouder het recht het gebruik van een teken te verbieden wanneer dat teken wordt gebruikt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien er geen geldige reden is voor dit gebruik en door dit gebruik ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

4.25.

IT-Staffing c.s. zegt dat de handelsnaam, de domeinnaam en het Linked-In account worden gebruikt ter aanduiding van de onderneming Staffing it en dat dus sprake is van “gebruik anders dan ter onderscheiding van diensten” in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Voor dit gebruik heeft IT-Staffing c.s. geen toestemming gegeven en Staffing it heeft hiervoor ook geen geldige reden. Door het gebruik van deze tekens wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit en/of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen en/of de reputatie van het merk, omdat:

Staffing it hiermee de indruk wekt dat er een commerciële band of andere relatie bestaat tussen haar en IT-Staffing c.s.;
het merk hierdoor verwatert;
Staffing it hierdoor ongerechtvaardigd meelift op de bekendheid van het merk.

4.26.

Staffing it c.s. betwist dat zij ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogend en/of de reputatie van het merk. Allereerst omdat het onderscheidend vermogen van het merk erg laag zou zijn. In de overwegingen 4.14-4.17 is echter al geoordeeld dat het onderscheidend vermogen van het merk klein is, maar dat – dankzij de grote bekendheid van het merk – toch sprake is van grote onderscheidingskracht. Dit argument gaat dus niet op.

Staffing it c.s. zegt vervolgens dat zij niet de indruk wekt dat er een commerciële band tussen partijen zou bestaan. Ook dit argument gaat niet op. In overweging 4.19 is al geoordeeld dat het publiek door het gebruik van het teken als zodanig kan denken dat de betrokken diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen. Ditzelfde geldt voor het gebruik van de handelsnaam, domeinnaam en LinkedIn account, nu dit als merkgebruik (sub d) heeft te gelden.

Tot slot zegt Staffing it c.s. nog dat er geen verwatering optreedt, omdat het merk niet meer zal worden gebruikt door De Staffing Groep of dat het merk al is verwaterd doordat de woorden “IT” en “Staffing” ook veelvuldig door anderen worden gebruikt in hun domeinnamen. Ook dit argument baat Staffing it c.s. niet. Zoals al eerder is geoordeeld, is er geen sprake van dat het gebruik van het merk is gestaakt of zal worden gestaakt en komen de woorden “IT” en “Staffing” niet in combinatie voor in de door Staffing it c.s. getoonde domeinnamen (zie 4.6 en 4.16).

Conclusie

4.27.

Op grond van het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat er sprake is van merkinbreuk op grond van artikel 2.20 BVIE sub d met betrekking tot het gebruik van de handelsnaam, de domeinnaam en het Linkedin account. In overweging 4.22 is al geoordeeld dat niet alleen Staffing it, maar ook [gedaagde sub 2] op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE inbreuk maakt op het merk omdat hij een gebruiksrecht van het teken aan Staffing it heeft verstrekt. Ditzelfde geldt voor de merkinbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE, nu het teken ook wordt gebruikt in de handelsnaam, de domeinnaam en het Linked-In account van Staffing it.

Overige grondslagen

4.28.

Aan de beoordeling van de overige door IT-Staffing c.s. aangevoerde grondslagen, handelsnaaminbreuk en oneerlijke handelspraktijken, komt de voorzieningenrechter niet meer toe. IT-Staffing c.s. heeft ter zitting namelijk gezegd dat de vorderingen op grond van het merkenrecht en handelsnaamrecht inwisselbaar zijn – in die zin dat als inbreuk op grond van één van deze grondslagen wordt aangenomen, de andere grondslag niet meer hoeft te worden beoordeeld – en dat vordering uit hoofde van oneerlijke handelspraktijken subsidiair is ingesteld.

Vorderingen

4.29.

De vordering tot het blijvend staken van de inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van IT-Staffing c.s. zal worden toegewezen op grond van de merkinbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub b en d BVIE.

4.30.

IT-Staffing c.s. vordert dat Staffing it c.s. de domeinnaam www.staffingit.nl aan De Staffing Groep overdraagt. IT-Staffing c.s. kan zich op grond van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE verzetten tegen de registratie van en het houden van (actieve) domeinnamen die inbreuk maken op het merk “IT Staffing” (zie Gerechtshof Den Haag 13 augustus 2013, ECLI:NL:GHDH:2013:2967, Talensshop). Dat IT-Staffing c.s. in een e-mail van 3 januari 2018 in het kader van schikkingsonderhandelingen heeft geschreven geen belangstelling te hebben in de overdracht van deze domeinnaam doet daar niet aan af. Deze vordering wordt dus toegewezen.

4.31.

IT-Staffing c.s. vordert dat de inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis wordt gestaakt en dat de domeinnaam binnen drie werkdagen na betekening van dit vonnis wordt overgedragen. Staffing it c.s. vraagt om een termijn van zes weken te hanteren, zodat zij voldoende tijd heeft om een en ander aan te passen. IT-Staffing c.s. heeft hierop geantwoord dat de aanpassingen snel en eenvoudig kunnen worden doorgevoerd, behalve misschien waar het gaat om drukwerk. Nu Staffing it c.s. niet heeft gezegd dat er drukwerk moet worden aangepast, vindt de voorzieningenrechter een termijn van drie werkdagen na betekening van dit vonnis redelijk. Met betrekking tot de merkregistratie betekent dit dat binnen deze termijn een verzoek tot doorhaling/wijziging van het teken bij het BOIP zal moeten zijn ingediend.

4.32.

De vordering die ziet op het staken van oneerlijke handelspraktijken zal niet worden toegewezen, omdat deze subsidiair is ingesteld en IT-Staffing c.s. niet heeft gesteld dat zij daarbij een zelfstandig belang heeft, naast de veroordeling op grond van merkinbreuk.

Dwangsom

4.33.

De door IT-Staffing c.s. gevorderde dwangsommen worden beperkt op de manier die in het dictum staat.

Proceskosten

4.34.

Staffing It c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. IT-Staffing c.s. vordert op grond van artikel 1019h Rv veroordeling in de volledige proceskosten van € 31.867,48 (exclusief btw). Deze procedure ziet (overwegend) op de handhaving en bescherming van intellectuele eigendomsrechten (handelsnaam- en merkenrecht) en dus is artikel 1019h Rv van toepassing. Op grond van dat artikel wordt de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Bij de vaststelling van de redelijke en evenredige kosten gaat de voorzieningenrechter uit van de door de rechtbank gehanteerde Indicatietarieven in IE-zaken. In dit geval neemt de voorzieningenrechter als uitgangpunt het (maximum) tarief behorend bij een normaal kort geding, namelijk € 15.000, omdat het om een inbreukzaak gaat met meerdere grondslagen en er uitgebreid inhoudelijk verweer is gevoerd.

4.35.

IT-Staffing c.s. heeft onvoldoende gemotiveerd waarom een hoger bedrag redelijk en evenredig is. Zij zegt alleen dat er veel materiaal verzameld is en dat er sprake is van twee IE-grondslagen. De voorzieningenrechter vindt dat hiermee al voldoende rekening is gehouden.

4.36.

Staffing it c.s. zegt dat sprake is van een eenvoudig kort geding. Ook had zij graag gezien dat in plaats van een kostenoverzicht de facturen waren overgelegd. Staffing it c.s. zegt verder nog dat IT-Staffing c.s. een te hoog uurtarief in rekening heeft gebracht en dat er teveel uren aan de zaak zijn besteed. Tot slot wijst Staffing it c.s. erop dat zij als startende onderneming weinig draagkracht heeft en in financiële problemen zal raken bij een proceskostenveroordeling zoals gevorderd.

4.37.

De voorzieningenrechter heeft hiervoor al uitgelegd waarom zij de zaak als een “normale” zaak beschouwt (zie 4.34). Volgens de Indicatietarieven is een kostenoverzicht voldoende. Daar wijkt de voorzieningenrechter niet vanaf. Ter zitting heeft IT-Staffing c.s. uitgelegd dat er een hoger uurtarief in rekening is gebracht, omdat de tarieven per 1 januari 2018 zijn verhoogd ten opzichte van het tarief dat bij Staffing it c.s. bekend was. Dat vindt de voorzieningenrechter overtuigend. Overigens is dit bezwaar en het bezwaar over het aantal in rekening gebrachte uren al ondervangen doordat de voorzieningenrechter de kostenveroordeling matigt tot het (maximale) Indicatietarief voor een normale zaak. De beperkte draagkracht van Staffing it c.s. maakt ook niet dat de kosten onredelijk en onevenredig zijn. De voorzieningenrechter blijft dus bij haar uitganspunt en past het tarief van een normaal kort geding toe à € 15.000.

4.38.

In deze zaak is sprake van een gemengde grondslag: IE (merk- en handelsnaamrecht) en niet-IE (oneerlijke handelspraktijken). IT-Staffing c.s. zegt dat de kosten die gemaakt zijn voor de niet-IE grondslag 1% van de gehele kosten bedragen. Staffing it c.s. zegt dat deze 40% bedragen. De voorzieningenrechter is het eens met IT-Staffing c.s. Het percentage van 1% acht de voorzieningenrechter verwaarloosbaar en zij zal deze kosten begroten op nihil.

4.39.

De kosten aan de zijde van IT-Staffing c.s. worden aan de hand van het bovenstaande begroot op:

- dagvaarding € 81,00

- griffierecht 626,00

- salaris advocaat
15.000,00

Totaal € 15.707,00

5.De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

veroordeelt Staffing it c.s. om binnen drie werkdagen na betekening van dit vonnis elk gebruik van het Staffing it-merk, de handelsnaam Staffing it, de domeinnaam www.staffingit.nl en het Staffing it Linkedin account, alsmede van elke andere van de handelsnaam IT-Staffing in geringe mate afwijkende handels- of domeinnaam of social media account en/of ieder ander met het IT-Staffing merk overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden, met betrekking tot de merkregistratie houdt dit in dat binnen deze termijn een verzoek tot het doorhalen/wijzigen van het Staffing it-merk bij het BOIP moet zijn ingediend,

5.2.

veroordeelt Staffing it c.s. om binnen drie werkdagen na betekening van dit vonnis de domeinnaam www.staffingit.nl over te dragen aan De Staffing Groep, door De Staffing Groep binnen deze termijn te voorzien van de tekens die nodig zijn voor de overdracht van deze domeinnaam en, op eerste verzoek daartoe van De Staffing Groep of de registrar van Staffing it, op kosten van Staffing it al het overige te doen wat van haarzijde nodig is om de overdracht van deze domeinnaam aan De Staffing Groep te effectueren,

5.3.

veroordeelt Staffing it c.s. om aan IT-Staffing c.s. een dwangsom te betalen van € 1.000 voor iedere dag of gedeelte daarvan of voor iedere keer – dit ter keuze van IT-Staffing c.s. – dat (één van) gedaagden in strijd handelen of laten handelen met de in 5.1 en/of 5.2 uitgesproken hoofdveroordeling, tot een maximum van € 20.000 is bereikt,

5.4.

veroordeelt Staffing It c.s. op grond van artikel 1019h Rv in de proceskosten, aan de zijde van IT-Staffing c.s. tot op heden begroot op € 15.707,00,

5.5.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.6.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.C. Burgers en in het openbaar uitgesproken op 25 april 2018.^[1]