ECLI:NL:RBMNE:2017:4485

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

handelskamer

locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/437772 / KG ZA 17-297

Vonnis in kort geding van 14 juli 2017

in de zaak van

de stichting

STICHTING VU,

mede handelend onder de naam
VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. M. Schut en mr. C. Wildeman te Amsterdam,

tegen

[verweerder],

wonende te [woonplaats] ,

verweerder in conventie,

eiser in reconventie,

advocaat mr. G.T.J. Hoff en mr. E.L. Hoogstraate te Haarlem.

Partijen zullen hierna de VU en [verweerder] genoemd worden.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de (niet betekende) dagvaarding met producties 1 tot en met 28,
de conclusie van antwoord tevens conclusie van eis in reconventie met producties 1 tot en met 36,
de conclusie van antwoord in reconventie met producties 29 tot en met 45,
de producties 37 tot en met 49 van [verweerder] ,
de mondelinge behandeling van 29 juni 2017 waarbij partijen vrijwillig zijn verschenen,
de pleitnota van de VU,
de pleitnota van [verweerder] .

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2.De feiten

2.1.

In 2011 heeft [verweerder] samen de heer [B] (hierna: [B] ), een werknemer van de VU, een uitvinding gedaan op het gebied van tijdsynchronisatie van glasvezelnetwerken. [verweerder] en de VU zijn gezamenlijk eigenaar van het octrooi op deze uitvinding.

2.2.

In februari 2012 hebben de VU en [verweerder] een Joint Ownership Agreement (hierna: JOA) gesloten waarin zij - kort gezegd - zijn overeengekomen dat de VU verantwoordelijk is voor het beheer en de exploitatie van het octrooi, dat de VU informatieplichtig is jegens [verweerder] en dat de opbrengsten door de VU en [verweerder] worden gedeeld in de verhouding 40/60.

In de JOA is daarover - voor zover van belang - bepaald:

“(…)

3.1.

The Parties will each use their best efforts to ensure that Joint Inventors fully cooperate in the preparation, filing, prosecution, maintenance, commercialization and exploiting of the Patent. (…)

3.2.

VU is principally responsible for the prosecution and maintenance of the Patent, but will keep [verweerder] promptly informed of the status of the Patent and any action in relation therewith. VU will assure that [verweerder] receives copies on all patent related communications, including - but not limited to - office actions and responses.”

(…)

4.1.

VU at its sole discretion has the right to commercialize, utilize and exploit the Invention and/or the Patent and will keep [verweerder] promptly informed of all interest in the Patent and/or the Invention expressed by third parties. (…)

5.1. (…)

VU will maintain adequate record showing the Patent Expenses and Other Expenses incurred, which will be made available to the [verweerder] for inspection upon reasonable written notice.

(…)

5.4.

Subject to the provisions of Section 3.5 and Article 4, License Revenue will be shared by the Parties whereby 40% of the License Revenue will be retained by VU and 60% will be paid to [verweerder] .

(…)

5.6.

Every 6 months, VU will provide [verweerder] with a written report accounting for the total amount of License Revenue received from any licensee, the amount of License Revenue to reimburse All Expenses, the amount of License Revenue retained by VU, and the amount of License Revenue due to [verweerder] . (…)

7.3.

In the event that any Party shall commit any breach of or default in any terms or conditions of this Agreement, written notice of breach or default may be served on the defaulting Party. In the event that such Party fails to remedy such default of breach within sixty (60) days after receipt of such written notice any of the Parties may, at their option and in addition to any other remedies which they may have at law or equity, terminate this Agreement by sending notice of termination in writing to the other Party tot such effect.

(…)”

2.3.

Op 31 januari 2014 is OPNT B.V. (hierna: OPNT) opgericht, als spin-off van de VU ten behoeve van de verdere ontwikkeling en het vermarkten van de uitvinding. [B] is indirect bestuurder en aandeelhouder van OPNT.

2.4.

In februari 2015 hebben de VU en OPNT een licentieovereenkomst gesloten op basis waarvan de VU aan OPNT voor het octrooi een exclusieve, wereldwijde, niet in tijd beperkte licentie heeft verstrekt.

2.5.

Bij brief van 31 mei 2015 aan de VU heeft [verweerder] de JOA ontbonden. Als redenen voor de ontbinding heeft [verweerder] onder meer aangevoerd dat de VU niet naar behoren met hem communiceert, dat de VU artikel 4.1. van de JOA heeft geschonden, omdat zij de communicatie van OPNT naar de VU en van OPNT naar investeerders niet (tijdig) met hem heeft gedeeld, en dat de VU artikel 3.1. van de JOA heeft geschonden, omdat zij de uitvinding niet goed commercialiseert. De VU heeft deze buitengerechtelijke ontbinding niet geaccepteerd.

2.6.

[verweerder] heeft een reeks e-mails gestuurd aan onder meer [B] en de heer [C] (hierna: [C] ), directeur van Innovation Exchange Amsterdam (hierna: IXA, een samenwerkingsverband van de Technology Transfer Offices van de VU, VUmc, UvA, AMC en HvA) waarin hij zijn onvrede heeft geuit over en naar aanleiding van de gang van zaken rond de exploitatie en licentiëring van het octrooi.

2.7.

In het najaar van 2015 zijn partijen een mediationtraject gestart ter beslechting van het gerezen geschil over de wijze van exploitatie van het octrooi door de VU. Na een jaar is de mediation geëindigd zonder vaststellingsovereenkomst.

2.8.

In februari 2016 heeft de VU openbaar gemaakt dat de Europese dochter van de Amerikaanse investeerder Cottonwood Technology Fund (hierna: Cottonwood) een half miljoen euro in OPNT investeert. In september 2016 heeft de VU openbaar gemaakt dat KPN Ventures ook in OPNT investeert.

2.9.

[verweerder] heeft in diverse e-mails aan de heer [D] (hierna: [D] ), General Partner van Cottonwood, onder andere bericht dat hij de JOA heeft ontbonden, omdat de VU haar contractuele verplichtingen niet is nagekomen, dat de aan OPNT verstrekte licentie niet geldig is, omdat het octrooi nu geheel aan hem in eigendom toekomt, en dat hij het octrooi te koop aanbiedt.

2.10.

De VU heeft [verweerder] gesommeerd zich te onthouden van het doen van mededelingen aan derden die betrekking hebben op de JOA of het octrooi en om een rectificatie te sturen aan [D] . De VU heeft [verweerder] ter zake in kort geding gedagvaard.

2.11.

Vervolgens hebben partijen op 10 januari 2017 een schikking bereikt met de navolgende inhoud:

“Zolang er geen schikking is bereikt of een rechterlijke uitspraak is gedaan over de ontbinding van de JOA en de overdracht van het octrooi op grond van artikel 7.5 van de JOA, zal [verweerder] zich onthouden van het doen van mededelingen aan derden (uiteraard met uitzondering van mededelingen in het kader van juridische procedures) met de strekking:

dat [verweerder] enig eigenaar is van het octrooi; en/of
dat de VU geen rechten heeft op het octrooi; en/of
dat de VU niet gerechtigd is het octrooi (aan OPNT) te licentiëren; en/of
dat [verweerder] het recht heeft het octrooi te verkopen; en/of
dat [verweerder] het octrooi te koop aanbiedt.”

2.12.

Bij e-mail van dezelfde datum heeft [verweerder] de navolgende rectificatie aan [D] gestuurd:

“(…)

On 8 en 9 December 2016 I sent you e-mails with the subject line “Buy patent?”, in which I suggested that the patent licensed by VU to OPNT is 100% assigned to me and that therefore VU is not entitled to license the patent to OPNT. Furthermore, I suggested that I was entitled to offer the patent for sale to Cottonwood or other parties.

Those statements were incorrect.

My apologies for any inconvenience.

(…)”

Daarop heeft de VU het kort geding ingetrokken.

2.13.

Op 29 maart 2017 is [D] te zien geweest in een uitzending van het televisieprogramma ‘De Wereld Draait Door’ (hierna: de uitzending), waarin hij heeft gesproken over innovatieve startups.

2.14.

Op 30 maart 2017 heeft [D] een link naar de uitzending op zijn LinkedIn-pagina geplaatst met daarbij tags naar Nederlandse startups waarin Cottonwood investeert, waaronder OPNT. Dezelfde dag heeft [verweerder] daarbij als reactie geplaatst: “Did he mention where OPNT got it’s intellectual property?” [D] heeft deze reactie van zijn LinkedIn-pagina verwijderd.

2.15.

Vervolgens heeft [verweerder] als reactie geplaatst: “Did he mention where the intellectual property that OPNT is trying to develop comes from?” Ook dit bericht heeft [D] verwijderd.

2.16.

De VU heeft [verweerder] gesommeerd zich te houden aan de op 10 januari 2017 gemaakte afspraken. [verweerder] heeft daarop bericht dat hij deze afspraken niet heeft geschonden.

3.Het geschil in conventie

3.1.

De VU vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I primair

[verweerder] beveelt met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis de volgende afspraken van 10 januari 2017 tussen partijen na te komen, te weten:

zolang er geen schikking is bereikt of een rechterlijke uitspraak is gedaan over de ontbinding van de JOA en de overdracht van het octrooi op grond van artikel 7.5 van de JOA, zal [verweerder] zich onthouden van het doen van mededelingen aan derden (uiteraard met uitzonderingen van mededelingen in het kader van juridische procedures) met de strekking:

dat [verweerder] enig eigenaar is van het octrooi, en/of
dat de VU geen rechten heeft op het octrooi, en/of
dat de VU niet gerechtigd is het octrooi (aan OPNT) te licentiëren, en/of
dat [verweerder] het recht heeft het octrooi te verkopen, en/of
dat [verweerder] het octrooi te koop aanbiedt,

onder welke mededelingen onder meer ook worden begrepen berichten waarin wordt gesuggereerd dat er mogelijk een probleem is met de bevoegdheid van de VU en/of OPNT om het octrooi te exploiteren, zoals de commentaren die [verweerder] op de LinkedIn-pagina van [D] van Cottonwood heeft geplaatst,

subsidiair

[verweerder] beveelt om met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis - zolang er geen schikking is bereikt of een rechterlijke uitspraak is gedaan over de ontbinding van de JOA en de overdracht van het octrooi op grond van artikel 7.5. van de JOA - te staken en gestaakt te houden het doen van uitingen op derden gericht (met uitzonding van mededelingen in het kader van juridische procedures) die de exploitatie van het octrooi schade toe kunnen brengen, waaronder maar niet beperkt tot berichten waarin wordt gesuggereerd dat er mogelijk een probleem is met de bevoegdheid van de VU en/of OPNT om het octrooi te exploiteren, zoals de commentaren die [verweerder] op de LinkedIn-pagina van [D] van Cottonwood heeft geplaatst,

II[verweerder] gebiedt aan de VU een dwangsom te betalen van € 5.000,00, althans een door de voorzieningenrechter te bepalen bedrag, voor iedere keer of dag dat [verweerder] het onder I bedoelde bevel overtreedt, met een maximum van € 100.000,00, althans een door de voorzieningenrechter te bepalen bedrag,

III[verweerder] veroordeelt in de proceskosten, waaronder de nakosten.

3.2.

[verweerder] voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen met veroordeling van de VU in de proceskosten, waaronder de nakosten, te vermeerderen met wettelijke rente daarover.

3.3.

Op de stellingen van partijen zal hierna, voor zover van belang, worden ingegaan.

4.Het geschil in reconventie

4.1.

[verweerder] vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. de VU gebiedt om binnen 10 dagen na betekening van dit vonnis, gedocumenteerd met bewijsstukken, rekening en verantwoording af te leggen aan [verweerder] over de wijze waarop zij zich van haar opdracht onder de JOA heeft gekweten en daarbij in elk geval antwoord te geven op de vragen als genoemd in §43 van de conclusie, en

2. de VU gebiedt om binnen 10 dagen na betekening van dit vonnis afschriften aan [verweerder] te verstrekken van de bescheiden als genoemd in §46 van de conclusie,

3. op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,00 voor iedere dag dat de VU enig onderdeel van de onder 1. en 2. bedoelde bevelen overtreedt,

4. de VU veroordeelt in de proceskosten, waaronder de nakosten, te vermeerderen met wettelijke rente daarover.

De voorzieningenrechter begrijpt dat [verweerder] onder 1. heeft bedoeld de vragen als genoemd in
§45in plaats van
§43van de conclusie en zal het petitum aldus verbeterd lezen.

4.2.

De VU voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen met veroordeling van [verweerder] in de proceskosten.

4.3.

Op de stellingen van partijen zal hierna, voor zover van belang, worden ingegaan.

5.De beoordeling in conventie

5.1.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft de VU voldoende spoedeisend belang bij de door haar ingestelde vorderingen, nu deze strekken tot het beëindigen van uitlatingen van [verweerder] die volgens de VU in strijd zijn met de tussen partijen gemaakte afspraken en onrechtmatig zijn en leiden tot schade voor de VU. Dat de betreffende uitlatingen van [verweerder] op de LinkedIn pagina van [D] al op 30 maart 2017 en 2 april 2017 zijn gedaan en kort daarna door [D] zijn verwijderd en [verweerder] dergelijke uitlatingen daarna niet meer heeft gedaan, doet hier niet aan af. Nu [verweerder] betwist dat hij door het doen van deze uitlatingen de afspraken heeft geschonden dan wel onrechtmatig heeft gehandeld, is voldoende aannemelijk dat hij dergelijke uitlatingen opnieuw zal kunnen doen.

5.2.

De VU vordert primair nakoming, op straffe van een dwangsom van de op

10 januari 2017 tussen partijen gemaakte afspraken, zoals hiervoor weergegeven onder 2.11. Tussen partijen is niet in geschil dat deze afspraken zijn gemaakt en dat de gemaakte afspraken nog steeds van kracht zijn, aangezien er geen sprake is van een schikking of een rechterlijke uitspraak over de ontbinding van de JOA en de overdracht van het octrooi.

5.3.

Kern van het geschil tussen partijen betreft de vraag of [verweerder] deze afspraken heeft geschonden door op de LinkedIn-pagina van [D] bij de link naar de uitzending als reactie te plaatsen: “Did he mention where OPNT got it’s intellectual property?” en “Did he mention where the intellectual property that OPNT is trying to develop comes from?” Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is dat het geval. Daarvoor is het volgende redengevend.

5.4.

Op grond van de gemaakte afspraken dient [verweerder] zich onder meer te onthouden van het doen van bepaalde mededelingen aan derden met de strekking “dat de VU niet gerechtigd is het octrooi (aan OPNT) te licentiëren’.

5.5.

Aanleiding voor het maken van de afspraken was onder meer dat [verweerder] in de periode april tot en met december 2016 diverse e-mails heeft gestuurd aan [D] , de General Partner van Cottonwood, een van de investeerders in OPNT, waarin [verweerder] heeft medegedeeld dat hij de JOA heeft ontbonden, omdat de VU haar contractuele verplichtingen niet is nagekomen, dat de aan OPNT verstrekte licentie niet geldig is, omdat het octrooi nu aan hem in eigendom toekomt, en dat hij het octrooi wil verkopen (zie 2.9.). De VU heeft [verweerder] daarop gesommeerd zich te onthouden van het doen van mededelingen aan derden die betrekking hebben op de JOA of het octrooi en om een rectificatie te sturen aan [D] . De VU heeft [verweerder] ter zake ook in kort geding gedagvaard. Vervolgens hebben partijen op 10 januari 2017 een schikking bereikt waarbij zij voornoemde afspraken hebben gemaakt en de afspraak dat [verweerder] [D] een rectificatie zal sturen. Bij e-mail van dezelfde datum, zoals aangehaald onder 2.12., heeft [verweerder] uitvoering gegeven aan laatstgenoemde afspraak. In het licht van (1) de eerdere berichtgeving van [verweerder] aan [D] , (2) in combinatie met de direct daarna gemaakte afspraken tussen partijen en (3) de in het kader van die afspraken door [verweerder] gestuurde rectificatie aan [D] , moet investeerder [D] /Cottonwood in ieder geval als een derde worden beschouwd in de zin van de gemaakte afspraken. Dat [D] deel uitmaakt van de directie van OPNT, maakt dit niet anders.

5.6.

De door [verweerder] geplaatste reacties op de LinkedIn pagina van [D] bij de link naar de uitzending roepen gelet op de vraagstelling zelf en de bewoordingen daarvan vragen op over de IP positie van OPNT. In de betreffende uitzending heeft [D] OPNT in het geheel niet genoemd, zodat daarin geen directe aanleiding gelegen was om de IP positie van OPNT in commentaar aan de orde te stellen. Mede gelet op de inhoud van de eerdere berichtgeving van [verweerder] aan [D] , heeft [D] deze vragen kunnen opvatten als het (wederom) door [verweerder] in twijfel trekken van de IP positie van OPNT en in het verlengde daarvan het in twijfel trekken van de door de VU aan OPNT verstrekte licentie. Daarmee vallen deze uitlatingen van [verweerder] onder de op grond van de gemaakte afspraken verboden uitlating jegens derden met de strekking “dat de VU niet gerechtigd is het octrooi (aan OPNT) te licentiëren’. Door het doen van deze uitingen heeft [verweerder] de gemaakte afspraken dus overtreden.

5.7.

Gelet op het vorenstaande heeft de VU belang bij toewijzing van het gevorderde bevel tot nakoming van de gemaakte afspraken op straffe van een dwangsom. Het gevorderde is in zoverre toewijsbaar. De gevorderde dwangsombepaling zal op de in het dictum vermelde wijze worden toegewezen.

5.8.

De voorzieningenrechter acht de door de VU bij dit bevel gevorderde toevoeging:

“onder welke mededelingen onder meer ook worden begrepen berichten waarin wordt gesuggereerd dat er mogelijk een probleem is met de bevoegdheid van de VU en/of OPNT om het octrooi te exploiteren, zoals de commentaren die [verweerder] op de LinkedIn-pagina van [D] van Cottonwood heeft geplaatst”, niet toewijsbaar. Daarvoor geldt ten eerste dat dit onderdeel van de vordering geen onderdeel uitmaakt van de gemaakte afspraken tussen partijen, zodat daar geen nakoming van kan worden gevorderd. Ten tweede geldt dat dit onderdeel van de vordering te vaag en te ruim is geformuleerd. Toewijzing van dit onderdeel van het gevorderde zou gemakkelijk tot executiegeschillen kunnen leiden, hetgeen zoveel mogelijk moet worden voorkomen. In de toekomst zal per uiting - als die nog door [verweerder] zou worden gedaan - moeten worden beoordeeld of [verweerder] daarmee de gemaakte afspraken heeft overtreden, zoals ook in dit vonnis is gedaan. Van berichten waar de suggestie van uitgaat dat er mogelijk een probleem is met de bevoegdheid van de VU en/of OPNT om het octrooi te exploiteren, valt niet bij voorbaat te zeggen dat dit mededelingen zijn die in strijd zijn met de gemaakte afspraken en/of als onrechtmatig zijn aan te duiden. Dit dient per bericht te worden beoordeeld en is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

5.9.

[verweerder] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van VU worden begroot op:

- griffierecht 618,00

- salaris advocaat
816,00

Totaal € 1.434,00

5.10.

De nakosten, waarvan de VU betaling vordert, zullen op de in het dictum weergegeven wijze worden begroot.

6.De beoordeling in reconventie

6.1.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft [verweerder] voldoende aannemelijk gemaakt dat hij spoedeisend belang heeft bij de door hem ingestelde vorderingen strekkende tot het afleggen van rekening en verantwoording door de VU over de wijze van exploitatie van het octrooi en tot afgifte van kopieën van bepaalde bescheiden aangaande de exploitatie. Dat [verweerder] al geruime tijd bezig is om informatie van de VU te verkrijgen en zijn rechtspositie te bepalen, doet hier niet aan af. Partijen hebben immers zowel voor als tijdens het langdurige mediationtraject en ook daarna nog getracht hun geschil in onderling overleg op te lossen. Nu zij daarin niet zijn geslaagd, staat [verweerder] voor de keuze of hij de VU al dan niet in een bodemprocedure zal betrekken. Alvorens te beslissen, wenst [verweerder] over meer informatie en bewijsmateriaal te beschikken. Dit maakt dat hij voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevorderde voorzieningen.

6.2.

[verweerder] vordert veroordeling van de VU om, gedocumenteerd met bewijsstukken, rekening en verantwoording af te leggen over de wijze waarop zij zich van haar opdracht onder de JOA heeft gekweten en daarbij in elk geval antwoord te geven op de volgende vragen:

a. Waarom was het herschrijven van het octrooi in 2012, nog vóór het indienen als PCT aanvrage, nodig en is de beschermingsomvang daardoor beperkt?

b. Wat is de ratio achter Schedule 3 bij de licentieovereenkomst met OPNT?

c. Waarom meent de VU dat de licentie aan OPNT marktconform is en hoe heeft zij dat vastgesteld?

d. Waarom is de licentieovereenkomst met OPNT gedateerd op 6 juni 2014 en ondertekend in februari 2015 en hoe is dit verlopen?

e. Waarom komen de royalty bedragen in de licentieovereenkomst vandaan en waarom zijn die zo laag?

f. Aangezien OPNT over een exclusieve niet in tijd gelimiteerde licentie over het octrooi beschikt, maakt deze in feite deel uit van de waarde van OPNT als bedrijf, ook wanneer er geen omzet is. Waarom is hiervoor geen vergoeding gevraagd? De vaste vergoeding van € 10.000 per jaar is in vergelijking met de waarde van OPNT, die volgens een behouden vuistregel enkele malen € 500.000 bedraagt op het moment dat er nog geen omzet was, vrijwel verwaarloosbaar.

g. Waarom worden in het Report Expenses en License Revenue d.d. 30 november 2016 de (unreimbursed) patent expenses over 2012 en 2013 niet per 1 januari 2016 verminderd met € 10.000, zodat de “cost of capital” van 15% vanaf die datum over een lager bedrag berekend worden?

h. Waarom heeft de VU het octrooi (exclusief) aan OPNT gelicenseerd, terwijl de VU niet weet of er inkomsten te verwachten zijn?

i. Gebruikt OPNT het octrooi in haar product(en)? Met andere woorden: verwacht de VU royalty betalingen van OPNT boven de minimum jaarlijkse royalty van € 10.000?

j. Bevat(ten) het product/de producten die OPNT op dit moment ontwikkelt filtertechniek die fysiek binnen of buiten de behuizing van de versterker valt?

k. Hoeveel hebben Cottonwood (volgens het persbericht: “over €500K”) en KPN Ventures precies in OPNT geïnvesteerd en welke aandelenpercentages hebben zij daarmee in OPNT verkregen?

l. Heeft Cottonwood en/of KPN Ventures zich gecommitteerd - bijvoorbeeld bij het bereiken van bepaalde
milestones- aanvullende investeringen te doen, en zo ja voor welk(e) bedrag(en) en wat zijn die
milestones?

m. Zijn andere investeerders geïnteresseerd of hebben zij zich gecommitteerd in OPNT te investeren en, zo ja, wie en voor welk(e) bedrag(en)?

6.3.

[verweerder] vordert ook veroordeling van de VU tot het verstrekken van een afschrift van de navolgende bescheiden:

a. een rapportage van het aantal versterkers dat OPNT heeft verkocht, de verkoopprijs en het aantal,

b. een rapportage van het aantal versterkers dat onderhevig is aan de royalty’s volgens de licentieovereenkomst dat OPNT heeft verkocht, de verkoopprijs en het aantal daarvan,

c. de prognose (forecast) van het aantal versterkers dat door OPNT geproduceerd gaan worden de komende twee jaar,

d. de prognose (forecast) van het aantal versterkers dat onderhevig is aan de royalty’s volgens de licentieovereenkomst dat door OPNT geproduceerd gaan worden de komende twee jaar,

e. de getekende termsheet tussen de VU en OPNT ( [verweerder] heeft alleen een concept ontvangen op 26 mei 2014, zie productie 16),

f. alle tussen de VU en OPNT uitgewisselde concept versies van de Collaboration & License Agreement,

g. de progress reports als bedoeld in artikel 5.1 van de Collaboration & License Agreement, ontvangen sinds 2014,

h. de reports als bedoeld in artikel 6.2 van de Collaboration & License Agreement, ontvangen sinds 2014,

i. de jaarrekeningen 2015 en 2016 van OPNT (om te zien voor welk bedrag de exclusieve licentie van het Octrooi (en eventuele intellectuele eigendommen van OPNT en/of licenties van derden) op de balans staat),

j. het financieringsverzoek voor de oprichting van OPNT dat door [B] en [E] is voorgelegd aan het expert panel van de VU en de lijst met leden van het expert panel (zie

§2.6 van de dagvaarding en productie 36),

k. de e-mail uitwisselingen met Symmetricom (om te verifiëren of er daadwerkelijk is gepoogd om de uitvinding aan hen te licentiëren),

l. het hele pakket aan afspraken die de VU met OPNT en met [B] in verband met de uitvinding heeft gemaakt naast de Collaboration & License Agreement, waaronder: (i) de ‘proof of concept’ lening (zie §2.6 van de dagvaarding), (ii) de ‘preseed’ lening (zie §2.6 van de dagvaarding), (iii) de huurovereenkomst voor het gebruik van de ruimtes aan de [adres] te [vestigingsplaats] , (iv) de research collaboration agreement (zie artikel 4.4. van de Collaboration & License Agreement) en (v) eventuele andere overeenkomsten en afspraken.

6.4.

Allereerst ligt ter beoordeling voor in hoeverre de VU jegens [verweerder] gehouden is tot het afleggen van rekening en verantwoording. Daarvoor is van belang wat partijen over de exploitatie van het gezamenlijk octrooi en de informatievoorziening daarover zijn overeengekomen.

6.5.

In de JOA is - voor zover relevant - bepaald:

“4.1. VU at its sole discretion has the right to commercialize, utilize and exploit the Invention and/or the Patent and will keep [verweerder] promptly informed of all interest in the Patent and/or the Invention expressed by third parties. (…)” en

“5.6. Every 6 months, VU will provide [verweerder] with a written report accounting for the total amount of License Revenue received from any licensee, the amount of License Revenue to reimburse All Expenses, the amount of License Revenue retained by VU, and the amount of License Revenue due to [verweerder] . (…)”

Uit deze bepalingen volgt dat partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de VU het recht heeft om het octrooi te exploiteren ‘ad its sole discretion’ dat wil zeggen naar eigen goeddunken. Dit brengt met zich dat de VU een grote mate van beleidsvrijheid toekomt en dat [verweerder] zich de wijze van exploitatie door de VU in beginsel dient te laten welgevallen. Dit blijkt ook uit het feit dat partijen beperkte informatieverplichtingen zijn overeengekomen. Op grond van de JOA dient de VU [verweerder] halfjaarlijks te rapporteren over de licentie-inkomsten en zij dient [verweerder] adequaat op de hoogte te houden van alle door derden getoonde belangstelling in het octrooi en/of de uitvinding.

6.6.

Vaststaat dat partijen in aanvulling op deze regeling op 21 maart 2014 zijn overeengekomen dat de VU [verweerder] en zijn toenmalige advocaat mr. Theuws “omwille van de efficiëntie op de hoogte houdt van relevante milestones in de licentieonderhandelingen met OPNT”, zodat zij zich ervan kunnen vergewissen “of de voorwaarden waarover onderhandeld wordt in overeenstemming zijn met de eisen van de redelijkheid en billijkheid die de VU jegens dhr. [verweerder] in acht moet nemen bij het geven van invulling aan haar bevoegdheid onder artikel 4.1 van de overeenkomst.” Hieruit volgt voor de VU de aanvullende verplichting om [verweerder] te informeren over relevante mijlpalen in de licentieonderhandelingen met OPNT.

6.7.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is de VU op grond van hetgeen partijen aldus zijn overeengekomen niet gehouden tot het afleggen van rekening en verantwoording op de door [verweerder] voorgestane wijze. De VU is op grond van haar beperkte contractuele informatieplicht niet verplicht om de gevraagde informatie bij wijze van rekening en verantwoording aan [verweerder] te geven. Dit geldt temeer nu de vragen van [verweerder] deels zien op beleidskeuzes, waarover de VU in beginsel geen verantwoording hoeft af te leggen, en de vragen grotendeels feitelijk van aard zijn en bovendien deels OPNT aangaan, zodat zij ook om die reden het bestek van de door de VU op grond van de gemaakte afspraken af te leggen rekening en verantwoording te buiten gaan.

6.8.

Voor het aannemen van een ruimere informatieplicht van de VU op grond van de redelijkheid en billijkheid die partijen in hun contractuele verhouding jegens elkaar in acht dienen te nemen, ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding. [verweerder] stelt in dat verband dat de VU zich niet op juiste en eerlijke wijze heeft gekweten van haar opdracht onder de JOA tot het mede in het belang van [verweerder] zo gunstig mogelijk exploiteren van het octrooi. [verweerder] verwijt de VU onder meer dat zij zonder zijn toestemming een licentieovereenkomst heeft gesloten met OPNT, een onderneming van haar werknemer en mede-uitvinder [B] , waarbij zij de uitvinding nagenoeg gratis heeft weggegeven. Dit in plaats van het octrooi tegen zakelijke voorwaarden te vermarkten aan een derde, waartoe de VU volgens [verweerder] op grond van de overeenkomst gehouden is. Onder die omstandigheden heeft de VU een transparantieplicht en dient zij op uitgebreidere wijze dan overeengekomen rekening en verantwoording af te leggen, aldus [verweerder] . Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft [verweerder] zijn stellingen in dit verband, mede in het licht van de gemotiveerde betwisting door de VU, onvoldoende toegelicht en onderbouwd, zodat ook daarin geen grond gelegen kan zijn voor toewijzing van de vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording. De stellingen van [verweerder] zijn gebaseerd op vermoedens, in die zin - kort gezegd - dat de VU een betere deal had kunnen treffen, maar die vermoedens zijn onvoldoende door feiten geconcretiseerd. Overigens is de VU bij conclusie van antwoord al (gedeeltelijk) overgegaan tot beantwoording van de vragen, zodat [verweerder] in zoverre (deels) ook geen belang meer heeft bij gevorderde.

6.9.

Vervolgens ligt ter beoordeling voor of de VU gehouden is tot het verstrekken van kopieën van de bescheiden die [verweerder] wenst in te zien. Ingevolge het bepaalde in artikel 843a Rv kan hij die daarbij een rechtmatig belang heeft op zijn kosten inzage, afschrift of uittreksel vorderen van bepaalde bescheiden, waaronder op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, aangaande een rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorgangers partij zijn, van degene die deze bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft. De wetgever heeft met artikel 843a Rv geen algemene exhibitieplicht in het leven willen roepen. Het artikel biedt niet de mogelijkheid om documenten op te vragen waarvan een partij slechts vermoedt dat zij wel eens steun zouden kunnen geven aan zijn stellingen. De exhibitieplicht ziet op de situatie dat een schriftelijk bewijsmiddel aan een partij in beginsel wel bekend is, maar niet in zijn bezit is.

6.10.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat de VU niet kan worden veroordeeld tot het verschaffen van afschriften van bescheiden die niet bestaan of waarover zij niet de beschikking heeft. De VU heeft gemotiveerd gesteld dat dit geldt voor de bescheiden als genoemd onder a tot en met d en i. Nu [verweerder] deze stelling onvoldoende heeft weersproken, gaat de voorzieningenrechter van de juistheid daarvan uit. Dit brengt met zich dat het gevorderde ten aanzien van die bescheiden al om die reden niet toewijsbaar is. Verder stelt de voorzieningenrechter vast dat de VU bij conclusie van antwoord een afschrift heeft overgelegd van de door de VU en OPNT ondertekende Term Sheet als bedoeld onder e, zodat aan dit onderdeel van het gevorderde al is voldaan.

6.11.

[verweerder] stelt dat hij belang heeft bij de gevorderde inzage om vast te kunnen stellen wat de waarde van het octrooi is en hoe de VU daarmee is omgegaan en om in een eventuele te initiëren bodemprocedure aan te kunnen tonen dat hij door de VU en/of OPNT is benadeeld, dat de VU wanprestatie jegens hem heeft gepleegd, dat OPNT onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld en dat de licentieovereenkomst met OPNT aantastbaar is. Volgens [verweerder] zijn er sterke aanwijzingen dat de VU haar verplichtingen onder de JOA niet correct is nagekomen, onder meer door het octrooi te herschrijven, waardoor de beschermingsomvang onnodig is verkleind, door interesses in de vinding niet aan hem te melden en relevante informatie achter te houden en door buiten hem om een licentie te verlenen aan de aan haar gelieerde spin-off OPNT tegen niet marktconforme, althans ongunstige voorwaarden en dat hij hierdoor wordt benadeeld. [verweerder] vermoedt bovendien dat er sprake is van andere afspraken tussen de VU en OPNT, die niet aan hem bekend zijn gemaakt, omdat anders niet te verklaren valt waarom de VU de licentie onder deze voorwaarden aan OPNT heeft verstrekt.

6.12.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft [verweerder] , mede in het licht van de betwisting door de VU, onvoldoende concreet toegelicht en onderbouwd dat hij een rechtmatig belang heeft bij kennisname van de overige bescheiden als genoemd onder f, g, h, j, k en l. Van meer dan een vermoeden dat deze bescheiden informatie bevatten die de standpunten van [verweerder] zouden kunnen ondersteunen is geen sprake. Een dergelijk onderzoek zou daarmee neerkomen op een fishing expedition, waarvoor het inzagerecht van artikel 843a Rv niet is bedoeld.

6.13.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vorderingen van [verweerder] dienen te worden afgewezen. [verweerder] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van de VU worden begroot op € 816,00 aan salaris advocaat.

7.De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

7.1.

beveelt [verweerder] met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis de op

10 januari 2017 door partijen gemaakte afspraken na te komen als vermeld onder 2.11.,

7.2.

veroordeelt [verweerder] om aan de VU een dwangsom te betalen van € 5.000,00 voor iedere keer dat hij niet aan de in 7.1. uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 100.000,00 is bereikt,

7.3.

veroordeelt [verweerder] in de proceskosten, aan de zijde van de VU tot op heden begroot op € 1.434,00,

7.4.

veroordeelt [verweerder] , onder de voorwaarde dat hij niet binnen 14 dagen na aanschrijving door de VU volledig aan dit vonnis voldoet, in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op:
- € 131,00 aan salaris advocaat,
- te vermeerderen, indienbetekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van het vonnis,

7.5.

verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

7.6.

wijst het meer of anders gevorderde af,

in reconventie

7.7.

wijst de vorderingen af,

7.8.

veroordeelt [verweerder] in de proceskosten, aan de zijde van VU tot op heden begroot op € 816,00,

7.9.

verklaart dit vonnis in reconventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.P.H. van Driel van Wageningen en in het openbaar uitgesproken op 14 juli 2017.^[1]