ECLI:NL:RBMNE:2016:4395

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

handelskamer

locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/416357 / KG ZA 16-404

Vonnis in kort geding van 29 juli 2016

in de zaak van

[eiseres], tevens handelend onder de naam
[naam],

wonende te [woonplaats] ,

eiseres,

advocaat mr. H. Maatjes te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[gedaagde],

statutair gevestigd te [vestigingsplaats] ,

gedaagde,

advocaat mr. P.E. Mazel te Groningen.

Partijen zullen hierna [naam] en [gedaagde] genoemd worden.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 6 juni 2016
de op 10 juni 2016 van [naam] ontvangen producties 1 tot en met 11
de op 4 juli 2016 van [gedaagde] ontvangen producties (dagvaarding nietigverklaring Beneluxmodeldepot van 24 juni 2016 met producties 2 tot en met 6)
de op 12 juli 2016 van [naam] ontvangen producties 12 tot en met 15
de ter zitting door [gedaagde] aan de voorzieningenrechter overhandigde, op voorhand door [naam] ontvangen, kostenopgave ex artikel 1019h Rv
de mondelinge behandeling van 14 juli 2016
de pleitnota van [naam]
de pleitnota van [gedaagde] .

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2.De feiten

2.1.

[naam] is een onderneming die – onder die naam – een door haar bedacht concept in de markt heeft gezet, waarbij afnemers via de website van [naam] hun eigen [naam] -teenslipper kunnen samenstellen door een keuze te maken voor een kleur van een teenslipperzool, voor het materiaal en de kleur van de aan die zool te bevestigen bandjes en voor aan die bandjes te bevestigen accessoires. [naam] verkoopt de slipperzool in verschillende kleuren, waaronder de kleur taupe.

De [naam] -teenslipper (zool met bandjes en accessoires):

De slipperzool zoals door [naam] verkocht in de kleur zwart:

2.2.

Op 24 februari 2014 heeft [naam] de slipperzool, die zij in haar concept gebruikt, gedeponeerd als Benelux-model bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: “BBIE”) voor de klasse “Slipper (kl 2-04)” en dit depot is op 10 juni 2014 ingeschreven.

Bij het modeldepot heeft [naam] niet de kenmerken van de slipperzool omschreven, maar (slechts) onderstaande foto’s bijgevoegd:

2.3.

De [naam] -teenslipper (zool inclusief bandjes en eventuele accessoires) is in verscheidene media te zien (geweest).

2.4.

[gedaagde] is een groothandel in fournituren en breigarens. [gedaagde] verkoopt via haar website een slipperzool en adverteert ermee dat klanten (van afnemers) hun eigen slipper-bovenkant kunnen haken. [gedaagde] verkoopt de slipperzool slechts in één kleur (taupe, zie foto).

De slipperzool zoals door [gedaagde] verkocht:

2.5. (

In ieder geval) vanaf 2012 verkoopt [naam 2] de volgende slipperzool:

2.6.

[naam] heeft [gedaagde] op 4 mei 2016 schriftelijk bericht dat [gedaagde] met haar slipperzool inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van [naam] en haar, onder meer en kort gezegd, gesommeerd deze inbreuk te staken. [gedaagde] heeft aan deze sommatie geen gehoor gegeven.

2.7.

Bij dagvaarding van 24 juni 2016 heeft [gedaagde] jegens [naam] een procedure tot nietigverklaring van de Benelux-modelinschrijving van [naam] aanhangig gemaakt bij de rechtbank Amsterdam.

3.Het geschil

3.1.

[naam] vordert bij vonnis in kort geding, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

primair

1. [gedaagde] te veroordelen om onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de Benelux modelrechten van [naam] , zoals omschreven in de dagvaarding, te staken en gestaakt te houden;

subsidiair

2. [gedaagde] te veroordelen om onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de auteursrechten van [naam] , zoals omschreven in de dagvaarding, te staken en gestaakt te houden;

meer subsidiair

3. [gedaagde] te veroordelen om onmiddellijk na betekening van dit vonnis ieder onrechtmatig handelen jegens [naam] , zoals omschreven in de dagvaarding, te staken en gestaakt te houden;

Zowel primair, subsidiair als meer subsidiair

4. te bepalen dat [gedaagde] ten behoeve van [naam] een dwangsom verbeurt bij iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van de hiervoor verzochte geboden en verboden van € 5.000,00 per dag of gedeelte daarvan dat het hiervoor verzochte niet wordt nagekomen;

5. de termijn ex artikel 1019i Rv in samenhang met artikel 50 lid 6 Trips-verdrag, te bepalen – voor zover dit niet al is gebeurd – op 6 maanden vanaf de datum waarop dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan;

6. [gedaagde] te veroordelen in de volledige proceskosten van dit geding in de zin van artikel 1019h Rv en daarbij te bepalen dat [gedaagde] aan [naam] een wettelijke rente verschuldigd zal zijn vanaf het moment van de betekening van dit vonnis tot aan de dag der algehele voldoening.

3.2.

[gedaagde] voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen van [naam] , met veroordeling van [naam] in de proceskosten ex artikel 1019h Rv.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.De beoordeling

Bevoegdheid

4.1.

De vorderingen van [naam] zijn mede gegrond op een Benelux-model, waarvan de beweerdelijke inbreuk – zoals [naam] onbetwist door [gedaagde] heeft gesteld – mede plaats heeft gevonden in het arrondissement van deze rechtbank. Op grond van artikel 4.6 lid 1 van het Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), hierna: “BVIE”, acht de voorzieningenrechter van deze rechtbank zich dan ook bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.

Toepasselijk recht

4.2.

De voorzieningenrechter gaat evenals partijen uit van de toepasselijkheid van het Nederlandse recht.

Inhoudelijke beoordeling

4.3.

[naam] onderbouwt haar vorderingen als volgt. De slipperzool van [naam] bestaat uit de volgende elementen:

een zool van (milieuvriendelijk) foam, aan de achterzijde ongeveer 2 centimeter dik en iets aflopend qua dikte richting de voorzijde;
de zool heeft een effen kleur;
in de zool zijn drie lusjes bevestigd van ongeveer 0,5 centimeter breed en ongeveer 2,5 centimeter lang;
de lusjes zijn van nubuck-materiaal in dezelfde kleur als de zool;
de lusjes zijn doorgestikt;
de lusjes zijn onzichtbaar bevestigd in de binnenkant van de zool.

De vormgeving van de slipperzool van [naam] is te beschouwen als een nieuw ontwerp met een eigen karakter en als zodanig beschermd op grond van het modelrecht, dan wel deze slipperzool is te beschouwen als een werk in de zin van de Auteurswet (hierna ook: “Aw:”) en als zodanig beschermd op grond van die wet. De slipperzool van [gedaagde] maakt inbreuk op deze intellectuele eigendomsrechten van [naam] , dan wel is een onrechtmatige nabootsing daarvan.

4.4.

In het onderstaande zal de voorzieningenrechter per afzonderlijke grondslag beoordelen of sprake is van de gestelde inbreuk, dan wel onrechtmatige daad.

Benelux-model

4.5.

De voorzieningenrechter stelt het volgende voorop. Op grond van artikel 3.23 lid 1 sub b jo. 3.1 lid 1 BVIE kan de nietigheid van een model worden ingeroepen indien dat model niet voldoet aan de eis van ‘nieuwheid en eigen karakter’.

Artikel 3.3 lid 1 BVIE bepaalt, kort gezegd, dat een model als nieuw wordt beschouwd, indien er geen identiek model aan het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum van het depot. Uit het tweede lid van dit artikel volgt, kort gezegd, dat een model geacht wordt een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die dit model bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die wordt gewekt door modellen die vóór de datum van het depot aan het publiek beschikbaar zijn gesteld. Onder het begrip
“aan het publiek beschikbaar is/zijn gesteld”wordt mede begrepen het in de handel brengen (artikel 3.3. lid 3 BVIE).

In beginsel dient het model zoals ingeschreven, en niet zoals daadwerkelijk verhandeld, als uitgangpunt te worden genomen bij de beantwoording van de nietigheids- en/of inbreukvraag.

4.6.

Uit de foto’s bij het door [naam] ingeschreven model (zie 2.2) blijken de volgende (door [naam] aangevoerde) kenmerken: het gaat om een effen gekleurde slipperzool (van een niet nader te duiden materiaal) met drie lusjes (van een niet nader te bepalen formaat) van een glad (niet nader te duiden) materiaal in dezelfde kleur, die zijn doorgestikt en onzichtbaar in de zool zijn verwerkt (met een niet precies te duiden placering).

Indien deze kenmerken worden vergeleken met de slipperzool van [naam 2] (zie 2.5) wijkt alleen het materiaal van de lusjes af (glad materiaal in plaats van koord). Mogelijk wijken ook de afmeting, plaatsing en wijze van bevestiging van de lusjes af, maar deze eerste twee kenmerken blijken niet (voldoende) uit de modelinschrijving en het laatste kenmerk blijkt niet uit de beeldmateriaal van de slipperzool van [naam 2] dat de voorzieningenrechter voorhanden heeft, zodat deze mogelijke afwijkingen buiten beschouwing dienen te blijven, dan wel niet beoordeeld kunnen worden.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is het geconstateerde verschil (ander materiaal lusjes) zo gering dat het ingeschreven model (vrijwel) identiek is aan en bij de geïnformeerde gebruiker geen andere indruk wekt dan de vóór de datum van het modeldepot op de markt gebrachte slipperzool van [naam 2] , zodat onvoldoende is gebleken van de nieuwheid en het eigen karakter van het door [naam] ingeschreven model.

Op grond daarvan acht de voorzieningenrechter het – zoals [gedaagde] heeft betoogd – in hoge mate waarschijnlijk dat de bodemrechter te Amsterdam de modelinschrijving op deze gronden zal vernietigen, zodat [naam] in dit geding geen beroep kan doen op bescherming op grond van deze modelinschrijving.

Auteursrecht

4.7.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat een werk auteursrechtelijk beschermd is wanneer het ‘een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt’ (artikel 10 Aw). Van een ‘eigen oorspronkelijk karakter’ is sprake indien de vorm van het werk niet ontleend is aan die van een ander werk. Gelet op de – door [gedaagde] gestelde en door [naam] onvoldoende betwiste – grote overeenstemming tussen de slipperzool van [naam] en de oudere slipperzool van [naam 2] (zie ook 4.6), is de voorzieningenrechter van oordeel dat de slipperzool van [naam] is ontleend aan die van [naam 2] en dus (in ieder geval) een eigen persoonlijk karakter ontbeert. De slipperzool van [naam] is dus – zoals [gedaagde] heeft betoogd – geen werk in de zin van de Auteurswet, zodat [naam] geen beroep kan doen op de bescherming die deze wet biedt.

Slaafse nabootsing

4.8.

De voorzieningenrechter overweegt voorts dat het slaafs nabootsen van een product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom in beginsel vrijstaat, maar onrechtmatig wordt indien de nabootser zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan en door dit na te laten verwarring sticht. Vereist is, gelet op de eis van verwarring, dat het nagebootste product een eigen plaats inneemt op de markt.

De voorzieningenrechter is – zoals [gedaagde] heeft betoogd – van oordeel dat de slipperzool van [naam] geen eigen plaats inneemt op de markt. Dit kan mogelijk anders zijn met betrekking tot het gehele concept van [naam] , maar [naam] heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat hiervan (al dan niet ook) sprake is met betrekking tot (slechts) de slipperzool. Hierbij neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat in de door [naam] overgelegde voorbeelden van marketing/reclame steeds sprake is van het gehele concept/de gehele [naam] -slipper (zool plus bandjes en eventuele accessoires).

De voorzieningenrechter is dan ook van oordeel dat het beroep van [naam] op slaafse nabootsing reeds op deze grond faalt.

Conclusie

4.9.

Nu in het bovenstaande is geoordeeld dat de slipperzool van [naam] niet IE-rechtelijk beschermd is, dan wel dat [naam] zich niet met succes op onrechtmatige nabootsing daarvan door [gedaagde] kan beroepen, worden de vorderingen van [naam] afgewezen.

Proceskosten

4.10.

[naam] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Daarbij geldt dat partijen het erover eens zijn dat 10% van de gemaakte proceskosten aan de grondslag slaafse nabootsing moeten worden toegerekend, zodat deze forfaitair dienen te worden begroot. De voorzieningenrechter zal dat doen door de kosten die zien op deze grondslag te begroten op 10% van het forfaitaire tarief, te weten te weten 10% van
€ 1.435,00 (€ 619,00 griffierecht + € 816,00 salaris advocaat) is € 143,50.

De proceskosten die zien op de IE-grondslagen (Beneluxmodelrecht en auteursrecht), te weten 90% van de totale proceskosten, zullen – op advies van de Landelijke Expertgroep IE-zaken – pas worden begroot nadat het Hof van Justitie EU op 28 juli 2016 arrest heeft gewezen in de Belgische prejudiciële zaak over proceskosten in IE-zaken (United Video/Telenet, C-57/15). De voorzieningenrechter houdt de proceskostenveroordeling daarom aan tot uiterlijk 7 september 2016.

5.De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

wijst de vorderingen af,

5.2.

houdt de proceskostenveroordeling aan tot uiterlijk 7 september 2016.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.C. Hagedoorn en in het openbaar uitgesproken op 29 juli 2016.^[1]