Uitspraak
RECHTBANK MIDDELBURG
Sector civiel recht, voorzieningenrechter
Vonnis van 26 april 2004 in de zaak van:
Kort gedingnr.: 69/2004
Driewerff Goes B.V.,
gevestigd te Goes,
eiseres,
procureur: mr. J. Haest,
tegen:
Driewerf Makelaars B.V.,
gevestigd te Zierikzee,
gedaagde,
procureur: mr. J.J.R. Albicher.
1. Het verloop van het geding
Ter terechtzitting van 19 april 2004 heeft eiseres, na vermeerdering van eis, gevorderd:
A. Gedaagde te gebieden om binnen tien dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis ieder gebruik in de Benelux van het merk DRIEWERFF, zoals geregistreerd in de Benelux onder registratienummer 0714375 of een daarmee overeenstemmend teken, waaronder begrepen het gebruik van het teken DRIEWERF, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een door gedaagde aan eiseres te verbeuren dwangsom van € 5.000,--per overtreding en € 5.000,-- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt;
B. Gedaagde te bevelen binnen 48 uur na betekening van het in deze te wijzen vonnis de merkinschrijving van het Benelux merk DRIEWERF MAKELAARS onder nummer 1052741 door te halen en de advocaat van eiseres daarvan bewijs te doen toekomen op straffe van een door gedaagde aan eiseres te verbeuren dwangsom van € 5.000,-- per dag voor iedere dag dat gedaagde in gebreke blijft aan het in deze te wijzen vonnis te voldoen;
C. Driewerf Makelaars B.V. te veroordelen in de kosten van dit geding;
D. Op basis van artikel 260 lid 1 Rv Pro een termijn te bepalen waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt.
Gedaagde heeft verweer gevoerd.
Na verder debat is vonnis gevraagd.
De inhoud van de overgelegde processtukken, waaronder pleitnota’s van beide procureurs en producties zijdens beide partijen, geldt als hier ingelast.
2. De feiten
2.1. Eiseres voert sinds 1993 haar onderneming onder de handelsnaam Driewerff Goes B.V.
2.2. De directeur van eiseres heeft op 12 maart 2002 bij het Benelux Merken Bureau, hierna: BMB, het merk DRIEWERFF gedeponeerd voor klasse 36. In deze klasse vallen diverse financiële diensten waaronder vermogensbeheer, financieel beheer van onroerende zaken en makelaardij in onroerende zaken.
2.3. Gedaagde houdt zich bezig met makelaardij-activiteiten in onroerende zaken onder de naam Driewerfmakelaars.
2.4. Gedaagde is eerst door merkenbureau ShieldMark B.V. in opdracht van eiseres en vervolgens op 2 maart 2004 door de procureur van eiseres schriftelijk gesommeerd het gebruik van het teken DRIEWERF te staken en gestaakt te houden. Aan die sommaties is door gedaagde geen gevolg gegeven.
2.5. Op 30 maart 2004 heeft gedaagde bij het BMB een depot ingediend voor het merk DRIEWERFMAKELAARS.
3. Het geschil
3.1. Eiseres stelt dat gedaagde door het teken DRIEWERF inbreuk maakt op haar exclusieve merkrechten overeenkomstig artikel 13A lid 1 sub b en lid 2 dan wel artikel 13 A lid 1 sub d van de Benelux Merken Wet (BMW), en dat zij daardoor schade lijdt. Het inbreukmakende teken DRIEWERF van gedaagde is volgens eiseres verregaand overeenstemmend met het door haar gebruikte merk DRIEWERFF en wordt gebruikt voor dezelfde c.q. soortgelijke diensten als die waarvoor eiseres haar merk heeft ingeschreven. Eiseres is van mening dat de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek verwarring ontstaat tussen het door eiseres gebruikte merk en het door gedaagde gebruikte teken, nu de diensten door partijen worden aangeboden op dezelfde markt. Dit blijkt ook uit de classificatie van het merk bij het BMB. Het depot voor het merk DRIEWERFFMAKELAARS is te kwader trouw gedaan volgens eiseres, omdat gedaagde de aanspraken van eiseres kende. Zij stelt grond van artikel 14 B lid 1 in samenhang met artikel 3 lid 2 sub b BMW Pro de nietigheid van dat depot te kunnen inroepen.
3.2. Gedaagde betwist het spoedeisend belang van eiseres bij haar vordering. Zij stelt geen inbreuk te maken op het merk van eiseres op grond van artikel 13A lid 1 sub b of sub d BMW. Gedaagde stelt daartoe dat eiseres ten onrechte uitgaat van het teken DRIEWERF in plaats van DRIEWERFFMAKELAARS en betwist dat er sprake is van direct verwarringsgevaar tussen het merk van eiseres en laatstgenoemd teken. Zij verwijst daarbij naar de verschillende bedrijfsomschrijvingen en feitelijke bedrijfsactiviteiten van partijen, het feit dat uit het onderzoeksrapport van het BMB blijkt er geen enkel verband bestaat tussen het merk van eiseres en dat van gedaagde, eiseres niet bekend is bij het publiek en andere makelaarskantoren en er geen onderscheidend vermogen uitgaat van het merk van eiseres ten opzichte van het merk van gedaagde of het teken DRIEWERF in DRIEWERFMAKELAARS gelet op de in de jurisprudentie ontwikkelde criteria. Gedaagde betwist tenslotte dat haar depot bij het BMW te kwader trouw is gedaan.
4. De beoordeling
4.1. Gelet op de aard van de zaak - merkinbreuk- heeft eiseres spoedeisend belang bij hetgeen zij gevorderd heeft, zodat zij ontvankelijk is in haar vorderingen.
4.2. Artikel 13 A lid 1 BMW bepaalt dat het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht geeft. Eiseres heeft derhalve doordat zij het merk DRIEWERFF heeft laten inschrijven bij het BMB een absoluut recht verkregen, waar zij zich jegens derden op kan beroepen.
Artikel 13 A lid 1 en onder b BMW bepaalt dat de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die hiertoe niet zijn toestemming heeft verkregen, het gebruik van een teken kan verbieden wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.
4.3. In het door gedaagde gebruikte teken DRIEWERFMAKELAARS vormt naar voorlopig oordeel het woord ‘driewerf’ het onderscheidende en kenmerkende onderdeel en daarmee het hoofdbestanddeel. Het onderdeel ‘makelaars’ is het beschrijvende deel waarmee wordt aangegeven in welke tak van dienstverlening de onderneming van gedaagde werkzaam is. Van dat deel gaat geen onderscheidend vermogen uit. Het teken DRIEWERF stemt zowel auditief als visueel in zeer verregaande mate overeen met het merk DRIEWERFF, zodat dit teken dient te worden aangemerkt als overeenstemmend met het merk van eiseres.
Voorts staat als onweersproken vast dat zowel eiseres als gedaagde hun merk c.q. teken gebruiken in het economisch verkeer, namelijk in stukken voor zakelijk gebruik en (met name door gedaagde) in de reclame.
Daarnaast staat gelet op het feit dat zowel eiseres als gedaagde zich met hun bedrijfsactiviteiten op de onroerend goed markt bewegen voorshands voldoende vast dat het teken DRIEWERF van gedaagde gebruikt wordt voor soortgelijke waren c.q. diensten als het merk DRIEWERFF van eiseres. Bovendien bieden partijen beide hun diensten aan in Zeeland.
De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat onder die omstandigheden reeds voldoende aannemelijk is dat er sprake is van verwarringsgevaar bij het publiek. Hiermee is voldaan aan de vereisten van artikel 13 A lid 1 sub b BMW waar eiseres zich primair op beroept.
4.4. Gedaagde heeft haar merk gedeponeerd nadat zij was aangeschreven door eiseres. Nu zij op het moment van dit depot derhalve op de hoogte was van de aanspraken van eiseres, kan het depot van gedaagde derhalve niet worden aangemerkt als gedaan te goeder trouw. Eiseres kan dan ook op grond van artikel 14 B lid 1 in samenhang met artikel 3 lid 2 sub b BMW Pro de nietigheid van dat depot inroepen. Gelet hierop is ook de tweede vordering van eiseres toewijsbaar op onderstaande wijze.
4.5. Gelet op het vorenstaande komt het gevorderde met inachtneming van het volgende voor toewijzing in aanmerking.
De voorzieningenrechter acht de termijn van artikel 260 lid 2 Rv Pro redelijk voor het instellen van de hoofdzaak en zal gelet daarop hieromtrent geen nadere uitspraak doen zoals gevorderd.
Voorts zullen de mede gevorderde dwangsommen worden gematigd en gemaximeerd.
4.6. Gedaagde zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.
5. De beslissing
De voorzieningenrechter:
gebiedt gedaagde om binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik in de Benelux van het merk DRIEWERFF, zoals geregistreerd in de Benelux onder registratienummer 0714375 of een daarmee overeenstemmend teken, waaronder begrepen het gebruik van het teken DRIEWERF, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een door gedaagde aan eiseres te verbeuren dwangsom van € 1.000,--per overtreding en € 1.000,-- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 50.000,--;
beveelt gedaagde binnen 10 werkdagen na betekening van dit vonnis de merkinschrijving van het Benelux merk DRIEWERFMAKELAARS onder nummer 1052741 door te halen en de advocaat van eiseres daarvan bewijs te doen toekomen op straffe van een door gedaagde aan eiseres te verbeuren dwangsom van € 100,-- per dag voor iedere dag dat gedaagde in gebreke blijft aan het in deze te wijzen vonnis te voldoen, met een maximum van € 5.000,--;
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
veroordeelt gedaagde in de kosten van het geding aan de zijde van eiseres tot aan deze uitspraak begroot op € 900,-- wegens procureurssalaris, € 241,-- wegens griffierecht en
€ 70,40 wegens overige verschotten;
wijst af het meer of anders gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door mr. H.A. Witsiers, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzit-ting van 26 april 2004 in tegenwoordigheid van de griffier.