Uitspraak
d.d. 17 mei 2000
De arrondissementsrechtbank te Middelburg, enkelvoudige kamer, overweegt en beslist als volgt inzake:
Rolnummer 716/99
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Supertape BV,
gevestigd te Etten-Leur,
eiseres in conventie,
gedaagde in voorwaardelijke reconventie,
procureur: mr. C.H. Brinkman,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Perfecta Chemie BV,
gevestigd te Goes,
gedaagde in conventie,
eiseres in voorwaardelijke reconventie,
procureur: mr. N.H. van Everdingen.
1. Het verloop van het proces.
De volgende processtukken zijn gewisseld:
beslissing uitsluiting repliek en dupliek;
met de dagvaarding overeenstemmende conclusie van eis;
conclusie van antwoord in conventie tevens conclusie van eis in voorwaardelijke reconventie;
conclusie van antwoord in voorwaardelijke reconventie.
Vervolgens hebben partijen hun standpunten door hun raadslieden aan de hand van pleitnota’s doen bepleiten, Supertape door jhr. mr. R.E.P. de Ranitz en Perfecta door mevr. mr. S.H. Teijgeler, die daarbij een aantal producten van Supertape en Perfecta hebben getoond.
Supertape heeft een aantal producties in het geding gebracht.
2. De feiten
2.1 Supertape produceert en verhandelt zelfklevende banden, apparatuur en gereedschappen voor de verwerking daarvan en kantoormachines. Zij gebruikt daarbij als handelsnaam en als merk, in verschillende uitvoeringen, het woord ‘Supertape’. Zij heeft dit in 1971 als woordmerk voor onder meer zelfklevende banden doen inschrijven onder vermelding van verkregen rechten in Nederland sedert 1962.
2.2 Perfecta produceert en verhandelt onder meer een serie zelfklevende producten voor de consumentenmarkt onder haar merk ‘Bison’ met aanduidingen als ‘Car Tape’, ‘Wonder Tape’, ‘Tapijt Tape’, ‘Klus Tape’ en ‘Super Fix’. Deze serie is door haar in 1998 op de markt gebracht onder de gemeenschappelijke aanduiding ‘Super Tapes’. Deze aanduiding komt op de verpakking voor naast het merk ‘Bison’ en de aanduiding van het desbetreffende product.
2.3 Bij brief van 29 april 1999 heeft Supertape Perfecta gesommeeerd het gebruik van de aanduiding ‘Super Tapes’ op haar producten te staken en gestaakt te houden. Perfecta heeft hieraan geen gevolg gegeven.
3. Het geschil
In conventie
3.1 Supertape stelt dat zij rechthebbende is op het merk en de handelsnaam ‘Supertape’ en dat het gebruik van de aanduiding ‘Super Tapes’ door Perfecta in strijd is met haar merk- en handelsnaamrechten (artikel 13A lid 1 sub b en sub d BMW, artikel 6:162 BW). Op grond hiervan vordert zij - kort samengevat- een verbod op dit gebruik door Perfecta op straffe van een dwangsom, met nevenvorderingen.
3.2 Perfecta stelt hier tegenover dat het ingeroepen merk ieder onderscheidend vermogen mist, dat het een teken is dat in de handel kan dienen als aanduiding van soort en hoedanigheid en dat het in het handelsverkeer gebruikelijke aanduiding is. Volgens Perfecta is het merk dan ook nietig, zodat Supertape er geen beroep op kan doen. Ook indien het wel een geldig merk zou zijn, is er volgens Perfecta geen sprake van een inbreuk, omdat de aanduiding ‘Super Tapes’ door haar niet als merk wordt gebruikt, de producten van partijen op verschillende markten wordt gebruikt en verwarring niet mogelijk is. Tegen het gebruik van een dergelijk teken ter aanduiding van soort of kwaliteit kan een merkhouder zich niet verzetten (artikel 13A lid 6 sub b BMW). Ook van inbreukmakend gebruik van het teken anders dan ter onderscheiding van waren is volgens Perfecta geen sprake. Op enige andere grond is er evenmin sprake van onrechtmatig handelen, terwijl omtrent schade niets is gesteld.
3.3 Volgens Supertape heeft ‘Supertape’ wel onderscheidend vermogen; subsidiair stelt zij zich op het standpunt dat het door inburgering onderscheidend vermogen heeft verkregen. Een soort of hoedanigheid wordt er niet door aangeduid en het beroep op artikel 13A lid 6 sub b BMW gaat volgens Supertape niet op. De producten van Supertape en Perfecta waar het hier om gaat zijn volgens Supertape wel soortgelijk; de markten van Supertape en Perfecta zijn weliswaar voor een groot deel verschillend, maar overlappen elkaar ook voor een deel. Ook producten van Supertape zijn voor de consumentenmarkt bestemd.
In voorwaardelijke reconventie
3.4 Voor het geval dat nodig is om tot afwijzing van de vordering in conventie te komen, verzoekt Perfecta het ingeroepen merk nietig te verklaren en de doorhaling ervan te bevelen. Supertape acht met merk geldig.
4. De beoordeling
In conventie
4.1 De rechtbank gaat voorbij aan het verweer van Perfecta dat ‘Supertape’ (of ‘Super Tapes’) is te beschouwen als een aanduiding van soort of kwaliteit als bedoeld in artikel 13A lid 6 sub b BMW, nu zij dit tegenover de betwisting door Supertape niet met concrete feiten of omstandigheden nader heeft onderbouwd. De enkele stelling dat met ‘tape’ het soort product en met ‘super’ de kwaliteit wordt aangeduid is daarvoor niet toereikend.
4.2 De rechtbank gaat eveneens voorbij aan het verweer van Perfecta dat de producten van partijen voor geheel verschillende markten zijn bestemd, nu de raadsman van Supertape bij het pleidooi het tegendeel heeft aangetoond door producten van Supertape te tonen die kennelijk voor de consumentenmarkt bestemd zijn.
4.3 Het bovenstaande brengt mee dat de stelling van Perfecta dat de vorderingen afgewezen dienen te worden ook indien er sprake is van een geldig merk, niet opgaat. Thans dient allereerst aan de orde te komen of er sprake is van een geldig merk, in die zin dat de aanduiding ‘Supertape’ onderscheidend vermogen heeft voor zelfklevende banden. Aan Perfecta kan worden toegegeven dat het onderscheidend vermogen van beide onderdelen van de aanduiding (afzonderlijk en in combinatie) gering is. De veronderstelling dat het Benelux Merkenbureau het merk zou weigeren indien het nu gedeponeerd zou worden, is niet zonder grond. Louter op zichzelf beschouwd mist het voor deze waren voldoende onderscheidend vermogen nu het bestaat uit een beschrijvende aanduiding met een algemeen gebruikelijk voorvoegsel. De primaire stelling van Supertape op dit punt dient dan ook verworpen te worden.
4.4 Het is evenwel niet uitgesloten dat het merk inmiddels door inburgering wel voldoende onderscheidend vermogen heeft verkregen, zoals Supertape subsidiair stelt en Perfecta betwist. Tegenover deze betwisting zal de rechtbank Supertape in de gelegenheid stellen deze stelling overeenkomstig haar uitdrukkelijk bewijsaanbod op dit punt te bewijzen. De rechtbank zal de zaak naar de rol verwijzen zodat Supertape bij akte kan laten weten op welke wijze zij dit bewijs wil leveren.
In conventie en in voorwaardelijke reconventie
4.5 Op de overige kwesties zal de rechtbank na de bewijslevering ingaan.
5. De beslissing
De rechtbank:
In conventie
laat Supertape toe bij akte aan te geven op welke wijze zij bewijs wenst te leveren van haar stelling dat haar merk ‘Supertape’ door inburgering onderscheidend vermogen heeft verkregen en verwijst de zaak daartoe naar de rol van woensdag 31 mei 2000;
In conventie en in voorwaardelijke reconventie
houdt iedere verdere beslissing aan.
Dit vonnis is gewezen door mr. B.A. Meulenbroek en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank van 17 mei 2000 in tegenwoordigheid van de griffier.