Uitspraak
Vonnis : 28 februari 2002
Zaaknummer : 62573 / HA ZA 01-2
De rechtbank te Maastricht, meervoudige kamer, belast met de behandeling van burgerlij-ke zaken, heeft het navolgende vonnis gewe-zen in de zaak van:
De naamloze vennootschap naar Frans recht BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL S.A., gevestigd en kantoorhoudende te Parijs, Frankrijk;
eiseres,
procureur: mr. F.G.F.M. Tripels,
tegen:
[gedaagde],
wonende te [woonplaats];
gedaagde,
procureur: mr. J.J.M. Goltstein.
1. Het verloop van de procedure
Eiseres, hierna ook te noemen "BPI", heeft op 22 december 2000 gedaagde, hierna ook te noemen "[gedaagde]", gedagvaard voor deze rechtbank, met dien verstande dat ingevolge beschikking van de president van deze rechtbank van dezelfde datum, geen gelegenheid zou worden gegeven tot re- en dupliek. Vervolgens heeft BPI voor eis geconcludeerd overeenkomstig de dagvaarding en een aantal producties overgelegd.
[gedaagde] heeft daarna onder overlegging van producties van antwoo-rd gediend en geconcludeerd tot ontzegging van de vorderingen, met veroordeling van BPI in de proceskosten. Op 17 mei 2001 heeft [gedaagde] 5 flessen eau de parfum gedeponeerd ter griffie.
BPI heeft vervolgens een conclusie van repliek met producties genomen. [gedaagde] heeft daarna een conclusie van dupliek genomen.
Partijen hebben hun zaak vervolgens bepleit en hun pleitnotities ter zitting overgelegd. BPI heeft ter zitting nog een aantal aanvullende producties in het geding gebracht. Ook heeft BPI nog een aantal farfumflesjes gedeponeerd. Van deze zitting evenals het depot is een proces-verbaal opgemaakt.
Ten slotte hebben partijen recht op de stukken gevraagd. De rechtbank heeft de uitspraak nader bepaald op heden.
2. De tussen partijen vaststaande feiten
Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende gemoti-veerd weersproken, alsmede op grond van de niet betwis-te inhoud van de overge-legde bescheiden staat ten processe - voor zover thans van belang - het navolgende tussen partijen vast:
- BPI is - onder meer - in de Benelux houdster van een tweetal merkinschrijvingen nrs. 645144 (d.d. 22-09-1995), 652943 (d.d. 05-03-1996) waarin een fles in de vorm van een mannelijk torso als vormmerk is gedeponeerd. Deze inschrijvingen betreffen onder meer parfums in warenklasse 3.
- BPI is voorts - onder meer - in de Benelux houdster van een modelrechtinschrijving nr DM/035 084 d.d. 27-02-1995, waarin deze fles als gebruiksmodel is gedeponeerd
- De flessenvorm is ontworpen door de Franse modeontwerper Jean Paul Gaultier en wordt onder meer gebruikt voor een mannenparfum genaamd "Jean Paul Gaultier, Le Male".
- [gedaagde] bedenkt merken en ontwerpt flacons en verpakkingen voor een derde, Kecofa BV, voor zogenaamde "smell-alike"-geuren en "me too"-produkten, parfums die aanhaken bij de producten en merken van de bekende parfumhuizen, maar qua prijs aanzienlijk goedkoper zijn.
- [gedaagde] heeft een parfumfles ontworpen voor een mannenparfum die eveneens de vorm heeft van een mannentorso.
- [gedaagde] heeft deze vorm op 2 maart 2000 als merk gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau onder inschrijvingsnummer [nummer] in warenklasse 3 voor onder meer parfumerieën.
- Kecofa brengt de fles van [gedaagde] in licentie op de markt onder de naam "Male Erotics".
3. De vorderingen en hun grondslag
3.1 Kort samengevat vorderen eiseressen, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
I. Een bevel met onmiddellijke ingang elke (directe of indirecte) inbreuk op de ten processe bedoelde merk- en modelrechten van eiseres in binnen- en buitenland, rechtstreeks, dan wel door een op enigerlei wijze aan hem verbonden (rechts)persoon te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden), en gedaagde in het bijzonder met onmiddellijke ingang te verbieden, (parfum)flessen en/of andere producten in de vorm van of in een vorm die overeenstemt met de ten processe bedoelde merken van eiseres, alsmede enig ander product waarmee inbreuk wordt gemaakt op de ten processe door eiseres ingeroepen merk- en modelrechten te (doen) importeren, te (doen) vervaardigen, verhandelen, distribueren, verspreiden, in voorraad te (doen) houden, of aan te (doen) bieden, dan wel daarbij op enigerlei wijze betrokken te zijn; op straffe van een dwangsom groot NLG 50.000 (vijftigduizend gulden) per keer of per dag - een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend - dan wel - en zulks uitsluitend ter keuze van eiseres - van NLG 500 (vijfhonderd gulden) voor ieder individueel inbreukmakend product, ten aanzien waarvan, respectievelijk waarmee gedaagde, dan wel enige thans of in de toekomst aan hem verbonden vennootschap, in strijd met het aldus gevorderde mochten handelen;
II. Een bevel om binnen 48 uur na betekening van het in dezen te wijzen vonnis alle in voorraad gehouden inbreukmakende producten af te leveren op een door eiseres aan te wijzen bestemming;
III. Een bevel om, binnen 24 uur na betekening van het ten deze te wijzen vonnis, aan (de raadsman van) eiseres schriftelijk - deugdelijk gespecificeerd naar aantal, producthoeveelheid en prijs - volledige en juiste opgave te doen van:
a. de volledige namen en adressen van alle binnenlandse en buitenlandse leveranciers waarvan gedaagde in het verleden inbreukmakende producten heeft betrokken;
b. het aantal en de aard van alle door gedaagde bestelde, afgenomen en in voorraad gehouden inbreukmakende producten;
c. de volledige namen en adressen van al zijn afnemers van inbreukmakende producten in binnen- en buitenland;
d. alle door gedaagde reeds geleverde inbreukmakende producten.
IV. een en ander gestaafd door middel van goed leesbare orders, orderbevestigingen, facturen en afschriften van andere in- en verkoopbescheiden;
V. Een veroordeling tot betaling aan eiseres van een dwangsom van NLG 15.000 voor elke dag - een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend -, dat gedaagde dan wel enig met hem verbonden rechtspersoon, in strijd mocht handelen met de overeenkomstig II t/m IV gevorderde geboden, of enig gedeelte daarvan;
VI. De nietigheid uit te spreken van gedaagdes depot, dat geresulteerd heeft in de Benelux merkinschrijving met nr. [nummer], en voorts ambtshalve de doorhaling van de inschrijving van dat depot uit te spreken;
VII. De veroordeling om aan eiseres te betalen een bedrag van NLG 10.000 bij wijze van schadevergoeding voor de bovengenoemde onrechtmatige handelingen en/of de door gedaagde aan eiseres af te dragen winst, dan wel gedaagde tot betaling van een geldsom zoals in goede justitie te bepalen;
VIII Een bevel aan eiseres te betalen de schade die eiseres heeft geleden als gevolg van de inbreukmakende handelingen van [gedaagde], nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
IX. Een veroordeling in de kosten van deze procedure.
3.2 Ter onderbouwing van deze vorderingen stelt eiseres dat [gedaagde] inbreuk maakt op de aan haar toekomende merk- en modelrechten op de vorm van de fles van het parfum Jean Paul Gaultier Le Male. [gedaagde] heeft zijn vormmerk te kwader trouw gedeponeerd nu hij bekend was met de merk- en modelrechten van BPI, althans daarmee bekend had moeten zijn. Behalve op hun merk - en modelrechten beroept eiseres zich op onrechtmatige daad; [gedaagde] bewerkstelligt dat afbreuk wordt gedaan aan de exclusiviteit van het merk en de reputatie van eiseres. [gedaagde] profiteert van de enorme reclame-inspanningen die eiseres heeft verricht terwijl BPI nadeel ondervindt van de verwarring tussen de beide flessen.
4. Het verweer
4.1 [gedaagde] stelt zich, kort gezegd, op het standpunt dat hij zich terzake van een tweede merkinschrijving van dit vormmerk - een inschrijving d.d. 29 maart 2000 bij het WIPO - heeft laten adviseren het merkenbureau Exter Polak & Charlouis (EPC, thans: Elzas Noordzij). Deze heeft een onderzoek verricht naar oudere merken. Blijkens schriftelijk advies van 15 maart 2000 is de inschrijving 652943 van BPI naar voren gekomen. EPC heeft deze flessenvorm echter voor een vrouwenlichaam aangezien. Het merk van BPI onder nr. 645144 is niet naar voren gekomen. Mede gezien de uitkomst van dit onderzoek kan [gedaagde] geen kwade trouw worden verweten.
4.2 [gedaagde] wijst bovendien op de aanwezigheid van verschillende andere parfumflessen in de vorm van een menselijk lichaam voordat BPI met haar fles op de markt kwam. Hij meent dat er geen verwarring te duchten is tussen zijn fles en die van BPI. De flessen hebben een verschillende uitstraling, vorm, kleurstelling. Voor de fles van [gedaagde] heeft de boxer Wladimir Klitschko model gestaan. De verschillen zijn van meer dan ondergeschikte betekenis, aldus [gedaagde]. Zo zijn de dijen en de schouders van de fles van [gedaagde] breder en ontbreken bilpartij, stuit en kruis. De fles van BPI is gekleurd/gestreept, die van [gedaagde] is kleurloos.
4.3 [gedaagde] beroept zich bovendien op de ongeldigheid, ontoelaatbaarheid c.q. nietigheid van het depot van BPI omdat de torso-vorm niet door het merken- en modellenrecht kan worden gemonopoliseerd. Het heeft geen onderscheidende kracht. Nu de vorm van de fles van BPI die de wezenlijke waarde van haar waren beïnvloedt is deze fles van merkenbescherming uitgesloten.
4.4 [gedaagde] voert bovendien aan dat hij slechts licentiegever is. Hij is niet betrokken bij de productie en verkoop van de fles. Dit doet Kecofa, waarin [gedaagde] geen zeggenschap heeft. Ook voor wat betreft de nevenvorderingen voert [gedaagde] aan dat hij niet in staat is de nevenveroordelingen uit te voeren.
4.5 [gedaagde] betwist voorts dat er grond bestaat voor toewijzing van schadevergoeding en/of winstafdracht.
5. Beoordeling van het geschil
5.1 Ingevolge art. 37 BMW stelt de rechtbank vast dat zij bevoegd is over de onderhavige kwestie te oordelen nu gedaagde woonplaats heeft binnen haar arrondissement.
5.2 Ofschoon BPI krachtens beschikking van de president verlof had gekregen zonder re- en dupliek te procederen heeft zij een conclusie van repliek genomen. Daarop heeft [gedaagde] een conclusie van dupliek genomen en hebben partijen hun zaak bepleit, een en ander zonder bezwaar te maken tegen het feit dat de procedure niet werd verkort. De rechtbank gaat er daarom vanuit dat partijen ermee instemmen dat ook de conclusies van re- en dupliek tot het procesdossier behoren.
5.3 Ingevolge art. 13A.1 sub b BMW kan de merkhouder zich verzetten tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk.
5.4 De rechtbank meent dat de volgende omstandigheden meebrengen dat BPI als merkhouder van vormmerk 645144 (d.d. 22-09-1995) zich kan verzetten tegen het gebruik door [gedaagde] van de fles zoals vervat in depot nr. [nummer] (02-03-2000)en die welke aan de rechtbank is getoond (grijze exemplaar en Klitschko-exemplaar).
5.5 Het vormmerk van BPI is een sterk merk voor een mannenparfum. BPI heeft ten eerste aannemelijk gemaakt dat de vormgeving van de parfumfles van Jean Paul Gaultier Le Male de eerste op de markt was die de vorm had van een ongekleed, sterk afgetraind en atletisch mannentorso tot ongeveer de dijen en zonder armen en hoofd, met de verstuiver op de plaats van het hoofd. De rechtbank laat de merkinschrijving van oudere datum van H.A. Karthaus buiten beschouwing nu niet aannemelijk is gemaakt dat deze fles daadwerkelijk op de markt is gebracht, nog daargelaten het feit dat deze parfumfles een deels geklede mannentorso betreft.
5.6 Ten tweede leidt de rechtbank af uit de omvangrijk gevoerde reclame en publicaties - zoals blijkt uit de door BPI overgelegde producties - dat het vormmerk van BPI ten tijde van introductie vernieuwend was en een zeer ruime bekendheid geniet bij het publiek, hetgeen ook wordt bevestigd door het marktonderzoek van het NIPO.
De omstandigheid dat het merk van BPI een sterk merk is, brengt met zich dat dit merkrecht een relatief ruime beschermingsomvang heeft. Dit betekent dat er eerder sprake is van gevaar voor verwarring dan wanneer het merk een zwak merk zou zijn.
5.7 In verschillende opzichten bestaat er gelijkenis tussen de vormen van de parfumflessen van partijen. Beide betreffen een mannentorso waarvan het hoofd, de armen en benen zijn weggelaten. In plaats van het hoofd is de verstuiver geplaatst. De armen zijn op nagenoeg identieke wijze weggelaten. Beide flessen tonen een ongekleed, sterk getailleerd en goed afgetraind mannenlichaam. De grote borstspier is opvallend aanwezig evenals de ribbenkast, buikspieren alsmede - op de rug - de indeuking van de wervelkolom.
5.8 Er is ook een aantal verschillen te noemen zoals de enigszins bredere borstkas van de fles van [gedaagde], de aanwezigheid van enkele ribben, de afwezigheid van een kruis en achterwerk en de mogelijke kleurverschillen.
5.9 De rechtbank meent evenwel dat deze verschillen ondergeschikt zijn in het licht van het totaalbeeld van de meest kenmerkende aspecten. Het publiek ziet de parfumflessen meestal niet naast elkaar, te meer omdat de parfums van BPI en Kecofa over het algemeen in verschillende marktsectoren worden verkocht. Het herinneringsbeeld aan beide flessen zal worden gedomineerd door de eerder genoemde overeenstemmende elementen. Ook het kleurverschil acht de rechtbank van ondergeschikte betekenis, temeer omdat de doorzichtige fles van [gedaagde] naar gelang van de kleur van de inhoud, iedere kleur kan aannemen. Bovendien heeft de ter griffie gedeponeerde grijze fles van [gedaagde] een kleur die ook is genoemd in de merkinschrijving van BPI.
5.10 De hiervoor genoemde factoren brengen in combinatie met elkaar mee dat het gevaar bestaat dat het publiek de beide vormmerken met elkaar verwart.
5.11 Ingevolge art. 4 lid 6 BMW wordt geen recht op een merk verkregen door het te kwader trouw verrichte depot. De rechtbank is van mening dat BPI de nietigheid kan inroepen van het merk van [gedaagde] nu - zoals gezegd - de merken als met elkaar overeenstemmend moeten worden geacht en [gedaagde] - gezien zijn beroep als ontwerper van "smell alike"en "me too"-produkten - bekend moet worden geacht te zijn geweest met de fles van BPI ten tijde van het depot van zijn eigen vormmerk. [gedaagde] heeft aangevoerd dat het merkenbureau EPC en het Benelux Modellenbureau het merk van BPI niet hebben onderkend. Ook dit verweer wordt verworpen nu het rapport van EPC betrekking had op een tweede depot van [gedaagde] en dateert van een latere datum dan die van het eerste depot van [gedaagde] op 2 maart 2000.
5.12 Ten verwere tegen de stellingen van eiseres heeft [gedaagde] nog aangevoerd dat de vormgeving van een mannentorso niet kan worden gemonopoliseerd. De rechtbank kan [gedaagde] op dit punt niet volgen nu de vorm van een mannenlichaam niet beschrijvend kan worden geacht voor een parfumproduct. Evenmin kan de rechtbank meegaan in de stelling van [gedaagde] dat de parfumfles de wezenlijke waarde beïnvloedt van het parfumproduct nu [gedaagde] ter zake van de concrete waardering door het publiek van het parfumproduct Jean Paul Gaultier le Male en die van de flessenvorm niets heeft aangevoerd. Ten slotte heeft [gedaagde] aangevoerd dat BPI niet hem maar de producent en verkoper van Male Erotics dient aan te spreken. Ook dit verweer dient te worden verworpen. Het verstrekken van een licentie aan een derde de litigieuze fles te (doen) produceren en verkopen valt binnen de beschermingsomvang van art. 13A.1 BMW.
5.13 Gelet op het voorgaande komen de vorderingen van BPI voor toewijzing in aanmerking, zij het onder beperkingen. De vraag in hoeverre BPI ook kan ageren uit hoofde van het Benelux Modellenrecht en haar tweede merkinschrijving kan, bij gebrek aan voldoende belang, buiten beschouwing blijven.
5.14 Onder na te noemen beperkingen komen de volgende voorzieningen voor toewijzing in aanmerking:
- Het sub I van de dagvaarding gevorderde bevel zal worden beperkt tot het gebruik dat [gedaagde] pleegt c.q. dreigt te plegen. De dwangsom wordt beperkt;
- Het sub II, III, IV en V gevorderde wordt afgewezen nu de verkoop en productie van de litigieuze flesjes door een derde worden verricht;
- Het sub VI gevorderde wordt toegewezen;
- Een veroordeling tot een voorschot op schadevergoeding en/of winstafdracht van NLG 10.000 of enig ander in goede justitie te betalen bedrag wordt afgewezen nu BPI in de processtukken geen enkel aanknopingspunt heeft verschaft omtrent het vermoedelijk aantal afgezette inbreukmakende parfumflessen en/of de mogelijke royaltyinkomsten die [gedaagde] daardoor heeft genoten. De rechtbank is derhalve niet in staat een schatting te maken;
- De rechtbank acht de mogelijkheid van schade
aanwezig. Aannemelijk is dat een deel van consumenten als gevolg van de verwarring de fles van [gedaagde] hebben gekocht en eiseres daardoor schade heeft geleden. Derhalve zal BPI naar de schadestaat worden verwezen;
- Als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij zal [gedaagde] in de proceskosten worden veroordeeld.
- In de uitspraak zullen geldbedragen alleen nog in euro's worden opgenomen.
6. UITSPRAAK:
De rechtbank:
I. beveelt gedaagde met onmiddellijke ingang elke inbreuk op het ten processe bedoeld merkrecht van eiseres te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom groot € 2.269 per keer of per dag dan wel - en zulks uitsluitend ter keuze van eiseres - van € 227 voor ieder individueel inbreukmakend product, ten aanzien waarvan, respectievelijk waarmee gedaagde in strijd met het aldus gevorderde mochten handelen;
II. Veroordeelt gedaagde om aan eiseres te betalen de schade die eiseres heeft geleden als gevolg van de inbreukmakende handelingen van gedaagde, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
III. Veroordeelt gedaagde de kosten van eiseres van deze procedure te vergoeden, tot op heden begroot op € 212,16 aan verschotten en € 1.560 aan salaris van de procureur.
IV. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.
V. Spreekt uit de nietigheid van gedaagdes depot, dat geresulteerd heeft in de Benelux merkinschrijving met nr. [nummer] en spreekt ambtshalve doorhaling uit van de inschrijving van dat depot;
VI. Wijst af het meer of anders gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door mrs. Bergmans, vice-president, Otto, rechter en Deurvorst, rechter-plaatsvervanger en ter openbare terechtzitting uitge-spro-ken, in tegen-woordigheid van de grif-fier.