Uitspraak
Rechtbank Leeuwarden
Sector civiel recht
afdeling handelsrecht
Korte Gedingen
Uitspraak: 2 maart 2006
Kort-geding-nummer: 74581 / KG ZA 06-43
VONNIS
van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Leeuwarden, in het kort geding van:
de rechtspersoon naar buitenlands recht
LUCY LOCKET LIMITED,
gevestigd te Heckington, Lincolnshire (Verenigd Koninkrijk),
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
verder te noemen: Lucy Locket,
procureur: mr. J.S. Bauer,
advocaat: mr. E.J.C. van Gelderen te Utrecht,
tegen
1. de besloten vennootschap
[gedaagde 1] B.V.,
verder mede te noemen: [gedaagde 1],
gevestigd te Sneek,
2. de besloten vennootschap
INTERTOYS HOLLAND B.V.,
verder mede te noemen: Intertoys,
gevestigd te Waddinxveen,
gedaagden in conventie,
eisers in reconventie,
verder gezamenlijk mede te noemen: [gedaagden],
advocaat: mr. P.E. Mazel te Groningen,
PROCESGANG
Na beslaglegging heeft Lucy Locket [gedaagden] in kort geding doen dagvaarden tegen de openbare zitting van 16 februari 2006.
Ter zitting heeft Lucy Locket haar eis ten opzichte van de aankondiging in de dagvaarding vermeerderd. De voorzieningenrechter heeft het verzet van [gedaagden] tegen deze eiswijziging afgewezen, op grond dat [gedaagden] daardoor niet in haar verdediging onredelijk wordt bemoeilijkt en het kort geding daardoor niet onredelijk wordt vertraagd.
Tengevolge daarvan luidt de eis aldus dat de voorzieningenrechter bij vonnis - zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad - [gedaagden]:
I. gebiedt om met onmiddellijke ingang in de Europese Economische Ruimte, althans in België, Nederland en Luxemburg, althans in Nederland, de distributie, het te koop (doen) aanbieden, de verkoop, de verhandeling en het op de markt (doen) brengen van de jurken welke inbreuk maken op haar (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder in ieder geval begrepen de Who's that girl? jurken, te staken en gestaakt te houden, en/of;
II. gebiedt om binnen 14 (veertien) dagen na de betekening van het vonnis, althans binnen een termijn als de voorzieningenrechter zal vermenen te behoren, aan Lucy Locket, of aan een door Lucy Locket gemachtigde c.q. te machtigen persoon, middels een door een registeraccountant geverifieerde verklaring
a. kopieën/afschriften te verstrekken van, dan wel inzage te verstrekken in c.q. gegevens te verschaffen betreffende:
i. de identiteit van de producent(en) en/of leverancier(s) van de Who's that girl? jurken, waaronder begrepen (volledige) naam, adres, telefoonnummers, faxnummers, e-mailadres, contactpersoon, en overlegging van het schriftelijke bewijs daarvan, dan wel een bevestiging dat de betreffende gedaagde de Who's that girl? jurken zelf heeft geproduceerd;
ii. de route via welke de Who's that girl? jurken de Europese Economische Ruimte hebben bereikt (haven, luchthaven, grensovergang), en de overlegging van het schriftelijke bewijs daarvan;
iii. het exacte aantal door [gedaagden] ingekochte en aan haar/hen geleverde c.q. geproduceerde Who's that girl? jurken en het schriftelijke bewijs daarvan (middels de inkoopfacturen etc.);
iv. het exacte aantal door [gedaagden] aan derden geleverde Who's that girl? jurken, alsmede de identiteit, waaronder begrepen (volledige) naam, adres, telefoonnummers, faxnummers, e-mailadres, contactpersoon, van deze afnemers van de Who's that gril? jurken, door overlegging van het schriftelijke bewijs daarvan (verkoopfacturen);
v. de door [gedaagden] gemaakte omzet en winst als gevolg van de verkoop van de Who's that girl? jurken, alsmede een specificatie van de kosten die gemaakt zijn en die gebruikt zijn om de winst te berekenen en de daaraan ten grondslag liggende schriftelijke bewijsstukken;
III. gebiedt om - op grond van artikel 28 Auteurswet Pro - onmiddellijk alle zich onder [gedaagden] - direct of indirect - bevindende Who's that girl? jurken en jurken die nog in het bezit van [gedaagden] zullen komen ter vernietiging aan Lucy Locket af te staan door deze uiterlijk binnen 10 (tien) dagen na betekening van het vonnis op kosten van [gedaagden] te zenden naar een nader door Lucy Locket te bepalen adres;
IV. veroordeelt tot betaling van een dwangsom van € 1.000,00 (zegge: duizend euro), voor iedere gehele of gedeeltelijke niet nakoming door [gedaagden] van onder punt I. en III. genoemde bevelen, alsmede een dwangsom van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat [gedaagden] geheel of gedeeltelijk nalaten aan vorenbedoelde bevelen te voldoen en/of;
V. indien toepasselijk en voor zover wettelijk mogelijk, als hoofdelijk debiteur, des dat de één betalende de ander zal zijn bevrijd, dan wel voor gelijke delen te veroordelen om - tegen deugdelijk bewijs van kwijting - binnen 14 (veertien) dagen na betekening van het vonnis aan Lucy Locket te betalen een voorschot ad € 10,00 (zegge: tien euro) per door [gedaagden] verhandelde Who's that girl? jurk, althans een door de voorzieningenrechter in redelijkheid vast te stellen bedrag per Who's that girl? jurk, op de schadevergoeding van de door Lucy Locket geleden en te lijden schade, en/of;
III. indien toepasselijk en voor zover wettelijk mogelijk, als hoofdelijk debiteur, des dat de één betalende de ander zal zijn bevrijd, dan wel voor gelijke delen te veroordelen om aan Lucy Locket te voldoen ex artikel 6:96 BW Pro een bedrag ad € 1.788,00 (zegge: zeventienhonderd achtentachtig euro), althans een door de voorzieningenrechter in redelijkheid vast te stellen bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der inleidende dagvaarding, althans vanaf een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen dag, tot aan de dag der algehele voldoening en/of;
VII. veroordeelt in de kosten van dit geding;
VIII. veroordeelt in de na de uitspraak ontstane kosten, overeenkomstig de door de voorzieningenrechter op te stellen begroting en waarvoor de voorzieningenrechter een bevelschrift zal afgeven;
en voorts na vermeerdering van eis:
Intertoys gebiedt alle Who's that girl? jurken zowel uit haar filialen als bij haar franchisenemers terug te halen en ter vernietiging naar Lucy Locket te zenden, met het verzoek aan dit gebod een dwangsom te verbinden;
[gedaagden] hoofdelijk veroordeelt in de kosten van beslaglegging.
Vervolgens hebben partijen hun standpunten nader doen toelichten door hun advocaat, die beiden mede aan de hand van pleitnotities het woord hebben gevoerd, waarbij [gedaagden] in conventie heeft geconcludeerd tot ontzegging van de vorderingen van Lucy Locket, althans tot niet-ontvankelijk verklaring daarin, met veroordeling van Lucy Locket in de kosten van het geding, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad.
In reconventie heeft [gedaagden] gevorderd dat de voorzieningenrechter bij vonnis - uitvoerbaar bij voorraad - de door Lucy Locket op 8 februari 2006 gelegde beslagen opheft, alsmede Lucy Locket veroordeelt in de kosten van het geding in reconventie.
Lucy Locket heeft geconcludeerd tot afwijzing van de reconventionele vordering.
Partijen hebben met wederzijds goedvinden producties in het geding gebracht. Wel heeft [gedaagden] zich bij incidenteel verzoek verzet tegen het ter zitting overleggen van producties die betrekking hebben op overdracht van het auteursrecht van de ontwerpster van de Dragonfly jurk op Lucy Locket. Dit verzet heeft de voorzieningenrechter gehonoreerd, op grond dat [gedaagden] op die producties niet meer voldoende heeft kunnen reageren. De voorzieningenrechter heeft Lucy Locket naar aanleiding van het verhandelde ter zitting toegestaan inzage te verschaffen in de betreffende producties.
Na voortgezet debat hebben partijen vonnis gevraagd. De rechter doet heden uitspraak.
RECHTSOVERWEGINGEN
Vaststaande feiten in conventie en in reconventie
In dit kort geding gelden onder meer de navolgende feiten als vaststaand.
1.1 Lucy Locket is een onderneming die zich wereldwijd bezig houdt met het ontwerpen, importeren, exporteren, distribueren en verkopen van onder meer kinderkleding. Zij brengt in dat kader in Nederland een kinderjurk van het model Dragonfly op de markt (verder te noemen: Dragonfly jurk).
1.2 [gedaagde 1] is een onderneming die zich bezig houdt met im- en export van speelgoed en heeft daartoe een groothandel die aan speelgoedwinkels en grootwinkelbedrijven, waaronder Makro, levert.
1.3 Intertoys is een vennootschap die zich via haar winkels bezig houdt met de verkoop van speelgoed. Daartoe worden goederen door Family Shop B.V. geïmporteerd. Intertoys is de rechtspersoon achter deze B.V.
1.4 [gedaagden] brengt een jurk op de Nederlandse markt onder de naam Who's that girl? (verder te noemen: de Who's that girl? jurk). De jurken worden onder meer te koop aangeboden in de winkels van Intertoys en Makro.
1.5 Lucy Locket heeft [gedaagden] en Family Shop verzocht de verkoop van de Who's that girl? jurken te staken.
Het geschil en de beoordeling daarvan
in conventie
2. Lucy Locket stelt dat [gedaagden] inbreuk maakt op haar auteursrecht door de Who's that girl? jurken op de markt te brengen omdat deze onmiskenbaar een nabootsing zijn van haar Dragonfly jurk. Zij vordert daarom dat [gedaagden] de daarmee verband houdende activiteiten staakt.
3. [gedaagden] heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Daarop zal, voor zover van belang hierna worden ingegaan.
4. Als eerste punt dient te worden onderzocht of de Dragonfly jurk, als voortbrengsel met een eigen, oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt, is te beschouwen als een auteursrechtelijk beschermd werk. [gedaagden] heeft in dit verband aangevoerd dat er talloze soortgelijke jurken bestaan. De ter toelichting overgelegde afbeeldingen tonen meisjesjurken die onderling enige gelijkenis vertonen door het gekozen model met een aansluitende bovenkant en een rokje vanaf het middel. Ook is zichtbaar dat het lijfje vaak, meestal deels, uit smokwerk bestaat en dat gebruik is gemaakt van spaghettibandjes over de schouders. Aan deze vormgevingselementen, die bepaald worden door mode, trend of stijl enerzijds of door eisen van functionaliteit anderzijds, komt geen auteursrechtelijke bescherming toe, aldus [gedaagden] In dit kort geding is echter naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk geworden dat de Dragonfly jurk binnen de genoemde grenzen een zodanig gebruik heeft gemaakt van kleurcombinaties, materialen en vormgeving dat de jurk een eigen karakteristiek uiterlijk heeft waardoor deze zich onderscheidt van andere meisjesjurken. Aan de Dragonfly jurk komt derhalve voorshands auteursrechtelijke bescherming toe.
5. [gedaagden] heeft betwist dat Lucy Locket het auteursrecht op de Dragonfly jurk heeft verkregen. Nu Lucy Locket ter staving daarvan niets heeft overgelegd, bestaat de mogelijkheid dat zij het ontwerp van de jurk onrechtmatig van een ander heeft overgenomen. De voorzieningenrechter verwerpt dit verweer. Ter zitting heeft Lucy Locket inzage verschaft in correspondentie met de ontwerpster van de Dragonfly jurk. Daarin is vermeld dat Lucy Locket deze ontwerpster tegen een bepaalde vergoeding opdracht heeft gegeven voor het ontwerpen van de jurk, en dat de desbetreffende rechten aan Lucy Locket zijn overgedragen. Daarnaast is inzage verschaft in de ontwerpschets van de jurk. Op grond hiervan is voldoende aannemelijk geworden dat Lucy Locket auteursrechthebbende is op de Dragonfly jurk.
6. De vervolgens te beantwoorden vraag is of de Who's that girl? jurk in zodanige mate auteursrechtelijk beschermde trekken van de Dragonfly jurk vertoont dat de totaalindrukken die beide werken maken zo weinig verschillen dat de Who's that girl? jurk niet als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt. Daartoe zijn van beide jurken twee (voornamelijk) oranje/roze exemplaren met elkaar vergeleken. Dat leidt in dit kort geding tot de conclusie dat de Who's that girl? jurk in het geheel genomen sterk overeenstemt met de Dragonfly jurk. Dit komt onder meer naar voren in:
- de vorm van de stroken waaruit het rokje is opgebouwd,
- het goudkleurige stiksel waarmee de stroken zijn afgewerkt,
- de plaats van de vijf pailletjes die op elke strook zijn bevestigd,
- het aan elke strook hangende goudkleurige hangertje dat bestaat uit drie bolle kraaltjes, een druppelvormige kraal gevolgd door een bol kraaltje,
- de vorm van de vleugels, de plaats van de daarop aangebrachte pailletjes in combinatie met goudkleurig stiksel en de goudkleurige rand waarmee de vleugels zijn afgewerkt,
- de vorm van de libel die op het vlakke deel van de bovenkant van het jurkje met stikwerk en pailletjes is aangebracht,
- de op de bovenkant van het jurkje op het smokwerk aangebrachte losse pailletjes.
De gebruikte kleurencombinaties vertonen grote gelijkenis met het vergeleken exemplaar van beide jurken. Aan de verschillen in grootte van de stroken, vleugels en libel en het feit dat alleen op de Dragonfly jurk een staart zit, komt tegenover deze punten van overeenstemming weinig betekenis toe. De beide jurken lijken opvallend sterk op elkaar, met name ook in de totaalindrukken. Het opvallendste verschil is nog, dat de Who's that girl? jurk kennelijk goedkoper is (na)gemaakt dan de Dragonfly jurk. Dit is bijvoorbeeld goed te zien aan het materiaalgebruik en de verwerking daarvan in de goudkleurige stiksels, waarmee de stroken zijn afgewerkt. Het voorgaande leidt ertoe dat het door Lucy Locket gevorderde gebod om het op de markt brengen van de Who's that girl? jurk te staken en gestaakt te houden, toewijsbaar is. Lucy Locket heeft daarbij ook een spoedeisend belang.
7. Lucy Locket heeft daarbij gevorderd dat het gebod opgelegd wordt voor de Europese Economische Ruimte, althans voor de Benelux, althans voor Nederland. Lucy Locket heeft echter niets gesteld omtrent andere inbreuken op haar auteursrecht dan het op de Nederlandse markt verspreiden van de Who's that girl? jurken door [gedaagden] Nu Lucy Locket niet heeft aangegeven welk belang zij heeft bij een grensoverschrijdend gebod, zal reeds hierom haar vordering alleen voor Nederland worden toegewezen.
8. Lucy Locket heeft eveneens gevorderd dat [gedaagden] de Who's that girl? jurken die zich direct of indirect onder hen bevinden, ter vernietiging aan haar worden afgestaan. In verband daarmee heeft zij een recall van de jurken gevorderd. [gedaagden] heeft daar tegen het verweer gevoerd dat Intertoys niet in staat is haar franchisenemers te verplichten de jurken te retourneren.
Lucy Locket heeft een spoedeisend belang bij beëindiging van de inbreuk op haar auteursrecht.Het gevorderde is toewijsbaar. Van Intertoys mag minstens worden verlangd dat zij haar afnemers (al of niet franchisenemers) schriftelijk, en onder opgave van de reden, namelijk de inbreuk op het auteursrecht van Lucy Locket, verzoekt de Who's that girl? jurken terug te leveren onder creditering van het voor de jurk betaalde bedrag.
9. Ook de gevorderde dwangsom is naar het oordeel van de voorzieningenrechter toewijsbaar. Wel zal een maximum van in totaal € 500.000,00 aan de te verbeuren dwangsommen worden verbonden. Dit laat uiteraard onverlet, dat bij voortgaande overtreding van dit kort-geding-vonnis oplegging van hogere dwangsommen kan worden gevorderd dan wel hernieuwde oplegging van dezelfde dwangsommen. Het bedrag van zowel de dwangsom als het maximum staat in een redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsomoplegging.
10. Lucy Locket heeft daarnaast gevorderd dat [gedaagden] opgave doet van gegevens betreffende de in- en verkoopkanalen en daarmee verwante gegevens. Ook is een voorschot op de te vergoeden schade per verhandelde Who's that girl? jurk gevorderd. Lucy Locket heeft echter niet aangegeven vanaf welke datum [gedaagde 1] en Intertoys inbreuk op haar auteursrecht hebben gemaakt en evenmin over welke periode zij opgave verlangt. Evenmin heeft zij het bestaan en de omvang van de schade duidelijk gemaakt. Nu in dit kort geding onduidelijk is gebleven wat Lucy Locket van elke gedaagde partij verlangt en welke omvang dat heeft, acht de voorzieningenrechter deze vorderingen niet toewijsbaar. Daarbij is in aanmerking genomen dat één van de voorwaarden voor toewijzing van een geldvordering in kort geding is, dat het bestaan en de omvang van de vordering in hoge mate aannemelijk zijn.
11. Bij de gevorderde vergoeding van buitengerechtelijke en deurwaarderskosten heeft Lucy Locket naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen spoedeisend belang, zodat dit deel van de vordering wordt afgewezen.
12. Voor een veroordeling van [gedaagden] tot betaling van na de uitspraak ontstane kosten overeenkomstig een door de voorzieningenrechter op te stellen begroting, is in een kort-geding-procedure, gelet op het karakter daarvan, geen plaats.
13. Nu de in dit kort geding te treffen voorlopige spoedvoorzieningen ertoe strekken, op verzoek van/aan een in een bij de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPs, als bijlage I-C gevoegd bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie - WTO-overeenkomst) aangesloten land gevestigde natuurlijke-/rechtspersoon te beletten dat zich een inbreuk voordoet op een recht uit hoofde van de intellectuele eigendom, zal eiser - op grond van artikel 50 van Pro vermeld TRIPs-verdrag en onder verwijzing naar de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap van 16 juni 1998 (in zaak C-53/96 van Hermès tegen FHT) - een fatale termijn van zes maanden worden gesteld voor het aanhangig maken van een bodemprocedure, zulks op straffe van verval van de hierna onder 1. en 2. te geven veroordelingen.
14. Gelet op het voorgaande zal [gedaagden] op de gebruikelijke wijze worden veroordeeld in de kosten van het geding, met inbegrip van de kosten van beslaglegging.
in reconventie
15. [gedaagden] heeft in reconventie opheffing van de gelegde beslagen gevorderd. Nu de voorzieningenrechter in conventie heeft geoordeeld dat het voorshands aannemelijk is dat [gedaagden] inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van Lucy Locket, komt de reconventionele vordering niet voor toewijzing in aanmerking.
BESLISSING
De rechter, rechtdoende in kort geding:
in conventie
1. gebiedt [gedaagden] om met onmiddellijke ingang in Nederland, de distributie, het te koop (doen) aanbieden, de verkoop, de verhandeling en het op de markt (doen) brengen van de jurken welke inbreuk maken op haar (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder in ieder geval begrepen de Who's that girl? jurken, te staken en gestaakt te houden;
2. gebiedt [gedaagden] om - op grond van artikel 28 Auteurswet Pro - onmiddellijk alle zich onder [gedaagden] - direct of indirect - bevindende Who's that girl? jurken en jurken die nog in het bezit van [gedaagden] zullen komen ter vernietiging aan Lucy Locket af te staan door deze uiterlijk binnen tien dagen na betekening van het vonnis op kosten van [gedaagden] te zenden naar een nader door Lucy Locket te bepalen adres,
met bepaling dat Intertoys hieraan ten aanzien van haar afnemers dient te voldoen door middel van toezending van een brief waarin zij hen, onder opgave van de reden, namelijk inbreuk op het auteursrecht van Lucy Locket, verzoekt de jurken terug te leveren onder vergoeding van het bedrag dat zij voor de jurken hebben betaald;
3. bepaalt, dat zo [gedaagden] niet aan deze veroordeling voldoet, degene die daaraan niet voldoet aan Lucy Locket een dwangsom verbeurt van € 1.000,00 (duizend euro) voor iedere gehele of gedeeltelijke niet nakoming van de hiervoor genoemde bevelen, alsmede een dwangsom van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat diegene geheel of gedeeltelijk nalaat aan vorenbedoelde bevelen te voldoen;
4. verbindt aan de aldus te verbeuren dwangsommen een maximum van € 500.000,00;
5. stelt de termijn waarbinnen Lucy Locket op grond van het bepaalde in artikel 260 Rv Pro een bedomprocedure aanhangig dient te hebben gemaakt vast op zes (6) maanden na het in kracht van gewijsde gaan van dit vonnis;
6. veroordeelt [gedaagden] in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Lucy Locket begroot op € 940,69 aan verschotten en € 816,00 aan salaris procureur;
7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
8. wijst af het meer of anders gevorderde;
in reconventie
9. wijst de vordering af;
10. veroordeelt [gedaagden] in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Lucy Locket begroot op € 408,00 aan salaris procureur;
11. verklaart dit vonnis voor wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. W.K.F. Hangelbroek, voorzieningenrechter, en in aanwezigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van 2 maart 2006.