Uitspraak
vonnis
RECHTBANK HAARLEM
Sector civiel recht
zaaknummer / rolnummer: 160906 / KG ZA 09-498
Vonnis in kort geding van 23 oktober 2009
in de zaak van
1. de vennootschap onder firma
TEST & DRIVE V.O.F.,
gevestigd te Zwolle,
2. [EISER SUB 2],
wonende te Zwolle,
3. [EISER SUB 3],
wonende te Zwolle,
eisers,
advocaat mr. H.E. ter Horst te Zwolle,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VERKEERSSCHOOL SNELWEG B.V.,
gevestigd te Haarlem,
gedaagde,
advocaat mr. A. Oass te Haarlem.
Partijen zullen hierna Test & Drive c.s. en Snelweg genoemd worden.
1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding d.d. 22 september 2009
- de akte overlegging producties, tevens houdende wijziging van eis
- de mondelinge behandeling ter zitting van 9 oktober 2009
- de pleitnota van Test & Drive c.s.
1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
2. De feiten
2.1. Test & Drive drijft een onderneming in het ontwikkelen, uitgeven en verkopen van lesmateriaal ten behoeve van het Nederlands theorie-examen voor het rijvaardigheidsbewijs voor auto, motor of bromfiets. Eisers sub 2 en 3 zijn de vennoten van Test & Drive. Voor haar onderneming gebruikt Test & Drive sinds 10 maart 2004 (onder andere) de handelsnaam Theorieshop. Test & Drive biedt haar lesmateriaal aan via de website theorieshop.nl. De onderneming van Test & Drive bestrijkt – via internet – de gehele Nederlandse markt en is marktleider in de branche.
2.2. Snelweg handelt eveneens in lesmateriaal ten behoeve van het Nederlands theorie-examen voor het rijvaardigheidsbewijs voor auto, motor of bromfiets. Sinds 17 mei 2009 biedt Snelweg dat lesmateriaal aan via haar website theorie-shop.nl. Ook de onderneming van Snelweg bestrijkt – via internet – de gehele Nederlandse markt.
2.3. Bij (aangetekend) schrijven van 16 juni 2009 heeft Test & Drive Snelweg gesommeerd de domeinnaam theorie-shop.nl binnen vijf dagen van internet te verwijderen en verwijderd te houden. Snelweg heeft niet aan deze sommatie voldaan.
2.4. Op 24 juni 2009 heeft Test & Drive aangezegd Snelweg in kort geding te dagvaarden, tenzij Snelweg alsnog gehoor geeft aan de sommatie van 16 juni 2009.
2.5. Bij schrijven van 25 juni 2009 heeft de advocaat van Test & Drive c.s., voor zover hier van belang, het volgende aan Snelweg geschreven:
Langs deze weg bevestig ik u dat uw advocaat mij op 24 juni jl. te kennen heeft gegeven dat u gehoor geeft aan de sommaties zoals beschreven in mijn brief van 16 juni jl. Uw advocaat heeft mij voorgehouden dat u uw handelsnaam wijzigt en binnen enkele dagen geen gebruik meer zal worden gemaakt van de domeinnaam www.theorie-shop.nl.
Hoewel het mogelijk is op elk willekeurig moment het gebruik van de domeinnaam www.theorie-shop.nl te staken, is cliënte bereid u tot 26juni a.s. te 12.00 uur daarvoor de tijd te geven. Indien op voornoemd tijdstip uw inbreukmakende activiteiten op de handelsnaam van mijn cliënte niet gestaakt zijn, zal alsnog in kort geding een procedure aanhangig worden gemaakt.
Uw advocaat heeft mij toegezegd uiterlijk 26 juni a.s. schriftelijk te zullen reageren. Naar ik aanneem zal uw advocaat zich in zijn schrijven uitlaten over de schadevergoeding welke u bereid bent te voldoen. Na overeenstemming te hebben bereikt over de schadevergoeding en de overige voorwaarden, zal deze kwestie als afgedaan worden beschouwd.
2.6. Per e-mail van 26 juni 2009 heeft Snelweg laten weten dat haar webshop offline was. Bij fax van diezelfde datum heeft de advocaat van Snelweg laten weten dat Snelweg bereid was de domeinnaam theorie-shop.nl tegen een redelijke vergoeding over te dragen aan Test & Drive. Test & Drive is daarmee niet akkoord gegaan.
2.7. Op 8 juli 2009 heeft Snelweg aan Test & Drive te kennen gegeven bereid te zijn de domeinnaam aan Test & Drive over te dragen, op voorwaarde dat Test & Drive zou afzien van verdere procedures tegen Snelweg. Test & Drive is niet akkoord gegaan met die voorwaarde.
2.8. Sinds begin augustus 2009 biedt Snelweg haar lesmateriaal aan op haar website
theorie-winkel.nl. Snelweg is houdster van die domeinnaam.
2.9. Op 7 oktober 2009 heeft Snelweg de domeinnaam theorie-shop.nl om niet overgedragen aan Test & Drive.
3. Het geschil
3.1. Test & Drive c.s. vordert, na wijziging van eis, dat:
Het de voorzieningenrechter van de rechtbank te Haarlem behage, bij vonnis in kort
geding, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
1. gedaagde te gebieden om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de (handels)naam Theorieshop, Theoriewinkel of een soortgelijke (handels)naam te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,- voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van dit gebod, dan wel voor iedere dag dat de overtreding voortduurt;
2. gedaagde te gebieden om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis de domeinnaam theorie-shop.nl, theorie-winkel.nl of een soortgelijke domeinnaam te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,- voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van dit gebod, dan wel voor iedere dag dat de overtreding voortduurt;
3. gedaagde te gebieden om binnen vijf dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis de domeinnaam theorie-shop.nl en theorie-winkel.nl, zonder daarvoor een vergoeding te mogen verlangen, aan eisers over te dragen en al datgene te doen dat daarvoor nodig is, waaronder de indiening van een ingevuld en ondertekend verzoek daartoe aan de bevoegde autoriteit alsmede, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:300 BW Pro, te bepalen dat de uitspraak van de voorzieningenrechter dezelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte van degene die tot de rechtshandeling gehouden is, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,- voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van dit gebod, dan wel voor iedere dag dat de overtreding voortduurt;
4. gedaagde te veroordelen om bij wijze van voorschot op schadevergoeding te betalen een bedrag van € 25.000,-, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag;
5. gedaagde te veroordelen in de volledige (proces)kosten van het geding, daaronder begrepen het salaris van de advocaat van eisers, ter hoogte van een bedrag van € 6.000,-, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag.
3.2. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4. De beoordeling
4.1. Aan haar vorderingen heeft Test & Drive c.s. – samengevat – het volgende ten grondslag gelegd. Snelweg handelt met het gebruik van de handels- en domeinnamen theorie-shop.nl en theorie-winkel.nl primair in strijd met artikel 5 van Pro de Handelsnaamwet (Hnw), welk artikel het voeren van een jongere handelsnaam verbiedt indien daardoor verwarring met een oudere onderneming te vrezen is. Daar partijen beide op dezelfde markt opereren en de door Snelweg gevoerde handels- en domeinnamen theorie-shop.nl en theorie-winkel.nl een zeer grote gelijkenis vertonen met de handelsnaam Theorieshop en de domeinnaam theorieshop.nl van Test & Drive, is er verwarringsgevaar. Subsidiair handelt Snelweg met het voeren van dezelfde handels- en domeinnaam als Test & Drive onrechtmatig jegens Test & Drive.
4.2. Het verweer van Snelweg luidt – kort gezegd – als volgt. Omdat Snelweg de domeinnaam theorie-shop.nl op 7 oktober 2009 om niet aan Test & Drive heeft overgedragen, heeft Test & Drive c.s. ten aanzien van die domeinnaam geen belang meer bij haar vorderingen. Met betrekking tot de domeinnaam theorie-winkel.nl geldt dat de woorden ‘theorie’ en ‘winkel’ algemeen spraakgebruik zijn en daarom niet voor rechtsbescherming in aanmerking komen. De voorzieningenrechter overweegt als volgt.
4.3. Op grond van artikel 5 Hnw Pro is het verboden een handelsnaam te voeren die gelijk is aan of slechts in geringe mate afwijkt van een handelsnaam die reeds daarvoor door een ander werd gevoerd, indien dat gebruik tot verwarring kan leiden. Volgens vaste jurisprudentie kan ook het gebruik van andermans handelsnaam als domeinnaam inbreuk op artikel 5 Hnw Pro opleveren. Ter beantwoording van de vraag of de gevraagde voorzieningen voor toewijzing in aanmerking komen, dient derhalve als eerste te worden beoordeeld of Snelweg de handelsnaam van Test & Drive als handels- of domeinnaam voor (een deel van) haar onderneming voert. Overeenkomstig de artikelen 1 en 5 Hnw is van het voeren van een handelsnaam voor een onderneming sprake, indien die naam ter aanduiding van die onderneming in het handelsverkeer wordt gebruikt.
het eerste onderdeel van de (gewijzigde) vordering
4.4. Gesteld noch gebleken is dat Snelweg voor haar onderneming gebruik maakt van de handelsnamen Theorieshop of Theoriewinkel. Dit zo zijnde, zal de vordering van Test & Drive c.s. tot staking van het gebruik van die handelsnamen worden afgewezen.
De volgende twee onderdelen van de (gewijzigde) vordering zien op zowel de handels- en domeinnaam theorie-shop.nl als de handels- en domeinnaam theorie-winkel.nl als op ‘soortgelijke’ handels- of domeinnamen. De onderhavige vorderingen zullen hieronder uitgesplitst naar die handels- en domeinnamen worden behandeld.
theorie-shop.nl
4.5. Tussen partijen is niet in geschil dat, al enige jaren vóórdat Snelweg ter aanduiding van haar onderneming de handels- en domeinnaam theorie-shop.nl in gebruik nam, Test & Drive ter aanduiding van haar onderneming de handelsnaam Theorieshop en de daarmee overeenstemmende domeinnaam theorieshop.nl gebruikte.
4.6. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter lijken de handelnaam Theorieshop van Test & Drive en de handels- en domeinnaam theorie-shop.nl van Snelweg dermate veel op elkaar - de namen zijn op het koppelstreepje en de extensie ‘.nl’ na identiek - dat, gezien ook de gelijksoortige handelswaar die de ondernemingen van partijen aanbieden en beide ondernemingen via internet door het gehele land actief zijn en bekendheid nastreven, bij het publiek verwarring tussen de met die handelsnamen gedreven ondernemingen valt te duchten. Niet in geschil is echter dat Snelweg het gebruik van de handels- en domeinnaam theorie-shop.nl inmiddels heeft gestaakt en de domeinnaam theorie-shop.nl daags voor de mondelinge behandeling van het onderhavige kort geding aan Test & Drive heeft overgedragen. Gezien deze gedragingen van Snelweg heeft Test & Drive c.s. onvoldoende gesteld om tot het oordeel te kunnen komen dat er een reële dreiging bestaat dat Snelweg in de toekomst opnieuw de handelsnaam theorie-shop.nl zal gaan gebruiken. Om die reden heeft Test & Drive onvoldoende belang bij de gevraagde geboden met betrekking tot de handelsnaam theorie-shop.nl. De vordering zal dan ook in zoverre worden geweigerd.
theorie-winkel.nl
4.7. Snelweg heeft niet betwist dat zij thans de domeinnaam theorie-winkel.nl ter aanduiding van haar onderneming in het handelsverkeer gebruikt en daarmee die domeinnaam als handelsnaam voert. Snelweg heeft ter verweer betoogd dat de door Test & Drive gehanteerde aanduiding ‘theorieshop’ in haar handelsnaam beschrijvend is en om die reden niet voor bescherming in aanmerking komt, zodat de door Snelweg gevoerde handels- en domeinnaam theorie-winkel.nl daarop geen inbreuk maakt. De voorzieningenrechter overweegt daarover als volgt.
4.8. Voorop gesteld wordt dat zuiver beschrijvende elementen niet door middel van handelsnamen mogen worden gemonopoliseerd. Hoewel de woorden ‘theorie’ en ‘shop’ op zichzelf beschrijvend zijn, is de combinatie ervan in de gebruikte aanduiding ‘theorieshop’ niet (louter) beschrijvend. Anders dan Snelweg heeft betoogd, is onvoldoende aannemelijk geworden dat de aanduiding ‘theorieshop’ voor een handel in lesboeken voor het theorie-examen voor het rijvaardigheidsbewijs voor auto, motor of bromfiets op vergelijkbare wijze is ingeburgerd als bijvoorbeeld de aanduiding ‘kledingwinkel’ voor een winkel waar kleding wordt verkocht. Daarom kan niet gezegd worden dat de aanduiding ‘theorieshop’ voor het in aanmerking komend publiek geen onderscheidend vermogen bezit. Weliswaar bevat de naam ‘theorieshop’ een element dat verwijst naar de activiteit van de onderneming van Test & Drive, maar dat element is naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet zodanig beschrijvend dat de handelsnaam Theorieshop of de daarmee overeenstemmende domeinnaam theorieshop.nl geen bescherming zou toekomen. Hooguit kan worden gezegd dat de aanduiding ‘theorieshop’ in de handels- en domeinnaam van Test & Drive een associatie oproept met de door Test & Drive (en Snelweg) verhandelde producten. Het desbetreffende verweer van Snelweg dient dan ook te worden verworpen.
4.9. Vervolgens is aan de orde de vraag of de handelsnaam theorie-winkel.nl van Snelweg zodanig met de handelsnaam Theorieshop van Test & Drive overeenkomt dat dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.
Bij de vraag in hoeverre de handelsnamen van elk van partijen met elkaar overeenkomen dienen die namen in zijn geheel beschouwd te worden. Beide namen bestaan uit enerzijds het woord ‘theorie’ en anderzijds uit het woord ‘shop’ dan wel het in betekenis daarmee geheel overeenstemmende woord ‘winkel’. Het in toenemende mate voorkomen van woorden uit de Engelse taal in de Nederlandse taal, heeft ertoe geleid dat de woorden ‘shop’ en ‘winkel’ – met name op internet (zijnde het belangrijkste verkoopmedium van Test & Drive en Snelweg) – door de gemiddelde consument in het Nederlands spraakgebruik als synoniemen zullen worden gezien. Daarom moet geoordeeld worden dat de handelsnamen van partijen in aanzienlijke mate met elkaar overeenstemmen.
4.10. Zoals hiervoor reeds overwogen, is tussen partijen niet in geschil dat de aard van de ondernemingen van partijen (nagenoeg) gelijk is en dat zij geografisch bezien in hetzelfde gebied actief zijn en bekendheid nastreven. Gelet op dat laatste moet worden geoordeeld dat ook de plaats van vestiging van partijen als bedoeld in artikel 5 Hw Pro met elkaar overeenkomt.
4.11. De opsomming in artikel 5 Hw Pro van factoren die bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol kunnen spelen, is niet limitatief. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter spelen in de onderhavige zaak nog drie andere factoren een rol die tezamen met het hiervoor overwogene leiden tot de conclusie dat eerder bedoelde verwarring is te duchten en daarmee dat het Snelweg verboden is de handelsnaam theorie-winkel.nl te voeren.
De hiervoor onder 4.8 genoemde associatie zal de handelsnaam Theorieshop voor Test & Drive waardevol doen zijn. Om diezelfde reden zal het voor Snelweg aantrekkelijk zijn een handelsnaam te voeren die die associatie eveneens oproept. Dat wordt nog aantrekkelijker als die soortgelijke handelsnaam gelijkt op de handelsnaam van de marktleider in het soort onderneming dat Snelweg uitoefent. Dat Test & Drive dat is, is door Snelweg niet betwist. Door dit aanhaken door Snelweg bij de handelsnaam van Test & Drive zal ook de kans op verwarring tussen de beide ondernemingen van partijen bij het relevante publiek – te weten degenen die voornemens zijn het rijvaardigheidsbewijs voor auto, motor of bromfiets te gaan behalen – groter worden, in welk geval Snelweg ongerechtvaardigd voordeel zou trekken uit de bekendheid die Test & Drive als marktleider en houder van een handelsnaam die een voor het soort onderneming dat beide partijen voeren waardevolle associatie opwekt, heeft. Bij dit alles komt dat Snelweg bij het vinden van een nieuwe handelsnaam voor haar onderneming eenvoudig een geheel andere keuze had kunnen maken. Uit het hiervoor overwogene volgt dat het gevraagde gebod ieder gebruik van de handels- en domeinnaam theorie-winkel.nl te staken en gestaakt te houden, zal worden toegewezen.
4.12. Voor een gebod met betrekking tot ‘soortgelijke’ handels- of domeinnamen, als door Test & Drive c.s. onder 1 en 2 gevorderd, bestaat geen grond. Test & Drive c.s. heeft in het onderhavige verband niets aangevoerd. Toewijzing van een dergelijk algemeen gebod zou alleen snel tot executiegeschillen leiden.
4.13. Gelet op het hiervoor overwogene behoeft de door Test & Drive c.s. subsidiair aangevoerde grondslag voor haar vorderingen geen bespreking meer.
nevenvorderingen
4.14. De door Test & Drive c.s. gevorderde overdracht van de domeinnaam theorie-shop.nl en de in dat verband gevorderde dwangsom zijn door Snelweg op zich niet betwist. Die dwangsom zal worden beperkt en gemaximeerd als hieronder in het dictum bepaald. De voorzieningenrechter acht de aldus toe te wijzen dwangsom voorshands een voldoende prikkel tot nakoming van de onderhavige hoofdveroordelingen, zodat de daarnaast door Test & Drive c.s. gevorderde indeplaatstreding van dit vonnis als bedoeld in artikel 3:300 van Pro het Burgerlijk Wetboek zal worden geweigerd.
4.15. Onderdeel 4. van de vordering van Test & Drive c.s. strekt tot betaling van een geldsom. Voor toewijzing van een dergelijke vordering in kort geding is slechts dan plaats, als het bestaan en de omvang van de vordering voldoende aannemelijk zijn, terwijl voorts uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening vereist is en het risico van onmogelijkheid van terugbetaling – bij afweging van de belangen van partijen – aan toewijzing niet in de weg staat.
4.16. In beginsel acht de voorzieningenrechter het niet onaannemelijk dat Test & Drive (enige) schade heeft geleden als gevolg van het gebruik van de handelsnamen theorie-winkel.nl en theorie-shop.nl door Snelweg. Hoe hoog die schade is, heeft Test & Drive c.s. echter onvoldoende onderbouwd. Zo heeft Test & Drive c.s. geen enkel inzicht gegeven in de door haar gestelde omzetschade, noch heeft Test & Drive c.s. aannemelijk gemaakt dat Snelweg – gezien ook haar aanloopkosten en het feit dat zij de domein- en handelsnaam theorie-shop.nl en theorie-winkel.nl slechts gedurende korte tijd in gebruik heeft gehad – enige winst heeft genoten. Hoewel het proceseconomisch doelmatig zou zijn geweest, kan om deze reden niet worden vooruitgelopen op een eventueel door de bodemrechter toe te wijzen schadevergoeding door in het onderhavige kort geding een voorschot daarop toe te kennen. De gevraagde voorziening daartoe zal dan ook worden geweigerd.
4.17. Test & Drive c.s. heeft, ten slotte, op grond van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) veroordeling van Snelweg in de volledige proceskosten gevorderd. Op grond van artikel 1019h Rv kan een volledige proceskostenveroordeling ook worden gevorderd in handelsnaamgeschillen. Nu Snelweg geen zelfstandig verweer heeft gevoerd tegen de hoogte van de door Test & Drive c.s. gevorderde proceskosten, en zij die proceskosten ook overigens niet heeft betwist, zal de voorziening worden toegewezen.
4.18. Snelweg zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Test & Drive c.s. worden begroot op:
- dagvaarding EUR 80,25
- vast recht 550,00
- salaris advocaat 6.000,00
Totaal EUR 6.630,25
5. De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1. gebiedt Snelweg om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de handels- en domeinnaam theorie-winkel.nl te staken en gestaakt te houden,
5.2. bepaalt dat Snelweg voor iedere dag dat zij in strijd handelt met het onder 5.1 bepaalde, aan Test & Drive c.s. een dwangsom verbeurt van EUR 500,-- tot een maximum van EUR 20.000,--,
5.3. gebiedt Snelweg om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis de domeinnaam theorie-winkel.nl, zonder daarvoor een vergoeding te mogen verlangen, aan Test & Drive c.s. over te dragen en al datgene te doen dat daarvoor nodig is, waaronder de indiening van een ingevuld en ondertekend verzoek daartoe aan de bevoegde instantie,
5.4. bepaalt dat Snelweg voor iedere dag dat zij in strijd handelt met het onder 5.3 bepaalde, aan Test & Drive c.s. een dwangsom verbeurt van EUR 500,-- tot een maximum van EUR 20.000,--,
5.5. veroordeelt Snelweg in de proceskosten, aan de zijde van Test & Drive c.s. tot op heden begroot op EUR 6.630,25,
5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
5.7. weigert de voorzieningen voor het overige.
Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. van der Meer, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. S.M.P. Langeveld, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 23 oktober 2009.?