Uitspraak
Zaaknummer: 114169/KG ZA 05-322
Vonnisdatum: 12 juli 2005
754
RECHTBANK TE HAARLEM,
VONNIS IN KORT GEDING
in de zaak van:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
PHARMACHEMIE B.V.,
gevestigd te Haarlem,
eisende partij,
procureur mr. M. Middeldorp,
advocaat mr. M.A.A. van Wijngaarden te ’s-Gravenhage,
-- tegen --
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MERCK SHARP & DOHME B.V.,
gevestigd te Haarlem,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht MSD OVERSEAS MANUFACTURING CO. (IRELAND),
gevestigd te Pembroke, Bermuda,
3. de rechtspersoon naar vreemd recht MERCK & CO. Inc.,
gevestigd te New Jersey, Verenigde Staten,
gedaagde partij,
procureur mr. H.K. Garvelink,
advocaat mr. L. Oosting te Amsterdam.
Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Pharmachemie, respectievelijk MSD, MSD Overseas en Merck & Co. (tezamen ook als MSD c.s.).
1. Het verloop van het geding
1.1 Ter terechtzitting van 28 juni 2005 heeft Pharmachemie overeenkomstig de dagvaarding gesteld en gevorderd als hierna onder 3. weergegeven en die vordering toegelicht aan de hand van overgelegde pleitnotities. MSD c.s. hebben tegen deze vordering verweer gevoerd aan de hand van overgelegde pleitnotities.
1.2 Na verder debat in tweede termijn hebben partijen vonnis gevraagd. De uitspraak daarvan is bepaald op 12 juli 2005.
2. De vaststaande feiten
2.1 In dit geding wordt van het volgende uitgegaan:
a. Pharmachemie ontwikkelt, produceert en verkoopt geneesmiddelen op verschillende therapeutische gebieden, met name zgn. ‘generieke’ geneesmiddelen. Pharmachemie maakt onderdeel uit van het Teva-concern.
b. MSD c.s. brengen het geneesmiddel Fosamax op de markt in de vorm van 10 mg en 70 mg tabletten. Fosamax heeft als werkzame stof natrium alendronaat trihydraat, en is geïndiceerd voor de behandeling van osteoporose.
c. MSD Overseas is, na overdracht, houdster van het Nederlands octrooi 192562 (hierna: ‘NL 192562’) verleend op 3 oktober 1997 op een aanvraag van 15 april 1983 onder inroeping van prioriteit vanaf 15 april 1982, voor een farmaceutisch preparaat dat een NH2-(CH2)3-C(PO3H2)2OH -verbinding (alendroninezuur) bevat. Voornoemd octrooi is op 15 april 2003 geëindigd.
d. Op 12 september 2000 heeft het Bureau voor de Industriële Eigendom aan MSD Overseas een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen verleend met nr. 970038 (hierna: ‘ABC’), gebaseerd op NL 192562, voor het product:
alendronzuur, desgewenst in de vorm van een zout met een alkalimetaal, een organische base of een basisch aminozuur of in de vorm van een hydraat, in het bijzonder Natrii Alendronas Trihydric.
Dit ABC heeft rechtskracht tot en met 14 april 2008.
e. Merck&Co is houdster van een Europees octrooi met nr. 0998292 B1 (hierna: ‘EP 0998292’), voor alendroninezuur als zodanig of in de vorm van een zout (alendronaat):
in a unit dosage form which comprises from about 8.75 mg to 140 mg of alendronic acid or a pharmaceutically acceptable salt thereof, on an alendronanic acid active weight basis, according to a continuous schedule having a periodicity from about once every 3 days to about once every 16 days.
Op 19 augustus 2004 heeft het Europees Octrooibureau (hierna: ‘EOB’) EP 0998292 herroepen. Merck&Co is van deze beslissing in beroep gekomen. Dit beroep heeft schorsende werking.
f. Op 13 april 2005 is door Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Teva Pharma B.V. en Pharmachemie (hierna: ‘Teva c.s.’) een bodemzaak bij de rechtbank te ’s-Gravenhage aanhangig gemaakt, met als inzet nietigverklaring van het ABC, onder meer vanwege nietigheid van NL 192562.
g. MSD Overseas heeft Teva c.s. op 31 maart 2005 tegen 14 april 2005 in kort geding gedagvaard en een inbreukverbod met nevenvorderingen gevorderd, stellende dat laatstgenoemden inbreuk dreigden te gaan maken op haar rechten onder het ABC. Bij vonnis van 25 april 2005 met rolnummer 05/354 heeft de voorzieningenrechter te ’s-Gravenhage de vorderingen afgewezen en, waarbij onder meer het volgende is overwogen:
“3.1 De gevorderde voorzieningen van Merck zijn niet toewijsbaar, omdat naar voorlopig oordeel gerede kans bestaat dat het octrooi in de bodemprocedure nietig wordt geoordeeld, zodat Merck alsdan alleen al op die grond evenmin rechten jegens Teva geldend kan maken onder meerbedoeld ABC.”
MSD Overseas is van dit vonnis in appèl gekomen.
h. Op 21 april 2005 heeft het College ter beoordeling van Geneesmiddelen (hierna: ‘CBG’) onder nummer RVG 31768 aan Pharmachemie een registratie verleend voor het geneesmiddel met de registratienaam ‘alendroninezuur 10 PHC, tabletten 10 mg’. Dit geneesmiddel heeft als werkzame stof natrium alendronaat monohydraat en is geïndiceerd voor de behandeling van osteoporose.
i. Pharmachemie heeft bij het CBG een registratie aangevraagd voor het geneesmiddel met de naam ‘alendroninezuur 70 PHC, tabletten 70 mg’.
j. Op 7 juni 2005 heeft de raadsman van MSD c.s. de volgende brief gestuurd aan in ieder geval 13 groothandels van de farmaceutische industrie (tevens klanten van Pharmachemie):
“(...) Cliënten, MSD OVERSEAS MANUFACTURING CO., in Pembroke, Bermuda, MERCK & CO INC., in White House Station, New Jersey en MERCK SHARP & DOME B.V., in Haarlem (gezamenlijk: “Merck”) hebben zich tot mij gewend inzake het navolgende.
MSD OVERSEAS MANUFACTURING CO. en MERCK & CO INC. zijn houdster van verschillende octrooien en een aanvullend beschermingscertificaat met betrekking tot het geneesmiddel Fosamax (alendroninezuur).
Het betreft onder meer het Nederlandse octrooi 192562 en het Aanvullend Beschermingscertificaat (ABC) No. 970038 (met geldigheid tot 14 april 2008), een Europees octrooi met betrekking tot 70 mg dosering van Fosamax/alendroninezuur en daarnaast enkele octrooien die zien op specifieke bereidingswijzen en formuleringen van Fosamax/alendroninezuur.
MERCK SHARP & DOME B.V. is in Nederland exclusief gerechtigd Fosamax (alendroninezuur) onder de hier bedoelde octrooien en het Aanvullend Beschermingscertificaat op de markt te brengen.
Merck heeft recent moeten constateren dat de onderneming Pharmachemie B.V. van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen toestemming heeft verkregen om het geneesmiddel alendroninezuur 10 mg tabletten te produceren en op de markt te brengen.
Deze toestemming is geregistreerd onder vermelding van
- RVG 317768, Alendroninezuur 10 PCH, tabletten 10 mg
Merck zal tegen deze registratie bezwaar aantekenen bij het College ter Bescherming van Geneesmiddelen.
Namens Merck wijs ik u erop zowel de 10 mg als de 70 mg dosering van het geneesmiddel Fosamax/alendroninezuur de hierboven aangegeven octrooirechten rusten en dat Fosamax/alendroninezuur tevens beschermd wordt door het genoemd Aanvullend Beschermingscertificaat dat gelding heeft tot 14 april 2008. Merck behoudt zich het recht voor rechtsmaatregelen te treffen in het geval inbreuk wordt gemaakt op deze rechten. Merck behoudt zich bovendien het recht voor op vergoeding van de schade die zij door de inbreuk ondervindt. Namens Merck verzoek, en voorzover zonodig sommeer, ik u mij binnen acht dagen na heden schriftelijk te bevestigen dat u de (octrooi)rechten van Merck volledig zult respecteren en dat u op geen enkele wijze handelingen zult laten verrichten die op deze (octrooi)rechten inbreuk maken. (…)”
k. Op 21 juni 2005 heeft de raadsman van MSD c.s. een brief aan de raadsman van Pharmachemie gezonden, waarin onder andere het volgende is opgenomen:
“(...) Naar aanleiding van uw fax van 15 juni en ons daaropvolgend telefonisch overleg, zend ik u hierbij een kopie van mijn brief aan de groothandels die mijn eerdere brief van 7 juni jl. hebben ontvangen. Tevens zend ik u hierbij een lijst van groothandels die bovengenoemde brieven hebben ontvangen. Voorts bevestig ik u dat er geen verdere brieven zijn gestuurd of zullen worden gestuurd. (...)”
l. Op 21 juni 2005 heeft de raadsman van MSD c.s. de volgende brief aan in ieder geval 13 groothandels van de farmaceutische industrie (tevens klanten van Pharmachemie) gestuurd:
“ (...) Ik heb u eerder, bij brief van 7 juni jl. (waarvan een kopie is bijgevoegd), geïnformeerd over de octrooirechten ten aanzien van Fosamax/alendroninezuur, meer in het bijzonder het Nederlands octrooi 192562 en het Aanvullend Beschermingscertificaat (ABC) no. 970038 en een Europees octrooi met betrekking tot de 70 mg dosering van Fosamax/alendroninezuur.
Met betrekking tot het Nederlands octrooi 192562 en het Aanvullend Beschermings Certificaat (ABC) no. 970038, wijs ik erop dat thans uitsluitend het Aanvullend Beschermings Certificaat (ABC) no. 970038 van kracht is, dat geldig is tot 14 april 2008. Ten aanzien van dit Aanvullend Beschermings Certificaat heeft de voorzieningenrechter recentelijk geweigerd om in een kort gedingprocedure tegen Pharmachemie en Teva een inbreukverbod toe te wijzen. Over deze kwestie en de geldigheid van het Aanvullend Beschermings Certificaat loopt nu een bodemprocedure bij de Rechtbank in Den Haag. In deze procedure zal begin volgend jaar vonnis worden gewezen.
Met betrekking tot het Europees octrooi met betrekking tot de 70 mg dosering, wijs ik er op dat dit octrooi onderwerp is van een procedure bij het Europees Octrooibureau. In eerste instantie is dit octrooi herroepen. Momenteel loopt er een hoger beroep en zal de Technische Kamer van Beroep de geldigheid beoordelen.
Ik heb u in mijn eerder brief van 7 juni jl. medegedeeld dat cliënten bezwaar zullen maken tegen de verlening van de registratie voor alendroninezuur 10 PCH. Dit bezwaar is inmiddels aangetekend en de bezwaarprocedure loopt. Cliënten zullen indien nodig ook onmiddellijk bezwaar maken tegen een eventuele registratie van alendroninezuur 70 PCH. (...)”
m. Op 23 juni 2005 heeft MSD de volgende brief aan een onbekend aantal apotheken gestuurd:
“(...) Zoals u wellicht via uw groothandel hebt vernomen, zijn er recent generieke varianten van FOSAMAX® (natriumalendronaat, MSD) in Nederland geregistreerd.
Wij hebben bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen tegen de registratie van de verschillende vormen van alendroninezuur bezwaar aangetekend.
De registratieaanvragen voor alendroninezuur zijn gebaseerd op bio-equivalenties in vergelijking met FOSAMAX® bij vrijwilligers. Hierbij wordt aangenomen dat twee medicamenten met vergelijkbare absorptie vergelijkbare effectiviteits- en veiligheidseigenschappen hebben. Behalve de absorptie spelen echter ook tableteigenschappen als oplos- en uiteenvaltijd een rol. Uit studies is gebleken dat generieke alendroninezuren andere tableteigenschappen kunnen hebben dan FOSAMAX®, zoals een kortere en langere uiteenvaltijd.¹
De effectiviteit en het veiligheidsprofiel van FOSAMAX® zijn uitgebreid onderzocht. In 2004 zijn de tienjaarsdata gepubliceerd waaruit bleek dat langetermijnbehandeling met FOSAMAX® zeer effectief is en goed wordt verdragen.²
MSD beschikt niet over klinische effectiviteits- of veiligheidsdata van alendroninezuur van andere fabrikanten.
Zoals u wellicht weet zijn octrooirechten voor een innoverend farmaceutische bedrijf als MSD van levensbelang. Wij zullen onze octrooirechten terzake van FOSAMAX® verdedigen.
Wij behouden ons het recht voor u aansprakelijk te houden voor de schade die MSD lijdt door substitutie van FOSAMAX® naar alendroninezuur. (...)”.
3. De vordering en de grondslag daarvan
3.1 Pharmachemie vordert, zakelijk weergegeven, dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
1. MSD c.s. met onmiddellijke ingang vanaf de dag van betekening van dit vonnis elk afzonderlijk zal verbieden onrechtmatig jegens Pharmachemie te handelen, meer in het bijzonder door elk van hen afzonderlijk te verbieden aan marktpartijen mede te delen, danwel te op een of andere wijze te suggereren, schriftelijk danwel anderszins:
a. dat hen exclusieve rechten toekomen uit hoofde van ABC 970038, althans (subsidiair) niet zonder daarbij steeds te vermelden dat in een zaak betreffende dit ABC tussen Pharmachemie en MSD Overseas de Haagse kort geding rechter bij vonnis van 25 april 2005 heeft geoordeeld dat er een gerede kans bestaat dat betreffend ABC door de Nederlandse rechter zal worden nietig verklaard, een en ander met gelijktijdig aanbod van een afschrift van deze beslissing,
b. dat hen exclusieve rechten toekomen uit hoofde van Europees octrooi EP 0998292, althans (subsidiair) niet zonder daarbij steeds te vermelden dat de oppositie afdeling van het Europees Octrooibureau op 20 juli 2004 het octrooi heeft herroepen, een en ander met gelijktijdig aanbod van een afschrift van deze beslissing,
c. dat door Pharmachemie inbreuk wordt gepleegd op ABC 970038 en/of Europees octrooi EP 0998292, of meer in het algemeen dat het handelen in alendroninezuur 10 PCH, tabletten 10 mg en/of alendroninezuur 70 PCH, tabletten 70 mg inbreuk daarop oplevert, althans (subsidiair), al naar gelang het specifieke geval:
- niet zonder daarbij steeds te vermelden dat in een zaak betreffende dit ABC tussen Pharmachemie en MSD Overseas de Haagse kort geding rechter heeft geoordeeld dat er een gerede kans bestaat dat betreffend ABC door de Nederlandse rechter zal worden nietig verklaard, en dat hij de op dit ABC gebaseerde inbreukvorderingen van MSD Overseas heeft afgewezen, met gelijktijdig aanbod van een afschrift van deze beslissing,
- niet zonder daarbij steeds te vermelden dat de oppositie afdeling van het Europees Octrooibureau op 20 juli 2004 het octrooi heeft herroepen, met gelijktijdig aanbod van een afschrift van deze beslissing,
d. dat hen exclusieve rechten toekomen uit hoofde van Nederlands octrooi NL 192562,
alles op straffe van verbeurte een dwangsom van EUR 1.000.000,-- voor iedere afzonderlijke overtreding van dit verbod of, naar vrije keuze van Pharmachemie, voor iedere dag (een deel van een dag als geheel gerekend) dat door de betreffende gedaagde in strijd met dit verbod wordt gehandeld of nagelaten;
2. MSD c.s. elk afzonderlijk zal bevelen om binnen 2 dagen na betekening van dit vonnis aan elke partij die de litigieuze brief d.d. 7 juni 2005, danwel enig andere vergelijkbare mededeling van een van hen heeft ontvangen, bij aangetekende brief (met ontvangstbevestiging), door een statutair bevoegd vertegenwoordiger van elk van hen ondertekend, en zonder enig begeleidend schrijven, het navolgende mede te delen:
__________ 2005 [datum van de brief]
Geachte _________ [naam geadresseerde van brief d.d. 7 juni 2005],
Bij vonnis van _______________ 2005 [datum] heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem bepaald dat wij onrechtmatig jegens Pharmachemie hebben gehandeld met de brief van 7 juni 2005, die onze advocaat, mr. L. Oosting, aan U heeft gezonden.
De rechter heeft ons verboden om U verdere mededelingen als deze te doen.
De rechter heeft ons verder bevolen om U deze brief, met deze inhoud, toe te zenden.
Wij hebben in onze brief van 7 juni 2005 gesteld dat wij exclusief gerechtigd zijn om alendroninezuur geneesmiddelen in Nederland op de markt te brengen, meer in het bijzonder alendroninezuur 10 mg en 70 mg tabletten, zulks op basis van een Nederlands octrooi 192562, een Aanvullend Beschermingscertificaat (ABC) no. 970038, een Europees octrooi met betrekking tot de 70 mg dosering en daarnaast enkele niet nader door ons aangeduide octrooien.
Wij hebben de indruk gewekt dat het osteoporose geneesmiddel van Pharmachemie met de registratienaam ‘alendroninezuur 10 PCH, tabletten 10 mg’ daarop inbreuk zou maken, en ook alendroninezuur- geneesmiddelen met een 70 mg dosering per tablet.
Wij hebben U gesommeerd schriftelijk te bevestigen dat U de (octrooi)rechten van
Merck volledig zult respecteren en dat u op geen enkele wijze handelingen zult (laten) verrichten die op deze (octrooi)rechten inbreuk maken.
De rechter heeft ons nu opgedragen U te laten weten:
- dat wij U ten onrechte van onjuiste informatie hebben voorzien;
- dat wij U ten onrechte relevante informatie hebben onthouden, die ons wel bekend was
- dat wij de voornoemde sommaties ten onrechte aan U hebben doen uitgaan.
In onze brief van 7 juni 2005 hebben wij ten onrechte verzwegen dat de Haagse kort geding rechter bij vonnis van 25 april 2005 heeft geoordeeld dat er een gerede kans bestaat dat het ABC 970038 zal worden vernietigd, en dat Pharmachemie inmiddels een procedure heeft ingesteld tot vernietiging van dit ABC.
In die brief hebben wij verder ten onrechte verzwegen dat de Haagse kort geding rechter bij vonnis van 25 april 2005 ook alle door Merck ingestelde vorderingen wegens inbreuk op dit ABC heeft afgewezen. Die vorderingen waren gericht tegen
Pharmachemie’s alendroninezuur 10 PCH, tabletten 10 mg.
Ook hebben wij in deze brief ten onrechte verzwegen dat het Europese octrooi betreffende de 70 mg dosering genummerd is EP 998292, en dat dit octrooi op 20 juli 2004 door de Oppositie Afdeling van het Europees Octrooi Bureau is herroepen.
Wij hebben verder ten onrechte Nederlands octrooi 192562 ingeroepen, omdat dit octrooi op 15 april 2003 is komen te vervallen.
Ook hebben wij niet kunnen waarmaken dat de andere, niet nader omschreven octrooien enige relevantie hebben voor onze sommaties d.d. 7 juni 2005.
Wij hebben U aldus een verkeerde voorstelling van zaken gegeven, en getracht U op basis van die verkeerde voorstelling van zaken tot contractuele verbintenissen te bewegen, te weten:
- contractuele erkenning van de geldigheid van de in de brief genoemde octrooi- en ABC-rechten;
- een contractueel verbod om te handelen in het geneesmiddel alendroninezuur 10 PCH, tabletten 10 mg (RVG 31768), en alendroninezuur 70 mg tabletten van Pharmachemie.
Dit alles is naar het oordeel van de voorzieningenrechter onrechtmatig jegens
Pharmachemie.
MERCK SHARP & DOHME B.V., Haarlem
_______________________ [handtekening]
_______________________ [naam statutair bevoegd vertegenwoordiger]
MSD OVERSEAS MANUFACTURING CO, Pembroke, Bermuda
_______________________ [handtekening]
_______________________ [naam statutair bevoegd vertegenwoordiger]
MERCK & CO, INC., New Jersey, USA
_______________________ [handtekening]
_______________________ [naam statutair bevoegd vertegenwoordiger]
danwel een mededeling die de rechter in goede justitie vast zal stellen, zulks op straffe van verbeurte een dwangsom van EUR 1.000.000 voor elke separate overtreding van dit gebod of, naar keuze van Pharmachemie, voor iedere dag (een deel van een dag als hele dag gerekend) dat de betreffende gedaagde in gebreke blijft dit gebod stipt en compleet na te leven;
3. MSD c.s. elk afzonderlijk zal bevelen om, gerekend vanaf de dag van betekening van dit vonnis, op eigen kosten, in de eerst mogelijke uitgave van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde de navolgende mededeling, ter grootte van een hele pagina, te laten publiceren, ondertekend door een statutair bevoegd vertegenwoordiger van elk van hen, zonder enig begeleidend schrijven, en zonder enige wijziging daarvan:
MEDEDELING MERCK SHARP & DOHME OP LAST VAN DE RECHTER
De kort geding rechter van de rechtbank Haarlem heeft ons bevolen om in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde mede te delen dat wij onrechtmatig hebben gehandeld jegens Pharmachemie B.V. (Haarlem).
Wij hebben door middel van misleiding geprobeerd om de Nederlandse groothandelaren in farmaceutische producten:
1. afkerig te maken van Pharmachemie en haar geneesmiddel met de registratienaam alendroninezuur 10 PCH, tabletten 10 mg (RVG31768);
2. te bewegen tot contractuele verplichtingen jegens ons, die de handel in dit geneesmiddel door deze groothandelaren onmogelijk zou maken.
De misleiding bestond onder meer uit:
het inroepen van niet-bestaande octrooirechten (Nederlands octrooi NL 192562);
het verzwijgen van een ons bekend vonnis van de Haagse kort geding rechter d.d. 25 april 2005 betreffende alendroninezuur, gewezen tussen Merck en Pharmachemie, waarbij:
a. alle door ons ingestelde vorderingen betreffende inbreuk op het aanvullend beschermingscertificaat (ABC) 970038 zijn afgewezen,
b. de rechter heeft geoordeeld dat er een gerede kans bestaat dat het betreffende ABC zal worden nietig verklaard.
het verzwijgen van een ons bekende herroeping door de Oppositie Afdeling van het Europees Octrooibureau van het Europese octrooi 998292 (voor alendroninezuur, 70 mg dosering)
De Haarlemse kort geding rechter heeft het ons met directe ingang verboden om dergelijke uitlatingen te doen.
MERCK SHARP & DOHME B.V., Haarlem
_______________________ [handtekening]
_______________________ [naam statutair bevoegd vertegenwoordiger]
MSD OVERSEAS MANUFACTURING CO, Pembroke, Bermuda
_______________________ [handtekening]
_______________________ [naam statutair bevoegd vertegenwoordiger]
MERCK & CO, INC., New Jersey, USA
_______________________ [handtekening]
_______________________ [naam statutair bevoegd vertegenwoordiger]
danwel een mededeling die de rechter in goede justitie zal vaststellen, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van EUR 1.000.000,-- voor elke separate overtreding van dit gebod of, naar keuze van Pharmachemie, voor iedere dag (een deel van een dag als hele dag gerekend) dat de betreffende gedaagde in gebreke blijft dit gebod stipt en compleet na te leven;
4. MSD c.s. elk afzonderlijk zal bevelen om binnen 2 dagen vanaf de dag van betekening van dit vonnis, aan de raadsman van Pharmachemie ter hand te stellen een complete lijst, gecertificeerd (na een zelfstandig onderzoek) door een onafhankelijk registeraccountant, omvattende:
? de naam- en adresgegevens van alle partijen die de litigieuze brief d.d. 7 juni 2005, danwel enig andere vergelijkbare mededeling van (een van) hen hebben ontvangen, met vermelding per separate mededeling van de datum van verzending, en met afgifte van een afschrift van elk van de afzonderlijke mededelingen,
? de naam- en adresgegevens van alle partijen die (tijdig danwel niet-tijdig) hebben voldaan aan MSD´s sommaties in de brief van 7 juni 2005, of op andere wijze met MSD tot overeenstemming zijn gekomen omtrent deze sommaties, danwel daarmede te vergelijken sommaties, zulks met afgifte van alle schriftelijke bewijsstukken ter zake van (het tot stand komen van) deze overeenstemmingen,
? een en ander op straffe van verbeurte een dwangsom van EUR 1.000.000,-- voor elke separate overtreding van dit gebod of, naar keuze van Pharmachemie, voor iedere dag (een deel van een dag als hele dag gerekend) dat de betreffende gedaagde in gebreke blijft dit gebod stipt en compleet na te leven;
5. MSD c.s. hoofdelijk zal veroordelen in de kosten van het geding.
3.2 Pharmachemie legt aan haar vordering ten grondslag dat MSC c.s. onrechtmatig jegens haar hebben gehandeld:
1. door in hun brief van 7 juni 2005 mededelingen te doen die er toe strekken om Pharmachemie en haar producten af te breken ten opzichte van haar afnemers, en deze afnemers afkerig te maken van de producten van Pharmachemie en te trachten haar afnemers te bewegen tot het aangaan van nadelige contractuele verplichtingen, door de geldigheid van de ingeroepen octrooirechten en ABC voor deze afnemers onbetwistbaar te maken en de aankoop en afname van alendroninezuur geneesmiddelen van Pharmachemie onmogelijk te maken
2. door in de brief van 7 juni 2005 bewust gebruik te maken van de volgende onware en misleidende uitlatingen, dan wel onvolledige informatie te verstrekken, te weten (kort gezegd):
? het niet vermelden van het oordeel van de voorzieningenrechter te ’s-Gravenhage in zijn vonnis van 25 april 2005, dat er gerede kans bestaat dat het ABC in een bodemprocedure nietig verklaard zal worden;
? het niet vermelden dat het EP 0998292 door het EOB is herroepen;
? het inroepen van NL 192562;
? het inroepen van enkele octrooien die zien op de specifieke bereidingswijzen en formuleringen.
3. door met hun onder 2.1 sub l bedoelde brief van 21 juni 2005 niet te voldoen aan de vereisten die aan een rectificatie mogen worden gesteld (zoals waarborgen dat de onwaarheden die zijn geuit en misleiding en verwarring die daar het gevolg van is zo volledig mogelijk worden weggenomen), terwijl die brief bovendien de volgende onware, misleidende, respectievelijk onvolledige informatie bevat:
? het wederom niet vermelden dat er gerede kans bestaat dat het ABC in een bodemprocedure nietig verklaard zal worden;
? het vermelden dat er over de kwestie en de geldigheid van het ABC een bodemprocedure bij de rechtbank te ’s-Gravenhage loopt;
? het vermelden dat MSD c.s. terzake de inbreukkwestie een bodemprocedure hebben ingesteld;
? het niet ontkrachten van de mededeling dat er verschillende octrooien zijn.
4. Het verweer en de slotsom daarvan
4.1 MSD c.s. hebben tegen de vordering gemotiveerd verweer gevoerd en geconcludeerd tot afwijzing daarvan met veroordeling van Pharmachemie in de kosten van het geding. Op dit verweer zal, voor zover van belang, bij de beoordeling van het geschil nader worden ingegaan.
5. De gronden van de beslissing
ABC en EP 0998292
5.1 Tussen partijen is in dit kort geding niet in geschil dat ABC en EP 0998292, ondanks het vonnis van de voorzieningenrechter te ’s-Gravenhage van 25 april 2005 en de herroeping door het EOB op 19 augustus 2004, thans nog geldig zijn. Het sub 1.a, b en c primair gevorderde kan reeds om die reden niet worden toegewezen.
5.2 Partijen verschillen wel van mening over de vraag in hoeverre MSD c.s., naar aanleiding van voornoemd vonnis en/of de herroeping, in hun brief van 7 juni 2005 nog een beroep op het ABC en EP 0998292 hebben mogen doen. Pharmachemie stelt dat MSD c.s. hiertoe niet gerechtigd waren, zonder daarbij te vermelden dat de voorzieningenrechter in het vonnis van 25 april 2005 heeft geoordeeld dat er een gerede kans bestaat dat het octrooi in de bodemprocedure nietig zal worden geoordeeld, op grond waarvan evenmin rechten onder het ABC geldend gemaakt kunnen worden, en dat EP 0998292 door het EOB is herroepen. MSD c.s. voeren daar tegen aan dat, nu het ABC en EP 0998292 geldig en van kracht zijn, het hen vrij staat zich jegens derden op het standpunt te stellen dat hen ter zake exclusieve rechten toekomen. Ook voeren MSD c.s. aan dat zij zich op het standpunt mogen stellen dat alendroninezuur 10 PCH en/of 70 PCH valt onder de beschermingsomvang van het ABC en EP 0998292. Indien dit hen niet vrij zou staan, zouden zij op onredelijke en ontoelaatbare wijze worden beperkt in hun vrijheid van meningsuiting en hun rechtshandhaving, aldus nog altijd MSD c.s.
5.3 Mede gelet op de rechtsgrond van het octrooisysteem handelt de octrooihouder rechtmatig indien hij (rechts)maatregelen treft om zijn octrooi te handhaven, waaronder het sommeren van een potentiële inbreukmaker. In de jurisprudentie is reeds uitgemaakt dat op dit beginsel een uitzondering wordt gemaakt, indien een octrooihouder zijn octrooi handhaaft jegens een ander (waaronder zijn concurrent, een leverancier en een afnemer van die leverancier) indien hij - kort gezegd - weet of een ernstige reden heeft om te vermoeden dat het octrooi ongeldig is. Daarnaast heeft het hof te ’s-Gravenhage in zijn arrest van 12 september 1996 inzake Hoffmann-La Roche / Organon Teknika e.a. (BIE 1997,63) bepaald dat de zorgvuldigheid meebrengt dat, indien de octrooihouder derden kenbaar maakt dat een ander inbreuk op zijn octrooi maakt, hij hierbij tevens melding maakt van het andersluidende oordeel van de rechter en de afwijzing van de inbreukvordering.
5.4 Aldus kan de voorzieningenrechter vooralsnog niet tot een ander oordeel komen dan dat MSD c.s., door in hun brief van 7 juni 2005 geen melding te maken van het vonnis van de voorzieningenrechter te ’s-Gravenhage van 25 april 2005 en/of de herroeping van EP 0998292, onrechtmatig hebben gehandeld jegens Pharmachemie. Hierbij is van belang dat MSD c.s. zich hebben gericht tot afnemers van Pharmachemie, dat Pharmachemie expliciet in de brief wordt genoemd en dat in de brief op z’n minst de suggestie wordt gewekt dat Pharmachemie zonder meer inbreuk maakt op de exclusieve rechten van MSD c.s. Gelet op de op handen zijnde introductie op de markt van alendroninezuur 10 mg door Pharmachemie, is voorts aannemelijk dat Pharmachemie, doordat deze suggestie bij haar afnemers wordt gewekt, door het handelen van MSD c.s. schade zal leiden.
5.5 Het betoog van MSD c.s. dat zij alsnog aan de op hen rustende zorgvuldigheidsverplichting hebben voldaan, door vrijwillig de onder 2.1. sub l bedoelde brief van 21 juni 2005 te versturen, wordt verworpen. Weliswaar hebben MSD c.s. in bedoelde brief opgenomen dat de voorzieningenrechter heeft geweigerd het inbreukverbod toe te wijzen en dat het EP 0998292 is herroepen, maar zij hebben wederom ten onrechte nagelaten te vermelden dat de voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat NL 192562 in de bodemprocedure nietig zal worden geoordeeld, op grond waarvan evenmin rechten onder het ABC geldend gemaakt kunnen worden. De bewoordingen ‘melding te maken van het andersluidende oordeel van de rechter en de afwijzing van de inbreukvordering’ in het voornoemde arrest van het hof ’s-Gravenhage van 12 september 1996, kunnen, anders dan MSD c.s. betogen, niet anders worden begrepen dan dat hiermee wordt bedoeld dat niet alleen de weigering van de toewijzing van het inbreukverbod wordt vermeld, maar ook het daaraan ten grondslag liggende voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter, in casu het voorlopige oordeel dat gerede kans bestaat dat het octrooi in de bodemprocedure nietig zal worden geoordeeld, op grond waarvan evenmin rechten onder het ABC geldend gemaakt kunnen worden. Zou met de zinsnede “het andersluidende oordeel van de rechter”, zoals MSD c.s. aanvoeren, zijn bedoeld het weergeven van de weigering om het inbreukverbod toe te wijzen, dan zou de zinsnede “en de afwijzing van de inbreukvordering” zinledig zijn, hetgeen niet voor de hand ligt. Bovendien is van belang dat een inbreukvordering om vele, ook processuele, redenen kan worden afgewezen, zodat de zorgvuldigheid gebiedt dat de reden van de afwijzing wordt vermeld.
5.6 Ten slotte valt niet in te zien dat MSD c.s. op onredelijke en ontoelaatbare wijze worden beperkt in hun vrijheid van meningsuiting en hun middelen ter handhaving van hun rechten, door de verplichting om, indien zij derden kenbaar maken dat een ander inbreuk op NL192562 en het ABC, en/of EP 0998292 maakt, hierbij tevens mede te delen dat de voorzieningenrechter te Den Haag de inbreukvordering heeft afgewezen, met vermelding van de reden daarvan, alsmede mede te delen dat het EOB EP 0998292 heeft herroepen.
NL 192562
5.7 NL 192562 op 15 april 2003 is geëindigd door het verstrijken van de geldigheidsduur. Met Pharmachemie is de voorzieningenrechter van oordeel dat het gevolg hiervan is dat MSD c.s. niet gerechtigd zijn enige mededeling te doen inhoudende dat hen uit hoofde van dit octrooi nog exclusieve rechten toekomen.
‘Enkele octrooien’
5.8 MSD c.s. voeren aan dat de mededeling in hun brief van 7 juni 2005 inzake ‘enkele octrooien’ juist is en zij verwijzen hieromtrent naar het ABC, EP 0998292 en een Europees octrooi 0402152 B1. Deze uitleg komt de voorzieningenrechter echter niet juist voor. In de bestreden mededeling worden immers eerst onder andere het ABC en EP 0998292 genoemd, zodat niet voor de hand ligt dat de zinsnede ‘(…) daarnaast enkele octrooien die zien op specifieke bereidingswijzen en formuleringen van Fosamax/alendroninezuur’ eveneens betrekking heeft op het ABC en EP 0998292. Nu MSD c.s. ter zitting kenbaar hebben gemaakt dat Europees octrooi 0402152 B1 niets met de producten van Pharmachemie (alendroninezuur 10 en 70 mg) van doen heeft en voorts geen concrete andere octrooien hebben genoemd waarnaar bedoelde zinsnede zou verwijzen, wordt geconcludeerd dat MSD c.s. in de brief van 7 juni 2005 ten onrechte de suggestie hebben gewekt dat zij met betrekking tot Fosamax/alendroninezuur over meer relevante exclusieve rechten beschikken dan er daadwerkelijk zijn.
5.9 In aanvulling op hetgeen hiervoor onder 5.5. is overwogen ten aanzien van het betoog van MSD c.s. dat de onder 2.1. sub l bedoelde brief van 21 juni 2005 als rectificatiebrief dient te worden beschouwd, verdient opmerking dat MSD c.s. ook in die brief ten onrechte (wederom) de suggestie wekken dat zij met betrekking tot Fosamax/alendroninezuur over meer relevante exclusieve rechten beschikken dan er daadwerkelijk zijn.
Contractuele verplichtingen van afnemers
5.10 Tegen de stelling van Pharmachemie dat MSN c.s. in hun brief van 7 juni 2005 ten onrechte langs contractuele weg hebben getracht hun vermeende exclusieve rechten te respecteren voeren MSD c.s. aan dat de brief van 7 juni 2005 moet worden opgevat als een zeer gebruikelijk, en derhalve niet onrechtmatig, desbewustheidsexploot met het verzoek tot het doen van een onthoudingsverklaring.
5.11 Wat ook zij van de vraag of sprake is van een gebruikelijk verzoek tot het tekenen van een onthoudingsverklaring of niet, hebben MSD c.s. naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter gehandeld in strijd met de door hen in acht te nemen zorgvuldigheidsnormen door marktpartijen te vragen te bevestigen dat zij de octrooirechten van MSD c.s. zullen respecteren en dat zij op geen enkele wijze handelingen zullen (laten) verrichten die op die octrooirechten inbreuk maken, zonder deze partijen juist en volledig te informeren. Met inachtname van het hetgeen hiervoor onder 5.3 tot en met 5.6 is overwogen, oordeelt de voorzieningenrechter dat ook hier sprake is van onrechtmatig handelen van MSD c.s. jegens Pharmachemie.
5.12 Dat MSD c.s. ter zitting nog hebben medegedeeld dat maar drie groothandels op de sommatie hebben gereageerd en niet in die zin dat men een bevestiging als gevaagd heeft afgegeven, leidt niet tot een ander oordeel. Nog daargelaten dat MSD c.s. ter staving van dit verweer geen afschriften van voornoemde reacties hebben overgelegd, neemt een en ander bovendien niet weg dat MSD c.s. de bedoeling hebben gehad dat hun afnemers de bevestiging als gevraagd zouden afgeven.
Belang bij een rectificatie/advertentie
5.13 MSD c.s. stellen zich op het standpunt dat Pharmachemie geen (spoedeisend) belang heeft bij de vorderingen van Pharmachemie tot rectificatie en een advertentie in een medisch tijdschrift, omdat in de onder 2.1. sub k bedoelde brief van 21 juni 2005 reeds volledige en voldoende informatie is verstrekt en omdat zij hebben toegezegd dat er geen verdere brieven zijn verstuurd of zullen worden verstuurd. Voor een advertentie bestaat er volgens MSD c.s. al helemaal geen aanleiding, aangezien de brief van 7 juni 2005 enkel aan groothandels is verstuurd, en de gewraakte mededelingen niet aan andere lagen van het distributiekanaal zijn gedaan. Tenslotte voeren MSD c.s. dat niet is gebleken van enige onrust in de markt die zou moeten worden weggenomen door een rectificatie.
5.14 Dit betoog faalt. De vorderingen van Pharmachemie strekken er (onder meer) toe een einde te maken aan door MSD c.s. gedane onrechtmatige mededelingen. In het voorgaande is reeds overwogen dat aannemelijk is dat Pharmachemie, gelet op het feit dat zij binnen enkele weken haar product alendroninezuur 10 mg op de markt wil brengen, er schade van ondervindt dat door MSD c.s. op zijn minst de suggestie is gewekt dat Pharmachemie zonder meer inbreuk maakt op de exclusieve rechten van MSD c.s. Voorts is reeds overwogen dat de vrijwillige ‘rectificatie’ van 21 juni 2005 niet afdoende is geweest om deze onrechtmatigheid weg te nemen. Tenslotte is van belang dat, ondanks de toezegging van de raadsman van MSD c.s. dat MSD c.s. zich van verdere brieven (met de strekking van de brief van 7 juni 2005) zou onthouden, Pharmachemie ter zitting de onder 2.1. sub m bedoelde brief van 23 juni 2005 heeft getoond, waarvan MSD c.s. erkennen dat deze naar apothekers is gestuurd met wie zij contacten onderhouden. In deze brief wordt wederom de suggestie gewekt dat nieuw op de markt te brengen generieke varianten van natriumalendrolaat (zoals het product van Pharmachemie) zonder meer inbreuk maken op octrooirechten van MSD c.s. en dat MSD c.s. eventuele schade zal verhalen op de ontvanger van de brief, zonder dat melding wordt gemaakt van het vonnis en het daaraan ten grondslag liggende oordeel van voorzieningenrechter te ’s-Gravenhage van 25 april 2005 en de herroeping van EP 0998292 door het EOB op 19 augustus 2004.
5.15 Weliswaar wordt, zoals MSD c.s. aanvoeren, in de brief gesteld dat de ontvanger aansprakelijk zal worden gehouden voor “substitutie van Fosamax naar alendroninezuur”, maar door de aansprakelijkheidsstelling direct te laten volgen op de mededeling dat MSD c.s. hun octrooirechten ter zake van Fosamax zullen verdedigen, wordt de indruk gewekt dat de octrooirechten hierbij een rol spelen. Ter zitting heeft de bedrijfsjurist van MSD c.s. ook verklaard dat zij telefonisch is benaderd door apothekers, voor wie onduidelijk was waar de aansprakelijkheidsstelling betrekking op had. Mede in aanmerking genomen dat MSD c.s. van mening zijn dat zij niet onrechtmatig hebben gehandeld, behoeft Pharmachemie in de gegeven omstandigheden geen genoegen te nemen met de enkele toezegging van MSD c.s. dat zij zich zullen onthouden van verdere uitingen of mededelingen met dezelfde of soortgelijke inhoud als de brief van 7 juni 2005.
5.16 Gelet op het voorgaande, en mede gelet op het feit dat een uitspraak in de bodemprocedure niet vóór maart 2006 kan worden verwacht, heeft Pharmachemie naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende (spoedeisend) recht en belang bij de door haar gevorderde voorzieningen.
Slotsom
5.17 Het onder 2.1. sub 1.a, b, en c subsidiair gevorderde verbod, alsmede het onder 2.1. sub d gevorderde verbod zal op grond van het voorgaande worden toegewezen, zoals hierna te melden. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding de vordering met betrekking tot het bij de mededeling gelijktijdig aanbieden van een afschrift van deze beslissing toe te wijzen.
5.18 Gelet op hetgeen onder 5.13 tot en met 5.16 is overwogen, kan de vordering tot rectificatie en tot het plaatsen van een advertentie eveneens worden toegewezen. Dit echter met dien verstande dat de door Pharmachemie voorgestelde teksten zullen worden aangepast op een wijze en binnen een termijn als het de voorzieningenrechter redelijk voorkomt. Het doel van de rectificatie/advertentie is immers de verplichting van MSD c.s. om zoveel mogelijk hun onjuiste mededelingen te herstellen door het doen uitgaan van juiste mededelingen, en niet het maken van (verkapte) reclame voor Pharmachemie noch het onnodig krenken van MSD c.s. Voor zover Pharmachemie met haar vordering MSD c.s. “elk afzonderlijk” te bevelen een rectificatiebrief te versturen en een advertentie te plaatsen heeft bedoeld dat elk van MSD c.s. afzonderlijk aan een zodanig bevel dient te voldoen, en dat zij de brieven en advertentie niet gezamenlijk mogen versturen, respectievelijk plaatsen, wordt de vordering op dat punt niet toegewezen, aangezien het belang van Pharmachemie bij toewijzing van de vordering voldoende gediend is met gezamenlijk te versturen brieven en een gezamenlijk te plaatsen advertentie.
5.19 De onder 2.1 sub 4 gevorderde afgifte zal worden toegewezen, doch niet de certificering (na een zelfstandig onderzoek) door een onafhankelijke registeraccountant. Pharmachemie heeft desgevraagd de toegevoegde waarde hiervan niet duidelijk kunnen maken. Bovendien betreft het aantal door MSD c.s. opgesomde groothandels volgens Pharmachemie 90 tot 95% van de totale afzetmarkt voor geneesmiddelen en is elk van hen ook klant van Pharmachemie, zodat het voor haar redelijk eenvoudig moet zijn de afgegeven gegevens en stukken te controleren.
5.20 De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd als na te melden.
5.21 Als de in het ongelijk te stellen partij zullen MSD c.s. in de kosten van het geding worden veroordeeld.
6. De beslissing
De voorzieningenrechter:
6.1 Verbiedt MSD c.s. elk afzonderlijk om met onmiddellijke ingang vanaf de dag van betekening van dit vonnis aan marktpartijen mede te delen, danwel te op een of andere wijze te suggereren, schriftelijk dan wel anderszins:
a. dat hen exclusieve rechten toekomen uit hoofde van ABC 970038 zonder daarbij steeds te vermelden dat in een zaak betreffende dit ABC tussen Pharmachemie en MSD Overseas de voorzieningenrechter van de rechtbank de ‘s-Gravenhage bij vonnis van 25 april 2005 heeft geoordeeld dat er een gerede kans bestaat dat NL 192562 in de bodemprocedure nietig zal worden geoordeeld, op grond waarvan evenmin rechten onder dit ABC geldend gemaakt kunnen worden, en dat hij de op dit ABC gebaseerde inbreukvorderingen van MSD Overseas op die grond heeft afgewezen;
b. dat hen exclusieve rechten toekomen uit hoofde van Europees octrooi EP 0998292 zonder daarbij steeds te vermelden dat de oppositie afdeling van het Europees Octrooibureau op 20 juli 2004 het octrooi heeft herroepen;
c. dat door Pharmachemie inbreuk wordt gepleegd op ABC 970038 en/of Europees octrooi EP 0998292, of meer in het algemeen dat het handelen in alendroninezuur 10 PCH, tabletten 10 mg en/of alendroninezuur 70 PCH, tabletten 70 mg inbreuk daarop oplevert zonder daarbij steeds te vermelden dat:
? in een zaak betreffende dit ABC tussen Pharmachemie en MSD Overseas de voorzieningenrechter van de rechtbank de ‘s-Gravenhage bij vonnis van 25 april 2005 heeft geoordeeld dat er een gerede kans bestaat dat NL 192562 in de bodemprocedure nietig zal worden geoordeeld, op grond waarvan evenmin rechten onder dit ABC geldend gemaakt kunnen worden, en dat hij de op dit ABC gebaseerde inbreukvorderingen van MSD Overseas op die grond heeft afgewezen;
? de oppositie afdeling van het Europees Octrooibureau op 20 juli 2004 het octrooi heeft herroepen;
d. dat hen exclusieve rechten toekomen uit hoofde van Nederlands octrooi NL 192562.
6.2 Beveelt MSD c.s. om binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis aan elke partij die de litigieuze brief d.d. 7 juni 2005 heeft ontvangen, bij aangetekende brief, door een statutair bevoegd vertegenwoordiger van elk van hen ondertekend, en zonder enig begeleidend schrijven, het navolgende mede te delen:
__________ 2005 [datum van de brief]
Geachte _________ [naam geadresseerde van brief d.d. 7 juni 2005],
Bij vonnis in kort geding van 12 juli 2005 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem bepaald dat wij onrechtmatig jegens Pharmachemie hebben gehandeld met de brief van 7 juni 2005, die onze advocaat, mr. L. Oosting, aan u heeft gezonden.
De rechter heeft ons verboden om u en andere marktpartijen nog de volgende mededelingen te doen:
1. dat ons exclusieve rechten toekomen uit hoofde van ABC 970038 zonder daarbij steeds te vermelden dat in een zaak betreffende dit ABC tussen Pharmachemie en MSD Overseas de voorzieningenrechter van de rechtbank de ‘s-Gravenhage bij vonnis van 25 april 2005 heeft geoordeeld dat er een gerede kans bestaat dat NL 192562 in de bodemprocedure nietig zal worden geoordeeld, op grond waarvan evenmin rechten onder dit ABC geldend gemaakt kunnen worden, en dat hij de op dit ABC gebaseerde inbreukvorderingen van MSD Overseas op die grond heeft afgewezen;
2. dat ons exclusieve rechten toekomen uit hoofde van Europees octrooi EP 0998292 zonder daarbij steeds te vermelden dat de oppositie afdeling van het Europees Octrooibureau op 20 juli 2004 het octrooi heeft herroepen;
3. dat door Pharmachemie inbreuk wordt gepleegd op ABC 970038 en/of Europees octrooi EP 0998292, of meer in het algemeen dat het handelen in alendroninezuur 10 PCH, tabletten 10 mg en/of alendroninezuur 70 PCH, tabletten 70 mg inbreuk daarop oplevert zonder daarbij steeds te vermelden dat:
? in een zaak betreffende dit ABC tussen Pharmachemie en MSD Overseas de voorzieningenrechter van de rechtbank de ‘s-Gravenhage bij vonnis van 25 april 2005 heeft geoordeeld dat NL 192562 in de bodemprocedure nietig zal worden geoordeeld, op grond waarvan evenmin rechten onder dit ABC geldend gemaakt kunnen worden, en dat hij de op dit ABC gebaseerde inbreukvorderingen van MSD Overseas op die grond heeft afgewezen;
? de oppositie afdeling van het Europees Octrooibureau op 20 juli 2004 het octrooi heeft herroepen;
4. dat ons exclusieve rechten toekomen uit hoofde van Nederlands octrooi NL 192562.
Ook hebben wij niet kunnen waarmaken dat de andere, niet nader omschreven octrooien, enige relevantie hebben voor onze sommatie van 7 juni 2005.
Ten slotte heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat wij onrechtmatig jegens Pharmachemie hebben gehandeld door u, op grond van voornoemde onvolledige en onjuiste informatie, te verzoeken c.q. te sommeren om ons te bevestigen dat u de (octrooi)rechten van MSD c.s. zult respecteren en dat u op geen enkele wijze handelingen zult (laten) verrichten die op deze (octrooi)rechten inbreuk maken.
MERCK SHARP & DOHME B.V., Haarlem
_______________________ [handtekening]
_______________________ [naam statutair bevoegd vertegenwoordiger]
MSD OVERSEAS MANUFACTURING CO, Pembroke, Bermuda
_______________________ [handtekening]
_______________________ [naam statutair bevoegd vertegenwoordiger]
MERCK & CO, INC., New Jersey, USA
_______________________ [handtekening]
_______________________ [naam statutair bevoegd vertegenwoordiger]
6.3 Beveelt MSD c.s. om, gerekend vanaf de dag van betekening van dit vonnis, op eigen kosten, in de eerst mogelijke uitgave van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde de navolgende mededeling, ter grootte van een hele pagina, te laten publiceren, ondertekend door een statutair bevoegd vertegenwoordiger van elk van hen, zonder enig begeleidend schrijven, en zonder enige wijziging daarvan:
MEDEDELING MERCK SHARP & DOHME OP LAST VAN DE RECHTER
Bij vonnis in kort geding van 12 juli 2005 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem bepaald dat wij onrechtmatig jegens Pharmachemie B.V. te Haarlem hebben gehandeld met een brief van 7 juni 2005 aan een groot aantal groothandels.
De rechter heeft ons verboden om marktpartijen nog de volgende mededelingen te doen:
1. dat ons exclusieve rechten toekomen uit hoofde van ABC 970038 zonder daarbij steeds te vermelden dat in een zaak betreffende dit ABC tussen Pharmachemie en MSD Overseas de voorzieningenrechter van de rechtbank de ‘s-Gravenhage bij vonnis van 25 april 2005 heeft geoordeeld dat NL 192562 in de bodemprocedure nietig zal worden geoordeeld, op grond waarvan evenmin rechten onder dit ABC geldend gemaakt kunnen worden, en dat hij de op dit ABC gebaseerde inbreukvorderingen van MSD Overseas op die grond heeft afgewezen;
2. dat ons exclusieve rechten toekomen uit hoofde van Europees octrooi EP 0998292 zonder daarbij steeds te vermelden dat de oppositie afdeling van het Europees Octrooibureau op 20 juli 2004 het octrooi heeft herroepen;
3. dat door Pharmachemie inbreuk wordt gepleegd op ABC 970038 en/of Europees octrooi EP 0998292, of meer in het algemeen dat het handelen in alendroninezuur 10 PCH, tabletten 10 mg en/of alendroninezuur 70 PCH, tabletten 70 mg inbreuk daarop oplevert zonder daarbij steeds te vermelden dat:
? in een zaak betreffende dit ABC tussen Pharmachemie en MSD Overseas de voorzieningenrechter van de rechtbank de ‘s-Gravenhage bij vonnis van 25 april 2005 heeft geoordeeld dat er een gerede kans bestaat dat NL 192562 in de bodemprocedure nietig zal worden geoordeeld, op grond waarvan evenmin rechten onder het ABC geldend gemaakt kunnen worden, en dat hij de op dit ABC gebaseerde inbreukvorderingen van MSD Overseas op die grond heeft afgewezen;
? de oppositie afdeling van het Europees Octrooibureau op 20 juli 2004 het octrooi heeft herroepen;
4. dat ons exclusieve rechten toekomen uit hoofde van Nederlands octrooi NL 192562.
MERCK SHARP & DOHME B.V., Haarlem
_______________________ [handtekening]
_______________________ [naam statutair bevoegd vertegenwoordiger]
MSD OVERSEAS MANUFACTURING CO, Pembroke, Bermuda
_______________________ [handtekening]
_______________________ [naam statutair bevoegd vertegenwoordiger]
MERCK & CO, INC., New Jersey, USA
_______________________ [handtekening]
_______________________ [naam statutair bevoegd vertegenwoordiger]
6.4 Beveelt MSD c.s. om binnen 7 dagen vanaf de dag van betekening van dit vonnis, aan de raadsman van Pharmachemie ter hand te stellen een complete lijst omvattende:
- de naam- en adresgegevens van alle partijen die de litigieuze brief d.d. 7 juni 2005 hebben ontvangen, met vermelding per separate mededeling van de datum van verzending, en met afgifte van een afschrift van elk van de afzonderlijke mededelingen,
- de naam- en adresgegevens van alle partijen die (tijdig dan wel niet-tijdig) hebben voldaan aan de sommaties in de brief van 7 juni 2005, of op andere wijze met MSD tot overeenstemming zijn gekomen omtrent deze sommaties, zulks met afgifte van alle schriftelijke bewijsstukken ter zake van (het tot stand komen van) deze overeenstemmingen.
6.5 Bepaalt dat MSD c.s. een dwangsom zullen verbeuren van EUR 100.000,-- voor iedere keer of dag (een deel van de dag als geheel gerekend), ter keuze van Pharmachemie, dat MSD c.s. met de nakoming van de onder 6.1 tot en met 6.4 vermelde verbod en bevelen in gebreke blijven, zulks met een maximum van EUR 10.000.000,--.
6.6 Veroordeelt MSD c.s. hoofdelijk in de kosten van dit geding, tot op de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van Pharmachemie begroot op EUR 315,93 aan verschotten en EUR 816,-- aan salaris voor de procureur.
6.7 Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.
6.8 Weigert het anders of meer gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door mr. J.I. Rood, voorzieningenrechter van deze rechtbank, en in het openbaar uitgesproken ter terechtzitting van 12 juli 2005, in tegenwoordigheid van de griffier.