Uitspraak
Zaaknummer: 100871/KG ZA 04-155
Vonnisdatum: 4 mei 2004
754
RECHTBANK TE HAARLEM,
VONNIS IN KORT GEDING
in de zaak van:
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CSM NEDERLAND B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Diemen,
2. de vennootschap naar Belgisch recht UNIPRO N.V.,
gevestigd en kantoorhoudende Merksem, België
eisende partijen,
procureur: mr. S.I. van der Staal,
advocaten: mr. F.V.B.M. Mutsaerts en mr. M.M. Grondman te 's-Hertogenbosch,
-- tegen --
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BAGUETTE DE FRANCE B.V.,
gevestigd te Edam,
gedaagde partij,
procureur: mr. B.J. Davidse,
advocaat: mr. R.P.M. Janse van Mantgem te Amsterdam.
Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als CSM en Unipro (dan wel gezamen-lijk als CSM c.s.) respectievelijk Baguette de France.
1. Het verloop van het geding
1.1 Ter terechtzitting van 20 april 2004 hebben CSM c.s. overeenkomstig de dagvaarding gesteld en gevorderd als hierna onder 3. weergegeven en die vordering toegelicht aan de hand van overgelegde pleitnotities. Baguette de France heeft tegen deze vordering verweer gevoerd aan de hand van overgelegde pleitnotities.
1.2 Na verder debat in tweede termijn hebben partijen vonnis gevraagd. De uitspraak daarvan is bepaald op 4 mei 2004.
2. De vaststaande feiten
2.1 In dit geding wordt van het volgende uitgegaan:
a. CSM houdt zich, onder andere via haar dochtermaatschappij Unipro, bezig met de productie van en de handel in diverse bakkerijproducten (waaronder bake-off pro-ducten).
b. Op 31 oktober 1989 heeft CSM het woordmerk WALDKORN gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau onder nummer 468097, in de klasse 30 (meel, graanprepa-raten, brood).
c. Unipro is krachtens licentie van CSM gerechtigd het merk WALDKORN te ge-bruiken.
d. Broodproducten onder de naam Waldkorn worden sinds 1989 verkocht als Wald-kornmix (waarvan de bakker zelf Waldkornbrood maakt) en diepgevroren, voor-gebakken en gebakken broodjes zoals Waldkornbollen en Waldkorn piramides De afzetkanalen zijn: bakkerijen (ambachtelijk en industrieel), foodservices en retail (beleverd via de industriele broodbakkerijen);
e. Baguette de France is leverancier van bake-off producten, waaronder broodjes on-der de benaming malzkorn(bol) en kornbol. De website van Baguette de France, www.baguette-de-france.nl, vermeldt:
" (…) We leveren aan alle segmenten in de foodservicesector. Van horeca tot culinaire dienst-verlening: restaurants, brasseries, lunchrooms, snackbars, benzinestations, te veel om op te noemen (…)."
f. CSM c.s. hebben Baguette de France op 2 september en 7 november 2003 en op 10 maart 2004 gesommeerd het gebruik van het teken malzkorn(bol) en korn(bol) te staken. Baguette de France heeft hieraan geen gehoor gegeven.
3. De vordering en de grondslag daarvan
3.1 CSM c.s. vorderen dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
I. Baguette de France te veroordelen zich met onmiddellijke ingang te onthouden van iedere vorm en/of wijze van het - direct of indirect, mondeling, in ge-schrifte of elektronisch - (doen) voeren en/of (doen) gebruiken van het teken 'malzkorn(bol)' en/of 'kornbol', dan wel enig (ander) teken dat overeenstemt met het merk WALDKORN van CSM.
II. Baguette de France te veroordelen om binnen vijf (5) dagen na dit vonnis alle gedrukte en/of andere materialen (inclusief computerdata), waarop of waarin is gehandeld in strijd met het merk WALDKORN door gebruik door Baguette de France van het merk en/of een daarmee overeenstemmend teken, zoals, maar niet uitsluitend beperkt tot het teken 'malzkorn(bol)' en/of 'kornbol', te (doen) vernietigen en CSM c.s. daarvan binnen genoemde termijn schriftelijk bewijs te verschaffen.
III. Baguette de France te bevelen om binnen vijf (5) dagen na dit vonnis aan de advocaat van CSM c.s. ter beschikking te stellen de (justificatoire) bescheiden waaruit blijkt:
- hoeveel producten er onder de inbreukmakende tekens zijn geprodu-ceerd en verkocht;
- aan wie / welke afnemers - onder vermelding van namen en volledige adresgegevens - welke aantalen producten onder/voorzien van de in-breukmakende tekens zijn geleverd;
- de productie- en de verkoopprijs van de inbreukmakende producten, gerangschikt per afnemer.
IV. Baguette de France te bevelen een door haar te betalen, maar door CSM c.s. aan te wijzen register-accountant, uiterlijk twee (2) weken na dit vonnis in staat te stellen te controleren of Baguette de France op juiste en volledige wij-ze de informatie heeft verschaft waartoe zij is veroordeeld, alsmede aan be-doelde register-accountant rekening en verantwoording af te leggen, onder ge-lijktijdige vaststelling door deze register-accountant van de brutowinst die Ba-guette de France tengevolge van de in deze dagvaarding omschreven inbreuk-makende handelingen heeft genoten.
V. Baguette de France te bevelen om, ten titel van voorschot op de volledige schadevergoeding en winstafdracht aan CSM c.s. binnen twee (2) weken na dit vonnis te betalen een bedrag van € 10.000,-- (zegge: tienduizend euro), dan wel een zodanig bedrag aan CSM c.s. toe te kennen als de Edelachtbare Voor-zieningenrechter in goede justitie voorkomt.
VI. Te bepalen dat Baguette de France een direct opeisbare dwangsom verbeurt van € 5.000,-- (zegge: vijfduizend euro) voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Baguette de France geheel of gedeeltelijk in overtreding is van het on-der I tot en met IV gevorderde.
VII. Voorzover nodig de redelijke termijn in de zin van artikel 50 lid 6 van Pro het TRIPS-verdrag alsmede artikel 260 Wetboek Pro van Burgelijke Rechtsvordering waarbinnen CSM c.s. een bodemprocedure aanhangig dienen te hebben ge-maakt te bepalen op twaalf maanden na het in kracht van gewijsde gaan van het deze te wijzen vonnis.
VIII. Baguette de France te veroordelen tot betaling van de buitengerechtelijke kos-ten tot een bedrag dat de Edelachtbare Voorzieningenrechter in goede justitie juist acht, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van het in deze te wijzen vonnis;
IX. Baguette de France te veroordelen in de kosten van dit geding.
3.2 CSM c.s. leggen aan hun vordering ten grondslag dat Baguette de France door brood op de Nederlandse markt te brengen onder het teken malzkorn(bol) en/of kornbol in-breuk maakt op het uitsluitende recht van CSM c.s. op het merk WALDKORN, en wel in de zin van artikel 13A lid sub b en artikel 13A lid 1 sub c van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (BMW). Tevens handelt Baguette de France onrechtmatig jegens CSM c.s. door zich schuldig te maken aan oneerlijke concurrentie, daar zij door het gebruik van het teken malzkorn(bol) en/of kornbol meelift op de naam, faam en wervend vermogen van het merk WALDKORN.
4. Het verweer en de slotsom daarvan
Baguette de France heeft tegen de vordering gemotiveerd verweer gevoerd en gecon-cludeerd tot afwijzing daarvan met veroordeling van CSM c.s. in de kosten van het geding. Op dit verweer zal, voorzover van belang, bij de beoordeling van het geschil nader worden ingegaan.
5. De gronden van de beslissing
5.1 Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 37 BMW Pro stelt de voorzieningenrechter zijn bevoegdheid ten aanzien van het gestelde vast op grond van het feit dat Baguette de France is gevestigd in het arrondissement Haarlem.
5.2 Baguette de France heeft aangevoerd dat CSM c.s. geen spoedeisend belang hebben bij hun vorderingen omdat zij al acht jaar broodjes onder de naam malzkorn(bol) en kornbol in haar assortiment voert en CSM c.s. - die hiervan al jarenlang op de hoogte zijn - hiertegen nooit hebben geageerd. CSM c.s. hebben deze wetenschap betwist. Zij hebben gesteld pas eind vorig jaar te hebben ontdekt dat Baguette de France de tekens malzkorn(bol) en kornbol voerde en hebben daarna direct actie ondernomen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Baguette de France niet aannemelijk ge-maakt dat zij al gedurende acht jaar broodjes onder het teken malzkorn(bol) en/of kornbol in haar assortiment voert en dat CSM c.s. hier wetenschap van hadden. Aangezien er volgens CSM c.s. sprake is van een stelselmatige inbreuk op hun sub-jectieve rechten waarvan zij schade ondervinden, oordeelt de voorzieningenrechter dat zij voldoende spoedeisend belang hebben bij hun vorderingen.
5.3 CSM c.s. hebben gesteld dat Baguette de France inbreuk maakt op hun rechten op het merk WALDKORN. Daarbij hebben zij zich primair beroepen op artikel 13A lid 1 sub b BMW. Tussen partijen is niet in geschil dat het merk WALDKORN en de te-kens malzkorn(bol) en kornbol zijn gedeponeerd respectievelijk worden gebruikt voor dezelfde dan wel soortgelijke waren, te weten (diverse soorten) brood. Beslissend voor de inbreukvraag is of de tekens malzkorn(bol) en/of kornbol overeenstemmen met het merk WALDKORN. Daarbij geldt als maatstaf dat van overeenstemming sprake is in-dien - mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval en met name de onder-scheidende kracht van het merk - merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan. Het verwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval en dient, wat betreft de visuele, auditieve en begripsmatige gelijke-nis, te berusten op de totaalindruk die door het merk en teken wordt opgeroepen (re-kening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen). Daarbij dient meer belang te worden gehecht aan de overeenkomsten dan aan de verschillen en moet rekening worden gehouden met de aard van de waar.
5.4 Baguette de France heeft betwist dat de tekens malzkorn(bol) en kornbol overeen-stemmen met het merk WALDKORN. Zij heeft deze betwisting onderbouwd door te stellen dat het meest onderscheidende onderdeel van het merk WALDKORN het woord 'wald' is en dit woord komt niet voor in de tekens van Baguette de France. Het woord 'korn' is volledig beschrijvend in relatie tot brood. Korn is immers het Duitse woord voor graan. Dat geldt ook voor het woord 'malz'. Dit is het Duitse woord voor mout en eveneens een grondstof van brood. Beide woorden kunnen niet door één on-derneming worden gemonopoliseerd. Verder heeft Baguette de France betwist dat het bestanddeel 'malz' auditief, visueel en begripsmatig sterk lijkt op 'wald'. Waldkorn is niet te vergelijken met de benaming malzkorn en/of kornbol en verwarring ligt niet in de lijn der verwachting. Bovendien begeeft Baguette de France zich op een andere markt; zij levert niet aan bakkerijen, maar uitsluitend en alleen aan de horecabranche. Ook maakt zij geen reclame voor haar producten.
5.5 Baguette de France heeft voorts betoogd dat het merk WALDKORN is verworden tot soortnaam. Dit is te wijten aan CSM c.s. daar zij derden - zonder protest - zou hebben toegelaten WALDKORN als soortnaam te gebruiken. Het gevolg hiervan is dat het publiek WALDKORN niet meer als merk, maar als algemene aanduiding aanmerkt waarvan aldus het onderscheidend vermogen volledig is verdwenen. Het merk WALDKORN is conform artikel 5 lid 2 sub b jo Pro. artikel 14 sub C BMW Pro vervallen.
5.6 De voorzieningenrechter zal zich eerst uitlaten over het hiervoor onder 5.5 weergege-ven verweer van Baguette de France. Overeenkomstig artikel 5 lid 2 sub b BMW Pro kan een recht op een merk vervallen verklaard worden indien dit merk door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden voor de waar waarvoor het is ingeschreven. Dit verval treedt niet van rechtswege in, maar moet - ex artikel 14 sub C BMW Pro - worden ingeroepen door een belanghebbende. Baguette de France heeft haar verweer dat het aan CSM c.s. te wijten is dat het merk WALDKORN tot soortnaam is verworden niet nader onderbouwd. CSM c.s. hebben daarentegen onbetwist gesteld dat zij in het verleden een aantal in-breukmakers succesvol hebben gesommeerd de inbreuk op het merk WALDKORN te staken en gestaakt te houden en dat zij voor meer dan 1 miljoen reclame voor haar product Waldkorn maken, waaronder consumentenpromoties en uitgebreide reclame-campagnes. Uit de door CSM c.s. overgelegde voorbeelden van advertenties blijkt dat zij bij de vermelding van het merk WALDKORN regelmatig ook het teken '®' plaat-sen, daarmee - alhoewel niet verplicht - aangevend dat het een geregistreerd merk be-treft. Het verweer van Baguette de France gaat aldus niet op, nog daargelaten dat zij het verval niet heeft gevorderd (zo dit in kort geding überhaupt mogelijk is), noch hier bij wege van exceptief verweer een beroep op heeft gedaan.
5.7 Voor de beoordeling van de overeenstemming tussen merk en tekens overeenkomstig de maatstaf zoals onder 5.3 is weergegeven, wordt het volgende onderscheid gemaakt:
WALDKORN vs. malzkorn(bol)
5.8 De stelling van Baguette de France dat de woorden 'malz', 'korn' en/of 'malzkorn' beschrijvend zijn en niet gemonopoliseerd kunnen worden zodat daarvoor geen be-scherming kan worden verkregen, treft geen doel. In deze kort geding procedure is - gezien de gestelde inbreuk - niet aan de orde en dient ook niet beoordeeld te worden of het teken (dan wel haar onderdelen) malzkorn onderscheidend vermogen heeft. De-ze beoordeling dient wel te worden toegepast op het merk WALDKORN, nu Baguette de France - zo begrijpt de voorzieningenrechter - zich hierop heeft beroepen door te betogen dat dit merk geen onderscheidend vermogen (meer) heeft, omdat het is ver-worden tot soortnaam.
5.9 De voorzieningenrechter is van oordeel dat het onderdeel 'korn' van het merk WALDKORN beschrijvend is nu het een kenmerk is van de waren waarvoor de in-schrijving is aangevraagd, te weten meel, graanpreparaten, brood. Ook al betreft het een Duits woord dat niet direct gangbaar is in de Benelux, ligt het wel voor de hand dat het in aanmerking komende publiek het woord 'korn' zal opvatten als hoedanig-heid van de waar. Voornoemde geldt niet voor het onderdeel 'wald'. Indien de twee woorden worden samengevoegd tot WALDKORN, en zo dient het merk vooreerst te worden beoordeeld, ontstaat er een merk dat niet kenmerkend is voor de waar en aldus meer dan voldoende onderscheidend vermogend bezit. Baguette de France heeft ove-rigens ook niet betwist dat WALDKORN een fantasiemerk is.
5.10 Zoals eerder is overwogen dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar te berusten op de totaalindruk die door het merk en teken wordt opgeroepen. Het merk WALDKORN en het teken malzkorn vertonen visueel en auditief een grote gelijkenis; de woorden hebben hetzelfde aantal letters (waarvan de 2e, 3e en 5e tot en met 8e letter gelijk zijn), dezelfde volgorde van klinkers en medeklinkers (oftewel eenzelfde visu-ele uitstraling) en worden ongeveer op dezelfde manier uitgesproken (met het accent op 'wald' en 'malz'). Gezien het voornoemde kan gevaar van verwarring voorshands worden aangenomen. De stelling van Baguette de France dat zij zich op een andere markt begeeft dan CSM c.s. en dat zij geen reclame maakt, doen hier niet aan af. Het criterium dat artikel 13A lid 1 sub b BMW hieromtrent stelt is immers gebruik in het economisch verkeer. Overigens blijkt uit de vermelding op de website van Baguette de France dat zij niet uitsluitend aan de horeca levert, waardoor het aannemelijk is dat er wel degelijk sprake is van een (aanzienlijke) overlapping van leveranciers.
WALDKORN vs. kornbol
5.11 Indien het merk WALDKORN en het teken kornbol volgens de onder 5.3 genoemde maatstaf worden vergeleken, is er naar het voorlopige oordeel van de voorzieningen-rechter dat er geen sprake is van een zodanige auditief, visueel of begripsmatig gelij-kenis dat reeds daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan. Zowel niet in het ge-heel als wat betreft de onderdelen. Met Baguette de France is de voorzieningenrechter van oordeel dat het woord 'wald' het meest onderscheidende onderdeel van het merk WALDKORN is. Het teken kornbol bevat dit onderdeel niet. Resteert het onderdeel 'korn' dat merk en teken beide bevatten, maar daarvan is reeds onder 5.9 gezegd dat het beschrijvend is en dus niet in aanmerking komt voor bescherming als merk.
5.12 Het door CSM cs subsidiair aangevoerde, dat - gezien onderstaande toewijzing - alleen nog voor het teken kornbol openstaat, te weten het beroep op artikel 13A lid 1 sub b BMW en het onrechtmatig handelen door Baguette de France, moet worden verworpen, mede omdat CSM c.s. naar het oordeel van de voorzieningenrechter voor deze gronden niet afdoende hebben gesteld.
Conclusie
5.13 Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat Baguette de France door gebruik van het teken kornbol geen, maar door gebruik van het teken malzkorn(bol) wel inbreuk maakt op de rechten van CSM c.s. op het merk WALDKORN. De gevraagde voorzie-ningen met betrekking tot het teken kornbol zullen derhalve worden afgewezen. De gevraagde voorzieningen met betrekking tot het teken malzkorn(bol) zullen, met in-achtname van hetgeen hierna onder 5.14 tot en met 5.19 zal worden overwogen, overwegend worden toegewezen. Dit zowel voor CSM als voor Unipro, aangezien Baguette de France niet heeft gesteld dat Unipro als licentienemer van CSM geen zelf-standige procesbevoegdheid heeft. Daar CSM c.s. niet hebben gesteld dat Baguette de France naast malzkorn(bol) daarmee overeenstemmende tekens gebruikt, wordt de vordering onder 3.1 II enkel toegewezen ten opzichte van het teken malzkorn.
5.14 De vordering onder 3.1 V kan niet worden toegewezen omdat CSM c.s. onvoldoende feiten en omstandigheden hebben gesteld die meebrengen dat deze voorziening uit hoofde van onverwijlde spoed geboden is, welk vereiste bij een vordering in kort ge-ding tot betaling van een geldsom in verstrekte mate geldt (HR 14 april 2000, NJ 2000, 489).
5.15 De voorzieningenrechter hanteert het uitgangspunt dat slechts ruimte bestaat voor een separate vergoeding van buitengerechtelijke kosten indien het verrichtingen betreffen die meer omvatten dan een enkele (eventueel herhaalde) aanmaning, het enkel doen van een schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op ge-bruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Nu CSM c.s. niet hebben gesteld dat er buitengerechtelijke kosten in voormelde zin (daadwerkelijk) zijn gemaakt, zal de vor-dering onder 3.1 VII worden afgewezen.
5.16 Aan de gevraagde voorzieningen onder 3.1 II tot en met 3.1 IV zal een redelijk termijn worden verbonden.
5.17 De gevorderde dwangsom zal worden gemaximeerd als na te melden.
5.18 De termijn als bedoeld in artikel 260 lid 1 Rv Pro zal in redelijkheid worden gesteld op drie maanden na betekening van dit vonnis.
5.19 Als de overwegend in het ongelijk te stellen partij zal Baguette de France in de kosten van het geding worden veroordeeld.
6. De beslissing
De voorzieningenrechter:
6.1 Veroordeelt Baguette de France zich met onmiddellijke ingang te onthouden van iedere vorm en/of wijze van het - direct of indirect, mondeling, in geschrifte of elek-tronisch - (doen) voeren en/of (doen) gebruiken van het teken 'malzkorn(bol)', dan wel enig (ander) teken dat overeenstemt met het merk WALDKORN van eiseres sub 1.
6.2 Veroordeelt Baguette de France om binnen veertien (14) dagen na betekening van dit vonnis alle gedrukte en/of andere materialen (inclusief computerdata), waarop of waarin is gehandeld in strijd met het merk WALDKORN door gebruik door Baguette de France van het teken malzkorn te (doen) vernietigen en CSM c.s. daarvan binnen genoemde termijn schriftelijk bewijs te verschaffen.
6.3 Beveelt Baguette de France om binnen veertien (14) dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van CSM c.s. ter beschikking te stellen de (justificatoire) be-scheiden waaruit blijkt:
- hoeveel producten er onder het inbreukmakende teken zijn geproduceerd en verkocht;
- aan wie / welke afnemers - onder vermelding van namen en volledige adresgegevens - welke aantalen producten onder/voorzien van het inbreukma-kende teken zijn geleverd;
- de productie- en de verkoopprijs van de inbreukmakende producten, gerang-schikt per afnemer.
6.4 Beveelt Baguette de France een door haar te betalen, maar door CSM c.s. aan te wijzen register-accountant, uiterlijk vier (4) weken na betekening van dit vonnis in staat te stellen te controleren of Baguette de France op juiste en volledige wijze de in-formatie heeft verschaft waartoe zij onder 6.3 is veroordeeld, alsmede aan bedoelde register-accountant rekening en verantwoording af te leggen, onder gelijktijdige vast-stelling door deze register-accountant van de brutowinst die Baguette de France ten-gevolge van in de dagvaarding omschreven inbreukmakende handelingen heeft geno-ten.
6.5 Bepaalt dat Baguette de France een dwangsom verbeurt van € 5.000,-- (zegge: vijfduizend euro) voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Baguette de France ge-heel of gedeeltelijk met de nakoming van de onder 6.1 tot en met 6.4 vermelde ver-oordelingen/bevelen in gebreke blijft, zulks met een maximum van € 100.000,-- (zeg-ge: honderdduizend euro).
6.6 Bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 260 lid 1 Rv Pro op drie (3) maanden na betekening van dit vonnis.
6.7 Veroordeelt Baguette de France in de kosten van dit geding, tot op de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van CSM c.s. begroot op € 311,40 aan verschotten en € 703,-- aan salaris procureur.
6.8 Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.
6.9 Wijst af het anders of meer gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. van der Meer, voorzieningenrechter van deze rechtbank, en in het openbaar uitgesproken ter terechtzitting van 4 mei 2004, in te-genwoordigheid van de griffier.