Uitspraak
Zaaknummer: 84626/KG ZA 02-367
Vonnisdatum: 26 augustus 2002
332
RECHTBANK TE HAARLEM,
VONNIS IN KORT GEDING
in de zaak van:
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KINDERWORLD HOLDING MAATSCHAPPIJ B.V.,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KINDERWORLD ALMERE B.V.,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KINDERWORLD ALMERE-WEST B.V.,
allen gevestigd te Almere,
eisende partij,
procureur mr. H.K. Garvelink,
advocaat mr. D. van der Kolk te Amsterdam,
-- tegen --
de stichting STICHTING KINDERWERELD,
gevestigd te Zaanstad en kantoorhoudende te Zaandam, gemeente Zaanstad,
gedaagde partij,
procureur mr. P. Heidinga,
advocaat mr. A.C. Stoeckart-Mulder te Amstelveen.
De eisende partij zal hierna ook worden aangeduid als Kinderworld; gedaagde partij als Kinderwereld.
1. Het verloop van het geding
Ter terechtzitting van 15 augustus 2002 heeft Kinderworld overeenkomstig de dag-vaarding gesteld en gevorderd als hierna onder 3. weergegeven en die vordering toe-gelicht aan de hand van overgelegde pleitnotities. Kinderwereld heeft tegen deze vor-dering verweer gevoerd aan de hand van overgelegde pleitnotities.
Na verder debat in tweede termijn hebben partijen vonnis gevraagd. De uitspraak daarvan is bepaald op 29 augustus 2002 of zoveel eerder als mogelijk.
2. De vaststaande feiten
In dit geding wordt van het volgende uitgegaan:
a. De rechtsvoorganger van eiseres sub 2 heeft in oktober 1994 een kinderdagverblijf geopend in Almere onder de naam Kinderworld. Later is daar een, onder dezelfde naam door de rechtsvoorganger van eiseres sub 3 geëxploiteerd, kinderdagverblijf in Almere-West bijgekomen. De exploitatie van deze kinderdagverblijven is in ju-ni 2000 ingebracht in respectievelijk Kinderworld Almere en Kinderworld Alme-re-West.
b. Eiseres sub 1, Kinderworld Holding, is enig aandeelhouder en bestuurder van Kinderworld Almere en Kinderworld Almere-West.
c. Kinderworld Almere heeft op 10 november 1994, onder nummer 562438, een woord/beeldmerk met als woordbestanddeel kinderWORLD geregistreerd bij het Benelux Merkenbureau voor klasse 42: diensten van een kinderdagverblijf, dagop-vang en voor- en naschoolse kinderopvang. Op 31 mei 2002 heeft Kinderworld Almere het Benelux Merkenbureau gevraagd het woord/beeldmerk over te dragen aan Kinderworld Holding.
d. Op 21 mei 2002 heeft Kinderworld Holding, onder nummer1011345, het woord-merk KINDERWORLD gedeponeerd voor klasse 43: diensten van een kinderdag-verblijf, dagopvang en voor- en naschoolse kinderopvang. Kinderworld Holding heeft nog geen registratie van de inschrijving van het Benelux Merkenbureau ont-vangen.
e. Kinderworld beoogt in de toekomst ook in andere plaatsen in Nederland kinder-dagverblijven op te richten.
f. Op 25 april 2001 is Kinderwereld opgericht. Blijkens haar statuten heeft Kinderwereld onder meer als doel "het (doen) voorzien in de behoeften aan alle vormen van faciliteiten voor (buitenschoolse) opvang, (dag en nacht) verzorging en bijeenkomsten van kinderen alsook het (doen) voorzien in vormen van gastou-derschap (...)." Onder de paraplu van Kinderwereld figureren twee kinderdagver-blijven (de Papegaai en Kindereiland), een naschoolse opvang (De Plek) en een gastouderbureau, allen gevestigd te Zaanstad.
g. In een informatiebrochure van Kinderwereld staat onder meer:
"Kinderwereld biedt ouders kleinschalige kinderopvang, waarbij kwaliteit, intimiteit, veilig-heid, respect voor elkaar en vooral ook plezier voorop staan. Kinderwereld biedt in de Zaan-streek opvang aan in de vorm van dagopvang, naschoolse opvang en gastouderopvang. Het kinderdagverblijf van Kinderwereld is 5 dagen per week open van 7.30 uur tot 18.00 uur. (...).
Spreekt onze pedagogische visie u aan en wilt u in aanmerking komen voor een plaats bij Kinderwereld dan kunt u zich inschrijven. (...)."
h. In een vacatureadvertentie in de regionale Zondagskrant voor de Zaanstreek en West-Friesland heeft Kinderwereld onder haar eigen naam geadverteerd voor een door haar op te starten project voor kinderopvang aan huis in de regio boven het Noordzeekanaal.
i. Kinderwereld is niet voornemens haar vestigingen uit te breiden, anders dan boven het Noordzeekanaal.
j. In een brief d.d. 21 mei 2002 schrijft J. van Tiggelen aan Kinderworld:
"Van mijn zwager in Almere hadden wij begrepen dat kinderWORLD bezig is met plannen om de kinderWORLD organisatie ook uit te breiden naar onze toekomstige woonomgeving (Vrz.rechter: bedoeld wordt Zaanstad of Purmerend). Vanwege de goede naam die kinderWORLD heeft hebben wij dan ook besloten om met kinderWORLD contact op te ne-men en op de internet site hebben wij het aanmeldingsformulier ingevuld en opgestuurd.
Wij vonden een advertentie in de krant van kinderwereld waar e.e.a. aan informatie in vermeld was omtrent de Zaanstad vestiging en hebben derhalve snel gereageerd en met kinderwereld contact opgenomen om de status van onze aanmelding te checken.
In het telefoongesprek bleek dat kinderwereld helemaal geen mogelijkheid heeft voor aanmel-ding via hun website en begon duidelijk te worden dat KinderWORLD en kinderwereld wel qua naam op elkaar lijken maar 2 totaal niet bij elkaar horende organisaties zijn."
3. De vordering en de grondslag daarvan
Kinderworld vordert, zakelijk weergegeven, dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
I. Kinderwereld zal bevelen, met onmiddellijke ingang na betekening van het te wijzen vonnis, elk gebruik van het teken KINDERWERELD, alsmede van ieder ander met de onder nummers 562438 en 1011345 geregistreerde c.q. gedepo-neerde merken overeenstemmende tekens, in de Benelux te staken en gestaakt te houden;
II. Kinderwereld zal bevelen, met onmiddellijke ingang na betekening van het te wijzen vonnis, de inbreuk op de rechten van Kinderworld met betrekking tot de handelsnaam Kinderworld, althans Kinderworld Holding Maatschappij, althans Kinderworld Almere, althans Kinderworld Almere-West, door gebruik van het teken KINDERWERELD of daarmee overeenstemmende tekens, te staken en gestaakt te houden;
III. Kinderwereld zal veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 10.000,-- voor iedere dag of ieder geval, zulks ter keuze van Kinderworld, van gehele of gedeeltelijk niet-nakoming van enige hiervoor onder I. of II. bedoeld bevel;
IV. de termijn ingevolge artikel 260 Wetboek Pro van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) te bepalen op zes maanden na het wijzen van dit vonnis.
V. Kinderwereld zal veroordelen in de kosten van het geding.
Kinderworld legt aan haar vordering ten grondslag dat Kinderwereld, door het gebruik van de (handels)naam Kinderwereld inbreuk maakt op de exclusieve merkrechten van Kinderworld op het woord/beeldmerk en woordmerk Kinderworld, alsmede op de aan Kinderworld toebehorende handelsnaamrechten. De (handels)naam Kinderwereld stemt immers zozeer overeen met de Kinderworldmerken en -handelsnaam dat, mede gezien de soortgelijkheid van de door Kinderworld en Kinderwereld aangeboden dien-sten, gevaar voor verwarring bij het publiek bestaat en ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit en/of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en/of de goede reputatie van de merken van Kinderworld.
4. Het verweer en de slotsom daarvan
Kinderwereld heeft tegen de vordering gemotiveerd verweer gevoerd en geconclu-deerd tot afwijzing daarvan met veroordeling van Kinderworld in de kosten van het geding. Op dit verweer zal, voorzover van belang, bij de beoordeling van het geschil nader worden ingegaan.
5. De gronden van de beslissing
Bevoegdheid
5.1 Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 37 Eenvormige Pro Beneluxwet op de Merken (BMW) stelt de voorzieningenrechter zijn bevoegdheid ten aanzien van de gestelde merkinbreuk vast op grond van de binnen het arrondissement Haarlem gelegen vesti-gingsplaats van Kinderwereld.
Bescherming op grond van het woordmerk?
5.2 Kinderworld heeft haar vordering zowel gebaseerd op het bij het Benelux Merkenbu-reau ingeschreven woord/beeldmerk als op het aldaar gedeponeerde woordmerk.
Nu aan een woordmerk ten aanzien van het woordbestanddeel een grotere bescher-mingsomvang ontleend kan worden dan aan een woord/beeldmerk, zal de voorzienin-genrechter allereerst onderzoeken of Kinderworld zich kan beroepen op bescherming van het gedeponeerde, maar nog niet ingeschreven woordmerk Kinderworld.
5.3 Aangenomen moet worden dat een depot vanaf het moment van toekenning van een depotdatum de deposant de bevoegdheid verschaft om op te treden tegen inbreukma-kers (artikel 3 lid 1 en Pro artikel 12.A BMW). Met het Hof Amsterdam (25 februari 1999, IER 1999/36) is de voorzieningenrechter van oordeel dat de BMW op dit punt niet strijdig is met de Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (de Richtlijn). Het op zichzelf juiste betoog van Kinderwereld, dat het gedeponeerde merk niet onaantast-baar is zolang het niet is ingeschreven, brengt naar het voorlopig oordeel van de voor-zieningenrechter slechts mee dat, indien de inschrijving door het Benelux Merkenbu-reau wordt geweigerd als gevolg waarvan het depot nietig is, achteraf de rechtsgrond aan de vordering is ontvallen. De deposant zal dan aansprakelijk kunnen worden ge-houden voor door de wederpartij als gevolg van de ten onrechte ingestelde inbreukac-tie geleden schade. Overigens zal hiervan geen sprake zijn, nu de raadsvrouwe van Kinderwereld ter terechtzitting heeft verklaard dat zij van een medewerker van het Benelux Merkenbureau heeft vernomen dat het merk KINDERWORLD inmiddels door de Commissie voor toetsing op absolute gronden is toegelaten.
5.4 Kinderwereld heeft nog betoogd dat het depot van het woordmerk KINDERWORLD te kwader trouw is gebeurd, omdat Kinderwereld haar teken gebruikte alvorens Kinderworld het hare deponeerde en Kinderwereld geen toestemming heeft verleend voor het depot. Dit betoog faalt, nu niet is betwist dat Kinderworld haar merk reeds sedert oktober 1994 gebruikt, zodat sprake is van voor-voorgebruik door Kinderworld.
5.5 Nu Kinderworld met het depot van het woordmerk KINDERWORLD op 21 mei 2002 in beginsel een geldig woordmerk heeft gedeponeerd, op basis waarvan zij op kan komen tegen merkinbreuk, zal voor de verdere beoordeling van het geschil worden uitgegaan van dit woordmerk.
Onderscheidingskracht van het merk
5.6 Kinderwereld heeft aangevoerd dat aan het merk KINDERWORLD slechts een beperkte beschermingsomvang toekomt, omdat het merk een zeer zwak onderschei-dend vermogen zou hebben. Ten aanzien van dit verweer dient te worden opgemerkt dat het woord "Kinder" weliswaar refereert aan, en in die zin beschrijvend is voor de doelgroep, doch dat de combinatie "Kinder" met "world" niet bekend staat als een aanduiding voor een kinderdagverblijf of een weergave van de essentiële eigenschap-pen daarvan (HvJ EG 20 december 2001, IER 2001/54 (Baby-dry)). Gelet op de re-cente jurisprudentie van het Hof van Justitie EG in de zaken Baby-dry en Bravo (HvJ EG 4 oktober 2001, NJ 2002/140) moet geoordeeld worden dat de combinatie KIN-DERWORLD voldoende onderscheidend vermogen heeft om te dienen als identifica-tie van de onderneming die de diensten aanbiedt. Nu het teken derhalve geschikt is om als merk te dienen, kan het ook enige beschermingsomvang niet worden ontzegd.
Artikel 13.A lid 1 sub b.: verwarringsgevaar
5.7 Vervolgens dient beoordeeld te worden of het gebruik van het teken Kinderwereld voor een organisatie die diensten aanbiedt op het gebied van kinderopvang gevaar voor verwarring - inhoudende de mogelijkheid van associatie - oplevert met het merk KINDERWORLD. Bij deze globale beoordeling van het verwarringsgevaar dienen alle relevante omstandigheden te worden betrokken, waaronder met name de onder-scheidingskracht van het merk, de mate van overeenstemming van merk en teken en van de aangeboden diensten en de indruk van de gemiddelde consument. Bij vergelij-king van merk en teken moet worden gelet op de totaalindruk, rekening houdende met de onderscheidende en dominante bestanddelen, terwijl meer moet worden gelet op de punten van overstemming dan op de verschilpunten (HvJ EG 11 november 1997, NJ 1998/523 (Puma/Sabel)).
5.8 De voorzieningenrechter is van oordeel dat verwarringsgevaar voorshands aanneme-lijk is geworden. Daarbij heeft de voorzieningenrechter allereerst in aanmerking ge-nomen dat het merk KINDERWORLD, gelijk hiervoor onder 5.6 is overwogen, on-derscheidend vermogen heeft. Anders dan Kinderwereld heeft betoogd, is de voorzie-ningenrechter bovendien van oordeel dat er sprake is van in hoge mate overeenstem-mende diensten. Weliswaar hebben de opvanglocaties van Kinderwereld ieder hun ei-gen naam, maar dit neemt niet weg dat de overkoepelende organisatie de verschillende diensten van de opvanglocaties aanbiedt onder de gezamenlijke naam Kinderwereld, hetgeen kan blijken uit de hiervoor onder 2.g. en h. genoemde brochure en adverten-tie. Daar komt bij dat tussen het merk KINDERWORLD en het teken Kinderwereld zowel auditieve als begripsmatige gelijkenis bestaat. Immers, beide samenstellingen beginnen met het woord 'Kinder' en eindigen met een woord met dezelfde betekenis: 'world' en 'wereld', terwijl beide laatste woorden bovendien slechts enkele letters van elkaar verschillen. Het Engelse woord 'world' is dusdanig ingevoerd in Nederland, dat het in aanmerking komende publiek weet dat dit woord in het Nederlands 'wereld' betekent. Naarmate sprake is van een hogere mate van overeenstemming tussen de aangeboden diensten, mag verwacht worden dat merk en teken meer van elkaar te ver-schillen, dan thans het geval is. Tenslotte is van belang dat verwarring zich, gelet op de hiervoor onder 2.j. geciteerde brief, daadwerkelijk heeft voorgedaan.
5.9 Kinderwereld heeft nog aangevoerd dat Kinderworld geen belang heeft bij haar vorderingen, omdat Kinderworld thans alleen vestigingen heeft in Almere, terwijl Kinderwereld niet van plan is vestigingen te openen beneden het Noordzeekanaal. Ook dit betoog kan Kinderwereld evenwel niet baten, daar een merkhouder immers het recht heeft haar activiteiten uit te breiden. Dat dit Kinderworld tot nog toe niet gelukt is, valt haar niet tegen te werpen, nu van de intentie daartoe afdoende is geble-ken. Bovendien heeft Kinderworld een internetsite met de mogelijkheid om kinderen aan te melden voor kinderopvang van Kinderworld, hetgeen wijst op een landelijke activiteit. Tenslotte dient vermeld te worden dat er tussen Zaandam en Almere - als verzorgingsgebieden van Amsterdam - een behoorlijke mobiliteit bestaat.
Gebruik als handelsnaam
5.10 Kinderworld verzet zich ook tegen het gebruik van Kinderwereld als handelsnaam. Kinderwereld heeft niet weersproken dat zij het teken gebruikt als handelsnaam, het-geen ook mede kan blijken uit de hiervoor onder 2.g. en h. genoemde stukken. Voor de vraag of op grond van het merkenrecht opgetreden kan worden tegen het gebruik van een met het merk overeenstemmend teken als handelsnaam is beslissend of uit het gebruik ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken dan wel afbreuk aan het onder-scheidend vermogen of de reputatie van het merk wordt gedaan (artikel 5 lid 5 van Pro de Richtlijn
5.11 De voorzieningenrechter is van oordeel dat aannemelijk is geworden dat het gebruik van de handelsnaam Kinderwereld leidt tot aantasting van de onderscheidingskracht van het merk Kinderworld, doordat beide ondernemingen zich in beginsel op dezelfde doelgroep richten en dezelfde soort diensten aanbieden. Daarnaast tast het gebruik van Kinderwereld als handelsnaam de exclusiviteit van het merk Kinderworld aan. Uit de onder 2.j aangehaalde brief blijkt tenslotte dat slechts door de oplettendheid van de briefschrijver is voorkomen dat Kinderwereld in dat geval ongerechtvaardigd voordeel kon trekken uit het gebruik van een met het merk KINDERWORLD overeenstem-mende handelsnaam. Kinderwereld heeft nog betoogd dat zij een geldige reden heeft voor het gebruik van de handelsnaam Kinderwereld (samengevat: het woord kinder-wereld vat het multiculturele karakter van de door Kinderwereld geëxploiteerde kin-derdagverblijven letterlijk samen), doch hetgeen Kinderwereld in dit verband heeft aangevoerd, brengt niet mee dat voor dat gebruik een zodanige noodzaak bestaat dat in redelijkheid niet verwacht kan worden dat Kinderwereld zich van dat gebruik ont-houdt.
5.12 Nu de vordering met betrekking tot het gebruik van het teken als handelsnaam op de merkenrechtelijke grondslag kan worden toegewezen, behoeft de handelsnaamrechte-lijke grondslag geen behandeling meer.
Conclusie
5.13 Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat met het gebruik van het teken Kinderwe-reld zowel voor het aanbieden van diensten in de kinderopvang, als als handelsnaam, inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten van Kinderworld, zodat de onder 3.I. ge-vraagde voorziening in beginsel kan worden toegewezen. Nu Kinderwereld niet heeft betwist dat Kinderworld Almere en Kinderworld Almere-West licentiehouders van de merkgerechtigde Kinderworld Holding zijn, is de vordering ook jegens eerstgenoemde vennootschappen toewijsbaar. Er bestaat evenwel geen aanleiding het gevraagde ver-bod verder uit te strekken dan tot het gebruik van het teken Kinderwereld, nu van ge-val tot geval zal moeten worden beoordeeld of bij gebruik van een ander teken dan Kinderwereld eveneens sprake is van ongeoorloofde overeenstemming met het merk. De voorzieningenrechter ziet daarnaast aanleiding Kinderwereld een ruimere termijn te gunnen om aan de veroordeling te voldoen. Bovendien zal de gevraagde dwangsom worden gematigd en gemaximeerd als na te melden. Nu de onder 3.I gevraagde voor-ziening zal worden toegewezen, heeft Kinderworld geen belang meer bij de sub 3.II gevraagde voorziening.
5.14 De voorzieningenrechter zal de ingevolge artikel 260 lid 1 Rv Pro voorgeschreven termijn stellen op zes maanden na betekening van dit vonnis.
5.15 Kinderwereld zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding.
6. De beslissing
De voorzieningenrechter:
6.1 Beveelt Kinderwereld om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis elk gebruik van het teken Kinderwereld in de Benelux te staken en gestaakt te houden.
6.2 Bepaalt dat Kinderwereld een dwangsom verbeurt van € 1.000,-- voor elk gebruik dat Kinderwereld, in strijd met het hiervoor omschreven verbod, maakt van het teken Kinderwereld, zulks met een maximum van € 50.000,--.
6.3 Bepaalt de termijn ingevolge artikel 260 lid 1 Rv Pro op zes maanden na betekening van dit vonnis.
6.4 Veroordeelt Kinderwereld in de kosten van dit geding, tot op de uitspraak van dit vonnis aan de zijde van Kinderworld begroot op € 258,18 aan verschotten en € 703,36 aan salaris voor de procureur.
6.5 Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.
6.6 Wijst af het meer of anders gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. van der Meer, voorzieningenrechter van deze rechtbank, en in het openbaar uitgesproken ter terechtzitting van 26 augustus 2002, in tegenwoordigheid van de griffier.