Uitspraak
vonnis
RECHTBANK DORDRECHT
Sector civiel recht
zaaknummer / rolnummer: 74061 / KG ZA 08-36
Vonnis in kort geding van 27 maart 2008
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DIMTRONIC ELECTRONICA B.V.,
gevestigd te Heemskerk, kantoorhoudende te Neede,
eiseres,
procureur mr. V.J. Groot,
advocaten mr. J.P.S. van Schaik en mr. A. Tijs te Velsen-Noord,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TRADITECH B.V.,
gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht,
gedaagde,
procureur mr. J.A. Visser,
advocaat mr. J.M. van der Noordt te Rotterdam.
Partijen zullen hierna Dimtronic Electronica en Traditech genoemd worden.
1. De procedure
1.1. De voorzieningenrechter heeft ter terechtzitting van 13 maart 2008 kennis genomen van de volgende processtukken:
- de dagvaarding van 18 februari 2008
- de pleitnota van Dimtronic Electronica
- de pleitnota van Traditech
- de door beide partijen overgelegde producties.
1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
2. De feiten
2.1. Dimtronic Electronica en Traditech produceren en verkopen dimmers.
2.2. In 2001 heeft Dimtronic Electronica haar onderneming overgedragen aan Dimtronic Heemskerk i.o.
2.3. Voor de overdracht van de onderneming maakte Dimtronic Electronica gebruik van het woordmerk “Dimtronic” en het hieronder afgebeelde logo, dat kan worden omschreven als D-stekkertje-T.
2.4. In de overeenkomst overdracht onderneming, gedateerd 23 december 2001, is onder meer het volgende bepaald:
Artikel 1.
1. Verkoper verklaart per 1 januari 2001 te hebben verkocht en in eigendom overgedragen te hebben aan koper, die verklaart te hebben gekocht en in eigendom te hebben aanvaard: de bedrijfsmiddelen, inventaris, de lopende contracten, alsmede de voorraden die per de datum van levering in gemelde onderneming aanwezig waren, hierbij inbegrepen, alles in de meest ruime zin genomen met alle daarbij behorende rechten en verplichtingen, zoals blijkt uit de aan deze akte te hechten en door partijen ondertekende overnamebalans. (…)
Artikel 2.
De verkoop en koop geschiedt in de staat waarin de onderneming en alles wat daartoe behoort, zich op 1 januari 2001 bevindt met alle lusten en lasten, rechten en verplichtingen, zoals volgens de per die datum door partijen op te maken staat aan verkoper toekomen.
(…)
Artikel 11.
Het is verkoper alsook de heer [betrokkene 1] in privé verboden binnen een tijdvak van drie jaren na de datum van ondertekening van deze overeenkomst in de gemeente Heemskerk dan wel in een straal van 150 kilometer rondom deze gemeente in enigerlei vorm werkzaam of betrokken te zijn dan wel enig belang te hebben bij een bedrijf, gelijk, gelijksoortig of aanverwant aan het verkochte bedrijf. (…)
2.5. Op 30 augustus 2005 is Dimtronic Heemskerk gefailleerd. Curator A.G. Moeijes (hierna: de curator) heeft de voorraad en inventaris van Dimtronic Heemskerk overgedragen aan rechtsvoorgangers, althans zustermaatschappijen, van Traditech, te weten Data Display B.V. en Etrix B.V.
2.6. Uit de brief van de curator van 8 september 2005, gericht aan Data Display B.V., blijkt het volgende:
“Onder referte aan ons telefonisch onderhoud bevestig ik u hierdoor dat ik de rechter-commissaris toestemming heb verzocht om de inventaris van Dimtronic Heemskerk aan u te verkopen (…). De koopsom voor de voorraad bedraagt € 5.000,-, maar hierover kan eerst nader worden gesproken zodra de resterende eigendomsvoorbehouden zijn geïnventariseerd.
De transactie komt tot stand onder de navolgende voorwaarden:
(…)
- voor zover vennootschappen tot gebruik van de naam Dimtronic gerechtigd waren, wordt dit recht aan u overgedragen
- u betaalt per omgaand het verrekende bedrag van € 42.204,-
- ik verklaar dat daarmee de verkoop van de inventaris en voorraad zijdens de boedel is afgewikkeld en dat door mij geen verdere claims uit hoofde van deze transacties zullen volgen
(…)”
2.7. In zijn brief van 7 februari 2006 verklaart de curator jegens mr. Van Schaik het volgende:
“Inzake Dimtronic Heemskerk heb ik uitsluitend voorraad en inventaris aan Data Display, althans de aan haar gelieerde vennootschap Etrix B.V. verkocht.
(…)
De handelsnaam is wel onderwerp van discussie geweest.
Etrix B.V. heeft aangegeven dat zij graag ook de handelsnaam wenst te verkrijgen, maar mij is nergens uit gebleken dat de betreffende handelsnaam eigendom was van één van de gefailleerde vennootschappen.
Nu de handelsnaam niet expliciet is genoemd in de activa-overeenkomst die enkele jaren geleden is gesloten tussen uw cliënte en de gefailleerde vennootschappen en ook anderszins nergens uit bleek dat deze handelsnaam was overgedragen aan de gefailleerde vennootschappen, heb ik gemeend mij niet in deze kwestie te moeten mengen.
Ik heb Etrix B.V. wel aangegeven dat voor zover de gefailleerde vennootschappen nog enig recht mochten hebben, ik bereid ben daaraan mee te werken dat dit recht wordt overgedragen aan Etrix B.V., hetgeen onderdeel is geweest van eerder genoemde afspraken.
Van enig recht terzake is mij niet gebleken, hooguit van een gebruiksrecht van deze naam, welk recht naar ik aanneem door uw cliënte zal zijn beëindigd of zal worden beëindigd in verband met het faillissement en het niet nakomen van de verplichtingen door de gefailleerde vennootschappen.”
2.8. Na het faillissement van Dimtronic Heemskerk heeft Dimtronic Electronica de productie en verkoop van dimmers hervat.
2.9. Op 23 december 2005 is het woordmerk “Dimtronic” door Dimtronic Electronica ingeschreven bij het Benelux-Merkenbureau onder nummer 0787136 voor waren en/of diensten in de klasse 09, 11 en 35, waartoe onder meer elektrische dimmers behoren.
2.10. Het logo (hierboven afgebeeld in r.o. 2.3.) is niet als beeldmerk gedeponeerd.
2.11. In het faxbericht van mr. P. Willems, destijds advocaat van Traditech, van
17 maart 2006 gericht aan mr. Van Schaik staat het volgende:
“Met verwijzing naar ons telefonisch contact van gisteren leg ik de gemaakte afspraken als volgt vast.
- cliënte zal vanaf 1 juli a.s. geen Dimtronic-producten verhandelen en geen gebruik maken van de naam Dimtronic, direct of indirect;
- de vermelding op de website wordt zo spoedig mogelijk verwijderd. Een termijn van twee weken lijkt redelijk. Met andere uitingen is cliënte niet bekend.
- cliënte verkrijgt de handelsnaam masterscorer.nl van uw cliënt. Daartoe dient uw cliënt een overdrachtsformulier in te vullen en te ondertekenen. Die zijn via internet te downloaden. Misschien is het het meest praktisch als uw cliënt daar zelf voor zorgt en vervolgens het ondertekende formulier in origineel, via u, aan mij danwel cliënte toezend;
- met inachtneming van het bovenstaande is het geschil tussen partijen naar ik aanneem de wereld uit, behoeft het kort geding geen doorgang te vinden en verlenen partijen elkaar over en weer finale kwijting.
Overigens kan op dit schrijven in rechte geen beroep worden gedaan als het niet tot uitvoering van de afspraken komt.”
2.12. In het tweede faxbericht van mr. P. Willems, voornoemd, van 17 maart 2006 gericht aan mr. Van Schaik, staat voorts het volgende:
“Met referte aan mijn faxbericht van hedenochtend attendeerde cliënte mij nog op het volgende.
Er is gesteld dat cliënte geen Dimtronic producten meer zal verhandelen, dit is op zich correct maar is mogelijk voor meerder uitleg vatbaar. De zinsnede moet als zodanig gelezen worden dat cliënte geen producten meer zal uitleveren met de naam Dimtronic erop. Vergelijkbare producten kunnen natuurlijk nog wel verhandeld worden.”
2.13. Dimtronic Electronica heeft Traditech op 25 januari 2008 schriftelijk gesommeerd het gebruik van het woordmerk te staken. Aan deze sommatie heeft Traditech geen, althans onvoldoende, gevolg gegeven.
3. Het geschil
3.1. Dimtronic Electronica vordert samengevat - bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Traditech:
1. te gebieden om iedere inbreuk op het merkenrecht van Dimtronic Electronica te staken en gestaakt te houden;
2. te gebieden om aan haar afnemers een brief te zenden met uitsluitend de inhoud zoals vermeld in de dagvaarding, onder gelijktijdige toezending van kopieën van deze brief, alsmede een lijst van geadresseerden aan de advocaat van Dimtronic Electronica en voorts binnen 10 dagen na betekening van het vonnis de gehele voorraad waaronder begrepen de door haar afnemers geretourneerde voorraad van de inbreukmakende producten op kosten van Traditech op een door Dimtronic Electronica aan te geven wijze te verzenden naar Dimtronic Electronica;
3. te gebieden om aan Dimtronic Electronica onder overlegging van relevante documenten of bescheiden, een schriftelijke, door een onafhankelijke registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave te verstrekken van:
a. het aantal gefabriceerde en/of verkochte en/of in voorraad zijnde inbreukmakende producten;
b. de kostprijs, inkoopprijs en verkoopprijs van de inbreukmakende producten alsmede de daarmee gemaakte bruto en netto winst;
c. de naam- en adresgegevens van natuurlijke personen en rechtspersonen die inbreukmakende producten sinds 23 december 2005 hebben gekocht van Traditech, alsmede verkochte aantallen, nummers, prijzen, leverdata en afleveradressen;
d. de namen en adresgegevens van fabrikant(en), tussenpersonen, leverancier(s), (mede) im- en exporteurs en/of derden die betrokken zijn bij de productie en distributie van inbreukmakende producten
e. de bij haar aanwezige voorraad van inbreukmakende producten;
f. de met de inbreukmakende producten behaalde omzet en winst, voorzien van bewijsstukken;
4. te veroordelen tot betaling van een dwangsom voor elke dag dat niet wordt voldaan aan het gevorderde onder 1, 2 en 3;
5. te veroordelen tot betaling van een voorschot op de schade;
6. te veroordelen in de kosten van het geding;
7. te bepalen dat de termijn waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt, 6 maanden zal zijn, althans een termijn die de voorzieningenrechter juist oordeelt.
3.2. Ter onderbouwing van haar vorderingen stelt Dimtronic Electronica dat op door Traditech geproduceerde en verkochte dimmers ten onrechte de naam en het beeldmerk Dimtronic wordt gevoerd, in die zin dat:
a. de naam Dimtronic wordt vermeld op de printplaat van de door Traditech geproduceerde dimmers;
b. de naam Dimtronic en het logo is vermeld op de behuizing van de door Traditech geproduceerde dimmers;
c. Traditech oude verpakkingsmaterialen van Dimtronic Heemskerk gebruikt waarop de naam Dimtronic is gedrukt.
3.3. Traditech voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4. De beoordeling
4.1. Het spoedeisend belang is voldoende aannemelijk geworden, nu Dimtronic Electronica aan haar vorderingen ten grondslag legt dat Traditech voortdurend inbreuk maakt op een aan haar toekomend recht, danwel in strijd handelt met de tussen partijen gesloten overeenkomst waardoor Dimtronic Electronica schade lijdt.
4.2. Traditech voert als verweer onder andere aan dat er geen sprake is van merk-inbreuk omdat zij de voorraad met de naam Dimtronic alsmede het gebruiksrecht op die naam rechtmatig uit het faillissement van Dimtronic Heemskerk heeft verkregen, voordat er sprake was van enig merkdepot.
4.3. Vast staat dat Dimtronic Electronica voor de overdracht van de onderneming aan Dimtronic Heemskerk i.o. gebruik maakte van de handelsnaam Dimtronic en het hierboven vermelde logo, zodat ervan uit dient te worden gegaan dat die handelsnaam eigendom was van Dimtronic Electronica.
4.4. Tussen partijen staat vast dat er ten aanzien van het logo geen sprake is van merkinbreuk, nu het logo niet als beeldmerk is gedeponeerd zodat het hierna volgende uitsluitend geldt voor het woordmerk.
4.5. Uit de formulering van de overeenkomst overdracht van de onderneming, zoals hierboven in r.o. 2.4. weergegeven, kan naar voorlopig oordeel worden afgeleid dat beoogd is de activa van de onderneming in de ruimste zin van het woord te verkopen, zodat ook het gebruik van de handelsnaam daaronder dient te worden verstaan. In de overeenkomst is immers bepaald dat de verkoop geschiedt in de staat “waarin de onderneming en alles wat daartoe behoort, zich op 1 januari 2001 bevindt met alle lusten en lasten, rechten en verplichtingen”. Een aanwijzing hiervoor is voorts te vinden in artikel 11 van die overeenkomst, waarin is overwogen dat Dimtronic Electronica zich de komende drie jaar dient te onthouden van het verrichten van activiteiten in dezelfde branche binnen een straal van 150 kilometer rondom de gemeente Heemskerk.
4.6. De voorraad van de gefailleerde onderneming Dimtronic Heemskerk is in september 2005 verkocht aan een zustermaatschappij van Traditech. Tussen de desbetreffende partijen is geschil blijven bestaan over de vraag of daarmee ook de handelsnaam is verkregen. Daartoe wordt verwezen naar de brief van de curator zoals vermeld in r.o. 2.7.
4.7. Ten aanzien van de voorraad van Dimtronic Heemskerk heeft naar voorlopig oordeel te gelden dat Traditech het gebruiksrecht van de naam Dimtronic voor deze producten rechtmatig heeft verkregen. Zoals hiervoor reeds is overwogen, is het gebruiksrecht van de naam Dimtronic op rechtsgeldige wijze overgegaan van Dimtronic Electronica naar Dimtronic Heemskerk, zodat de curator over dat recht kon beschikken.
De vermeende inbreukmakende producten zijn vervolgens door de curator verkocht aan
een rechtsvoorgangster of zustermaatschappij van Traditech. Daarbij heeft de curator het gebruiksrecht van de naam overgedragen, zoals blijkt uit zijn brief van 8 september 2005 (zie r.o. 2.6.) waarin wordt medegedeeld “voor zover vennootschappen tot gebruik van de naam Dimtronic gerechtigd waren, wordt dit recht aan u overgedragen”. Dit betekent dat een eventueel merkenrecht van Dimtronic Electronica, voor zover dat nog op deze producten rustte, is uitgeput door het in verkeer brengen van die producten door de curator. Op grond van deze transactie was Traditech dan ook gerechtigd tot het gebruik van de naam. Traditech heeft ook daadwerkelijk gebruik gemaakt van dit recht voordat Dimtronic Electronica het woordmerk op 23 december 2005 deponeerde. Gelet op dit rechtmatig voorgebruik kan Dimtronic Electronica haar merkenrecht niet aan Traditech tegenwerpen, tenzij Traditech een kwalitatief minderwaardig product op de markt brengt, waardoor schade wordt toegebracht aan de goede naam van Dimtronic Electronica. Dit laatste is echter onvoldoende aannemelijk gemaakt.
4.8. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat in het kader van dit kort geding onvoldoende zeker is geworden dat er sprake is van een op het merkenrecht gegronde aanspraak van Dimtronic Electronica dat Traditech zich verder dient te onthouden van het gebruik van de naam “Dimtronic”.
4.9. Thans dient de vraag te worden beantwoord of de door Dimtronic Electronica op het verbintenissenrecht gebaseerde aanspraak daartoe kan leiden.
4.10. Zoals blijkt uit de faxberichten van 17 maart 2006, vermeld in r.o. 2.11 en 2.12, zijn partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat Traditech vanaf 1 juli 2006 geen Dimtronic producten zal verhandelen en geen gebruik zal maken van de naam Dimtronic, direct of indirect. Traditech voert in dit verband aan dat partijen uiteindelijk niet tot overeen-stemming zijn gekomen en dat er bijgevolg geen uitvoering is gegeven aan de eerder gemaakte afspraken. Dimtronic Electronica heeft echter onweersproken gesteld dat zij zich aan de afspraken heeft gehouden in die zin dat de in de overeenkomst vermelde domeinnaam is overgedragen aan Traditech. In deze omstandigheden kan Traditech geen beroep doen op de laatste bepaling in de overeenkomst (“Overigens kan op dit schrijven in rechte geen beroep worden gedaan als het niet tot uitvoering van de afspraken komt”) omdat zij zelf in gebreke is gebleven bij de nakoming daarvan.
4.11. Nu Traditech na 1 juli 2006 gebruik is blijven maken van de naam Dimtronic schiet zij jegens Dimtronic Electronica tekort in de nakoming van de overeenkomst van
17 maart 2006. Bovendien kan deze tekortkoming aan Traditech worden toegerekend. Dit betekent dat de aanspraak van Dimtronic Electronica dat Traditech zich dient te onthouden van het gebruik van de naam “Dimtronic” gegrond is voor zover de aanspraak op die overeenkomst is gebaseerd.
4.12. Naar voorlopig oordeel strekt de overeenkomst van 17 maart 2006 zich mede uit over het gebruik van voormeld logo. Partijen zijn immers overeengekomen dat Traditech geen gebruik zal maken van de naam Dimtronic, direct of indirect. Traditech heeft ter zitting verklaard dat partijen actief zijn op een transparante markt waarop slechts weinig andere producenten werkzaam zijn. Voorshands wordt dan ook aannemelijk geacht dat derden het logo zullen associëren met Dimtronic Electronica, zodat sprake is van een indirect gebruik van de naam Dimtronic.
4.13. De vorderingen van Dimtronic Electronica zijn in zoverre toewijsbaar, in die zin dat de uitsluitend op het gepretendeerde merkenrecht geënte claims niet worden toegewezen. Daartoe behoren de in r.o. 3.3. onder 3b. en 3f vermelde claims, nu een eventuele winstafdracht niet voortvloeit uit voormelde overeenkomst. Andere vorderingen zullen in iets beperkter zin worden toegewezen op dezelfde grond. De in r.o. 3.3 onder 2 geformuleerde brief zal worden aangepast op dezelfde grond.
4.14. Ook de vordering tot betaling tot een voorschot op de schade zal worden afgewezen nu Dimtronic Electronica haar stellingen op dit punt onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt.
4.15. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als hierna te melden.
4.16. Traditech zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.
Dimtronic Electronica heeft een bedrag van EUR 1.650,- als vast recht betaald in verband met het door haar gevorderde voorschot op de schade. Nu deze vordering wordt afgewezen, zullen de redelijke en evenredige kosten gezien het bepaalde in artikel 1019h Rv. aan de zijde van Dimtronic Electronica begroot op:
- dagvaarding EUR 71,80
- vast recht 254,00
- salaris procureur 816,00
Totaal EUR 1.141,80
4.17. Nu ook Traditech heeft verzocht een termijn te bepalen als bedoeld in artikel 1019i Rv. zal deze vordering worden toegewezen. Het wordt in belang van beide partijen geacht dat er zo spoedig mogelijk duidelijkheid komt, zodat de door Dimtronic Electronica gevorderde termijn zal worden verkort tot twee maanden.
5. De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1. gebiedt Traditech om binnen 24 uur na betekening van het vonnis om iedere inbreuk op het recht van Dimtronic Electronica voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst (geciteerd in r.o. 2.11 en 2.12) te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het staken van het produceren, op voorraad hebben en houden, aanbieden en/of verhandelen van daarop inbreukmakende producten;
5.2. gebiedt Traditech om binnen uiterlijk 5 dagen na betekening van het vonnis aan haar afnemers, voorzover bekend, in een voor de geadresseerde begrijpelijke taal een brief te zenden met uitsluitend de navolgende inhoud:
“Geachte.....
Bij vonnis van 27 maart 2008 heeft de Voorzieningenrechter van de rechtbank Dordrecht beslist dat de na 1 juli 2006 door Traditech aan u geleverde elektronische dimmers, waarop de naam Dimtronic of haar logo is vermeld, inbreuk maken op de rechten van Dimtronic Electronica B.V. te Neede.
In verband hiermee dient u binnen 7 dagen na heden de bij u nog aanwezige voorraad van deze elektronische dimmers aan ons te retourneren, vergezeld van een schriftelijke verklaring dat er geen exemplaren van bovengenoemde elektronische dimmers meer in uw vestiging aanwezig zijn. De door u gemaakte kosten, waaronder verzendkosten, zullen door ons worden vergoed. Het in voorraad houden en/of verhandelen van de bovengenoemde elektronische dimmers maakt inbreuk op de rechten van Dimtronic Electronica B.V.
Hoogachtend,”
onder gelijktijdige toezending van kopieën van deze brief, alsmede een lijst van geadresseerden met volledige adresgegevens aan de advocaat van Dimtronic Electronica, mr. J.P.S. van Schaik (Postbus 1037, 1940 EA Beverwijk) en voorts uiterlijk binnen 10 dagen na betekening van het vonnis de gehele voorraad waaronder begrepen de door haar afnemers geretourneerde voorraad van de inbreukmakende producten, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot dimmers, onderdelen van dimmers en verpakkingsmaterialen waarop Dimtronic is vermeld, op kosten van Traditech op een door Dimtronic Electronica aan te geven wijze te verzenden naar Dimtronic Electronica;
5.3. gebiedt Traditech om binnen 14 dagen na betekening van het vonnis aan Dimtronic Electronica onder overlegging van kopieën van offertes en/of facturen en/of bankafschriften en/of andere relevante documenten of bescheiden, een schriftelijke, door een onafhankelijke registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave te verstrekken van:
a. het aantal gefabriceerde en/of verkochte en/of in voorraad zijnde inbreukmakende producten;
b. de namen, adressen, telefoon- en faxnummers, web- en emailadressen van de natuurlijke personen en rechtspersonen die inbreukmakende producten kopen en sinds 1 juli 2006 hebben gekocht van Traditech, alsmede verkochte aantallen, nummers, prijzen, leverdata en afleveradressen van de inbreukmakende producten, zulks gerangschikt per afnemer en onder overlegging van de daarop betrekking hebbende facturen;
c. de namen, adressen, telefoon- en faxnummers, web- en emailadressen van de fabrikant(en), tussenpersonen, leverancier(s), (mede) im- en exporteurs en/of derden die betrokken zijn bij de productie en distributie van inbreukmakende producten;
d. de bij Traditech nog aanwezige voorraad van inbreukmakende producten onder vermelding van de locatie waar de inbreukmakende zaken zich bevinden, alsmede de aantallen en nummers van de inbreukmakende producten;
5.4. bepaalt dat Traditech voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij in strijd handelt met het onder 5.1., 5.2. en 5.3. bepaalde, aan Dimtronic een dwangsom verbeurt van EUR 1.000,-, tot een maximum van EUR 25.000,-,
5.5. veroordeelt Traditech in de proceskosten, aan de zijde van Dimtronic tot op heden begroot op EUR 1.141,80,
5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
5.7. bepaalt op basis van artikel 1019i Rv. dat de termijn waarbinnen de bodem-procedure aanhangig moet worden gemaakt, twee maanden zal zijn te rekenen vanaf
27 maart 2008,
5.8. wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. R.J. Verschoof en in het openbaar uitgesproken op 27 maart 2008.?