Uitspraak
vonnis
RECHTBANK DORDRECHT
Sector civiel recht
zaaknummer / rolnummer: 72976 / KG ZA 07-215
Vonnis in kort geding van 10 januari 2008
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SIMAC ELECTRONICS B.V.,
gevestigd te Drunen,
eiseres,
procureur mr. J.A. Visser,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
OPTICAL NETWORK SERVICE HOLLAND B.V.,
gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht,
gedaagde,
advocaat mr. T.P. Huizinga te Eindhoven.
Partijen zullen hierna Simac respectievelijk ONS genoemd worden.
1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 26 november 2007;
- de mondelinge behandeling van 20 december 2007;
- de pleitnota van Simac;
- de pleitnota van ONS;
- de overgelegde producties.
2. De feiten
2.1. Simac is door producent The Furukawa Electric Company Ltd. (hierna: Furukawa), gevestigd in Japan, aangesteld als exclusieve distributeur van apparaten van het merk FITEL.
2.2. Furukawa is houder van het Gemeenschapsmerk (woordmerk) FITEL voor onder meer zogeheten fusielasapparaten en cleavers. Simac heeft het recht verkregen het merk FITEL te gebruiken en op te treden tegen partijen die inbreuk op het merk maken.
2.3. ONS heeft in de Europese Economische Ruimte en in het bijzonder in Nederland producten aangeboden onder het merk FITEL, zonder toestemming van de merkhouder.
2.4. Simac heeft ONS verzocht de merkinbreuken te staken. Tussen partijen zijn besprekingen gevoerd die op 14 maart 2007 hebben geleid tot het sluiten van een schikkingsovereenkomst. ONS heeft in het kader van deze overeenkomst toegezegd geen verdere inbreuken te zullen plegen en informatie te zullen verschaffen over ingekochte en verkochte producten. Simac zou dertien door ONS nauwkeurig te specificeren producten gedogen (elf fusielasapparaten en twee andere apparaten), tenzij later zou blijken dat zij vervalst zijn of vervalste identificatienummers dragen. Voorts heeft ONS onder meer toegezegd de vijf inbreukmakende producten die nog in haar bezit waren uitsluitend in de eigen onderneming te zullen gebruiken.
2.5. Simac heeft geconstateerd dat van de elf fusielasapparaten tien apparaten een vals nummer dragen en dat van vijf van de doorgaans bij de fusielasapparaten behorende cleavers het nummer kennelijk is verwijderd.
2.6. Simac heeft ONS gesommeerd de tien fusielasapparaten en de vijf cleavers zo nodig terug te roepen en te vernietigen, overeenkomstig de schikkingsovereenkomst. Op 24 juli 2007 zijn zes fusielasapparaten en vier cleavers vernietigd. De overige vier fusielas¬apparaten betroffen de apparaten die ONS voor eigen gebruik in bezit had. ONS heeft deze apparaten op 22 maart 2007 teruggestuurd naar het magazijn van haar leverancier, Shenzen Seary Science and Technology Co. Ltd. (hierna: Shenzen) in China en heeft in ruil hiervoor voor drie apparaten geld ontvangen.
3. Het geschil
3.1. Simac vordert samengevat - ONS te veroordelen binnen tien dagen na betekening van dit vonnis een bericht, zoals door Simac geformuleerd, te sturen aan de geadresseerde en de oorspronkelijke leverancier van de teruggestuurde FITEL-apparaten en, indien één van de teruggestuurde producten in het bezit van een derde blijkt te zijn, aan deze derde, met een kopie van deze brieven en eventuele mededelingen in antwoord hierop aan de raadsman van Simac. Tevens vordert Simac dat ONS wordt bevolen na ontvangst van de FITEL-apparaten deze te doen vernietigen, alles op straffe van een dwangsom van € 20.000,- per overtreding of € 5.000,- per dag dat de overtreding voortduurt. Tot slot vordert Simac de integrale proceskosten, waaronder € 15.497,50 aan advocaatkosten over de periode 31 juli tot en met 20 december 2007, en de termijn van artikel 1019i Rv. te stellen op zes maanden.
3.2. ONS voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4. De beoordeling
4.1. Simac heeft aangetoond dat zij een spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen, aangezien aannemelijk is dat hoe meer tijd er verstrijkt, hoe groter de kans wordt dat de betreffende apparaten worden doorverkocht en niet meer te traceren zijn.
4.2. In artikel 5 van Pro de schikkingsovereenkomst van 14 maart 2007 heeft ONS uitdrukkelijk verklaard dat zij de vijf inbreukmakende apparaten die zij nog in bezit had uitsluitend zou gebruiken voor het verrichten van werkzaamheden door de eigen onder¬neming. Door deze apparaten, al dan niet kapot, terug te sturen naar haar leverancier in China en in ruil hiervoor geld (terug) te ontvangen, heeft ONS gehandeld in strijd met hetgeen partijen zijn overeengekomen. Deze transactie is immers een vorm van wederverkoop en dit is ONS op grond van de overeenkomst uitdrukkelijk verboden.
4.3. De vraag of de teruggestuurde apparaten daadwerkelijk vervalst zijn of vervalste identificatienummers dragen, hetgeen wel aannemelijk is geworden door de verklaringen van Furukawa en Furukawa Electric Europe Ltd., is in deze procedure niet relevant, aangezien de gevraagde voorziening reeds kan worden toegewezen op grond van overtreding van artikel 5 van Pro de schikkingsovereenkomst.
4.4. Het bovenstaande leidt tot toewijzing van de vordering, met dien verstande dat aangezien vast is komen te staan dat de geadresseerde van de teruggestuurde apparaten slechts het magazijn van Shenzen betreft, toezending van de brief aan Shenzen en eventuele derden volstaat.
De medegevorderde dwangsom ten aanzien van het verbod om in tegenspraak met de te versturen brieven te communiceren jegens Shenzen en/of eventuele derden zal worden afgewezen, aangezien nakoming van een dergelijk verbod niet te controleren is en mogelijk tot executieproblemen zal leiden. De dwangsom ten aanzien van de overige vorderingen zal als volgt worden toegewezen: € 20.000,- per overtreding of € 5.000,- per dag dat de overtreding voortduurt, dit laatste met een maximum van € 65.000,-.
4.5. ONS zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De gevorderde advocaatkosten worden, gelet op de inhoud en omvang van de zaak, gematigd tot een bedrag van € 8.000,-. De door Simac gevorderde veroordeling in nakosten moet worden afgewezen, nu in artikel 237 lid 4 Rv Pro voor het verhaal van deze kosten een bijzondere procedure is voorgeschreven.
5. De beslissing
De voorzieningenrechter:
5.1. beveelt ONS om binnen tien dagen na betekening van dit vonnis per fax en per koerier een bericht te sturen aan de oorspronkelijke leverancier van de door ONS naar China verstuurde inbreukmakende FITEL-apparaten (volgens opgave van ONS: Shenzen, Rom 21H, ChangTaiGardenA, Baihua Road 4, Shenzen, China), op haar gebruikelijke briefpapier en ondertekend door haar directeur de heer [directeur ONS], met de volgende tekst, in een gebruikelijk lettertype en lettergrootte, met invulling van de naam van de contactpersoon en zonder verdere toevoegingen of wijzigingen:
Dear (naam),
We urgently request your attention for the following,
As you know, in March 2007 we have sent a shipment to GSE (HK) Ltd. in Hong Kong, including four FITEL S177A fusion splicers with serial numbers 03533, 03512, 03076, 03506, and one Fitel S325 cleaver without a serial number. These items were originally supplied by you to us.
We should not have returned these items to China and have a pressing need tot receive these specific items back to be able to fulfil our obligations in the Netherlands. Please note that we need these five specific products (four fusion splicers with the serial numbers mentioned above and one cleaver without serial number), and not any replacing product.
If these items are available at your company, we kindly ask you to return them to us at your earliest convenience. The purchase price and transport costs will be paid to you by ONS Holland B.V..
If the items have been sold or are unavailable for another reason, we kindly ask you to do anything necessary to recover them (for example by providing a replacement product to the customer) and then return them to us. All additional costs incurred in this process will be paid by ONS Holland B.V..
Please send us, along with the shipment, your invoice specifying purchase price, transport costs, and additional costs, and we will pay the relevant amount immediately.
Finally, if you are unable to recover any of these products, please provide us with any available details of their purchaser(s) and/of present location, so that we can contact the present owner directly.
Thank you very much for your cooperation.
Kind regards,
[directeur ONS]
ONS Holland B.V.
5.2. beveelt ONS om, indien één van de hierboven bedoelde inbreukmakende producten in het bezit van een derde blijkt te zijn en niet wordt geretourneerd, die derde binnen 10 dagen na ontvangst van de betreffende informatie een bericht te sturen op het gebruikelijke briefpapier van ONS en ondertekend door haar directeur de heer [directeur ONS], met daarop de volgende tekst, in een gebruikelijk lettertype en lettergrootte, met invulling van de naam van de contactpersoon en het relevante product en serienummer, en zonder verdere toevoegingen of wijzigingen:
Dear (naam),
We urgently request your attention for the following,
We are aware that you have acquired a FITEL (product) with serial number (nummer). This product was originally imported by our company ONS Holland B.V. into Europe and was later returned by us to China.
We should not have returned this item to China and have a pressing need tot receive this specific item back to be able to fulfil our obligations in the Netherlands.
We kindly request you to sell this item to us and send it to us at your earliest convenience. We will pay your purchase price, transport costs and any reasonable costs you will incur by replacing the product.
We thank you very much for your cooperation. Please send us, along with the shipment, your invoice specifying purchase price, transport costs, and additional costs, and we will pay the relevant amount immediately.
Kind regards,
[directeur ONS]
ONS Holland B.V.
5.3. beveelt ONS om zich te onthouden van enige communicatie jegens Shenzen en/of de relevante derden voornoemd, direct of indirect, die in tegenspraak zou zijn met de onder 5.1 en 5.2 bedoelde schriftelijke berichten;
5.4. beveelt ONS om:
- tegelijk met verzending van de onder 5.1 en 5.2 genoemde berichten een kopie daarvan, en bewijsstukken van verzending, te versturen aan de raadsman van Simac (mr. M. Schut van Kennedy van der Laan (of diens vervanger), postbus 58188, 1040 HD Amsterdam, fax 020-5506744) en
- direct na ontvangst van mededelingen in antwoord op deze berichten die mededelingen te melden aan de raadsman van Simac, met gelijktijdige verzending van een kopie van al hetgeen op schrift is ontvangen;
5.5. beveelt ONS om, na ontvangst van één of meer in de berichten genoemde producten, deze binnen 10 dagen na ontvangst te doen vernietigen door een onafhankelijke derde, zulks op kosten van ONS, na Simac in de gelegenheid te hebben gesteld daarbij aanwezig te zijn, en te bewerkstelligen dat die derde direct na de vernietiging daarvan schriftelijke bevestiging stuurt aan de raadsman van Simac voornoemd;
5.6. bepaalt dat ONS, indien zij in strijd handelt met het onder 5.1, 5.2, 5.4 en 5.5 bepaalde, aan Simac een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare dwangsom verbeurt van € 20.000,- per overtreding of € 5.000,- per dag dat de overtreding voortduurt, dit laatste met een maximum van € 65.000,-, zulks ter keuze van Simac;
5.7. veroordeelt ONS in de proceskosten, aan de zijde van Simac tot op heden begroot op:
aan explootkosten € 70,85
aan vast recht € 251,00
aan salaris advocaat € 8.000,00
totale kosten € 8.321,85 ;
5.8. stelt de termijn van artikel 1019i Rv. op zes maanden;
5.9. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
5.10. wijst het meer of anders gevorderde af
Dit vonnis is gewezen door mr. J. Visser en in het openbaar uitgesproken op 10 januari 2008.?