Uitspraak
rolnummer : 51777 / KG ZA 03-218
datum : 22 januari 2004
RECHTBANK DORDRECHT
Vonnis in kort geding
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Jaarbeurs Exhibitions & Media B.V.,
gevestigd te Utrecht,
eiseres,
advocaat mr. J.H.C. van den Akker te Utrecht,
procureur mr. V.J. Groot,
tegen
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rodi Beheer B.V.,
gevestigd te Heinenoord,
2. de naamloze vennootschap naar Belgisch recht
LR Beheer N.V.,
gevestigd te Essen (België),
gedaagden,
advocaat mr. J.A.F. Considine te 's-Gravenhage,
procureur mr. C.F.W.A. Hamm.
Eiseres wordt hieronder aangeduid als de Jaarbeurs. Gedaagde sub 1 wordt aangeduid als Rodi en gedaagde sub 2 als LR.
Het procesverloop
1. De voorzieningenrechter heeft ter terechtzitting van 8 januari 2004 kennis genomen van de volgende processtukken:
* dagvaarding van 18 november 2003 (Rodi),
* dagvaarding van 24 november 2003 (LR),
* pleitnotities van mr. J.H.C. van den Akker, voornoemd,
* pleitnotities van mr. J.A.F. Considine, voornoemd,
* de door de Jaarbeurs overgelegde producties.
De feiten
2. Op grond van de - in zoverre niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken - stellingen van partijen en in het geding gebrachte producties wordt in dit geding van het volgende uitgegaan:
3. De Jaarbeurs heeft bij het Benelux-Merkenbureau het woordmerk SPEED & DESIGN gedeponeerd op 12 januari 1993, registratienummer 525317, voor diensten in klasse 35 en 41 (verzorging van promotionele activiteiten; het organiseren van zakelijke evenementen/ manifestaties, zoals beurzen en bedrijfspresentaties).
4. De Jaarbeurs organiseert sedert 1993, in eerste instantie in samenwerking met het bedrijf XPO Organisers & Consultants te Groningen doch thans zelfstandig, onder de naam SPEED & DESIGN een "automotive" beurs. De beurs is bedoeld voor personen met interesse in de snelheid en verfraaiing van auto's.
5. [bestuurder Rodi] heeft in 1997 met zijn toenmalige bedrijf Marveka Verkooporganisatie B.V. te Heinenoord deelgenomen aan de beurs SPEED & DESIGN.
6. Zonder toestemming van de Jaarbeurs zijn de volgende drie domeinnamen geregistreerd in de jaren 2000 en 2001:
-www.speedanddesign.com (registratie door LR)
-www.speedanddesign.nl (registratie door Rodi)
-www.speedendesign.nl (registratie door Rodi )
7. Onder de drie voormelde domeinnamen zijn drie gelijksoortige websites op het internet geplaatst. Op de websites worden auto-accessoires en tickets voor auto-evenementen ten verkoop aangeboden. Voorts geven de websites informatie over onder andere auto-evenementen en wordt de mogelijkheid geboden om lid te worden van een club.
8. Rodi heeft zonder toestemming van de Jaarbeurs op 7 december 2001 bij het Benelux Merkenbureau een woord/beeldmerkregistratie verricht voor het teken SPEED AND DESIGN voor de klassen 12, 35, 38 en 42 (registratienummer: 709471).
De vordering
9. De Jaarbeurs vordert (na wijziging van eis) - kort samengevat - Rodi en LR bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, te veroordelen tot
I het onmiddellijk staken en gestaakt houden van het maken van inbreuk op de merkenrechten van de Jaarbeurs, die onder andere bestaat uit -maar niet beperkt is tot- het gebruik van de domeinnamen www.speedanddesign.com, www.speedanddesign.nl en www. speedendesign.nl, op straffe van verbeurte van een dwangsom van 5.000,- per dag;
II het onmiddellijk staken en gestaakt houden van het onrechtmatig handelen, die onder andere bestaat uit -maar niet beperkt is tot- het gebruik van de domeinnamen www.speedanddesign.com, www.speedanddesign.nl en www. speedendesign.nl, op straffe van verbeurte van een dwangsom van 5.000,- per dag;
III A overdracht van de rechten, verbonden aan de drie domeinnamen van Rodi en LR aan de Jaarbeurs,
B overzetting van de registratie van de voornoemde domeinnamen op naam van de Jaarbeurs,
C het tijdig inroepen van eventueel benodigde medewerking van de Jaarbeurs bij het sub A en B gevorderde,
IV "rerouting" van de domeinnamen van Rodi en LR naar de officiële website van de Jaarbeurs binnen twee dagen nadat de Jaarbeurs daartoe de benodigde technische gegevens heeft verschaft;
V overdracht van het merk SPEED & DESIGN van Rodi aan de Jaarbeurs;
onder bepaling dat de Jaarbeurs een termijn van zes maanden ex art. 260 Rv Pro wordt verleend voor het doen instellen van een bodemprocedure en met veroordeling van Rodi en LR in de kosten van het geding. Zij stelt daartoe het volgende.
10. Rodi en LR handelen met het exploiteren van de drie websites met genoemde domeinnamen in strijd met zowel de onderdelen a, b, c als d van artikel 13A, eerste lid, van de Benelux-Merkenwet (hierna te noemen: BMW) alsmede met artikel 5a van de Handelsnaamwet. Voorts is het handelen van Rodi en LR (ten algemene) onrechtmatig.
11. Het merk respectievelijk de jaarlijks te houden beurs SPEED & DESIGN heeft een grote reputatie. Het merk heeft ondertussen een zeer sterk onderscheidend vermogen verworven. De bekendheid van het merk SPEED & DESIGN is bij het publiek groot en in de automotive branche volledig. Voor de beurs SPEED & DESIGN werd en wordt op grote schaal reclame gemaakt. Voor de beurs werden in de jaren 90 brochures verspreid in diverse talen. De reclamecampagne voor de beurs SPEED & DESIGN in 2003 kostte de Jaarbeurs 160.000,-. De reclamecampagne heeft een bereik van 2,5 tot 3 miljoen lezers/ kijkers. De reclame wordt gemaakt op de televisie, op de radio, in grote landelijke dagbladen en in autogidsen. De beurs trok oorspronkelijk circa 25.000 bezoekers en thans circa 50.000 tot 60.000.
Het verweer
12. Rodi en LR hebben de vordering gemotiveerd weersproken. De inhoud van hun verweer zal hierna voor zover nodig nader worden omschreven.
De beoordeling
13. Het spoedeisendheid belang vloeit voort uit de aard der zaak.
14. Rodi en LR betogen dat het merk SPEED & DESIGN van de Jaarbeurs nietig is, althans dat in een bodemprocedure tot een dergelijk oordeel zal worden gekomen, omdat dit merk ieder onderscheidend vermogen mist en/of omdat de woorden waaruit dit merk bestaat slechts dienen om de essentiële eigenschappen van de desbetreffende dienst te duiden. Dit betoog faalt op grond van het navolgende.
15. De bepalingen in de BMW doen geen afbreuk aan de toepassing van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk (Vo. 40/94).
16. De vraag of een merk ieder onderscheidend vermogen mist respectievelijk of het merk slechts bestaat uit tekens of aanduidingen van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, dient niet snel bevestigend te worden beantwoord (HvJ-EG 20 september 2001 inzake "Baby-Dry," IER 2001 p. 294). Uit de combinatie van de artt. 7, eerste lid, en 12, van Vo. 40/94 volgt dat het verbod om zuiver beschrijvende tekens of aanduidingen als merk in te schrijven tot doel heeft te voorkomen dat als merk tekens of aanduidingen worden gebruikt die, wegens hun overeenkomst met de gebruikelijke wijze van aanduiding van de betrokken waren of diensten of van de eigenschappen daarvan, niet de functie kunnen vervullen van identificatie van de onderneming die ze op de markt brengt, en dus het onderscheidend vermogen missen die voor het vervullen van deze functie is vereist.
17. In casu is van een zodanige verbodsschending geen sprake. De nevenschikking van de woorden SPEED en DESIGN is immers qua structuur ongebruikelijk en vormt geen uitdrukking die in de Engelse taal bekend staat als een aanduiding voor het houden van een beurs of van essentiële eigenschappen daarvan. De woorden SPEED en DESIGN vloeien dan ook veeleer voort uit een taalkundige vondst die het aldus gevormde merk in staat stelt een onderscheidende rol te spelen.
18. Voorts is van belang dat onderscheidend vermogen van een merk kan toenemen door inburgering. Op voorhand is aannemelijk geworden dat daarvan reeds vanaf 1993 sprake is, derhalve ruim voordat Rodi en LR in 2000 en 2001 hun drie domeinnamen hebben laten registreren en eveneens ruim voordat Rodi in 2001 haar eigen merk heeft laten registeren. De Jaarbeurs organiseert immers reeds sinds 1993 de jaarlijkse "automotive" beurs SPEED & DESIGN en zij heeft in de loop der tijd een naamsbekendheid opgebouwd die bij het publiek groot is geworden en in de autobranche (nagenoeg) volledig. Blijkens de door de Jaarbeurs overgelegde producties 5A t/m E heeft de Jaarbeurs in de jaren 90 reclamemateriaal verspreid voor de beurs in zowel de Nederlandse als de Duitse taal. Voorts bedroeg het bezoekersaantal van de beurs SPEED & DESIGN bij aanvang in 1993 al circa 25.000, welk aantal vervolgens is opgelopen naar thans circa 50.000 tot 60.000. Ook de omvang van het huidige reclamebudget voor de beurs, dat wordt aangewend voor reclame op zowel radio, televisie als in diverse (dag-) bladen, wijst er op dat de beurs in de loop der tijd steeds groter en succesvoller is geworden.
19. Rodi en LR hebben zich nog beroepen op het arrest HvJ-EG 23 oktober 2003, C-191/01 P inzake "Doublemint." In dit arrest heeft het Hof geoordeeld dat bepaalde tekens vrij moeten worden gehouden om door iedere belanghebbende te worden gebruikt om essentiële eigenschappen van waren of diensten aan te duiden, de zogeheten "Freihaltebedürfnis." Gelet op hetgeen in casu is overwogen over het onderscheidend vermogen en de inburgering van het merk SPEED & DESIGN van de Jaarbeurs gaat dit beroep niet op. De overwegingen in het arrest Doublemint kunnen niet los worden gezien van rechtsoverweging 30 daarvan. In deze rechtsoverweging herinnert het Hof er aan dat (weliswaar) sommige tekens en aanduidingen ongeschikt kunnen zijn om als merk te fungeren, doch zulks geldt onverminderd de in artikel 7, derde lid, van Vo. 40/94 voorziene mogelijkheid van verkrijging van onderscheidend vermogen van een merk door het gebruik daarvan.
20. Derhalve is vooralsnog aannemelijk dat het merk SPEED & DESIGN van de Jaarbeurs niet met nietigheid wordt bedreigd.
21. Ten aanzien van de vraag of Rodi en LR inbreuk maken op het merkrecht van de Jaarbeurs wordt het navolgende overwogen. Anders dan de Jaarbeurs betoogt, zijn van artikel 13A, eerste lid, BMW, de onderdelen a, b en c, ten deze niet toepasselijk. Rodi en LR bieden immers geen waren of diensten aan onder de naam SPEED & DESIGN, doch exploiteren drie websites met een domeinnaam die (nagenoeg) gelijkluidend is als het merk SPEED & DESIGN. Niet is gebleken dat Rodi of LR tickets verkopen -al dan niet voor enige beurs- onder de naam SPEED & DESIGN.
22. Het exploiteren van drie websites met een domeinnaam die (nagenoeg) gelijkluidend is als het merk SPEED & DESIGN van de Jaarbeurs, dient in casu te worden aangemerkt als gebruik in het economisch verkeer van een merk anders dan ter onderscheiding van waren, zulks in de zin van artikel 13A, eerste lid sub d, BMW. Van gebruik in het economisch verkeer is sprake omdat de drie websites van Rodi en LR een commercieel karakter hebben. Op de websites worden immers auto-accessoires en tickets voor auto-evenementen ten verkoop aangeboden. Rodi en LR hebben ter zitting ook gesteld afhankelijk te zijn van de inkomsten die zij genereren uit hun commerciële activiteiten op de drie websites.
23. Het is voorts aannemelijk dat Rodi en LR met het exploiteren van hun drie websites onder gelijksoortige naam als SPEED & DESIGN, afbreuk kunnen doen aan het onderscheidend vermogen van het merk SPEED & DESIGN van de Jaarbeurs. Partijen hebben een tijdelijke regeling getroffen op grond waarvan op de websites van Rodi en LR een "doorklikmogelijkheid" naar de website van de Jaarbeurs is aangebracht. Uit het overgelegde onderzoek van de Jaarbeurs blijkt onder meer dat over de periode van 30 november 2003 tot 4 december 2003 (produktie 15 B) een niet onaanzienlijk aantal bezoekers van de website van de Jaarbeurs afkomstig was van de twee websites van Rodi, te weten 343 en 312. Van de website van LR waren ook nog 74 bezoekers afkomstig.
24. Niet is gebleken van een zodanige noodzaak voor Rodi of LR om juist de litigieuze domeinnamen te voeren, dat sprake is van een geldige reden op grond waarvan in redelijkheid niet van Rodi of LR gevergd zou kunnen worden zich te onthouden van het gebruik daarvan.
25. Rodi en LR voeren nog aan dat het organiseren van een beurs niet kan worden beschouwd als een dienst in de zin van de BMW; mitsdien zou geen sprake zijn van gebruik van het merk, althans niet voor de dienst waarvoor zij is ingeschreven, weshalve het merk zou zijn komen te vervallen. De voorzieningenrechter kan Rodi en LR hierin niet volgen. Niet valt in te zien dat het merk SPEED & DESIGN als naam voor een beurs niet onder de reikwijdte valt van de onderhavige inschrijving "Verzorging van promotionele activiteiten; het organiseren van zakelijke evenementen en manifestaties, zoals beurzen en bedrijfspresentaties."
26. Gelet op het vorenoverwogene is aannemelijk geworden dat Rodi en LR inbreuk maken op het merkrecht van de Jaarbeurs. De vraag of Rodi of LR ook op andere wijze inbreuk maken op rechten van de Jaarbeurs, behoeft geen bespreking meer.
27. Het door de Jaarbeurs gevorderde sub I komt voor toewijzing in aanmerking, met dien verstande dat Rodi en LR een termijn van een week na betekening van dit vonnis zal worden verleend om aan deze vordering te voldoen. Van enige andere inbreuk door Rodi of LR dan middels het exploiteren van drie websites is niet gebleken, zodat de toewijzing wordt beperkt tot het staken van het gebruik van de drie websites.
28. Aan de gevorderde dwangsom zal een maximum worden verbonden zoals hierna vermeld.
29. Het sub II gevorderde behoeft geen bespreking, nu onder II op andere gronden hetzelfde wordt gevorderd als onder I.
30. Het sub III, IV en V gevorderde zal worden afgewezen. Deze vorderingen gaan het voorlopige karakter van een vonnis in kort geding te buiten.
31. De redelijke termijn ex art. 260 Rv Pro voor de Jaarbeurs tot het doen instellen van de eis in hoofdzaak wordt gesteld op twee maanden na de datum van uitspraak van dit vonnis.
32. Als de in het ongelijk gestelde partij zullen Rodi en LR worden veroordeeld in de proceskosten.
De beslissing in kort geding
De voorzieningenrechter:
bepaalt dat Rodi Beheer B.V. en LR Beheer B.V. binnen een week na betekening van dit vonnis dienen te staken en gestaakt te houden het maken van inbreuk op de merkrechten van de Jaarbeurs door het voeren van de domeinnamen www.speedanddesign.com, www.speedanddesign.nl en www. speedendesign.nl, op straffe van verbeurte van een dwangsom van 5.000,- per dag met een maximum van 100.000,-;
veroordeelt Rodi Beheer B.V. en LR Beheer B.V. in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van de Jaarbeurs bepaald op 703,- aan salaris van de procureur en 371,30 aan verschotten, waarvan 205,- aan griffierecht;
verklaart het vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
bepaalt de termijn waarbinnen de Jaarbeurs de eis in de hoofdzaak moet instellen op twee maanden na de datum van uitspraak van dit vonnis;
wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. W. van Veen en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 22 januari 2004.