Uitspraak
RECHTBANK Den Haag
Team handel - voorzieningenrechter
Zaaknummer: C/09/672749 / KG ZA 24-874
Vonnis in kort geding van 24 december 2024
in de zaak van
de rechtspersoon naar buitenlands recht
c.f.e.b. SISLEY,
c.f.e.b. SISLEY,
te Parijs (Frankrijk),
eisende partij,
hierna te noemen: Sisley,
advocaat: mr. N.D.R. Nefkens,
tegen
[gedaagde] B.V.,
te [vestigingsplaats] ,
gedaagde partij,
hierna te noemen: [gedaagde] ,
advocaat: mr. T. Geerlof.
1.De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 15 oktober 2024, waarin is verzocht om een vertrouwelijkheidsregime op te leggen ten aanzien van het bewijs voor de B2B-prijzen van Sisley;
- het productieoverzicht van Sisley, met producties EP01 t/m EP22;
- de reactie van [gedaagde] van 15 november 2024 op het door Sisley verzochte vertrouwelijkheidsregime;
- de beslissing van de voorzieningenrechter van 18 november 2024, waarbij het vertrouwelijkheidsregime zoals verzocht is opgelegd;
- de brief van [gedaagde] van 21 november 2024 waarin is verzocht om een vertrouwelijkheidsregime ten aanzien van in te brengen documenten die zien op een factuur uit het bewijsbeslag en op de voorraadadministratie van [gedaagde] ;
- de reactie op dit verzoek van Sisley van 22 november 2024;
- de beslissing van de voorzieningenrechter van 26 november 2024, waarbij een vertrouwelijkheidsregime is opgelegd;
- de conclusie van antwoord van [gedaagde] , ingediend op 27 november 2024, met producties GP01 t/m GP13, waarbij heeft te gelden dat GP12 en GP13 als vertrouwelijk zijn aan te merken;
- de akte tot wijziging eis en overlegging producties van Sisley, met producties EP23 t/m EP27;
- het bericht van Sisley van 1 december 2024, met daarbij productie EP28 (kostenoverzicht);
- de akte overlegging aanvullende producties van [gedaagde] , met producties GP14 t/m GP17.
1.2.
Op 3 december 2024 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden, waarvan door de griffier aantekeningen zijn gemaakt. Partijen hebben vragen van de voorzieningenrechter beantwoord en hun standpunten verder toegelicht aan de hand van overgelegde pleitaantekeningen. De voorzieningenrechter heeft vervolgens bepaald dat vandaag vonnis in deze zaak wordt gewezen.
2.De feiten
2.1.
Sisley ontwerpt en produceert cosmetische producten, make-up, haarverzorging en geuren, die zij wereldwijd verkoopt. Zij hanteert daarbij een systeem van selectieve distributie. Dit houdt in dat Sisley op basis van verschillende kwaliteitscriteria zelf de leveranciers kiest die haar producten mogen verkopen. Deze wederverkopers moeten daartoe de selectieve distributie voorwaarden van Sisley accepteren. Geautoriseerde wederverkopers mogen de Sisley-producten enkel aan consumenten of aan andere geautoriseerde wederverkopers verkopen.
2.2.
Om haar selectieve distributiestelsel te benadrukken, brengt Sisley op de verpakking van haar producten de volgende tekst aan: “
This product may be sold only by dealers authorized by Sisley.”
This product may be sold only by dealers authorized by Sisley.”
2.3.
Het meest succesvolle product van Sisley is de Emulsion Ecologique.
2.4.
Sisley is houdster van onder meer de volgende merkregistraties (hierna gezamenlijk aan te duiden als: de Sisley-merken, en afzonderlijk als het SISLEY-Uniemerk en de SISLEY-internationale merkregistraties):
- het Uniewoordmerk SISLEY, geregistreerd op 20 juli 2023 (registratienummer 1763451), voor waren en diensten in Nice-klasse 44 (voor o.a. beauty care services);
- het internationale woordmerk SISLEY, met gelding in onder meer de Benelux, geregistreerd op 10 februari 1972 (registratienummer 385946) voor waren en diensten in Nice-klasse 03 (voor onder andere: perfumery, essential oils, cosmetics);
- het internationale woordmerk SISLEY, met gelding in onder meer de Benelux, geregistreerd op 23 oktober 1985 (registratienummer 497472) voor waren en diensten in Nice-klasse 03 (voor onder andere: perfumery and beauty articles, essential oils, cosmetics);
- het internationale woord-beeldmerk zoals hieronder weergegeven, met gelding in onder meer de Benelux, geregistreerd op 9 maart 2000 (registratienummer 729895) voor waren en diensten in Nice-klasse 03 (voor onder andere: perfumery, essential oils, cosmetics).
- het internationale woord-beeldmerk zoals hieronder weergegeven, met gelding in onder meer de Benelux, geregistreerd op 30 september 1980 (registratienummer 456011) voor waren en diensten in Nice-klasse 03 (voor plant-based beauty products).
2.5.
[gedaagde] is op 16 maart 2020 opgericht en drijft een groothandel in onder andere parfums en cosmetica. Zij verkoopt volgens haar website meer dan 800 beauty-merken. Onderdeel van haar verkoopstrategie is het versturen van zogenaamde ‘
mass offers’ [1] per e-mail naar potentiële professionele afnemers binnen haar netwerk.
mass offers’ [1] per e-mail naar potentiële professionele afnemers binnen haar netwerk.
2.6.
Op 16 maart 2023 heeft [gedaagde] een
‘mass offer’verstuurd met als onderwerp:
‘Sisley Angebot- Vorbestellung’,onder meer aan een Duitse wederverkoper van Sisley producten. Dit bericht luidt – voor zover hier van belang –:
‘mass offer’verstuurd met als onderwerp:
‘Sisley Angebot- Vorbestellung’,onder meer aan een Duitse wederverkoper van Sisley producten. Dit bericht luidt – voor zover hier van belang –:
Bij dit e-mailbericht is een lijst van bijna acht pagina’s gevoegd, waarop is te zien welke Sisley-producten kunnen worden besteld. Een deel van de lijst is hieronder afgebeeld:
2.7.
Per brief van 7 februari 2024 heeft Sisley [gedaagde] gesommeerd, samengevat, het ongeautoriseerde gebruik van de naam Sisley en de verkoop van de Sisley-producten te staken en te verwijderen van haar website en andere communicatiematerialen, een onthoudingsverklaring te tekenen en opgave van de identiteit van de leveranciers met afschriften van de relevante inkoopbewijzen.
2.8.
Per e-mailbericht van 12 februari 2024 reageert [gedaagde] op de sommatie en schrijft onder meer het volgende:
2.9.
[gedaagde] heeft vervolgens de naam Sisley van haar website gehaald, maar Sisley niet het bewijs verstrekt ten aanzien van de bronnen van de door [gedaagde] via de e-mail aangeboden Sisley-producten.
2.10.
Op 13 mei 2024 heeft [gedaagde] nogmaals een
‘mass offer’verstuurd, onder meer aan een Nederlandse handelsrelatie. Dit e-mailbericht luidt – voor zover hier van belang –:
‘mass offer’verstuurd, onder meer aan een Nederlandse handelsrelatie. Dit e-mailbericht luidt – voor zover hier van belang –:
2.11.
Per brief van 23 mei 2024 aan [gedaagde] heeft Sisley haar sommaties van 7 februari 2024 herhaald. [gedaagde] heeft op deze brief niet gereageerd en ook verder niet aan de sommaties voldaan.
2.12.
Na daartoe verkregen verlof van de voorzieningenrechter van deze rechtbank heeft Sisley op 12 juli 2024 door een deurwaarder van Equilibristen gerechtsdeurwaarders B.V. te Dordrecht, bijgestaan door ICT-deskundige van [bedrijf] IT, conservatoir bewijsbeslag laten leggen ten laste van [gedaagde] op:
Afbeelding verwijderd vanwege privacy-redenen
Uit het proces-verbaal conservatoir bewijsbeslag (deel 2) volgt dat voormelde data is onderverdeeld in de volgende groepen:
De bescheiden zijn in bewaring gegeven aan Equilibristen gerechtsdeurwaarders B.V. te Dordrecht.
De deurwaarder heeft geen Sisley-producten aangetroffen ten tijde van de beslaglegging.
2.13.
Sisley is op 9 augustus 2024 met het uitbrengen van een dagvaarding een bodemprocedure tegen [gedaagde] gestart [2] . [gedaagde] heeft in die procedure een conclusie van antwoord en eis in reconventie genomen. De mondelinge behandeling in die zaak staat gepland op 30 januari 2025.
Afbelding
3.Het geschil
3.1.
Sisley vordert – samengevat en na wijziging van eis – dat de voorzieningenrechter bij een uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis [gedaagde] veroordeelt om:
A: binnen 24 uur na betekening van dit vonnis iedere merkinbreuk op de Sisley-merken te staken en gestaakt te houden, en de met Sisley getroffen overeenkomst die inhoudt dat [gedaagde] de merknaam Sisley niet meer zal gebruiken, na te komen, op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 25.000,- voor elke overtreding en voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt, met een maximum van € 5.000.000,-;
B: binnen 24 uur na betekening van dit vonnis Sisley en haar advocaat inzage in en afschrift te verstrekken van, en te gehengen en gedogen dat Sisley en haar advocaat inzage krijgen in en afschrift krijgen van, de in beslag genomen in- en verkooporders, de in- en verkoopfacturen, de mutaties uit het voorraadbeheersysteem en een productoverzicht van alle producten met de merknaam Sisley en het merk of de naam Emulsion Ecologique, en van producten met de namen Sisley en/of Ecological Compound, Sisley en/of Ecological Compound (AF) Discovery Program, Sisley en/of
all purpose (lotion)en daaraan alle noodzakelijke medewerking te verlenen op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 5.000,- voor elke overtreding en voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt, met een maximum van € 1.000.000,-;
all purpose (lotion)en daaraan alle noodzakelijke medewerking te verlenen op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 5.000,- voor elke overtreding en voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt, met een maximum van € 1.000.000,-;
C: om de kosten van deze procedure aan Sisley te betalen, meer in het bijzonder de gemaakte proces- en buitengerechtelijke kosten, ex artikel 1019h Rv, berekend naar het IE-indicatietarief voor een normale kortgedingprocedure.
3.2.
Sisley legt aan deze vorderingen de volgende stellingen ten grondslag.
a. [gedaagde] pleegt merkinbreuk als bedoeld in artikel 5 lid 1 a en b, 2 en 3 Merkenrichtlijn en artikel 2.20 lid 2 onder a, b en c BVIE [3] , althans dreigt merkinbreuk te plegen. De door [gedaagde] aangeboden producten voorzien van (tekens gelijk aan) de Sisley-merken zijn niet van Sisley afkomstig dan wel zijn niet met toestemming van Sisley in de Europese Unie in de handel gebracht.
[gedaagde] handelt onrechtmatig jegens Sisley zoals bedoeld in artikel 6:162 BW.
3.3.
[gedaagde] voert gemotiveerd verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen van Sisley, met veroordeling van Sisley in de proceskosten op grond van artikel 1019h Rv [5] en artikel 237 Rv. Het verweer van [gedaagde] zal hierna, voor zover van belang, worden besproken.
3.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna onder ‘De beoordeling’, voor zover van belang, verder ingegaan.
4.De beoordeling
(Spoedeisend) belang
4.1.
Anders dan door [gedaagde] is betoogd, heeft Sisley gelet op de aard van haar vorderingen spoedeisend belang bij onderhavige vorderingen. Zowel de gevorderde veroordeling tot staking van de gestelde merkinbreuk als de gevorderde inzage in en afschrift van de beslagen bescheiden strekken er immers toe de gestelde merkinbreuk zo spoedig mogelijk een halt toe te roepen. Dat er – voorafgaand aan dit kort geding – al een bodemprocedure met eenzelfde inzet is gestart doet daaraan naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet af, reeds omdat de uitspraak in de bodemprocedure naar verwachting nog even op zich laat wachten.
Bevoegdheid
4.2.
Voor zover de vorderingen van Sisley zijn gegrond op inbreuk op haar Uniemerk, is de voorzieningenrechter op grond van de artikelen 123 lid 1, 124 aanhef en onder a en 125 lid 1 van de UMVo [6] in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-Verordening inzake het Gemeenschapsmerk bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van Sisley met deze grondslag, omdat [gedaagde] gevestigd is in Nederland. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot het grondgebied van de gehele Europese Unie.
4.3.
Voor zover de vorderingen van Sisley gebaseerd zijn op inbreuk op haar internationale merkregistraties met gelding in de Benelux, is de voorzieningenrechter bevoegd op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE, omdat [gedaagde] gevestigd is in Den Haag. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot het grondgebied van de Benelux.
4.4.
Voor hetgeen voor het overige aan de vorderingen van Sisley ten grondslag is gelegd, geldt dat de voorzieningenrechter al bevoegd is van de vorderingen kennis te nemen omdat die bevoegdheid niet is bestreden.
Vordering A
4.5.
Vordering A is enerzijds gegrond op merkinbreuk en anderzijds op wanprestatie aan de zijde van [gedaagde] . De voorzieningenrechter zal eerst ingaan op de gestelde merkinbreuk.
4.6.
Sisley beroept zich – zo begrijpt de voorzieningenrechter – ten aanzien van haar Uniemerk op artikel 5 lid 1 a en b, lid 2 en lid 3 van de Merkenrichtlijn [7] . De regelgeving omtrent Uniemerken is echter vastgelegd in de UMVo. Deze verordening is van algemene strekking en is verbindend in al haar onderdelen en rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat (artikel 288 VWEU [8] ). Om die reden zal de voorzieningenrechter, voor wat betreft het beroep van Sisley op haar Uniemerk, op de voet van artikel 25 Rv ambtshalve de rechtsgronden aanvullen. Dat betekent dat de voorzieningenrechter de onderbouwing van de vordering voor zover deze gegrond is op het Uniemerk van Sisley, aldus leest dat de grondslag daarvoor gelegen is in artikel 9 lid 2 sub a, b en c UMVo.
4.7.
De voorzieningenrechter stelt vast dat deze bepalingen uit het UMVo inhoudelijk overeenstemmen met artikel 2.20 lid 2 onder a, b en c BVIE. Bij de bespreking van de vordering voor zover die gegrond is op merkinbreuk zal dus geen onderscheid worden gemaakt tussen respectievelijk het ingeroepen Uniemerk en de ingeroepen internationale merkregistraties met gelding in de Benelux.
4.8.
Op grond van artikel 9 lid 2 sub a UMVo en artikel 2.20 lid 2 onder a BVIE (de ‘a-grond’) is de houder van een merk gerechtigd iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten te verbieden wanneer het teken gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor waren of diensten die gelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven.
4.9.
De stelplicht en bewijslast ter zake van merkinbreuk rust op de merkhouder. Sisley moet dus voldoende concreet stellen dat, hoe en waarom naar haar mening inbreuk wordt gemaakt.
4.10.
Sisley stelt dat [gedaagde] – zonder toestemming van Sisley – in Duitsland en Nederland (zie 2.6 en 2.10) producten heeft aangeboden, voorzien van één of meerdere tekens gelijk aan de Sisley-merken en aldus inbreuk heeft gemaakt op die merken als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub a UMVo dan wel artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE. Sisley verhandelt haar producten immers door middel van een selectief distributiestelsel, waartoe [gedaagde] niet behoort. Sisley heeft [gedaagde] ook niet op andere wijze toestemming verleend om producten voorzien van tekens gelijk aan haar Sisley-merken aan te bieden of op andere wijze in het economische verkeer te gebruiken.
4.11.
[gedaagde] heeft niet bestreden dat zij in de Europese Unie producten heeft aangeboden onder de Sisley-merken dan wel voorzien van tekens gelijk aan de Sisley-merken. Dit volgt ook uit de hiervoor onder 2.6 en 2.10 opgenomen
mass offersvan 16 maart 2023 respectievelijk 13 mei 2024, waarvan [gedaagde] erkent dat zij deze e-mails heeft verzonden. [gedaagde] betwist echter dat het enkele aanbieden van producten zonder dat deze daadwerkelijk worden verhandeld, een inbreukmakende handeling is. De voorzieningenrechter volgt [gedaagde] hierin niet. De artikelen 9 lid 3 sub b UMVo en 2.20 lid 3 sub b BVIE bepalen immers dat een merkhouder een derde met name het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken kan verbieden, voor zover het gebruik van dat teken plaatsvindt in het economische verkeer. Dat is het geval als het betreffende gebruik plaatsvindt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een commercieel doel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer [9] . Het aanbod in de e-mail van [gedaagde] van 13 mei 2024 kan, gelet op het daarin opgenomen aantal beschikbare producten (1.600 respectievelijk 680) en de prijs waarvoor deze producten worden aangeboden ($ 97,- respectievelijk $ 95,50), onmogelijk worden opgevat als een aanbod dat plaatsvindt in de particuliere sfeer. Anders gezegd: het op deze schaal en tegen deze prijs aanbieden van producten kan niet anders dan gericht zijn op het behalen van economisch voordeel. Een dergelijk aanbod is dus wel aan te merken als een handelsactiviteit die merkenrechtelijk relevant is bij de vraag of sprake is van merkinbreuk.
mass offersvan 16 maart 2023 respectievelijk 13 mei 2024, waarvan [gedaagde] erkent dat zij deze e-mails heeft verzonden. [gedaagde] betwist echter dat het enkele aanbieden van producten zonder dat deze daadwerkelijk worden verhandeld, een inbreukmakende handeling is. De voorzieningenrechter volgt [gedaagde] hierin niet. De artikelen 9 lid 3 sub b UMVo en 2.20 lid 3 sub b BVIE bepalen immers dat een merkhouder een derde met name het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken kan verbieden, voor zover het gebruik van dat teken plaatsvindt in het economische verkeer. Dat is het geval als het betreffende gebruik plaatsvindt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een commercieel doel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer [9] . Het aanbod in de e-mail van [gedaagde] van 13 mei 2024 kan, gelet op het daarin opgenomen aantal beschikbare producten (1.600 respectievelijk 680) en de prijs waarvoor deze producten worden aangeboden ($ 97,- respectievelijk $ 95,50), onmogelijk worden opgevat als een aanbod dat plaatsvindt in de particuliere sfeer. Anders gezegd: het op deze schaal en tegen deze prijs aanbieden van producten kan niet anders dan gericht zijn op het behalen van economisch voordeel. Een dergelijk aanbod is dus wel aan te merken als een handelsactiviteit die merkenrechtelijk relevant is bij de vraag of sprake is van merkinbreuk.
4.12.
Voor zover [gedaagde] heeft betoogd dat Sisley op het punt van de merkinbreuk in haar stelplicht is tekortgeschoten, kan zij hierin niet worden gevolgd. Sisley kan volstaan met het in geding brengen van stukken als hiervoor bedoeld en stellen dat sprake is geweest van merkinbreukmakend handelen. Het woord is vervolgens aan [gedaagde] voor het voeren van verweer.
4.13.
[gedaagde] heeft echter geen inhoudelijk verweer tegen de gestelde merkinbreuk gevoerd en uitdrukkelijk meegedeeld dat zij in het kader van deze kort geding procedure geen beroep op uitputting doet. De door [gedaagde] betoogde omstandigheid dat Sisley geen, althans onvoldoende bewijs heeft overgelegd dat de aangeboden Sisley-producten namaak zijn, wordt door de voorzieningenrechter gepasseerd. Het is in deze zaak in beginsel niet relevant of de producten origineel zijn en afkomstig van de merkhouder dan wel namaak omdat [gedaagde] zich niet op een uitzondering zoals uitputting van de merkrechten van Sisley heeft beroepen. Dat de producten voorzien zijn van tekens gelijk aan de Sisley-merken is door [gedaagde] niet betwist. Daarmee staat voorshands al vast dat het zonder toestemming binnen de EER [10] aanbieden van deze producten geldt als merkinbreuk.
4.14.
[gedaagde] heeft vooral benadrukt dat de stellingen van Sisley in haar ogen onvoldoende zijn om (dreigende) merkinbreuk aan te nemen, vooral omdat de markt overspoeld wordt met producten voorzien van (één van) de Sisley-merken, die niet alleen door de erkende distributeurs worden aangeboden, maar ook door andere marktdeelnemers. Of en in hoeverre dat daadwerkelijk het geval is, is voorshands oordelend echter niet relevant. In deze procedure staat immers alleen het handelen van [gedaagde] centraal en dient de vraag te worden beantwoord of dát handelen naar voorlopig oordeel merkinbreukmakend is.
4.15.
In het licht van het voorgaande is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter sprake geweest van merkinbreukmakend handelen door [gedaagde] in de Europese Unie en de Benelux als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub a UMVo respectievelijk artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE door het aanbieden ter verhandeling van producten, voorzien van tekens gelijk aan de Sisley-merken. Gelet hierop wordt de vordering onder A toegewezen enerzijds op grond van artikel 9 lid 2 sub a UMVo voor zover het inbreuk op het SISLEY-Uniemerk betreft (beperkt tot het grondgebied van de Europese Unie) en anderzijds op grond van artikel 2.20 lid 2 onder a BVIE voor zover het inbreuk op de SISLEY-internationale merkregistraties met gelding in de Benelux betreft (beperkt tot het grondgebied van de Benelux).
4.16.
Sisley heeft gevorderd aan de veroordeling onder A een dwangsom te koppelen. Deze vordering wordt als prikkel tot nakoming van de veroordeling toegewezen, maar zal worden gematigd en gemaximeerd zoals hierna onder ‘De beslissing’ is vermeld.
4.17.
Nu vordering A wordt toegewezen op grond van merkinbreuk ‘sub a’, behoeven de overige door Sisley aangevoerde grondslagen (merkinbreuk ‘sub b’ respectievelijk ‘sub c’ en wanprestatie) in het kader van dit kort geding geen bespreking.
Vordering B: inzage en afschrift
4.18.
Sisley vordert op grond van artikel 843a Rv in verbinding met artikel 1019a Rv afschrift van en inzage in bescheiden ten aanzien van de in beslag genomen in- en verkooporders, de in- en verkoopfacturen, de mutaties uit het voorraadbeheersysteem en een productoverzicht van alle producten (de bescheiden door de deurwaarder opgenomen in groep SIT24-0702 001, zie 2.12) met de merknaam Sisley en het merk of de naam Emulsion Ecologique, en van producten met de namen Sisley en/of Ecological Compound, Sisley en/of Ecological Compound (AF) Discovery Program, Sisley en/of
all purpose (lotion). Tijdens de mondelinge behandeling heeft Sisley, nadat zij daarnaar is gevraagd, toegelicht dat vordering B niet ziet op
alleSisley-producten maar zich beperkt tot één product, namelijk het product ‘Sisley Emulsion Ecologique’ (Franse benaming), in de Engelse taal aangeduid als ‘Sisley Ecological Compound’. Andere benamingen waaronder dit product wordt aangeduid zijn Ecological Compound (AF) Discovery Program en
all purpose (lotion). Dit is ook het product dat op 13 mei 2024 werd aangeboden in de
mass offer(zie 2.10). De vordering onder B. dient volgens Sisley dan ook te worden gelezen als ‘alle producten met de merknaam Sisley
enhet merk of de naam Emulsion Ecologique, en van producten met de namen Sisley
enEcological Compound, Sisley
enEcological Compound (AF) Discovery Program, Sisley
enall purpose (lotion)’.De voorzieningenrechter zal dit bij het beoordelen van deze zogeheten exhibitie-vordering dan ook als uitgangspunt nemen.
all purpose (lotion). Tijdens de mondelinge behandeling heeft Sisley, nadat zij daarnaar is gevraagd, toegelicht dat vordering B niet ziet op
alleSisley-producten maar zich beperkt tot één product, namelijk het product ‘Sisley Emulsion Ecologique’ (Franse benaming), in de Engelse taal aangeduid als ‘Sisley Ecological Compound’. Andere benamingen waaronder dit product wordt aangeduid zijn Ecological Compound (AF) Discovery Program en
all purpose (lotion). Dit is ook het product dat op 13 mei 2024 werd aangeboden in de
mass offer(zie 2.10). De vordering onder B. dient volgens Sisley dan ook te worden gelezen als ‘alle producten met de merknaam Sisley
enhet merk of de naam Emulsion Ecologique, en van producten met de namen Sisley
enEcological Compound, Sisley
enEcological Compound (AF) Discovery Program, Sisley
enall purpose (lotion)’.De voorzieningenrechter zal dit bij het beoordelen van deze zogeheten exhibitie-vordering dan ook als uitgangspunt nemen.
4.19.
Op grond van artikel 843a Rv kan iemand, op zijn kosten, van een ander inzage, afschrift of uittreksel van bescheiden vorderen als:
a. a) diegene daarbij een rechtmatig belang heeft,
b) het bepaalde bescheiden betreft (
fishing expeditionszijn niet toegestaan),
fishing expeditionszijn niet toegestaan),
c) deze bescheiden een rechtsbetrekking betreffen waarbij degene die deze vordering heeft ingesteld partij is, en
d) de informatie ter beschikking staat of onder berusting is van degene tegen wie het verzoek is gericht.
4.20.
Als aan al deze vereisten is voldaan, wijst de rechter ingevolge lid 3 van artikel 1019a Rv desondanks de vordering af indien de bescherming van vertrouwelijke informatie niet is gewaarborgd.
4.21.
De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat in dit geval aan de hiervoor genoemde vereisten voor toewijzing van een exhibitievordering is voldaan. Zij licht dit als volgt toe.
a) rechtmatig belang
4.22.
Sisley heeft als merkhouder een rechtmatig belang bij de gevorderde exhibitie, welk belang gelegen is in het tegengaan van (verdere) inbreuk op haar merkrechten door de handel in namaakproducten dan wel ongeoorloofde parallelhandel tegen te gaan. Met het verkrijgen van de gevorderde informatie wordt Sisley in staat gesteld de aard en omvang van de door haar gestelde merkinbreuk te achterhalen en actie te ondernemen tegen leveranciers, fabrikanten en/of afnemers van de door [gedaagde] aangeboden producten, zodat de gestelde inbreuken kunnen worden beëindigd. Daarnaast kan Sisley met de gevorderde informatie merkinbreuk en de schade als gevolg daarvan in de (reeds aanhangige) bodemprocedure nader onderbouwen.
b) bepaalde bescheiden
4.23.
Sisley vordert inzage in en afschrift van de in beslag genomen bescheiden in groep SIT24-0702 001 (zie 2.12), voor zover deze betrekking hebben op het product ‘Sisley Emulsion Ecologique’ c.q. ‘Sisley Ecological Compound’. De door Sisley omschreven stukken zijn voldoende concreet omschreven en zien op één specifiek product, te weten de ‘Sisley Emulsion Ecologique’ c.q. de ‘Sisley Ecological Compound’, ook wel aangeduid als Ecological Compound (AF) Discovery Program of
all purpose (lotion). Daarmee is voldaan aan het onder b) genoemde vereiste dat het om bepaalde bescheiden gaat. Van een zogeheten
fishing expeditionis, anders dan door [gedaagde] is betoogd, dan ook geen sprake.
all purpose (lotion). Daarmee is voldaan aan het onder b) genoemde vereiste dat het om bepaalde bescheiden gaat. Van een zogeheten
fishing expeditionis, anders dan door [gedaagde] is betoogd, dan ook geen sprake.
c) rechtsbetrekking waarbij Sisley partij is
4.24.
Artikel 1019a lid 1 Rv bepaalt dat een verbintenis uit onrechtmatige daad wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom geldt als een rechtsbetrekking als bedoeld in artikel 843a lid 1 Rv. Nu de voorzieningenrechter hiervoor voorshands heeft geoordeeld dat sprake is van inbreuk op de merkrechten van Sisley is daarmee de rechtsbetrekking, waarbij Sisley partij is, gegeven.
d) informatie staat ter beschikking van [gedaagde]
4.25.
Ook aan deze voorwaarde is voldaan, nu de inbeslaggenomen bescheiden de administratie van [gedaagde] betreft.
Bescherming vertrouwelijke informatie gewaarborgd?
4.26.
[gedaagde] heeft aangevoerd dat zij gewichtige redenen heeft om inzage te weigeren, omdat bij toewijzing van deze vordering de bevoorradingsbronnen en de gegevens van leveranciers en klanten van [gedaagde] worden blootgelegd. Voor zover [gedaagde] hiermee een beroep doet op artikel 843a lid 4 Rv, kan dit niet slagen. In zaken betreffende intellectuele eigendom is voornoemd artikel immers niet van toepassing verklaard (artikel 1019a lid 3 Rv). Voor zover [gedaagde] heeft willen betogen dat de weigeringsgrond van artikel 1019a lid 3 Rv van toepassing is, te weten de omstandigheid dat de bescherming van vertrouwelijke informatie niet is gewaarborgd, overweegt de voorzieningenrechter het volgende. Tussen partijen is niet in geschil dat de door Sisley genoemde bescheiden vertrouwelijke informatie kunnen bevatten, te weten informatie over andere merken dan Sisley en over andere producten van Sisley waarvoor in deze procedure geen inzage wordt verzocht. [gedaagde] heeft onvoldoende gemotiveerd dat de bescherming van die vertrouwelijke informatie in de weg staat aan toewijzing van de gevorderde exhibitie. Informatie in de bescheiden die vertrouwelijk is en waarvoor de exhibitieplicht niet geldt, kunnen onleesbaar worden gemaakt alvorens ze met Sisley worden gedeeld. Voor zover [gedaagde] heeft aangevoerd, dat op de mailboxen van haar medewerkers nog een verdere selectie moet plaatsvinden door de deurwaarder in haar aanwezigheid, geldt dat in dit kort geding door Sisley geen inzage in deze bescheiden (de tweede groep, SIT24-0702 002 tot en met SIT24-702 020, zie ook 2.12) wordt gevraagd.
4.27.
In het voorgaande ziet de voorzieningenrechter wel aanleiding ingevolge artikel 843a, tweede lid Rv de wijze waarop inzage in en afschrift van de bescheiden plaatsvindt (nader) te bepalen. De voorzieningenrechter zal een procedure bepalen waarbij de deurwaarder, al dan niet bijgestaan door een ICT-deskundige, een selectie maakt van de in beslag genomen bescheiden in groep SIT24-0702 001 (zie 2.12) op basis van de volgende zoektermen:
‘Sisley’ in combinatie met ‘Emulsion Ecologique’,
‘Sisley’ in combinatie met ‘Ecological Compound’,
‘Sisley’ in combinatie met ‘Ecological Compound (AF) Discovery Program’
‘Sisley’ in combinatie met ‘all purpose (lotion)’. Voor zover in de op basis van voornoemde zoektermen geselecteerde bescheiden andere producten van Sisley dan wel producten van andere merken staan vermeld, dienen deze onleesbaar te worden gemaakt. De geselecteerde bescheiden met de daarin onleesbaar gemaakte informatie wordt door de deurwaarder eerst aan [gedaagde] voorgelegd, voordat exhibitie aan de advocaat van Sisley plaatsvindt. Op die manier kan [gedaagde] vragen om correctie van eventuele ten onrechte geselecteerde bescheiden en/of niet goed onleesbaar gemaakte informatie.
4.28.
Oplegging van een dwangsom als prikkel tot nakoming van de onder B gevorderde veroordeling is aangewezen. De gevorderde dwangsom zal echter worden gematigd en gemaximeerd op een wijze zoals hierna onder 5. ‘De beslissing’ is vermeld.
Slotsom en proceskosten
4.29.
[gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van Sisley. Sisley maakt aanspraak op vergoeding van de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv. Partijen hebben gesteld dat 75% van de procedure gebaseerd is op intellectuele eigendomsrechten (het IE-deel) en 25% op gronden die zich buiten het intellectuele eigendomsrecht bevinden (het niet-IE-deel). De voorzieningenrechter zal bij de begroting van de proceskosten daarom deze percentages aanhouden.
4.30.
Sisley heeft specificaties van haar advocaatkosten overgelegd die optellen tot een bedrag van € 14.755,85 inclusief een bedrag van € 169,85 aan deurwaarderskosten (betekening dagvaarding). Teneinde de redelijkheid en evenredigheid van deze kosten te kunnen beoordelen, sluit de voorzieningenrechter aan bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. Deze tarieven betreffen uitsluitend de werkzaamheden van de advocaat en zijn exclusief (onder andere) verschotten. Dit betekent dat het bedrag van € 169,85 aan deurwaarderskosten voor de berekening van de door [gedaagde] te vergoeden advocaatkosten buiten beschouwing worden gelaten. Dit betekent dat voor de advocaatkosten wordt gerekend met een bedrag van € 14.586,-.
4.31.
Deze zaak valt naar het oordeel van de voorzieningenrechter onder de categorie normaal kort geding met een maximumtarief van € 15.000,-. De opgegeven kosten zijn lager dan dit maximumtarief, zodat van dat lagere bedrag van € 14.586,- zal worden uitgegaan. Van dit bedrag is € 10.939,50 toewijsbaar, te weten 75% van deze kosten gelijk aan het IE-deel van deze procedure (zie hiervoor onder 4.29). Voor het ‘niet-IE-deel’ van de zaak zal de voorzieningenrechter voor het vaststellen van het honorarium van de advocaat van Sisley het in deze toepasselijke liquidatietarief gebruiken. Dit betekent dat voor dit deel een bedrag van (25% x € 1.107,- =) € 276,75 zal worden toegekend. Bij elkaar opgeteld bedragen de door [gedaagde] te betalen advocaatkosten dan € 11.216,25. Dit bedrag wordt vermeerderd met het griffierecht van € 688,- en de betaalde verschotten van in totaal € 112,37 [11] , waarmee het totaalbedrag uitkomt op € 12.016,62.
5.De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1.
veroordeelt [gedaagde] om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het SISLEY-Uniemerk (zoals hiervoor weergegeven onder 2.4) in de Europese Unie en iedere inbreuk op de SISLEY-internationale merkregistraties (zoals hiervoor weergegeven onder 2.4) in de Benelux te staken en gestaakt te (doen) houden, op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag dat deze veroordeling wordt overtreden, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van € 300.000,-;
5.2.
veroordeelt [gedaagde] om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis (i) toe te staan en te gedogen dat een deurwaarder van Equilibristen gerechtsdeurwaarders B.V. te Dordrecht, voor zover nodig met bijstand van een ICT-deskundige, een kopie van de in conservatoir beslag genomen bescheiden in groep SIT24-0702 001 (zie 2.12) die verband houden met het product ‘Sisley Emulsion Ecologique’ c.q. ‘Sisley Ecological Compound’ (geselecteerd aan de hand van de onder 4.27 van dit vonnis weergegeven zoektermen), ter beschikking stelt aan de advocaat van Sisley en (ii) toe te staan en te gedogen dat de advocaat van Sisley daarvan afschriften maakt, één en ander nadat aan [gedaagde] gedurende veertien dagen de gelegenheid is gegeven de door de deurwaarder gemaakte selectie te controleren en bezwaren daartegen naar voren te brengen,
op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,- voor iedere dag, een dagdeel daaronder begrepen, dat [gedaagde] aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg heeft gegeven, met een maximum van € 50.000,-;
5.3.
veroordeelt [gedaagde] in de kosten van deze procedure, die aan de zijde van Sisley zijn begroot op € 12.016,62;
5.4.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.5.
wijst af wat meer of anders is gevorderd.
Dit vonnis is gewezen door mr. H.D. Overbeek, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. Y.F. Ritmeijer, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 24 december 2024.