ECLI:NL:RBDHA:2024:18975

Uitspraak

RECHTBANK Den Haag

Team Handel

Zaaknummer: C/09/672774 / KG ZA 24-877

Vonnis in kort geding van 19 november 2024

in de zaak van

1.LEGO A/S,

te Billund (Denemarken),
2.
LEGO JURIS A/S,

te Billund (Denemarken),
3.
LEGO SYSTEM A/S,

te Billund (Denemarken),
4.
LEGO NEDERLAND B.V.,

te Rotterdam,

eisers,

advocaat: mr. J.M. Boelens te Amsterdam,

tegen

WIBRA SUPERMARKT B.V.,

te Epe,

gedaagde,

advocaat: mr. S. van der Hoeven te Tilburg.

Eisers zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als ‘Lego c.s.’ en waar nodig afzonderlijk als ‘Lego A/S’, ‘Lego Juris’, ‘Lego System’ en ‘Lego Nederland’. Gedaagde zal ‘Wibra’ worden genoemd.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 1 oktober 2024 met producties EP01 t/m EP15;
de conclusie van antwoord van 22 oktober 2024 met daarbij producties GP01 tot en met GP24;
de akte houdende overlegging nadere producties tevens wijziging van eis van Lego c.s. van 23 oktober 2024, met producties EP01B, EP01C, een geactualiseerde versie van EP05 en EP16;
de akte houdende producties 25 t/m 30 tevens vervanging producties 1 t/m 3 van Wibra van 26 oktober 2024, met vervangende producties GP01 t/m GP03 en producties GP25 t/m GP30;
de akte overlegging nadere producties van Lego c.s. van 27 oktober 2024, met producties EP17 tot en met EP21;
de akte houdende producties 31 - 32 van Wibra van 28 oktober 2024, met producties GP31 en GP32;
de mondelinge behandeling van 29 oktober 2024, waarvan door de griffier aantekeningen zijn gemaakt;
de pleitnota van Lego c.s. zoals gehanteerd in de eerste termijn en haar pleitnota in tweede termijn (van welke laatste de randnummers 18 t/m 25 niet zijn gepleit) alsmede de in de eerste termijn overgelegde (en uitgescheurde) pagina’s 7 en 8 van een pleitnota welke verder niet is gehanteerd; van genoemde pagina’s zijn alleen de randnummers 27 en 28 gepleit (over de geldigheid van model 4);
de pleitnota van Wibra.

1.2.

Bij de mondelinge behandeling waren aanwezig, namens Lego c.s., haar advocaat mr. Boelens voornoemd, alsmede mrs. L.R. Bekke en J. Vrielink (beiden advocaat te Amsterdam). Wibra werd bijgestaan mr. Van der Hoeven voornoemd. Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling heeft Lego c.s. een aantal Lego-bloemen en verpakkingen van de producten aan de voorzieningenrechter overhandigd.

1.3.

Aan het eind van de mondelinge behandeling heeft de voorzieningenrechter tevergeefs geprobeerd partijen te bewegen tot het treffen van een minnelijke regeling.

1.4.

Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

2.De feiten

2.1.

Lego c.s. is een internationaal bekende speelgoedfabrikant. Zij brengt onder de naam
‘Botanical Collection’als modulair bouwsysteem een collectie bloemfiguren op de markt.

2.2.

Lego Juris is houdster van onder meer de onderstaande merkregistraties (hierna: de ‘Lego-merken’):

Het op 1 april 1996 onder nummer 000039800 ingeschreven Unie-woordmerk LEGO;
het op 27 augustus 1964 onder registratienummer 287932 ingeschreven internationale woordmerk LEGO met aanwijzing van onder meer de Benelux.

De Lego-merken zijn ingeschreven voor waren in onder meer klasse 28 (
games and playthings).

2.3.

Lego A/S is houdster van diverse modelregistraties (hierna: ‘de Lego-modellen’). Zie onderstaand schema:

2.4.

Wibra is een huishoudwinkelketen in het discountsegment met 300 winkels in Nederland en België. Al deze winkels zijn filialen die in eigen beheer van Wibra vallen; zij kent geen franchisenemers. Wibra biedt haar producten ook online aan via haar webshop www.wibra.nl. Wibra is actief in de detailhandel en verkoopt onder andere textiel, schoonmaakartikelen, voeding en speelgoed. Wibra heeft onder de naam
‘Mini Block Flower Arrangement’een collectie bloemmodellen en, onder de naam
‘Mini Block Funny Animals’een collectie dierenfiguren te koop aangeboden, die beide zijn opgebouwd uit (plastic) bouwsteentjes. Deze zien er als volgt uit:

2.5.

Wibra heeft op haar website de Lego-merken als metatag gebruikt. Een metatag is een trefwoord dat niet zichtbaar is voor gewone internetgebruikers, maar wel in de HTML-broncode van bijvoorbeeld een productpagina is opgenomen.

2.6.

Op sociale media is door (filialen van) Wibra de door Wibra aangeboden
Mini Block Flower Arrangementaangeduid als ‘Lego bloemen’. Daarbij waren ook nog op verschillende kanalen afbeeldingen zichtbaar van de
Mini Block Funny Animals, met verwijzing naar ‘dieren Lego’.

2.7.

Bij brief van 2 september 2024 heeft Lego c.s. Wibra erop gewezen dat Wibra met het aanbieden van de
Mini Block Flower Arrangementen de
Mini Block Funny Animalsinbreuk maakt op de geregistreerde modelrechten van Lego c.s. en op de merk- en auteursrechten van Lego c.s., en dat sprake is van slaafse nabootsing van de in 2.1 weergegeven producten van Lego. Lego c.s. heeft Wibra om die reden – onder meer – gesommeerd dit inbreukmakend/onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden, en om een onthoudingsverklaring te tekenen.

2.8.

Op 4 september 2024 heeft (de advocaat van) Wibra per e-mail gereageerd. Wibra heeft daarbij toegezegd de betreffende producten, voor zover dat al niet was gebeurd, nog die dag uit haar winkels te verwijderen en Lego c.s. verzocht, mede in het kader van kostenbeheersing, de zaak niet te laten escaleren en geen nadere rechtsmaatregelen te treffen. Op 13 september 2024 heeft Wibra inhoudelijk gereageerd, daarbij aangevend dat zij open staat voor overleg en het maken van afspraken.

2.9.

Nadere correspondentie en overleg tussen partijen heeft niet tot een oplossing geleid.

3.Het geschil

3.1.

Na wijziging van eis, vordert Lego c.s. dat de voorzieningenrechter, uitvoerbaar bij voorraad (waarbij Lego c.s. onder ‘Inbreukmakende Producten’ de Wibra
Mini Block Flower Arrangementen de Wibra
Mini Block Funny Animalsverstaat en onder de ‘Intellectuele Eigendomsrechten’ van Lego c.s. de Lego-modellen, de Lego-merken en haar auteursrechten ten aanzien van de vormgeving van de ‘
Botanical Collection’):

Verbod

Wibra veroordeelt met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, te staken en gestaakt te houden het invoeren, produceren, te koop aanbieden, verkopen of anderszins verhandelen van de Inbreukmakende Producten;

Wibra veroordeelt met onmiddellijke ingang het (anderszins) onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, te staken en gestaakt te houden het invoeren, produceren, te koop aanbieden, verkopen of anderszins verhandelen van de Inbreukmakende Producten;

Informatieverstrekking

Wibra veroordeelt binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan de advocaten van Lego c.s. schriftelijk opgave te doen van alle informatie die Wibra bekend is omtrent de herkomst en distributiekanalen van de Inbreukmakende Producten (waaronder begrepen, maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, de namen en adressen van de betrokken (rechts)personen), alsmede de daarmee gemaakte nettowinst (zijnde de omzet uitsluitend onder aftrek van belasting en directe variabele kosten) en de exacte wijze waarop deze winst is berekend en de totale hoeveelheid nog bij Wibra in voorraad zijnde Inbreukmakende Producten, gespecificeerd naar type product, welke opgave moet zijn vergezeld van documentatie waaruit de juistheid en volledigheid van die gegevens blijken;

Terugroeping

Wibra veroordeelt binnen twee weken na betekening van dit vonnis zonder enige toelichting aan al haar professionele afnemers van de Inbreukmakende Producten een ondertekende brief op eigen briefpapier per aangetekende post te verzenden met uitsluitend de volgende tekst in de taal waarin zij gewoonlijk met de betreffende afnemers communiceert:

“De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft ons onlangs veroordeeld om u langs deze weg het volgende te berichten.

Recentelijk hebben wij speelgoed aangeboden (met productnamen [invullen productnaam]) waarvan de voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat deze inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van de LEGO Groep.

Wij hebben op last van de voorzieningenrechter de genoemde producten onmiddellijk uit ons assortiment gehaald en zullen deze in het vervolg niet meer leveren.

Wij verzoeken u vriendelijk doch zeer dringend om al het door ons aan u geleverd speelgoed met bovengenoemde productnamen onmiddellijk aan ons te retourneren. Uiteraard zullen wij het volledige aankoopbedrag en eventuele transportkosten vergoeden.

Een kopie van het vonnis is bijgesloten.

Hoogachtend,

[Vertegenwoordiger Wibra]”

Dwangsom

Het onder sub A. tot en met D. gevorderde toewijst op verbeurte van een onmiddellijk opeisbare, door Wibra aan de LEGO Groep verschuldigde, dwangsom van

(i) EUR 10.000 voor iedere keer dat Wibra niet (volledig of tijdig) voldoet aan één of meer van de tegen haar uitgesproken veroordelingen, in dier voege dat deze dwangsom evenzoveel keer verschuldigd zal zijn als aan (onderdelen van) de genoemde veroordelingen niet (volledig of tijdig) wordt voldaan, en, cumulatief, per dag dat de betreffende niet-voldoening voortduurt, daarbij ieder gedeelte van een dag als hele gerekend;

of, naar keuze van de LEGO Groep en al dan niet in combinatie,

(ii) EUR 500 voor ieder individueel product waarmee Wibra niet (volledig of tijdig) voldoet aan één of meer van de tegen haar uitgesproken veroordelingen, in dier voege dat deze dwangsom evenzoveel keer verschuldigd zal zijn als aan (onderdelen van) de genoemde veroordelingen niet (volledig of tijdig) wordt voldaan;

Proceskosten en nakosten

Wibra veroordeelt tot voldoening aan de LEGO Groep van de proceskosten en andere kosten met betrekking tot het onderhavige geschil op de voet van artikel 1019h Rv^[1]alsmede de gebruikelijke nakosten;

Wettelijke rente

Wibra veroordeelt tot betaling van de wettelijke rente over de bedragen genoemd in sub E. en sub F., indien en voor zover er niet binnen twee dagen na betekening of kennisgeving van dit vonnis is voldaan, en

Termijn voor eis in de hoofdzaak

De redelijke termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak, als bedoeld in artikel 1019i Rv, stelt op zes maanden nadat dit vonnis is betekend.

3.2.

Lego c.s. meent dat Wibra met de
Mini Block Flower Arrangementen de
Mini Block Funny Animalsinbreuk maakt op de modelrechten van Lego A/S. Lego A/S kan zich op grond van artikel 10 en 19 GModVo^[2]met een beroep op haar exclusieve modelrechten verzetten tegen het gebruik van een voortbrengsel waarin het gedeponeerde model is verwerkt en/of waarop het is toegepast en dat hetzelfde uiterlijk vertoont als het geregistreerde model, althans geen andere algemene indruk wekt. In de door Wibra te koop aangeboden bloemen en dieren zijn dergelijke bouwsteentjes verwerkt.

3.3.

Er is bovendien sprake van inbreuk door Wibra op de Lego-merken op de voet van artikel 9 lid 1 sub a UMVo^[3]/artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE^[4](‘sub a’). Het aanprijzen van haar producten als Lego-producten (vgl. 2.6) is aan te merken als gebruik van een identiek teken voor identieke waren. Het gebruik van de Lego-merken als metatag door Wibra kwalificeert eveneens als inbreuk onder artikel 9 lid 2 sub a UMVo en artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE.

3.4.

Er is eveneens sprake van inbreuk door Wibra op de Lego-merken op de voet van artikel 9 lid 1 sub c UMVo/artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE (‘sub c’), nu zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merken. De Lego-merken behoren tot de bekendste merken ter wereld. Het onderscheidend vermogen van de merken kan verwateren door gebruik van een identiek teken door Wibra, en Wibra lift mee op de bekendheid van die merken. Door dit handelen doet Wibra afbreuk aan de reputatie van de Lego-merken.

3.5.

Lego c.s. doet voorts een beroep op art. 2.20 lid 2 sub d BVIE, onder de voorwaarde dat de rechtbank oordeelt dat het gebruik van de met de Lego-merken overeenstemmende tekens geen gebruik is voor waren of diensten.

3.6.

De producten van Wibra (begrepen wordt: de
Mini Block Flower Arrangement, nu in EP06 alleen een vergelijking daarmee wordt gemaakt, vzr) vormen ook een inbreuk op het auteursrecht van Lego A/S op de vormgeving van haar producten in de
‘Botanical Collection’. Een deel van de door Wibra verhandelde producten ten slotte, zijn daarnaast slaafse nabootsingen van producten van Lego c.s., aldus Lego c.s. Deze laatste grondslag is ter zitting voorwaardelijk gemaakt in die zin dat Lego c.s. heeft aangegeven daarbij geen belang te hebben als de vorderingen op een andere grond al toewijsbaar zijn.

3.7.

Wibra voert verweer. Zij koopt de
Mini Block Flower Arrangementen de
Mini Block Funny Animalsvan derde partijen onder de aanname dat deze geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van anderen. Zij betwist inbreuk te maken op de Lego-modellen. Er lopen tegen de ingeroepen Lego-modellen bij het EUIPO^[5]meerdere door derden ingestelde nietigheidsprocedures. Model 4 is in eerste aanleg nietig verklaard, de beroepsprocedure loopt nog. Ook een met model 3 vergelijkbaar model is nietig verklaard. Er is ruimte voor discussie over de geldigheid en beschermingsomvang van de ingeroepen modellen. Wibra maakt ook geen inbreuk op de Lego-merken. Ten aanzien van de
postsop
social mediaheeft zij instructies uitgevaardigd om herhaling te voorkomen. Overigens heeft Wibra een geldige reden om het teken Lego te gebruiken, namelijk als soortnaam voor het speelgoed. Het gebruik van het teken Lego als metatag is eveneens gestaakt. Dat gebruik is niet aan te merken als gebruik in het economisch verkeer. Zou dat anders zijn, dan kan niet zonder meer worden aangenomen dat het gebruik van een metatag een van de merken-functies aantast en/of dat daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan. De auteursrechtelijke vorderingen en slaafse nabootsingsvorderingen zijn ten onrechte gebaseerd op niet beschermde concepten, zoals uit bouwstenen bestaande bloemen, planten en/of dieren. De
‘Botanical Collection’van Lego heeft geen eigen gezicht in de markt. Ook geldt dat de vormgeving van de
Mini Block Flower Arrangementen de
Mini Block Funny Animalsafwijkt, zodat van nodeloze verwarring geen sprake is.

3.8.

Wibra concludeert tot afwijzing van de vorderingen van Lego c.s. met veroordeling van Lego c.s. in de kosten van het geding op de voet van artikel 1019h Rv. Die veroordeling in de proceskosten dient zelfs plaats te vinden als de vorderingen van Lego c.s. geheel of gedeeltelijk worden toegewezen omdat Lego c.s. de zaak onnodig naar een kort geding heeft geëscaleerd, terwijl Wibra zich steeds constructief en meewerkend heeft opgesteld. Zou daarover anders worden gedacht, dan dienen de kosten te worden gecompenseerd, althans dient een eventuele proceskostenveroordeling ten laste van Wibra te worden gematigd tot de toepasselijke indicatietarieven.

4.De beoordeling

Bevoegdheid

4.1.

Voor zover Lego c.s. aan haar vorderingen inbreuk op de Lego-merken ten grondslag heeft gelegd, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank internationaal en relatief bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van artikel 123 lid 1, 124 aanhef en onder a en 125 lid 1 in combinatie met artikel 131 lid 2 UMVo in samenhang met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk respectievelijk artikel 4.6 lid 1 BVIE, nu Wibra woonplaats heeft in Nederland en de zaak op grond van de BVIE-grondslag verknocht is te achten aan die ingesteld op de Uniemerkrechtelijke grondslag. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot de gehele Europese Unie respectievelijk, namelijk voor zover het de internationale inschrijving betreft, het Benelux-gebied.

4.2.

Voor zover Lego c.s. aan haar vorderingen inbreuk op de Lego-modellen ten grondslag heeft gelegd, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank, gelet op de vestigingsplaats van Wibra in Nederland, internationaal en relatief bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van Lego c.s. op grond van artikel 80 lid 1, artikel 81 aanhef en onder a en artikel 82 lid 1 GmodVo (zowel ten aanzien van de Gemeenschapsmodellen als de internationale modelregistraties met gelding in de Europese Unie), in samenhang met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen. Deze bevoegdheid strekt zich eveneens uit tot de gehele Europese Unie.

4.3.

Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de gestelde inbreuk op het auteursrecht en op slaafse nabootsing (onrechtmatig handelen ex artikel 6:162 BW^[6]) is de voorzieningenrechter alleen al bevoegd omdat deze bevoegdheid niet door Wibra is weersproken.

Voorlopige voorziening, spoedeisend belang

4.4.

Het spoedeisend belang bij het bij wijze van voorlopige voorziening gevorderde inbreukverbod vloeit voort uit het voortdurende karakter van de gestelde inbreuk en is door Wibra overigens ook niet bestreden.

Bezwaar tegen eiswijziging

4.5.

Wibra heeft bezwaar gemaakt tegen de eiswijziging zoals die door Lego c.s. in de op 23 oktober 2024 aan de rechtbank en de wederpartij toegezonden akte (vgl. 1.1) is gedaan en waarbij Lego c.s. aan haar modelrechtelijk ingestoken vorderingen tevens de modellen 15 en 16 (vgl. 2.3) ten grondslag heeft gelegd. Nu de mondelinge behandeling plaatsvond op 29 oktober 2024 en gegeven het feit dat de termijnen in een kort geding altijd al kort zijn, kan niet gezegd worden dat Wibra daardoor zodanig in haar verdediging is geschaad dat die eiswijziging geweigerd moet worden.

De Lego-modellen zijn geldig

4.6.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat het een gedaagde in een procedure tot het treffen van voorlopige maatregelen op grond van artikel 90 lid 2 GModVo^[7]is toegestaan om de nietigheid van een Gemeenschapsmodel op te werpen als verweer. Wibra heeft de geldigheid van de ingeroepen modellen echter niet steekhoudend bestreden. Zij heeft slechts verwezen naar producties die laten zien dat verschillende procedures aanhangig zijn bij het EUIPO tussen Lego c.s. en derde partijen, zonder in dit geding concreet te stellen dat en waarom, op welke juridische gronden, de Lego-modellen volgens haar niet geldig zouden zijn. Zij heeft nog opgeworpen dat van haar in het kader van een kort geding geen onderzoek gevergd kan worden naar de geldigheid van de door Lego c.s. ingeroepen modellen, maar dat standpunt wordt verworpen. Niet alleen kan zulks wel van haar worden gevergd indien zij die geldigheid wenst aan te vechten, maar zoals blijkt uit de door haar ingebrachte documenten is Wibra (inhoudelijk) op de hoogte van de lopende procedures bij het EUIPO. Het onderzoek dat van Wibra mag worden verwacht in het kader van de onderbouwing van haar stellingen was dus relatief eenvoudig uit te voeren.

4.7.

Overigens blijkt uit de ook door Lego c.s. overgelegde stukken dat in de EUIPO-procedures tot dusver de modellen waarop Lego c.s. zich thans beroept overeind zijn gebleven, met uitzondering van het door Lego c.s. als ‘Model 4’ aangeduide model. Tegen de nietigverklaring van dit Model 4 wegens gebrek aan eigen karakter loopt evenwel een beroep, waarop nog niet is beslist.

4.8.

Gelet op het vorenstaande wordt in dit geding voorshands van de geldigheid van de Lego-modellen uitgegaan, met uitzondering van Model 4.

Modelrechtinbreuk

4.9.

Bij beoordeling van de gestelde inbreuk moet het volgende in aanmerking worden genomen. Volgens artikel 10 lid 1 GModVo omvat de beschermingsomvang van een Gemeenschapsmodel elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. Volgens lid 2 wordt bij het beoordelen van de draagwijdte van de bescherming rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model. Bij de vergelijking is het model zoals ingeschreven in beginsel maatgevend voor de beschermingsomvang. Maar bij de beoordeling van de algemene indruk die door de betreffende modellen wordt gewekt, kunnen de daadwerkelijk verhandelde voortbrengselen in aanmerking worden genomen voor zover dit een bevestiging oplevert van wat uit het model zoals ingeschreven blijkt, dus enkel ter verduidelijking, om al eerder getrokken conclusies te bevestigen.^[8]Tussen de beantwoording van de vragen of een model geldig is, en wat de beschermingsomvang daarvan is, bestaat in die zin een verband dat, indien vaststaat dat een model geldig is, de beschermingsomvang daarvan (i) afhankelijk is van de afstand die bestaat tussen het model en eerdere soortgelijke modellen, en (ii) ten opzichte van latere modellen niet groter is dan de afstand die bestaat tussen het model en eerdere soortgelijke modellen.^[9]

4.10.

Wibra heeft onvoldoende gemotiveerd bestreden dat de bouwsteentjes die onderdeel uitmaken van haar
Mini Block Flower Arrangementen de
Mini Block Funny Animalsbij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekken dan de Lego-modellen zodat die op grond van artikel 10 lid 1 GModVo naar voorlopig oordeel binnen de reikwijdte vallen van de aan de Lego-modellen te ontlenen bescherming. Wibra heeft als productie GP02 een duidelijk overzicht overgelegd van de verschillen tussen de modellen en de in haar bouwpakketten gebruikte bouwsteentjes, maar daaruit komt nu juist goed naar voren dat van een andere algemene indruk geen sprake is, terwijl de verschillen waar Wibra op wijst, bijvoorbeeld een kleine cirkelvormige inkeping op de nopjes van de bouwsteentjes van Wibra (zie bijvoorbeeld de bovenste en onderste afbeelding in de rechterkolom hieronder)

triviaal en banaal zijn en als van ondergeschikte aard in de vergelijking wegvallen.

Merkinbreuk

4.11.

Van inbreuk in de zin van artikel 9 lid 2 aanhef sub a UMVo en artikel 2.20 lid 2 aanhef sub a BVIE, is sprake als het betrokken teken gelijk is aan het merk en wordt gebruikt met betrekking tot waren of diensten die gelijk zijn aan de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

4.12.

Wibra heeft niet bestreden dat zij aan de Lego-merken identieke tekens heeft gebruikt bij het aanprijzen van haar producten op
social mediaen zij dus inbreuk heeft gemaakt op de Lego-merken. Hoewel Wibra heeft aangevoerd dat dit gebruik is gestaakt, heeft Lego c.s. kort voor de mondelinge behandeling nog producties overgelegd waaruit het tegendeel blijkt. Daarmee staat (dreiging van) inbreuk op grond van de ‘sub a’-grond vast en komen de merkenrechtelijk ingestoken vorderingen reeds hierom voor toewijzing in aanmerking. Of het gebruik van de met de Lego-merken identieke tekens als metatag ook als merkinbreuk kan worden aangemerkt in de zin van de ‘sub a’-grond of artikel 2.20 lid 2 aanhef en sub d BVIE, kan bij die stand van zaken onbesproken blijven. Het nog door Wibra gevoerde verweer dat zij een geldige reden heeft bij het gebruik van de Lego-merken als soortnaam omdat die merken zouden zijn verwaterd, wordt als niet onderbouwd verworpen.

Overige grondslagen

4.13.

Nu de vorderingen reeds op de model- en merkenrechtelijke grondslag grotendeels toewijsbaar zijn, wordt aan de voorwaardelijk gemaakte vorderingen op grond van slaafse nabootsing niet toegekomen. Evenmin behoeft de auteursrechtelijke grondslag beoordeling, nu Lego c.s. daarbij geen zelfstandig belang heeft.

De vorderingen

4.14.

De voorgaande overwegingen leiden tot de slotsom dat het onder A gevorderde inbreukverbod wordt toegewezen, met dien verstande dat het gevorderde verbod voor ‘iedere inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten’ wordt beperkt tot inbreuk op de modelrechten en de merkrechten van Lego c.s.

4.15.

De onder C gevorderde opgave is toewijsbaar voor zover deze strekt tot het beëindigen of voorkomen van verdere inbreuken. Dit brengt mee dat de gevorderde opgave zal worden toegewezen met betrekking tot (samengevat) de nog bij Wibra aanwezige voorraad. Lego c.s. heeft tevens opgave gevorderd van ‘de herkomst en distributiekanalen’, waarmee Lego c.s. bedoelt, naar de voorzieningenrechter begrijpt; de leveranciers en (professionele) afnemers van de
Mini Block Flower Arrangementen
Mini Block Funny Animals, zodat dit deel van de opgave eveneens zal worden toegewezen.

4.16.

De gevorderde opgave ten aanzien van de omzet- en winstgegevens strekt tot het vaststellen van eventueel door Lego c.s. geleden schade als gevolg van de inbreuk op de Lego-modellen en de Lego-merken. Lego c.s. heeft niet gesteld waarom van haar niet gevergd kan worden dat zij, wat deze nevenvorderingen betreft, de uitkomst van de bodemprocedure afwacht. Daarmee is het spoedeisend belang bij toewijzing van dit deel van de gevorderde opgave onvoldoende gebleken. Deze nevenvordering zal in zoverre dan ook worden afgewezen. Om executieproblemen te voorkomen, zal de termijn waarbinnen Wibra opgave moet doen worden gesteld op vier weken na betekening van dit vonnis.

4.17.

De onder D gevorderde
recallis ter versterking van het inbreukverbod toewijsbaar, met dien verstande dat in de tekst hiervan specifiek benoemd dient te worden dat het gaat om een inbreuk op model- en merkrechten.

4.18.

De voorzieningenrechter acht het opleggen van dwangsommen als prikkel tot nakoming van de toe te wijzen vorderingen aangewezen. De op te leggen dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd zoals hieronder in de beslissing is weergegeven.

Proceskosten

4.19.

Wibra zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van Lego c.s. Het betoog dat Lego c.s. dit kort geding onnodig aanhangig heeft gemaakt en dat Lego c.s. daarom in de kosten van Wibra moet worden veroordeeld, althans de kosten dienen te worden gecompenseerd, wordt niet gevolgd. Lego c.s. maakt aanspraak op vergoeding van de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv. Partijen hebben gesteld dat 90% van de door hen gemaakte proceskosten ziet op het IE-deel en 10% op het niet-IE-deel. De voorzieningenrechter zal bij de begroting van de proceskosten daarom deze percentages aanhouden.

4.20.

Lego c.s. heeft een specificatie van haar advocaatkosten tot een totaalbedrag van € 27.446,-, overgelegd. Teneinde de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde kosten te kunnen beoordelen, wordt, gelet op de bestrijding door Wibra daarvan, aansluiting gezocht bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. Onderhavige zaak valt naar het oordeel van de voorzieningenrechter onder de categorie ‘normale zaak’ met een maximumtarief van € 15.000,-. De advocaatkosten aan de zijde van Lego c.s. overschrijden dit bedrag en zullen daarom op € 15.000,- worden begroot. Gelet op de toerekening van het IE-deel aan de zaak, komt van dit tarief (€ 15.000,- x 90% =) € 13.500,- voor vergoeding in aanmerking. Voor het ‘niet-IE-deel’ van de zaak zal de voorzieningenrechter voor het vaststellen van het honorarium van de advocaten van Lego c.s. het in deze toepasselijke liquidatietarief gebruiken. De voorzieningenrechter gaat daarbij uit van het basisbedrag in kort geding van € 1.107,- Dit betekent dat een bedrag van (10% x € 1.107,- =) € 110,70 zal worden toegekend. Deze bedragen wordt vermeerderd met het griffierecht van € 676,- en de kosten van de dagvaarding van € 112,37, waarmee het bedrag uitkomt op € 14.399,07.

4.21.

Het toe te wijzen bedrag wordt vermeerderd met de nakosten die worden begroot op het bedrag genoemd in het liquidatietarief^[10]civiel (per 1 februari 2024: € 178,-). Daarmee komt het totaalbedrag aan voor vergoeding in aanmerking komende proceskosten aan de zijde van Lego c.s. op dit moment op € 14.577,07. In geval van betekening van dit vonnis komen daar nog een extra bedrag aan salaris (per 1 februari 2024: € 92,-) en de explootkosten van betekening bij.

4.22.

De gevorderde wettelijke rente zal worden toegewezen op de wijze zoals vermeld in de beslissing.

4.23.

De voorzieningenrechter zal de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv bepalen op zes maanden.

4.24.

Nu dit onbestreden is gevorderd, zal dit vonnis, voor zover mogelijk, uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

5.De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

veroordeelt Wibra onmiddellijk na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk in de Europese Unie op de Lego-modellen 1, 3 en 5 tot en met 16, alsmede iedere inbreuk op de Lego-merken (voor het Uniemerk in de Europese Unie, voor het internationale merk in het Benelux-territoir), meer in het bijzonder het staken en gestaakt houden van het invoeren, produceren, te koop aanbieden, verkopen of anderszins verhandelen van de
Mini Block Flower Arrangementen de
Mini Block Funny Animals;

5.2.

veroordeelt Wibra binnen vier weken na betekening van dit vonnis aan de advocaten van Lego c.s. schriftelijk opgave te doen van alle informatie die Wibra bekend is omtrent de herkomst en distributiekanalen van de in 5.1 genoemde producten, bestaande uit in ieder geval de namen en adressen van de betrokken leveranciers en professionele afnemers (niet zijnde consumenten) van die producten en de totale hoeveelheid bij Wibra in voorraad zijnde producten, gespecificeerd naar type product, welke opgave voor zover mogelijk moet zijn vergezeld van documentatie waaruit de juistheid en volledigheid van die gegevens blijkt;

5.3.

veroordeelt Wibra binnen twee weken na betekening van dit vonnis zonder enige toelichting aan al haar professionele afnemers (niet zijnde consumenten) van de in 5.1 genoemde producten in de Europese Unie respectievelijk de Benelux een ondertekende brief op eigen briefpapier per aangetekende post te verzenden met uitsluitend de volgende tekst in de taal waarin zij gewoonlijk met de betreffende afnemers communiceert:

“De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft ons onlangs veroordeeld om u langs deze weg het volgende te berichten.

Recentelijk hebben wij speelgoed aangeboden (met productnamen [invullen productnaam]) waarvan de voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat wij daarmee inbreuk hebben gemaakt op de merken- en modelrechten van de LEGO Groep.

Wij hebben op last van de voorzieningenrechter de genoemde producten onmiddellijk uit ons assortiment gehaald en zullen deze in het vervolg niet meer leveren.

Een kopie van het vonnis is bijgesloten.

Hoogachtend,

[Vertegenwoordiger Wibra]”,

welke brief dient te zijn voorzien van een bijlage bestaande uit een kopie van de volledige tekst van het vonnis, een en ander onder gelijktijdige toezending aan de advocaten van Lego c.s. van een kopie van elke verzonden brief alsmede de verzendbewijzen daarvan;

5.4.

veroordeelt Wibra tot betaling aan Lego c.s. van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van

( i) € 10.000,- voor iedere keer dat Wibra niet (volledig en/of tijdig) voldoet aan één of meer van de hiervoor onder 5.1 tot en met 5.3 tegen haar uitgesproken veroordelingen, en per dag dat de betreffende niet-voldoening voortduurt, daarbij ieder gedeelte van een dag als hele gerekend,

of, naar keuze van Lego c.s.,

( ii) € 500,- voor ieder individueel product waarmee Wibra niet (volledig en/of tijdig) voldoet aan één of meer van de tegen haar uitgesproken veroordelingen,

zulks met een maximum van in totaal € 250.000,-;

5.5.

veroordeelt Wibra in de proceskosten, aan de zijde van Lego c.s. tot op heden begroot op € 14.577,07, te betalen binnen veertien dagen na aanschrijving daartoe, te vermeerderen met € 92,00 plus de kosten van betekening indien het vonnis wordt betekend;

5.6.

veroordeelt Wibra in de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over de proceskosten als deze niet binnen veertien dagen na aanschrijving zijn voldaan, tot de dag van volledige betaling;

5.7.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.8.

bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na de datum van dit vonnis;

5.9.

wijst het meer of anders gevorderde af;

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. E.E. de Vos, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 19 november 2024.