ECLI:NL:RBDHA:2023:11871

• Datum uitspraak: 25 mei 2023
• Publicatiedatum: 9 augustus 2023
• Zaaknummer: octrooirecht
• Instantie: Rechtbank Den Haag
• Type: Uitspraak
• Rechtsgebied: Civiel recht; Intellectueel-eigendomsrecht
• Procedures: Kort geding
• Rechters: E.F. Brinkman
• Vindplaatsen: Rechtspraak.nl

AI samenvatting door Lexboost • Automatisch gegenereerd

Zaak over douanebeslag op basis van APV met betrekking tot crimping devices voor prothetische hartkleppen

In deze zaak, die op 25 mei 2023 door de Rechtbank Den Haag is behandeld, gaat het om een kort geding tussen Meril Life Sciences PVT. LTD. en Edwards Lifesciences Corporation, met de Douane als derde partij. Meril c.s. vordert de opheffing van douanemaatregelen die door Edwards zijn aangevraagd op basis van de Anti-Piraterij Verordening (APV) met betrekking tot zogenaamde crimping devices, die inbreuk zouden maken op het Europese octrooi EP 3 744 290. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de douanemaatregelen op basis van EP 930 moeten worden beëindigd, totdat er een eindvonnis in de bodemprocedure is gewezen. Meril c.s. heeft een voorstel gedaan voor een waarborg van € 100,- per crimping tool, wat door de voorzieningenrechter als redelijk werd beschouwd. De rechtbank heeft Edwards bevolen om de Douane te verzoeken om de vrijgave van de crimping tools, mits Meril c.s. de waarborg stelt. De vorderingen van Edwards in reconventie zijn afgewezen, omdat er onvoldoende spoedeisend belang was aangetoond. De rechtbank heeft de proceskosten tussen Meril c.s. en Edwards gecompenseerd, terwijl Meril c.s. wel in de kosten van de Douane is veroordeeld.

Uitspraak

RECHTBANK Den Haag

Civiel recht

Zaaknummer: C/09/645272 / KG ZA 23-259

Vonnis in kort geding van 25 mei 2023

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht

MERIL LIFE SCIENCES PVT. LTD. ,

te Vapi, Gujarat (India),
2.
ANGIOCARE B.V. ,

te Amersfoort,

eisende partijen in conventie,

verwerende partijen in reconventie,

advocaat: mr. R.M. van der Velden te Amsterdam,

tegen

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht

EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION ,

te Irvine, CA 92614 (Verenigde Staten van America),

gedaagde partij in conventie,

eisende partij in reconventie,

advocaat: mr. T. Douma te Amsterdam,

2.
DE STAAT DER NEDERLANDEN (MINISTERIE VAN FINANCIËN, DIRECTORAAT-GENERAAL DOUANE) ,

te Den Haag,

gedaagde partij,

advocaat: mr. E. Boele van Hensbroek te 's-Gravenhage.

Eiseressen zullen hierna Meril c.s. (vrouwelijk enkelvoud) genoemd worden en afzonderlijk ook Angiocare en Meril. Gedaagden zullen Edwards en de Douane genoemd worden. De zaak is voor Meril c.s. inhoudelijk behandeld door mr. Van der Velde voornoemd, mr.ir. H. Zagers, mr.ing H.J. Ridderinkhof en mr. S.L.A. Dusault, advocaten te Amsterdam. De zaak is voor Edwards inhoudelijk behandeld door mr. Douma voornoemd en mr. drs. A.M. van der Wal, mr. H.A. Borgers, mr. E.S.J. Boonen en mr. J.A. Koster, advocaten te Amsterdam. Voor de Douane trad mr. Boele van Hensbroek voornoemd op.

1. De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 7 april 2023,
- de producties EP 1 tot en met EP 43 van Meril c.s.,
- de conclusie van antwoord de met eis in reconventie van Edwards,

- de conclusie van antwoord van de Douane,
- de producties GP 1 tot en met GP 15 van Edwards,

- de productie GP 1 van de Douane,
- de mondelinge behandeling van 3 mei 2023,
- de pleitnota van Meril c.s.,
- de pleitnota van Edwards,

- de pleitnota van de Douane.

1.2.

Vonnis is nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1.

Partijen

2.1.1.

Meril Life Sciences is een bedrijf voor medische hulpmiddelen dat zich sinds de oprichting in 2006 wereldwijd toelegt op innovatie, ontwerp en ontwikkeling van nieuwe, klinisch relevante en geavanceerde medische hulpmiddelen. Meril heeft haar hoofdkantoor in India en heeft meer dan 4.000 werknemers. Op het gebied van vasculaire interventiehulpmiddelen varieert Merils portfolio van medicinale stents en bioresorbeerbare vasculaire stents tot ballonkatheters en perifere vasculaire en transkatheteraortaklepvervangingssystemen. Tot de producten van Meril behoren de Myval kunsthartklep, het Navigator afleversysteem en de Crimping Tool.

2.1.2.

Angiocare is al ruim 19 jaar distributeur van medische hulpmiddelen op de Nederlandse gezondheidszorgmarkt. Sinds 2018 maakt Angiocare onderdeel uit van de Uniphar groep. Angiocare richt zich op diverse medische specialismen, waaronder endovasculair, endoveneus, interventionele radiologie, interventionele cardiologie, interventionele oncologie, neuro interventie, electrofysiologie en gastroenterologie. Op deze gebieden distribueert zij producten van diverse fabrikanten. Tot de producten die Angiocare op het gebied van interventionele cardiologie distribueert, behoren de Myval kunsthartklep, het Navigator afleversysteem en de Crimping Tool. Angiocare heeft geen concernrelatie met

Meril.

2.1.3.

Edwards, een concurrent van Meril, brengt sinds 2014 wereldwijd een prothetische hartklep op de markt onder de naam SAPIEN 3.

2.1.4.

De Douane is de instantie die belast is met de uitvoering van de Anti-Piraterij Verordening (hierna: APV ^[1] ) in Nederland.

2.2.

Bodemprocedures tussen Edwards en Meril c.s. in Nederland

2.2.1.

Edwards en zijn in een internationaal geschil verwikkeld over beweerdelijke inbreuk op octrooirechten van Edwards door Meril. Edwards heeft daarbij enkele procedures geïnitieerd in Nederland.

a. Edwards heeft de Angiocare op 6 januari 2021 gedagvaard in een VRO-bodemprocedure wegens gestelde inbreuk op haar octrooi EP 3 494 928 ("EP 928") met de Navigator en de Myval (hierna: de "EP 928 Procedure"). Angiocare heeft in de EP 928 Procedure de inbreuk op EP 928 betwist en in reconventie vernietiging van EP 928 gevorderd. Daarnaast beroept Angiocare zich op misbruik van recht door Edwards.

De EP 928 Procedure is op 9 februari 2022 geschorst vanwege een voor Edwards ongunstige voorlopige opinie van de Oppositie Afdeling van het EOB. EP 928 is uiteindelijk bij beslissing van 22 december 2022 in gewijzigde vorm in stand gehouden op basis van hulpverzoek 33. Zowel Edwards als opponenten Abbott en Meril GmbH, ook behorend tot de Meril-groep hebben beroep ingesteld tegen de beslissing van de Oppositie Afdeling. Edwards heeft de EP 928 Procedure vooralsnog niet hervat.

Edwards heeft Meril c.s. op 21 december 2021 gedagvaard in een VRO-bodemprocedure stellende dat zij inbreuk maakt op haar octrooi EP 3 494 930 B1 (“EP 930") met de Navigator en de Myval (hierna: de "EP 930 Procedure"). Meril c.s. heeft in de EP 930 Procedure de inbreuk op EP 930 betwist en in reconventie vernietiging van EP 930 gevorderd. Daarnaast beroept Meril c.s. zich op misbruik van recht door Edwards.

Het pleidooi in de EP 930 procedure stond aanvankelijk op 13 januari 2023 gepland maar heeft uiteindelijk op 10 maart 2023 plaatsgevonden. Bij tussenvonnis van 15 maart 2023 heeft de rechtbank Den Haag de douanemaatregelen op basis van EP 930 opgeschort (hierna ook: de provisionele voorziening). Er is nog geen eindvonnis gewezen in deze bodemprocedure.

Edwards heeft Meril c.s. op 8 april 2022 gedagvaard in een VRO-bodemprocedure op basis van EP 3 593 762 ("EP 762") terzake van gestelde inbreuk met de Myval kunsthartklep en het Navigator afleversysteem (hierna: de "EP 762 Procedure"). Meril c.s. heeft in de EP 762 Procedure de inbreuk op EP 762 betwist en in reconventie vernietiging van EP 762 gevorderd. Daarnaast beroept Meril c.s. zich op misbruik van recht door Edwards.
Het pleidooi in de EP 762 Procedure stond aanvankelijk op 10 maart 2023 gepland, maar is op verzoek van Edwards en met instemming van Meril c.s. verplaatst naar 15 september 2023. De Oppositie Afdeling heeft bij voorlopige opinie van 4 oktober 2022 aangegeven van mening te zijn dat EP 762 nietig is. Edwards heeft daarop 7 hulpverzoeken ingediend in de Bodemprocedure en 31 hulpverzoeken in de oppositieprocedure. Op 27 april 2023 was de zitting bij de Oppositie Afdeling en is EP 762 in gewijzigde vorm in stand gehouden.

Op 30 maart 2023 heeft Edwards een gewone bodemprocedure aanhangig gemaakt met betrekking tot Europees octrooi EP 3 744 290 B1 ("EP 290"), stellende dat Meril c.s. daarop met haar Crimping Tool inbreuk maakt. Deze procedure wordt hierna aangeduid als de “EP 290 Procedure”.

2.3.

Douanemaatregelen Edwards

2.3.1.

Edwards heeft recent douanemaatregelen tegen Meril c.s. laten treffen. Edwards heeft op 30 mei 2022 aan de Douane een verzoek tot optreden gedaan op grond van de APV. Dit verzoek heeft Edwards gegrond op EP 930.

2.4.

Nadat Meril c.s. Op de hoogte raakte van de door Edwards genomen douanemaatregelen (maar zonder kennis te hebben van de precieze details en omvang ervan), heeft Meril c.s. in de EP 930 Procedure haar eis in reconventie kort voor de zitting van 10 maart 2023 vermeerderd en, kort gezegd, opheffing van de douanemaatregelen gevorderd, zowel bij wege van definitieve als bij wege van provisionele vorderingen.

2.4.1.

Bij haar antwoord op de opheffingsvorderingen van Meril c.s., legde Edwards enkele stukken van de Douane over, te weten een besluit om op te treden van 15 juni 2022 (besluit NL 220008) en kennisgevingen van het tegenhouden van goederen (besluiten van 14 februari 2023, NL20230217, en 6 maart 2023, NL20230558). De verzoeken van Edwards aan de Douane zijn door Edwards echter niet overgelegd. Inmiddels is bovendien gebleken dat de door Edwards overgelegde besluiten niet compleet zijn (nu Edwards inmiddels, zie 2.4.3 hierna, heeft aangegeven ook op basis van EP 290 op te treden). De overgelegde besluiten van de Douane bevatten geen informatie over op welk(e) IE-recht(en) deze maatregelen zijn gebaseerd. Uit de besluiten volgt dat de volgende goederen zijn tegengehouden:

2.4.2.

Edwards heeft de Douane verzocht om al deze goederen tegen te houden en te doen vernietigen. Meril heeft daartegen tijdig bezwaar gemaakt, om in ieder geval de vernietiging te voorkomen.

2.4.3.

Op de zitting van 10 maart 2023 in de EP 930 Procedure gaf Edwards mondeling aan dat de Crimping Tools op basis van een ander octrooi zouden zijn tegengehouden door de Douane, te weten op basis van EP 290.

2.4.4.

Eén van de advocaten van Meril c.s. heeft een inspectie van tegengehouden goederen door Edwards advocaten kunnen bijwonen. Daarbij zijn verpakkingen van de hartkleppen met Crimping Tools geopend. De advocaat van Meril c.s. heeft de volgende foto’s gemaakt:

Twee afbeeldingen niet gepubliceerd ivm privacy-overwegingen.

2.4.5.

Op 15 maart 2023 heeft de rechtbank Den Haag een tussenvonnis gewezen in de EP 930 Procedure. In het tussenvonnis heeft de rechtbank ten aanzien van de provisionele vorderingen op basis van een belangenafweging geoordeeld dat de douanemaatregelen op basis van EP 930 dienen te worden beëindigd, in ieder geval totdat vonnis is gewezen in de bodemprocedure:

2.4.6.

In het tussenvonnis heeft de rechtbank Edwards bevolen om de Douane te verzoeken om de douanemaatregelen op basis van EP 930 op te schorten totdat vonnis in de bodemprocedure is gewezen en om de op basis van EP 930 tegengehouden goederen vrij te geven. De rechtbank heeft Edwards tevens verboden om verdere verzoeken tot douanemaatregelen op basis van EP 930 te doen en om conservatoir beslag te leggen op basis van EP 930, totdat vonnis is gewezen in de hoofdzaak.

2.4.7.

Meril c.s. heeft de Douane vervolgens bericht en verzocht om de tegengehouden goederen vrij te geven. Edwards heeft de Douane dezelfde dag per e-mail als volgt geïnstrueerd:

2.4.8.

Door dit e-mail bericht van de advocaat van Edwards aan de Douane raakte Meril c.s. bekend met een verzoek tot optreden van de Douane dat bekend staat onder nummer NL220059. Meril c.s. kende dit verzoek van Edwards aan de Douane niet.

2.4.9.

Op 17 maart 2023 heeft Meril c.s. bij de Douane bezwaar gemaakt tegen de beschikking met referentienummer NL20230558 en de beschikking met referentienummer NL2200(0)59.

2.4.10.

Op 3 april 2023 is Edwards door de Rechtbank Haarlem op de hoogte gesteld van een procedure tussen Meril c.s. enerzijds en de Douane anderzijds, met betrekking tot een voorlopige voorziening die door Meril c.s. op 28 maart 2023 was verzocht bij de Douanekamer van de rechtbank ten aanzien van het opheffen van de geldende douanemaatregelen op basis van het verzoek tot optreden van Edwards op grond van EP 290. Op 6 april 2023 heeft Edwards, op uitnodiging van de rechtbank, deelgenomen aan deze zitting als derde-belanghebbende. Op 17 april 2023 is er door de bestuursrechter vonnis gewezen, en zijn alle door Meril c.s. verzochte voorlopige voorzieningen afgewezen. De voorzieningenrechter overwoog onder meer:

18. Ter zitting hebben verzoeksters verklaard er welbewust voor te kiezen de

bijzondere vrijgaveprocedure van artikel 24 de APV niet te volgen. Zij vrezen dat

octrooirechthoudster een zodanig hoge zekerheidsstelling zal vragen dat geen reële

mogelijkheid bestaat om via artikel 24 APV de goederen vrij te krijgen. Bovendien

zij dat de maatregelen zich herhaald gaan voordoen, bij iedere volgende zending van Crimping Tools.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter biedt artikel 24 van de APV een procedure

waarin de belangen van de houder/eigenaar van de goederen, de belangen van octrooirechthoudster, en de belangen de Europese Unie wat betreft het vervullen van douaneformaliteiten (waaronder het heffen van douanerechten) ieder een plaats gekregen. Dit is een op Europees niveau geregelde bijzondere voorziening om vrijgave van

de goederen te bewerkstelligen wanneer een octrooirechthouder stelt dat een inbreuk wordt

gemaakt op octrooi en goederen op grond daarvan niet door de douane worden

vrijgegeven. Voor vervroegde vrijgave gelden bijzondere voorwaarden. Naar het oordeel

van de voorzieningenrechter is er geen ruimte voor verzoeksters om een beroep op

nationaal recht (artikel 8:81 van de Awb) deze Europeesrechtelijke regeling van artikel 24

van de APV te doorkruisen.

2.5.

EP 290

2.5.1.

EP 290 (hierna ook: het octrooi) is getiteld "
Prosthetic valve crimping device” . De aanvrage is op 23 juni 2020 afgesplitst van 15190908.2 / EP 2 992 857, dat op zijn beurt is afgesplitst de aanvrage 06814469.0 / 1 928 356. Aangezien een afgesplitste aanvrage de aanvraagdatum van de eerdere aanvrage draagt, is de formele aanvraagdatum van EP 290 11 september 2006. EP 290 roept de prioriteit in van US 71601105 P van 9 september 2005. De verlening van het octrooi is op 4 augustus 2021 gepubliceerd. Er is geen oppositie tegen de verlening van EP 290 ingesteld.

2.5.2.

EP 290 kent één onafhankelijke inrichtingsconclusie 1 die zich richt op een
crimper , twaalf daarvan afhankelijke inrichtingsconclusies 2-13 en een daarvan afhankelijke werkwijzeconclusie 14. In de oorspronkelijke Engelse taal luidt conclusie 1 als volgt:

1. A crimper for a balloon-expandable prosthetic heart valve, the prosthetic heart valve (120) having a tubular balloon-expandable support frame (126) defining a cylindrical space within which a plurality of flexible leaflets (128) are attached, the leaflets (128) being configured to coapt against one another, the support frame (126) defining an expanded diameter Dmax in an expanded state, the crimper comprising: a base (4) on which are fixedly mounted first and second disk-shaped walls that define a central axis (10) and are axially spaced apart, and first and second outer rims, the first outer rim extending from the first disk-shaped wall toward and contacting the second outer rim extending from the second disk-shaped wall, each of the first and second disk-shaped walls having twelve evenly spaced spoke-like radially-oriented guiding slits (15) of at least 5 mm in length formed therein; twelve movable jaws (1) arrayed in a nested circle around the central axis (10), being axially and rotatably constrained by but radially movable positioned between the first and second disk-shaped walls and circumferentially surrounded by the outer rims, each jaw (1) being formed of a single piece, being substantially radially oriented and having an outer head portion (57), each jaw (1) having axially-projecting camming members (11) extending from opposite sides of the jaw (1) into the guiding slits (15), each jaw further having a recess (58) forming a narrowed bridge (59) between the head portion (57) and a radially inner wedge-shaped finger (52) that ends in a jaw tip and has a radially inner face, wherein the combination of all the radially inner faces defines a variable-sized crimping aperture centered about the central axis (10), and wherein the camming members (11) and jaw tip of each jaw (1) align along a radial line through the central axis (10) and each jaw (1) nests with the recess (58) of an adjacent jaw (1); a pair of cam plates (3), each cam plate (3) being rotatable about the central axis (10) relative to and positioned axially outside of the first and second disk-shaped walls, each cam plate (3) including a plurality of spiral cam tracks (14) centered around the central axis (10) configured to receive and act directly on a plurality of the camming members (11) that extend through the guiding slits (15) without any intervening linkage and radially move the jaws (1) along the guiding slits (15) to open or close the variable-sized crimping aperture; a handle (5) connected to simultaneously rotate both of the cam plates (3); a stop member (108) positioned to stop rotation of the handle (5) and thus limit the minimum size of the crimping aperture; wherein displacing the handle (5) until the handle (5) contacts and is stopped by the stop member (108) rotates the cam plates (3) such that the spiral cam tracks (14) contact the camming members (11) on both sides of each jaw (1) and apply radially inward forces to the jaws (1) sufficient to narrow the crimping aperture to a closed configuration and crimp the heart valve down to a reduced diameter Dmin that is at least 10 mm less than the expanded diameter Dmax.

2.5.3.

In de Nederlandse vertaling luidt conclusie 1, opgedeeld in kenmerken:

Krimper voor een door een ballon expandeerbare prothetische hartklep, waarbij de prothetische hartklep (120) een buisvormig door een ballon expandeerbaar steunframe (126) heeft dat een cilindervormige ruimte definieert waarbinnen een meervoud van flexibele bladen (128) zijn aangebracht, waarbij de bladen (128) zijn geconfigureerd om tegen elkaar te coapteren, waarbij het steunframe (126) een geëxpandeerde diameter Dmax definieert in een geëxpandeerde toestand, waarbij de krimper omvat:

een basis (4) waarop gefixeerd zijn bevestigd, eerste en tweede schijfvormige wanden die een centrale as (10) definiëren en die axiaal op afstand van elkaar zijn gelegen,

2.1

en eerste en tweede buitenranden, waarbij de eerste buitenrand zich uitstrekt

vanaf de eerste schijfvormige wand richting en in contact met de tweede buitenrand die zich vanaf de tweede schijfvormige wand uitstrekt,

2.2

waarbij elk van de eerste en tweede schijfvormige wanden twaalf gelijkmatig

verdeelde spaakachtige radiaal georiënteerde leidsleuven (15) van ten minste 5 mm in lengte heeft die daarin zijn gevormd;

3
twaalf beweegbare kaken (1) die zijn opgesteld in een geneste cirkel om de centrale as (10), die axiaal en roteerbaar zijn beperkt door maar radiaal beweegbaar zijn gepositioneerd tussen de eerste en tweede schijfvormige wanden en in de omtrekrichting zijn omgeven door de buitenranden,

3.1

waarbij elke kaak (1) is gevormd van een enkel stuk, in. hoofdzaak radiaal is georiënteerd. en een. buitenkopgedeelte (57) heeft,

3.2

waarbij elke kaak (1) axiaal uitstekende nokorganen (11) heeft die zich uitstrekken vanaf tegengestelde zijden van de kaak (1) naar in de leidsleuven (15),

3.3

waarbij elke kaak verder een uitsparing (58) heeft die een versmalde brug (59) vormt tussen het kopgedeelte (57) en een radiaal binnen—wigvormige— vinger (52) die eindigt in een kaakpunt en een radiaal binnenvlak heeft, waarbij de combinatie van al de radiale binnenvlakken een krimpopening met een variabele maat definieert die is gecentreerd om de centrale as (10),

3.3.1

en waarbij de nokorganen (11) en kaakpunt van elke kaak (1) uitlijnen langs een radiale lijn door de centrale as (10) en elke kaak (1) met de uitsparing (58) van een nabijgelegen kaak (1) nest;

4
een paar van nokplaten (3), waarbij elke nokplaat (3) roteerbaar is om de centrale as (10) ten opzichte van en axiaal gepositioneerd buiten de eerste en tweede schijfvormige wanden,

4.1

waarbij elke nokplaat (3) een meervoud van spiraalnokbanen (14) omvat die zijn gecentreerd om de centrale as (10) geconfigureerd om een meervoud van de nokorganen (11) die zich uitstrekken door de leidsleuven (15) te ontvangen en daar direct op te werken zonder enige interveniërende koppeling en om de kaken (1) radiaal te bewegen langs de leidsleuven (15) om de krimpopening met variabele maat te openen of te sluiten;

5.
een greep (5) die is verbonden om simultaan beide nokplaten (3) te roteren;

6.
een stoporgaan (108) dat is gepositioneerd om het roteren van de greep (5) te stoppen en daarmee de minimale maat van de krimpopening te limiteren;

waarbij het verplaatsen. van. de greep (5) totdat de greep (5) in contact is met en is gestopt door het stoporgaan (108) de nokplaten (3) zodanig roteert dat de spiraalnokbanen (14) in contact zijn met de nokorganen (11) aan beide zijden. van elke kaak (1) en radiaal binnenwaartse krachten uitoefenen op de kaken (1) die voldoende zijn om de krimpopening te vernauwen naar een gesloten configuratie en de hartklep te krimpen tot een gereduceerde diameter Dmin die ten minste 10 mm minder is dan de geëxpandeerde diameter Dmax.

2.5.4.

EP 290 ziet op een apparaat voor het krimpen van implanteerbare prothetische hartkleppen van een grote naar een kleinere diameter zodat deze geschikt zijn voor plaatsing in het lichaam (vgl. EP 290 par. [00011]).

[00011] The present invention relates to a crimping device for crimping a stented prosthetic valve such as a heart valve from a large diameter to a smaller diameter.

2.5.5.

Figuur 1 van EP 290 toont een uitvoeringsvoorbeeld van een
crimping device .

2.5.6.

Het Octrooi beschrijft verschillende
crimping devices uit de prior art, en de daarbij behorende problemen (vgl. EP 290 par. [0003] — [0006]). Het Octrooi beschrijft ook in het bijzonder dat met de komst van de prothetische hartkleppen, die met percutane katheterisatie in het lichaam werden ingebracht, nieuwe uitdagingen ontstonden nu deze hartkleppen natuurlijk hun eigen unieke eisen van krimping hebben.

2.5.7.

In dit kader is het bijvoorbeeld relevant dat bij prothetische hartkleppen de klep aan het frame bevestigd zit als ware het een stellage (scaffold). Om functionaliteit van de prothetische hartklep te waarborgen wordt de prothetische hartklep in de uitgeklapte toestand bewaard in daarvoor bestemde conserveringsvloeistof. Als gevolg hiervan kan het zijn dat de prothetische hartklep enkele minuten voorafgaand aan implantatie in de operatiekamer wordt gekrompen, en dus is het bijvoorbeeld niet mogelijk dat de fabrikant de prothetische hartklep in voorgekrompen staat over een ballon aanlevert, zoals gebruikelijk werd gedaan met stents die niet in uitgeklapte toestand bewaard moeten worden (vgl. EP 290 par. [0004]).

Fig. 14 en 15 van EP 290 laten een prothetische hartklep (120) in uitgeklapte (open) en ingeklapte (gekrompen) positie zien.

2.5.8.

Gelet op deze specifieke krimp-methode, waren krimpers uit de stand van de techniek bedoeld voor het krimpen van (bijvoorbeeld) zogenoemde coronaire stents minder geschikt voor het krimpen van prothetische kleppen (vgl. EP 290 par. [0005] en par. [0028]). Hierdoor was er behoefte aan een geschikte en effectieve krimper die de diameter van een protheseklep kan verkleinen van bijvoorbeeld ongeveer 29 mm naar 6 mm (Zie 00k EP 290 par. [0021]), zonder bovenmatige inspanning van de gebruiker en zonder mechanische stress op de protheseklep uit te oefenen. Daarnaast was het wenselijk dat een dergelijk hulpmiddel makkelijk in het gebruik is, en relatief goedkoop om te produceren. Het is ook wenselijk dat een dergelijk apparaat steriel is en geschikt voor handmatige bediening in een katheterlaboratorium of operatiekamer. De uitvinding zoals beschreven in het octrooi biedt hiervoor een oplossing (zie EP 290 par. [0008]).

2.5.9.

EP 290 beschrijft en stelt onder bescherming een verbeterde krimper (‘crimping device’). Het uitvoeringsvoorbeeld bestaat uit een basis, waarop schijfvormige wanden (‘disk-shaped walls’) zijn gemonteerd die een centrale as definiëren. Beweegbare kaken (‘jaws’) zijn rondom de centrale as gerangschikt in een geneste configuratie, tussen deze schijfvormige wanden. Deze schijfvormige wanden bevatten zogenaamde leidsleuven (‘guiding slits’). De krimper bevat ook zogenaamde nokplaten (‘cam plates’) welke zich aan de buitenkant van de schijfvormige wanden bevinden. Deze nokplaten bevatten een meervoud van spiraalnokbanen rondom de centrale as. Daarnaast heeft de krimper een greep die is verbonden om beide nokplaten te roteren.

2.5.10.

Een onderdeel van de kaken zijn de zogenaamde nokorganen (camming members). Deze camming members van de jaws steken door de guiding slits van de disk-shaped walls, en strekken zich uit in de spiral cam tracks van de cam plates.

2.5.11.

De kaken zij op dusdanige wijze in elkaar geschikt, dat er een opening (‘aperture’) in het midden ontstaan. Op deze beweegbare jaws wordt een hoofdzakelijke radiale druk uitgeoefend zodat de prothetische hartklep op een symmetrische manier kan worden gekrompen (vgl. EP 290 par. [0011]).

2.5.12.

De jaws van het uitvoeringsvoorbeeld zijn op zo'n manier geschikt, dat aangrenzende jaws in elkaar nesten (zie EP 290 par. [0045] — [0050]).

2.5.13.

Dit uitvoeringsvoorbeeld werkt als volgt. De krimper heeft een greep, deze roteert de nokplaten. De kaken staan in verbinding met deze nokplaten (doordat de nokorganen zich uitstrekken door de lineaire leidsleuven en in de spirale nok banen van de nokplaten). Doordat er kracht op de greep wordt uitgeoefend, wordt de roterende beweging van de nokplaten omgezet in een beweging in radiale richting van de kaken, hetgeen ervoor zorgt dat de opening, van verschillende groottes, wordt geopend of gesloten. De krimper heeft daarnaast een zogenaamde stoporgaan (‘stop member’), dat ervoor zorgt dat de rotatie van de greep gestopt wordt. Dit stoporgaan bepaalt daarmee de minimale grootte van de opening en aldus van de hartklep.

3. Het geschil

in conventie

3.1.

Meril c.s. vordert de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

Primair

1. Edwards te bevelen, met onmiddellijke ingang na het in deze te wijzen vonnis althans met onmiddellijke ingang na betekening van het in deze te wijzen vonnis:

(i) de Douane schriftelijk te berichten dat Edwards alle met betrekking tot de Navigator, de Myval en de Crimping Tool op basis van de APV ingediende verzoeken om douanemaatregelen intrekt;

(ii) de Douane schriftelijk te verzoeken om de uitvoering van alle beschikkingen die de Douane ten gunste van Edwards heeft afgegeven onmiddellijk te staken of op te schorten, waaronder maar niet beperkt tot de beschikkingen NL 220008, NL20230217, NL20230558 en NL2200(0)59;

(iii) de Douane schriftelijk te verzoeken om alle Navigator, Myval en Crimping Tool producten en alle overige producten van Meril waarvan de Douane de vrijgave heeft opgeschort of anderszins heeft vastgehouden of tegengehouden onmiddellijk vrij te geven;

waarbij een afschrift van het in de onderhavige zaak te wijzen vonnis aan de Douane zal worden verstrekt, een en ander onder gelijktijdige toezending van een afschrift van voornoemde mededelingen aan de advocaten van eiseressen;

2. Edwards te verbieden, met onmiddellijke ingang na het in deze te wijzen vonnis althans met onmiddellijke ingang na betekening van het in deze te wijzen vonnis, op basis van de APV verdere verzoeken tot het tegenhouden, vasthouden en/of schorsen van de vrijgave van de Navigator, Myval, Crimping Tool en overige producten van Meril aan de Nederlandse douaneautoriteiten te doen;

3. de Douane te bevelen, met onmiddellijke ingang na het in deze te wijzen vonnis althans met onmiddellijke ingang na betekening van het in deze te wijzen vonnis, om het tegenhouden, vasthouden en schorsen van de vrijgave van de Navigator, Myval, Crimping Tool en overige producten van Meril te staken en gestaakt te houden;

4. de Douane te verbieden, met onmiddellijke ingang na het in deze te wijzen vonnis althans met onmiddellijke ingang na betekening van het in deze te wijzen vonnis, om de Navigator, Myval, Crimping Tool en overige producten van Meril in strijd met de bewaar- en gebruiksinstructies te behandelen en om verpakkingen van deze producten te openen;

5. Edwards te verbieden, met onmiddellijke ingang na het in deze te wijzen vonnis althans met onmiddellijke ingang na betekening van het in deze te wijzen vonnis, conservatoir beslag te leggen op Navigator, Myval, Crimping Tool of overige producten van Meril, althans Edwards te verbieden om enig verzoek tot een dergelijk conservatoir beslag in te dienen zonder de voorzieningenrechter volledig en naar waarheid te informeren over alle feiten van de zaak en alle bekende verweren van Meril;

6. alle eventueel reeds gelegde conservatoire of andere beslagen van Edwards op de Navigator, Myval, Crimping Tool of overige producten van Meril op te heffen;

7. Edwards en de Douane te bevelen, binnen 24 uur na het in deze te wijzen vonnis althans binnen 24 uur na betekening van het in deze te wijzen vonnis, de volgende documenten te verstrekken:

(a) alle douaneverzoeken die Edwards heeft ingediend bij de Douane met betrekking tot producten van Meril, waaronder maar niet beperkt tot de verzoeken die hebben geleid tot de besluiten van de Douane die bekend staan onder referentienummers NL 220008, NL20230217, NL20230558 en NL2200(0)59;

(b) alle besluiten die de Douane heeft genomen en afgegeven aan Edwards die zien op producten van Meril, waaronder maar niet beperkt tot de besluiten van de Douane die bekend staan onder referentienummers NL 220008, NL20230217, NL20230558 en NL2200(0)59;

(c) alle schriftelijke en e-mailcorrespondentie tussen de Douane en Edwards met betrekking tot alle douaneverzoeken en besluiten met betrekking tot producten van Meril, waaronder de douaneverzoeken en besluiten zoals bedoeld onder sub (a) en

(b).

8. Edwards te veroordelen tot betaling aan eiseressen van een dwangsom van EUR 200.000 (twee honderdduizend euro) per dag, een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend, voor iedere niet (gehele c.q. deugdelijke) nakoming van de sub 1, 2, 5 en 7 bedoelde bevelen en verboden;

9. de Douane te veroordelen tot betaling aan eiseressen van een dwangsom van EUR 50.000 (vijftigduizend euro) per dag, een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend, voor iedere niet (gehele c.q. deugdelijke) nakoming van de sub 3, 4 en 7 bedoelde bevelen en verboden;

Subsidiar

10. de bevelen onder 1 t/m 6 (met bijbehorende dwangsommen onder 7 en 8) uit te spreken op voorwaarde dat één van de eiseressen financiële zekerheid verschaft aan Edwards met betrekking tot eventuele toekomstig te importeren goederen;

Meer subsidiair

11. Edwards te bevelen, met onmiddellijke ingang na het in deze te wijzen vonnis althans met onmiddellijke ingang na betekening van het in deze te wijzen vonnis, om financiële zekerheid te stellen met betrekking tot alle door Edwards te nemen en reeds genomen douanemaatregelen en beslagen;

Primair, subsidiair en meer subsidiair:

gedaagden te veroordelen in de redelijke en evenredige kosten in de provisionele vorderingen ex art. 1019h Rv ^[2] , met nakosten, en - voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt - te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na het in dezen te wijzen vonnis tot aan de dag der algehele voldoening.

3.2.

Meril c.s. legt aan de vordering het volgende ten grondslag. Edwards voldoet niet aan de vereisten van de APV. Edwards heeft geen (voldoende) spoedeisend belang bij de douanemaatregelen en bovendien is geen sprake van namaakgoederen of piraterij (geen inbreuk op een geldig IE-recht). Zij maakt geen inbreuk en EP 290 is ongeldig omdat het toegevoegde materie bevat en niet inventief is. De douanemaatregelen zijn bovendien ondeugdelijk en onnodig. Edwards handelt onrechtmatig en maakt misbruik van recht. Meril c.s. heeft voorts aan Edwards een voorstel voor zekerheidsstelling volgens art. 24 APV gedaan ter hoogte van € 100,- per Crimping Tool, waarop Edwards negatief heeft gereageerd. De douanemaatregelen en eventuele beslagen dienen onmiddellijk te worden beëindigd en Meril c.s. dient volledig te worden geïnformeerd ten aanzien van de door Edwards ingediende verzoeken en genomen maatregelen op basis van art. 843a Rv.

Meril c.s. stelt de onderhavige procedure tevens in tegen gedaagde sub 2, de Douane. De Douane dient, als partij die uitvoering geeft aan verzoeken van Edwards, eveneens te worden bevolen om de douanemaatregelen te staken en gestaakt te houden. Daarnaast meent Meril c.s. dat de Douane onzorgvuldig, en daarmee onrechtmatig, heeft gehandeld door goederen van Meril c.s. tegen te houden, vast te houden en de vrijgave ervan te schorsen. Dit betreft een zelfstandige grondslag voor de vorderingen tegen de Douane.

3.3.

Edwards en de Douane voeren verweer. Edwards en de Douane concluderen tot niet-ontvankelijkheid van Meril c.s., dan wel tot afwijzing van de vorderingen van Meril c.s., met uitvoerbaar bij voorraad te verklaren veroordeling van Meril c.s. in de volledige kosten van deze procedure.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.5.

Edwards vordert - samengevat – een inbreukverbod en verbod tot onrechtmatig handelen (uitlokking en faciliteren inbreuk) met nevenvorderingen (recall-brief en afgifte ter vernietiging).

3.6.

Edwards legt aan de vordering ten grondslag dat Meril c.s. inbreuk maakt dan wel onrechtmatig handelt door inbreuk te faciliteren of uit te lokken op EP 290.

3.7.

Meril c.s. voert verweer. Meril c.s. concludeert tot niet-ontvankelijkheid van Edwards, dan wel tot afwijzing van de vorderingen van Edwards, met uitvoerbaar bij voorraad te verklaren veroordeling van Meril c.s. in de volledige kosten van deze procedure.

3.8.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie en in reconventie

4.1.

Het gaat hier om een in kort geding gevorderde voorlopige voorziening. De rechter moet daarom eerst beoordelen of Meril c.s. ten tijde van dit vonnis bij die voorziening een spoedeisend belang heeft. Daarnaast geldt dat de rechter in dit kort geding moet beoordelen of de vorderingen in de bodemprocedure een zodanige kans van slagen hebben, dat vooruitlopend daarop toewijzing van de voorlopige voorziening gerechtvaardigd is. Als uitgangspunt geldt bovendien dat in deze procedure geen plaats is voor (uitgebreide) bewijslevering.

4.2.

In conventie noch in reconventie is bezwaar gemaakt tegen de (internationale) bevoegdheid van de voorzieningenrechter zodat deze kan worden aangenomen. Weliswaar is de Douane van oordeel dat er een met voldoende waarborgen omklede bestuursrechtelijke rechtsgang voor Meril c.s. openstaat maar dat betekent niet dat de civiele rechter in kort geding niet bevoegd is omdat Meril c.s. haar vorderingen onder meer baseert op onrechtmatig handelen. Dit kan hoogstens tot niet-ontvankelijkheid leiden, waarover hierna. ^[3]

in conventie voorts

Ontvankelijkheid

4.3.

De Douane voert aan dat Meril c.s. niet-ontvankelijk moet worden verklaard in de vorderingen nu er een met voldoende waarborgen omklede bestuursrechtelijke rechtsgang is. Dat betoog wordt voorshands gepasseerd. De vorderingen zijn immers gebaseerd op onrechtmatig handelen en misbruik door Edwards, terwijl ook de Douane onrechtmatig handelen wordt verweten onder meer omdat de Douane bij de uitvoering onzorgvuldig zou zijn omgegaan met de producten. De Douane betoogt voorts zelf dat zij buiten bepaalde vragen in deze procedure aan de orde staat: of er sprake is van inbreuk op een geldig octrooi en de hoogte van een eventuele borgstelling (volgens art. 24 APV). Voor zover de Douane zijn pleidooi tot niet-ontvankelijk verklaring richt op de tegen hem gerichte vorderingen, valt overigens niet in te zien dat hij belang bij een beslissing daarop heeft nu deze – zoals hierna zal blijken – worden afgewezen.

Vrijgave goederen

4.4.

De vorderingen zijn door Meril c.s. zoals hiervoor aangegeven in de eerste plaats gebaseerd op onrechtmatig handelen en/of misbruik (van bevoegdheid) door de krimpers tegen te houden. Ten verwere tegen de vorderingen beroepen de Douane en Edwards zich (met name) op de vrijgave-regeling als neergelegd in de APV, meer in het bijzonder in art. 24. Met verwijzing naar het vonnis in voorlopige voorziening van de Haarlemse bestuursrechter, menen Edwards en de Douane dat art. 24 APV de als eerste te bewandelen weg is om vrijgave van de krimpers te bewerkstelligen. Art. 24 APV luidt als volgt:

Artikel 24

Vroege vrijgave van goederen

1. Indien de douaneautoriteiten in kennis zijn gesteld van de inleiding van een procedure waarmee moet worden vastgesteld of er een inbreuk is gepleegd op een recht inzake tekeningen of modellen, een octrooi, een gebruiksmodel, een topografie van een halfgeleiderproduct of een kwekersrecht, kan de aangever of de houder van de goederen de douaneautoriteiten verzoeken de goederen vrij te geven of de vasthouding ervan te beëindigen voor de voltooiing van deze procedure.

2. De douaneautoriteiten geven de goederen vrij of beëindigen de vasthouding ervan uitsluitend indien aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

a.
a) de aangever of de houder van de goederen heeft een waarborg verstrekt die voldoende hoog is ter bescherming van de belangen van de houder van het besluit;

b) de autoriteit die bevoegd is om vast te stellen of inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht is gemaakt, heeft geen toestemming gegeven tot het nemen van conservatoire maatregelen;

c) alle douaneformaliteiten zijn vervuld.

3. Het verstrekken van de in lid 2, onder a), bedoelde waarborg laat de andere rechtsmiddelen die kunnen worden ingezet door de houder van het besluit onverlet.

4.5.

Art. 24 APV voorziet aldus in een regeling om door de douane tegengehouden zaken vervroegd vrij te doen geven. Naar voorlopig oordeel heeft die regeling, zoals Edwards en de Douane in wezen bepleiten, voorrang op de civiele vordering die ter beoordeling voorligt. Het lijkt immers niet goed te construeren dat Edwards of de Douane door het niet meewerken aan vrijgave misbruik van bevoegdheid maakt of onrechtmatig handelt jegens Meril c.s., indien (op korte termijn) vrijgave te bewerkstelligen is door het volgen van de procedure van art. 24 APV. Voor die weg is overigens ook veel te zeggen omdat daarmee in wezen de mogelijke schade van de houder van het recht kan worden geborgd (door het verstrekken van een zekerheid) maar tegelijkertijd de gesteld inbreukmakende producten worden vrijgegeven. In elk geval, behoudens wellicht zaken waarin evident geen sprake is van inbreuk of van een evident nietig octrooi, hetgeen in deze zaak gesteld noch gebleken is, is die oplossing te prefereren boven de oplossing die Meril c.s. primair nastreeft, namelijk vrijgave van de Crimping Tools zonder enige borg. Dat laatste lijkt bovendien het in het EU-recht verankerde hoge beschermingsniveau van rechthebbenden meer geweld aan te doen. Voorts is van belang dat Edwards voor de eventuele kosten van de zekerheidsstelling aansprakelijk zal zijn mocht deze onnodig blijken te zijn geweest, bijvoorbeeld omdat in de bodemprocedure wordt geoordeeld dat met de producten geen inbreuk wordt gemaakt, EP 290 ongeldig is of de tegenhoudingen anderszins onrechtmatig waren. De voorzieningenrechter neemt de regeling van art. 24 APV dan ook tot uitgangspunt bij de beoordeling.

4.6.

Meril c.s. en Edwards verschillen van mening over de hoogte van de door Meril c.s. te verstrekken waarborg volgens lid 2 onder a van art. 24 APV. Meril c.s. sluit daarvoor aan bij de douanewaarde van de krimper van € 100,- per stuk. Edwards is echter van mening dat de waarborg ook de vervolgschade moet dekken, namelijk voor zover de tool wordt gebruikt om inbreuk te maken op haar octrooirechten aangaande de hartklep zelf. Edwards heeft desgevraagd ter zitting een bedrag van € 20.000,- per krimper genoemd. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat Meril c.s. hier het gelijk aan haar zijde heeft. Gelet op de door de rechtbank gegeven provisionele voorziening (zie 2.2.1 onder b), waarbij zonder enige waarborg de Myval kunsthartkleppen (en het Navigator afleversysteem) zijn vrijgegeven (door Edwards is in die procedure ook niet om een borg gevraagd noch is er kenbaar gepleit op art. 24 APV), is er in dit kort geding van uit te gaan dat de Myval hartkleppen zonder borg door Meril c.s. vooralsnog verhandeld mogen worden. Mocht uiteindelijk worden geoordeeld dat met die producten inbreuk wordt gemaakt, zal Meril c.s. schadeplichtig zijn jegens Edwards voor de verhandelde Myval hartkleppen. Maar dat betekent niet dat Edwards de bij het treffen van die provisionele voorziening volgens haar betoog gemiste borg, kan verdisconteren/toevoegen in/aan de af te geven waarborg voor vrijgave van de Crimping Tools. Anders gezegd, Edwards had dit kunnen en moeten bepleiten in het kader van de hiervoor in 2.2.1 onder b. bedoelde provisionele voorziening. Nu is het daarvoor te laat. Bovendien, het pleidooi van Edwards volgen zou in wezen de provisionele voorziening doorkruisen door met de ene hand iets te geven (zonder borg) en dat met de andere hand (door een veel hogere borg dan gerechtvaardigd door de Crimping Tools sec) weer te nemen. Daartoe behoort Edwards een rechtsmiddel in te dienen. Zolang dat niet is gebeurd en bij gebreke van een andersluidend oordeel in beroep, dient de voorzieningenrechter de provisionele voorziening te respecteren, te meer daar het een meervoudige kamer beslissing betreft. Slotsom van het voorgaande is dat de hoogte van de waarborg volgens art. 24 APV voorshands moet worden gesteld op € 100 per krimper/Crimping Tool.

4.7.

Meril c.s. heeft voorts met diverse (andere) stellingen aangevoerd dat de douanemaatregelen niet volgens de daaraan te stellen eisen zijn genomen en daarom opgeheven zouden moeten worden (zodat aan art. 24 APV niet eens wordt toegekomen, zo begrijpt de voorzieningenrechter dit betoog). Zij benoemt hierbij een aantal door haar aangedragen vereisten, die de voorzieningenrechter kort zal bespreken:

- Hinderpalen legitiem handelsverkeer

In wezen komt dit verwijt erop neer dat Edwards misbruik zou hebben gemaakt van de douanemaatregelen volgens de APV. Daarvan is voorshands niet gebleken, zeker niet indien - zoals hiervoor is overwogen - met het stellen van een waarborg de vrijgave kan worden bewerkstelligd.

- Spoedeisend belang

In de APV is een aantal eisen aan het verzoek tot toepassing van de douanemaatregel, en de toewijzing ervan, gesteld. Daarin is niet bepaald dat het verzoek ook spoedeisend moet zijn, noch hoe spoedeisend dan precies. Meril c.s. wil een vergelijking trekken met een
ex parte verbod, maar daaraan is door de Europese wetgever nu juist wel een vereiste van (aanzienlijke) spoedeisendheid gesteld (zie art. 9 lid 4 Hrl ^[4] “indien uitstel onherstelbare schade (…) zou veroorzaken”). Een
ex parte bevel is naar voorlopig oordeel daarom niet vergelijkbaar, ook niet omdat, anders dan aan de douanemaatregel, daaraan een dwangsom kan worden verbonden en het iedere handel in het betreffende product verbiedt, niet alleen de import. Hierbij komt dat als er een relatief eenvoudig systeem van vrijgave tegen zekerheidstelling, zoals neergelegd in art. 24 APV zoals hiervoor besproken, bestaat, enige drempel van spoedeisendheid daardoor kan worden verminderd. De voorzieningenrechter acht met dit in het achterhoofd hoe dan ook terughoudendheid geboden om op deze grond in kort geding de douanemaatregel onregelmatig te achten en daarom vrijgave te bevelen, voorbijgaand aan de regeling van art. 24 APV.

- APV ziet alleen op namaak en piraterij

Meril c.s. is van mening dat de APV alleen op namaak en piraterij ziet, hetgeen in deze zaak niet aan de orde is. Ten aanzien hiervan overweegt de voorzieningenrechter dat uit artikel 17 in samenhang gelezen met art. 2 lid 7 onder a) APV volgt dat goederen kunnen worden tegengehouden “waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht”, dat wil zeggen “goederen ten aanzien waarvan er redelijke aanwijzingen zijn dat het, in de lidstaat waar deze goederen zich bevinden, op het eerste gezicht gaat om goederen die het voorwerp zijn van een handeling waarmee inbreuk wordt gemaakt op een intellectuele-eigendomsrecht in die lidstaat”. De APV ziet voorshands derhalve niet alleen op piraterij of namaak maar ook op “gewone inbreuk”. ^[5]

- Vermoeden van inbreuk

Edwards zou volgens Meril c.s. onvoldoende hebben aangevoerd om een redelijk vermoeden van inbreuk aan te kunnen nemen (in weerwil van art. 6 lid 3 onder i APV) en de Douane zou dat onvoldoende inhoudelijk hebben beoordeeld (in weerwil van art. 17 lid 1 APV). Concreet missen volgens Meril c.s. bijvoorbeeld zogenaamde claim charts.

Wat betreft deze verwijten overweegt de voorzieningenrechter dat het een vooralsnog onbeantwoorde vraag lijkt hoeveel de rechthebbende moet overleggen als technisch bewijs bij octrooi-inbreuk en hoe diepgaand de Douane dat moet toetsen. Het voorbeeld dat de APV in art. 6 lid 3 onder i geeft, namelijk informatie over “erkende distributeurs” lijkt niet zozeer te wijzen op een technisch-inhoudelijk vermoeden van inbreuk maar op een meer formele kant ervan (om te weten wie mogelijk bij de inbreuk betrokken is). Aan de andere kant lijkt de precisering in art. 2 lid 7 onder a) APV “op het eerste gezicht gaat om goederen die het voorwerp zijn van een handeling waarmee inbreuk wordt gemaakt op een intellectuele-eigendomsrecht in die lidstaat” toch enige vorm van (weliswaar laagdrempelige) toets in te houden of het goed (bij octrooien: technisch) inhoudelijk ook inbreuk maakt. Bij dit laatste zou een claim chart door de rechthebbende inderdaad wel aangewezen zijn. De voorzieningenrechter kan naar voorlopig oordeel die discussie echter laten voor wat zij is, omdat in elk geval in dit kort geding duidelijk is gemaakt door Edwards waarom sprake is van inbreuk, waardoor de Douane in redelijkheid kon oordelen dat het “op het eerste gezicht” ging en gaat om goederen die het voorwerp zijn van een handeling waarmee inbreuk wordt gemaakt op EP 290. Aldus kan (weliswaar achteraf) worden vastgesteld dat aan een mogelijk te stellen octrooirechtelijk/technisch inhoudelijk laagdrempelig criterium uit de APV is voldaan. Dat vervolgens de mogelijke omissies van Edwards (om bij het verzoek claim charts over te leggen) en/of van de Douane (om de inbreuk “op het eerste gezicht” te beoordelen) tot de vergaande conclusie zouden moeten leiden dat de tegengehouden goederen zouden moeten worden vrijgegeven, is evenwel niet aannemelijk, althans is het bepaald twijfelachtig of een daartoe bevoegde bodemrechter zal besluiten. Te minder kan de conclusie die Meril c.s. aan de gang van zaken verbindt, namelijk dat dit “evident misbruikmakend” (pleitnotities nr. 1.6) zou zijn, worden gevolgd.

4.8.

De conclusie uit het voorgaande luidt dat de douanemaatregelen als zodanig niet onregelmatig zijn maar vrijgave kan worden bevolen volgens art. 24 APV, op voorwaarde van een zekerheidsstelling door Meril c.s.van EUR 100,- per Crimping Tool. Dit zelfde kan worden aangenomen voor eventuele toekomstige nog tegen te houden zendingen. Het primair onder 1 gevorderde zal in aangepaste vorm worden toegewezen. Het sub 2 en 3 gevorderde wordt afgewezen: tegenhouding mag immers, maar met inachtneming van art. 24 APV zoals hiervoor overwogen.

Onzorgvuldig handelen Douane (vordering 4)

4.9.

Meril c.s. stelt met verwijzing naar de hiervoor in r.o. 2.4.4 weergegeven foto’s van haar advocaat dat de Douane onzorgvuldig met de tegengehouden Crimping Tools en hartkleppen is omgegaan. Terecht naar voorlopig oordeel merkt de Douane over dit verwijt op dat de advocaat dit op dat moment had kunnen en moeten uitspreken. Meril c.s. kan daar dan niet achteraf alsnog over klagen. Het is niet aannemelijk dat de Douane, gehoord een bezwaar tegen de wijze van inspectie van de goederen door (de advocaat van) Meril c.s., zijn handelen niet overeenkomstig zou hebben aangepast. Overigens is ook, ondanks de discussie daarover ter zitting, niet voldoende duidelijk geworden dat de betreffende hartkleppen of Crimping Tools inderdaad niet meer bruikbaar zouden zijn geworden. Uit de foto’s valt dat niet af te leiden.

Verbod tot leggen conservatoir beslag en opheffing gelegde conservatoire beslagen (vorderingen 5 en 6)

4.10.

Door Meril c.s. is niets overgelegd waaruit blijkt dat er conservatoire beslagen zijn gelegd door Edwards op de producten in kwestie. Edwards heeft dit ook ontkend. Bij die stand van zaken moet vordering 6 worden afgewezen bij gebrek aan belang.

4.11.

Ten aanzien van het onder 5 gevorderde verbod tot het leggen van conservatoir beslag overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Naar voorlopig oordeel ligt een verbod om conservatoir beslag te leggen op de door de Douane tegengehouden Crimping Tools in het verlengde van de toe te wijzen vrijgave van die Crimping Tools onder borgstelling, zoals hiervoor aangenomen. Anders zou ook hier gelden dat met de ene hand wordt gegeven wat met de andere hand weer ontnomen kan worden. Voor zover het gevorderde ziet op te leggen beslagen op andere (zendingen van) Crimping Tools en op Myval hartkleppen, ligt dit evenwel voorshands anders. Daartoe is het volgende redengevend.

4.12.

Meril c.s. stelt dat het leggen van conservatoir beslag op dergelijke waar misbruik van bevoegdheid zou opleveren (dgv 4.21-4.22) omdat Edwards deze bevoegdheid zou uitoefenen om haar te schaden, althans met een ander doel dan waarvoor het was verleend en Edwards in redelijkheid niet tot uitoefening van deze bevoegdheid kan komen. Volgens Meril c.s. heeft zij sterke nietigheids- en niet-inbreuk argumenten aangevoerd in de bodemprocedures, zodat Edwards de uitkomst daarvan had kunnen en moeten afwachten.

4.13.

Om met het laatste te beginnen: ten aanzien van de inbreuk op EP 290 is de voorzieningenrechter van oordeel dat de niet-inbreuk en nietigheidsargumentatie voorshands niet sterk overkomt.

4.13.1.

Meril c.s. heeft zich enkel op het ontbreken van kenmerk 2 uit conclusie 1 beroepen in haar pleidooi van geen inbreuk, en wel in het bijzonder op de omstandigheid dat haar Crimping Tools geen fixatie van de schijfvormige wanden aan de basis vertonen. Het is echter zeer goed verdedigbaar dat een
indirecte fixatie van de schijfvormige wanden op de basis evenzeer voldoet aan kenmerk 2 van conclusie 1. Kenmerk 2 van de conclusie vereist niet dat de fixatie direct zou moeten zijn.

4.13.2.

Meril c.s. heeft zich voorts beroepen op ongeldigheid van EP 290. Voor zover in dit beperkte toetsingskader hier al naar gekeken kan worden, overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Meril c.s. is na de gemotiveerde betwisting van haar nietigheidsstellingen bij conclusie van antwoord door Edwards, tijdens de mondelinge behandeling enkel nog teruggekomen op haar stelling dat het octrooi toegevoegde materie zou bevatten ten opzichte van de aanvrage inzake kenmerk 2.2, waaraan twaalf leidsleuven in de schijfvormige wanden zou zijn toegevoegd. Ook dit argument acht de voorzieningenrechter echter niet sterk. Figuren 2 en 3 zoals hiervoor onder r.o. 2.5.10 en 2.5.11 weergegeven kwamen ook in de oorspronkelijke aanvrage al voor. Daarin zijn duidelijk twaalf leidsleuven zichtbaar. In paragrafen [0045] en [0051] is de “preferred embodiment” die is weergegeven in deze figuren beschreven. In die uitvoeringsvorm heeft de krimper twaalf kaken (“jaws”), net als de krimper die in conclusie 1 onder bescherming is gesteld, en, omdat de nokorganen op die kaken elk door een eigen leidsleuf bewegen (zie r.o. 2.5.10, vgl. kenmerk 4.1), dus twaalf corresponderende leidsleuven (15, ‘guilding slits’) (vetdruk vzr):

[0045] With reference now to Figure 1, one preferred embodiment of an improved prosthetic heart valve crimping mechanism is shown. The crimping mechanism is formed with
twelve jaws 1 arranged about the axis 10. The jaws are shown in a semi-closed position defining a variable-sized aperture between their inner ends. The crimping mechanism has a stationary portion comprising a split or two-part housing 2 and a base 4. The stationary portion supports first and second rotational members or plates 3 which are rotated about a central axis 10 by an actuator or lever handle 5.

[0051] With reference now to Figures 3 and 4, a cross-sectional view of the crimping mechanism is provided wherein the jaws 1 are shown in a partially open position. As discussed above, the
twelve jaws 1 are arranged in

a circular configuration around the central axis 10. The lines of movement of the jaws are shown for two jaws by the dashed lines 30, and their respective crimping movement directions by the arrows 31. The linear guiding slides 17 and tabs 18 are also seen here positioned within respect to the
guiding slits 15 and 16.
Three sets of jaws numbered from 1 to 4 are illustrated . The difference between the jaw positions relates to the placement of the camming members (see 11 a-lid), two of which on the each side of each jaw 1 are held within the spiral tracks 14 on the rotational plates (see element 3 in Figure 2). In the exemplary embodiment, therefore, there are four camming members 11 acted on by four spiral tracks 14 for each jaw 1.

4.14.

In beginsel zou gelet hierop conservatoire beslaglegging een gerechtvaardigd middel kunnen zijn. Voor beantwoording van de vraag of Edwards niettemin misbruik van bevoegdheid maakt zal een afweging van de wederzijdse belangen noodzakelijk zijn op het moment van het uitoefen van die bevoegdheid. Het moge duidelijk zijn dat het lastig is om die afweging reeds bij voorbaat te maken omdat er op het moment van de eventuele beslaglegging gewijzigde omstandigheden kunnen gelden, zoals dat Meril c.s. tot voldoende omscholing van de artsen/ziekenhuispersoneel is gekomen naar gebruik van de Crocodial, een alternatieve crimping device van Meril c.s.. Of bijvoorbeeld een uitspraak in een van de bodemprocedures over de te krimpen hartklep (of uiteraard de krimper zelf). De voorzieningenrechter zal daarom het gevraagde verbod weigeren voor zover het op andere dan de vrij te geven Crimping Tools ziet.

4.15.

Hetzelfde geldt voor zover de vordering op de Myval hartkleppen zelf ziet. Met de provisionele voorziening is al bepaald dat de op basis van EP 930 tegengehouden zendingen Myval hartkleppen moeten worden vrijgegeven en dat daarop (en op andere Myval hartkleppen) ook geen conservatoir beslag mag worden gelegd, zodat Meril c.s. bij deze vordering in zoverre geen belang heeft. Voor wat betreft beslag op Myval hartkleppen op basis van een mogelijk ander octrooi waarop volgens Edwards met de hartkleppen inbreuk wordt gemaakt, is de discussie in dit kort geding niet gevoerd en heeft Meril c.s. de voorzieningenrechter dan ook niet in staat gesteld om daarover een behoorlijke afweging te maken. Dat deel van de vordering stuit dan ook af op de stelplicht.

4.16.

Subsidiair heeft Meril c.s. sub 5 gevorderd dat Edwards wordt verboden een verzoek tot beslagverlof in te dienen zonder de voorzieningenrechter daarbij volledig te informeren over de feiten en bekende verweren van Meril c.s.. Het is niet helemaal duidelijk waarop Meril c.s. deze subsidiaire vordering baseert. Artikel 21 Rv (dgv 4.15) schrijft weliswaar voor dat partijen de rechter volledig en naar waarheid dienen te informeren maar dat artikel kent zijn eigen sanctie daarop: dat de rechter de gevolgtrekkingen uit niet naleving kan trekken die hij geraden acht. Een verbod of bevel met dwangsom kan daarop naar voorlopig oordeel niet worden gebaseerd.

Exhibitieplicht (vordering 7)

4.17.

Edwards heeft aangegeven dat er geen verzoeken op grond van de APV door haar zijn gedaan op basis van een ander octrooi dan EP 930 en EP 290 (cva 48 en 137). Meril c.s. heeft hiertegenover niets gesteld noch is zulks anderszins gebleken, zodat niet valt in te zien welk (spoedeisend) belang zij thans heeft bij het gevorderde. De Douane heeft zich er voorshands terecht op beroepen dat hij op basis van 843a Rv geen inzage hoeft te geven anders dan zoals in 8:42 Awb bepaald. Hierbij komt dat, zoals hiervoor overwogen en voorshands oordelend, geen sprake is van enig onrechtmatig handelen door Edwards of de Douane, zodat evenmin onvoldoende aannemelijk is geworden dat sprake is van een rechtsbetrekking in de zin van 843a Rv.

Proceskosten in conventie

4.18.

Meril c.s. en Edwards zijn op niet onbelangrijke punten in het (on)gelijk gesteld. Daarin vindt de voorzieningenrechter aanleiding om de kosten tussen hen te compenseren. Meril c.s. zal wel in de kosten van de Douane worden veroordeeld, nu de vorderingen jegens de laatste geheel worden afgewezen. Van oordeel dat 1019h Rv niet van toepassing is op de vorderingen jegens hem vraagt de Douane primair om veroordeling conform het liquidatietarief en pas subsidiair om de kosten volgens 1019h Rv. Nu het primaire kan worden toegewezen, waarin niet gevraagd wordt om 1019h Rv kosten, is het laatste artikel niet toepasselijk, al niet omdat geen sprake is van “desgevorderd”. De kosten worden daarom begroot op € 1.079 + € 676= € 1.755,-.

In reconventie voorts

4.19.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat Edwards bij haar reconventionele vordering onvoldoende spoedeisend belang heeft. Meril c.s. is immers al sinds de verlening van EP 290 op 4 augustus 2021 op de markt met de Myval hartkleppen en bijbehorende Crimping Tool, zelfs al sinds oktober 2019. Edwards heeft niet aangevoerd hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. Zelfs als er met Edwards vanuit zou kunnen worden gegaan dat zij haar spoedeisende belang niet verliest door het afwachten van de (ongebruikt verstreken) oppositietermijn, is er sedertdien (4 juni 2022) te veel tijd verstreken om haar spoedeisende belang bij een verbod met nevenvorderingen te behouden. De door Meril c.s. nog aangevoerde omstandigheid dat “Nederland een steeds grotere broedplaats [is] geworden voor Meril’s inbreukmakende activiteiten” is, zo al voldoende, niet aannemelijk geworden. Tegenover de door Meril c.s. overgelegde omzetcijfers over 2021 en 2022 waaruit kan worden afgeleid dat de omzet ongeveer gelijk is gebleven, heeft Edwards niets deugdelijks ingebracht.

4.20.

De voorzieningenrechter weigert daarom de in reconventie gevraagde voorziening. Als de in het ongelijk gestelde partij is Edwards in de proceskosten te veroordelen. Partijen hebben zich niet uitgelaten over een verdeling van de proceskosten. Naar het de voorzieningenrechter voorkomt zijn de door Meril c.s. in verband met de reconventie aanvullend gemaakte kosten verwaarloosbaar. Zij zullen daarom op nihil worden begroot.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

5.1.

beveelt Edwards, binnen één dag na betekening van dit vonnis, de Douane schriftelijk te verzoeken om alle Crimping Tool producten waarvan de Douane de vrijgave heeft opgeschort of anderszins heeft vastgehouden of tegengehouden vrij te geven zodra Meril c.s. een zekerheid jegens Edwards hebben gesteld ter bescherming van haar belangen ter hoogte van EUR 100,- per Crimping Tool, waarbij een afschrift van dit vonnis aan de Douane zal worden verstrekt, een en ander onder gelijktijdige toezending van een afschrift van voornoemde mededelingen aan de advocaten van Meril c.s.;

5.2.

verbiedt Edwards, met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, conservatoir beslag te leggen op Crimping Tool producten van Meril die door de Douane zijn tegengehouden;

5.3.

veroordeelt Edwards tot betaling aan Meril c.s. van een dwangsom van EUR 200.000 (twee honderdduizend euro) per dag, een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend, voor iedere niet (gehele c.q. deugdelijke) nakoming van het hiervoor gegeven bevel en verbod;

5.4.

compenseert de kosten van de procedure tussen Meril c.s. en Edwards, zodat iedere partij de eigen kosten draagt;

5.5.

veroordeelt Meril c.s. in de kosten aan de zijde van de Douane, te begroten op EUR 1.755,-, met bepaling dat over die proceskostenveroordeling de wettelijke rente verschuldigd zal zijn met ingang van de vijftiende dag na de datum van betekening van het vonnis;

5.6.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.7.

wijst het meer of anders gevorderde af;

in reconventie

5.8.

weigert de gevraagde voorziening;

5.9.

veroordeelt Edwards in de proceskosten, aan de zijde van Meril c.s. tot dit vonnis vastgesteld op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 25 mei 2023.

Voetnoten

1. Verordening (EU) nr. 608/2013 inzake de handhaving van intellectuele eigendomsrechten door de douane

2. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

3. Vgl. ECLI:NL:HR:2019:1243, Hoge Raad 19 juli 2019

4. Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten

5. Ongeautoriseerde parallelhandel is dan weer uitgesloten, zie overweging 6.