Uitspraak
vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
zaaknummer / rolnummer: C/09/618776 / HA ZA 21/884
Vonnis van 17 augustus 2022
in de zaak van
1.
[eiser 1]
[eiser 1]
wonende te [plaats],
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CS 24 B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
eisers,
advocaat mr. A.A.H.M. van der Wijst te Eindhoven,
tegen
de rechtspersoon naar buitenlands recht
Betty Blue S.P.A.,
gevestigd te Bologna, Italië,
gedaagde,
advocaat mr. R.W.L. Russell te Amsterdam.
Partijen zullen hierna [eiser 1], CS24 (en gezamenlijk [eisers] in mannelijk enkelvoud) en Betty Blue worden genoemd.
1.De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding van 11 augustus 2021, met producties;
de akte overlegging producties van [eisers], met producties 19 tot en met 23;
de conclusie van antwoord, met producties;
het tussenvonnis waarbij een mondelinge behandeling is bepaald,
het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van 29 juni 2022 en de daarin vermelde stukken.
1.2.
Vonnis is nader bepaald op heden.
2.De feiten
2.1.
Betty Blue is een Italiaans kledingbedrijf dat onder de naam Elisabetta Franchi kleding verkoopt via eigen winkels en distributeurs. Ze exploiteert
mono brandwinkels in Europa, het Midden Oosten, Rusland en Azië. Daarnaast wordt de kleding verkocht via
multi brandwinkels.
mono brandwinkels in Europa, het Midden Oosten, Rusland en Azië. Daarnaast wordt de kleding verkocht via
multi brandwinkels.
2.2.
Betty Blue is houdster van de volgende merken (hierna ook: de Betty Blue-merken):
- het Uniebeeldmerk:
met depotnummer 8860975, voor waren en diensten volgens de Nice-classificatie: 3, 9, 14, 18, 25, 35,
- het internationaal geregistreerd woordmerk met gelding in onder meer de Benelux:
ELISABETTA FRANCHI
met depotnummer 959545, voor waren en diensten volgens de Nice-classificatie: 3, 9, 14, 18, 25, 35,
- het internationaal geregistreerd beeldmerk:
met depotnummer 1051530, voor waren en diensten volgens de Nice-classificatie: 3, 9, 14, 18, 25, 35.
2.3.
Betty Blue is daarnaast houdster van de domeinnamen www.elisabettafranchi.com en www.elisabettafranchi.nl. De laatstgenoemde domeinnaam linkt door naar de eerstgenoemde domeinnaam. Deze website bevat een webwinkel waarin Betty Blue producten voorzien van de Betty Blue-merken verkoopt.
2.4.
[eiser 1] is (indirect) enig aandeelhouder en bestuurder van CS 24. CS 24 exploiteert onder de naam VLVT een fysieke kledingwinkel aan de Cornelis Schuytstraat 24 in Amsterdam en een online webwinkel via https://shop.vlvt.nl/nl. VLVT verkoopt via deze webwinkel kleding van verschillende merken, waaronder Elisabetta Franchi.
2.5.
[eiser 1] is houder van de domeinnaam www.elisabetta-franchi.nl (hierna ook: de website of de domeinnaam).
2.6.
Voorheen werden bezoekers van de website automatisch doorgeleid naar een specifieke pagina voor het merk Elisabetta Franchi op de website van VLVT: https://shop.vlvt.nl/nl/merken/elisabetta-franchi. In eerdere instantie werden op deze pagina ook concurrerende merken genoemd, waar een bezoeker ook naar kon doorklikken.
2.7.
Betty Blue heeft op 3 mei 2021 bij de WIPO (de World Intellectual Property Organization) een vordering ingesteld tegen [eiser 1] en verzocht om te beslissen dat de domeinnaam aan Betty Blue moet worden overgedragen. Bij beslissing van 26 juli 2021 heeft de geschillenbeslechter van de WIPO beslist dat de domeinnaam overgedragen moet worden aan Betty Blue.
2.8.
De website is op 6 oktober 2021 aangepast in die zin dat bezoekers van de website niet meer worden doorgelinkt naar de website van VLVT maar op de website www.elisabetta-franchi.nl blijven. Op de homepage van de website heeft [eisers] een bericht geplaatst dat deze webshop van VLVT is en dat VLVT/CS24 geen commerciële band met Betty Blue heeft, niet tot het distributienetwerk hoort en geen speciale relatie met Betty Blue heeft. Dit bericht was niet zichtbaar op alle onderdelen van de website, zoals pagina’s voor een specifiek product of de “Sale”-pagina.
2.9.
De website is op 7 juni 2022 nogmaals aangepast. Er is in een grijze balk bovenaan iedere pagina van de website het volgende bericht vermeld:
“VLVT - onafhankelijke dealer van Elisabetta Franchi merkkleding. Gevestigd aan de Cornelis Schuytstraat 22-24 te Amsterdam.”
2.10.
Op de homepage staat direct onder deze tekstbalk: “VLVT Cornelis Schuyt”. Dit deel van de homepage ziet er als volgt uit:
2.11.
Daarnaast bevat de homepage verder naar onderen, onder beeldmateriaal van een model met kleding in het merk, de volgende tekst:
“Deze webshop is van VLVT (een handelsnaam van CS 24 B.V.). VLVT\/CS 24 B.V. heeft geen commerciële band met de firma Betty Blue S.p.a. (merkhouder van ELISABETTA FRANCHI), behoort niet tot het distributie netwerk van Betty Blue S.p.a. en heeft geen speciale relatie met Betty Blue S.p.a..
VLVTlevert uitsluitend originele producten van het merk “ELISABETTI FRANCHI” die op legitieme wijze in het handelsverkeer van de Europese Unie zijn gebracht.”
2.12.
Dat deel van de homepage ziet er als volgt uit:
2.13.
De homepage ziet er thans als volgt uit:
3.Het geschil
3.1.
[eisers] vordert dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
I. voor recht verklaart dat [eisers] geen inbreuk maakt op het ELISABETTA FRANCHI-merk van Betty Blue en ook niet anderszins onrechtmatig handelt jegens Betty Blue door de registratie en het gebruik van de domeinnaam;
II. Betty Blue verbiedt om de registrar en/of het SIDN te verzoeken om uitvoering te geven aan de beslissing van 26 juli 2021 van de WIPO geschillenbeslechter en de domeinnaam aan haar over te dragen;
III. Betty Blue gebiedt om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis een verzoek om overdracht van de domeinnaam in te trekken althans de registrar en/of het SIDN te verzoeken de domeinnaam weer op naam van [eiser 1] te plaatsen, op straffe van een dwangsom van € 10.000,- per dag;
IV. Betty Blue veroordeelt in de proceskosten op grond van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv), te vermeerderen met wettelijke rente.
3.2.
[eisers] legt aan deze vorderingen samengevat het volgende ten grondslag.
[eisers] maakt met het gebruik van de domeinnaam geen inbreuk op het merkrecht van Betty Blue. Op de website die thans te zien is via de domeinnaam worden alleen merkartikelen van Elisabetta Franchi verkocht en is op iedere pagina een disclaimer te zien waaruit het ontbreken van een relatie tussen VLVT en Betty Blue blijkt. Daarbij komt dat de website niet meer doorlinkt naar de website van VLVT, zoals ten tijde van de WIPO-uitspraak nog het geval was. Het merk wordt refererend gebruikt ter aanduiding van de merkkleding die in de webwinkel wordt verkocht. Subsidiair is overdracht van de domeinnaam in strijd met het evenredigheidsbeginsel.
[eisers] maakt evenmin inbreuk op het handelsnaamrecht. [eisers] voert de domeinnaam niet als handelsnaam. Op de website wordt duidelijk aangegeven dat de website een webshop is van [eisers] Van verwarringsgevaar is geen sprake.
Ten slotte is het registreren en het gebruiken van de domeinnaam niet anderszins onrechtmatig jegens Betty Blue. Van misleidend handelen is namelijk geen sprake. Er is altijd voldoende duidelijk gemaakt dat het een webshop van [eisers] (VLVT) is en [eisers] heeft niet de suggestie gewekt dat hij een officiële wederverkoper van merkkleding van Betty Blue is. Er bestaat voldoende ruimte voor Betty Blue om andere domeinnamen met de naam Elisabetta Franchi te registreren voor verschillende extensies. Voor zover onrechtmatig wordt gehandeld geeft dat geen wettelijke basis voor de overdracht van de domeinnaam.
3.3.
Betty Blue voert gemotiveerd verweer en concludeert tot niet-ontvankelijkverklaring van [eisers], dan wel tot afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van [eisers] in de proceskosten op grond van artikel 1019h Rv, te vermeerderen met nakosten en wettelijke rente over de proces- en nakosten.
3.4.
Betty Blue voert hiervoor samengevat het volgende aan.
[eisers] maakt met het gebruik van de domeinnaam inbreuk op de Betty Blue-merken in de zin van artikel 9 lid 2 onder a, b en/of c UMVo [1] . Het gebruik van de domeinnaam levert al merkinbreuk op en ook met de inhoud van de website wordt inbreuk gemaakt. De domeinnaam op zichzelf wekt namelijk de indruk dat er tussen [eisers] en de merkhouder een economische band bestaat en leidt tot verwarring(sgevaar). Daarnaast neemt het niet meer automatisch doorlinken en de disclaimer op de website de indruk dat [eisers] een bijzondere relatie met Betty Blue heeft niet weg. Bij alle versies van de website is sprake van afbreuk aan de functies van het merk van Betty Blue, verwarringsgevaar en kielzogvaren. [eisers] haalt ongerechtvaardigd voordeel uit en doet afbreuk aan de reputatie van het bekende merk van Betty Blue.
Daarnaast levert het handelen van [eisers] strijd met artikelen 5 en 5a van de Handelsnaamwet op.
Subsidiair handelt [eisers] onrechtmatig omdat het gebruik van de domeinnaam op onrechtmatige wijze tot verwarring leidt of kan leiden. [eisers] heeft de domeinnaam geregistreerd om zodoende internetgebruikers te misleiden over de herkomst van de waren en diensten, door hen te doen geloven dat zij van de merkhouder of een economisch met haar verbonden onderneming afkomstig zijn.
3.5.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover relevant, nader ingegaan.
4.De beoordeling
Bevoegdheid en toepasselijk recht
4.1.
De vorderingen zijn onder meer gegrond op een gestelde inbreuk op de Uniemerken. De rechtbank is internationaal (en relatief) bevoegd om daarvan kennis te nemen, omdat Betty Blue in de procedure in Nederland is verschenen (artikel 125 lid 4 van de UMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk). Deze bevoegdheid strekt zich uit tot het grondgebied van de gehele Europese Unie.
4.2.
Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op onrechtmatige daad wegens strijd met het handelsnaamrecht en onrechtmatige daad in het algemeen, is de rechtbank bevoegd reeds omdat Betty Blue de bevoegdheid niet heeft bestreden.
4.3.
De rechtbank past voor de beoordeling van de vorderingen het commune recht (het UMVo) toe (artikel 129 UMVo). Voor het overige, alle aangelegenheden die niet door het desbetreffende communautaire instrument zijn geregeld, geldt dat de vraag van het toepasselijk recht moet worden beantwoord aan de hand van Rome II [2] . Uit artikel 14 Rome II vloeit voort dat Nederlands recht van toepassing is. Beide partijen beroepen zich ten aanzien van deze grondslag op Nederlands recht, zodat sprake is van een rechtskeuze die voldoende blijkt uit de omstandigheden van het geval.
Overdracht domeinnaam
4.4.
Het recht op een domeinnaam is niet wettelijk geregeld. Uitgangspunt is dat degene die zich als domeinnaamhouder heeft laten registreren alleen gedwongen kan worden de domeinnaam aan een ander over te dragen als hij daartoe rechtens verplicht is. Die plicht kan berusten op een overeenkomst of kan eruit voortvloeien dat de registratie of het gebruik van de domeinnaam jegens die ander onrechtmatig is, zoals wanneer daardoor inbreuk wordt gemaakt op een (merken)recht van die ander. [3]
Merkinbreuk
4.5.
Er moet daarom allereerst worden beoordeeld of [eisers] met het gebruik van de domeinnaam inbreuk maakt op het merkrecht van Betty Blue, als bedoeld in artikel 9 lid 2 onder a, b of c UMVo. De rechtbank neemt daarbij tot uitgangspunt de sinds 7 juni 2022 gewijzigde website.
4.6.
[eisers] gebruikt het teken (de domeinnaam) voor het aanbieden van kleding van het merk Elisabetta Franchi. Door dit gebruik ontstaat een verband tussen het teken (de domeinnaam) en de aangeboden waren en/of diensten op de onder dat teken gehouden en gepresenteerde website, zodat sprake is van gebruik ter onderscheiding van waren en diensten in het economisch verkeer. Het gaat daarbij om het gebruik van waren en diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met die waarvoor de merken van Betty Blue zijn ingeschreven. Het door [eisers] als domeinnaam gebruikte teken is niet volstrekt gelijk aan maar stemt wel in grote mate overeen met de merken van Betty Blue. De woorden Elisabetta Franchi vormen immers het meest kenmerkende aspect van de domeinnaam en worden slechts voorzien van een koppelteken en van een domeinnaamextensie die slechts beschrijvend van aard is.
4.7.
De vraag is of dit gebruik van het teken door [eisers] rechtmatig is. Hiervoor is van belang of met het gebruik de suggestie wordt gewekt dat er tussen [eisers] en Betty Blue een (commerciële) band bestaat. Dit speelt zowel een rol bij de vraag of er sprake is van inbreuk op de Betty Blue-merken als bedoeld in artikel 9 lid 2 onder b en onder c UMVo als bij de vraag of er een gegronde reden voor verzet voor Betty Blue bestaat tegen het gebruik van haar merken voor de uitgeputte waren als bedoeld in artikel 15 lid 2 UMVo. De in artikel 15 lid 2 UMVo opgenomen uitputtingsregel maakt het immers mogelijk om het merk te gebruiken bij de verhandeling van het rechtmatig in het verkeer gebrachte merkproduct, tenzij er voor de merkhouder gegronde redenen zijn om zich tegen het merkgebruik te verzetten. Dit houdt voor de wederverkoper de vrijheid in om de verhandeling van dit merkartikel met gebruikmaking van het merk bij het publiek aan te kondigen, met dien verstande dat de wederverkoper de verplichting heeft loyaal te handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder. De merkhouder kan een wederverkoper verbieden van de merken gebruik te maken om bij het publiek aan te kondigen dat hij gespecialiseerd dan wel specialist is in – onder andere – de (weder)verkoop van de desbetreffende waren, als de merken zo worden gebruikt dat de indruk kan worden gewekt dat er een commerciële band tussen de derde onderneming en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat er een bijzondere relatie tussen de twee ondernemingen bestaat. [4] Daarnaast kan de aan de reputatie van het merk toegebrachte schade in beginsel voor de merkhouder een gegronde reden zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, waarbij de wederverkoper niet deloyaal mag handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder, maar moet trachten te voorkomen dat zijn reclame de waarde van het merk aantast doordat zij het prestigieuze imago van de betrokken waren aantast. [5]
4.8.
Niet ter discussie staat dat [eisers] via de domeinnaam op zijn webwinkel kleding voorzien van de Betty Blue-merken aanbiedt die eerder door of met instemming van Betty Blue in de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt is gebracht. Andere merken worden via deze domeinnaam niet (meer) aangeboden. Partijen verschillen van mening of bij het internetpubliek de indruk van een commerciële band tussen [eisers] en Betty Blue wordt gewekt. Dit moet worden beoordeeld aan de hand van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. De enkele omstandigheid dat de domeinnaam het Betty Blue-merk bevat, is daarvoor als zodanig onvoldoende, maar moet worden bezien mede in het licht van de inhoud van de website. In de versie van de website van 7 juni 2022 ziet de bezoeker direct op de homepage dat de webwinkel van VLVT is en dat VLVT een onafhankelijke dealer is van Elisabetta Franchi merkkleding is. Deze tekst staat prominent op iedere webpagina, zodat een bezoeker (lees: de gemiddelde omzichtige en oplettende consument) ook als die op een andere pagina dan de homepagina binnenkomt, het bericht dat VLVT onafhankelijk is van Betty Blue niet over het hoofd kan zien. Daarnaast staat op de homepagina een uitgebreider bericht, waaruit duidelijk blijkt dat er geen commerciële band bestaat tussen VLVT en Betty Blue. Al deze omstandigheden in aanmerking nemend, kan niet worden vastgesteld dat het merk zo wordt gebruikt dat een niet bestaande band met de merkhouder wordt gesuggereerd. Evenmin kan worden geconcludeerd dat het gebruik van het merk door [eisers] de reputatie van het merk ernstig schaadt. Hiervoor zijn onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld. Dat betekent dat Betty Blue geen gegronde reden heeft zich te verzetten tegen het gebruik van het merk en dat een merkinbreuk niet kan worden aangenomen. Gelet hierop kan Betty Blue [eisers] het gebruik van de domeinnaam niet op grond van het merkrecht verbieden.
Handelsnaamrecht
4.9.
Vervolgens is in geschil of [eisers] in strijd met de handelsnaamrechten van Betty Blue handelt. Op grond van artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren die, voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, indien dientengevolge, gelet op de aard en plaats van beide ondernemingen, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Op grond van artikel 5a Hnw is kort gezegd het verboden een handelsnaam te voeren die het merk van een ander bevat dan wel een aanduiding die van zodanig merk slechts in geringe mate afwijkt, voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is.
4.10.
Hiervoor moet allereerst worden onderzocht of het gebruik van de domeinnaam door [eisers] is aan te merken als het voeren van een handelsnaam. Beslissend is of, rekening houdend met de perceptie van het relevante publiek, de domeinnaam wordt gebruikt als de naam waaronder een onderneming wordt gedreven (artikel 1 Hnw). Daarvoor moet aan de hand van de omstandigheden van het geval worden bezien of [eisers] onder de benaming van de gebruikte domeinnaam via de daaronder gekoppelde website op commerciële wijze deelneemt aan het handelsverkeer.
4.11.
In het onderhavige geval wordt de domeinnaam niet gebruikt als de naam waarmee de onderneming van [eisers] wordt aangeduid. [eisers] presenteert zich bijvoorbeeld in reclame niet onder de domeinnaam. De onderneming van [eisers] wordt op de website uitsluitend onder een andere naam aangeduid. Hieruit blijkt immers dat de onderneming handelt onder de naam VLVT waarbij niet mede gebruik wordt gemaakt van de naam “Elisabetta Franchi” ter aanduiding van de bedrijfsactiviteiten. Gelet hierop kan niet worden geoordeeld dat [eisers] met het gebruik van de domeinnaam een handelsnaam voert.
Onrechtmatige daad
4.12.
Ten slotte is in geschil of [eisers] met het gebruik van de domeinnaam anderszins onrechtmatig handelt. Het registreren en het gebruik van de domeinnaam is in beginsel niet onrechtmatig. Dit kan anders zijn indien er sprake is van voldoende bijkomende omstandigheden. Van dergelijke bijkomende omstandigheden is in dit geval echter niet gebleken. Dat [eisers] bewust voor deze domeinnaam heeft gekozen en bekend was met de domeinnamen van Betty Blue en via deze website (op rechtmatige wijze) kleding van het merk verkoopt leveren niet dergelijke omstandigheden op.
Vorderingen
4.13.
Het voorgaande betekent dat de gevorderde verklaring voor recht toewijsbaar is op de wijze zoals onder de beslissing is vermeld.
4.14.
Betty Blue heeft tegen de vorderingen naar voren gebracht dat SIDN op grond van artikel 20.1 van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen niet zal meewerken aan een verzoek tot wijziging van de domeinnaamhouder, totdat de rechter de vordering van de domeinnaamhouder heeft afgewezen of heeft vastgesteld dat de domeinnaamhouder geen recht heeft op de domeinnaam, zodat er geen noodzaak bestaat om Betty Blue te veroordelen tot het intrekken van het verzoek tot wijziging van de domeinnaamhouder onder verbeurte van een dwangsom (en dat zij overigens bij toewijzing van een van de vorderingen hieraan vrijwillig zal voldoen). In het licht hiervan heeft [eisers] vervolgens onvoldoende duidelijk gemaakt wat zijn belang is bij de vorderingen onder II en III.
Proceskosten
4.15.
De rechtbank ziet in de gegeven omstandigheden aanleiding om de proceskosten tussen partijen te compenseren, in die zin dat elke partij de eigen kosten draagt. Daartoe is doorslaggevend dat [eisers] in de loop van deze procedure de website verschillende keren heeft aangepast en dat na het indienen van de conclusie van antwoord op de gehele website voldoende duidelijk is vermeld dat tussen [eisers] en Betty Blue geen relatie bestaat. Daarom kan in ieder geval vanaf dat moment worden geconcludeerd dat geen sprake is van merkinbreuk.
5.De beslissing
De rechtbank
5.1.
verklaart voor recht dat [eisers] door de registratie en het gebruik zoals dat gebeurt vanaf 7 juni 2022 van de domeinnaam geen inbreuk maakt op de Betty Blue-merken en ook niet anderszins onrechtmatig handelt jegens Betty Blue,
5.2.
compenseert de proceskosten tussen partijen, in die zin dat elke partij de eigen kosten draagt,
5.3.
wijst af het meer of anders gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door mr. C. Bakker, rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Den Haag, en in het openbaar uitgesproken door mr. J.Th. van Walderveen op 17 augustus 2022.