ECLI:NL:RBDHA:2022:7198

Uitspraak

proces-verbaal

RECHTBANKNOORD-NEDERLAND

Zittingsplaats Den Haag

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/19/134548 HA ZA 21-14

Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak ter zitting van 28 juni 2022

in de zaak van

DUTCH SOLAR SYSTEMS B.V.,

te Enschede,

eiseres,

advocaten: mrs. E.J. Louwers en E.J. Peerboom-Gerrits te Eindhoven,

tegen:

1.BRIES ENERGIETECHNIEK B.V.

te Roden,

2.
COUNTER FLOW PRODUCTS B.V.

te Eastermar,

gedaagden,

advocaten: mrs. R.J. Duursma te Leeuwarden en M. Kremer te Groningen.

Eiseres wordt hierna DSS genoemd en gedaagden worden hierna Bries en Counter Flow genoemd.

De mondelinge behandeling heeft alleen plaatsgevonden in, en de mondelinge uitspraak ziet uitsluitend op, de zaak tussen DSS en Counter Flow. De mondelinge behandeling in de zaak tegen gedaagde Bries is op eenstemmig verzoek aangehouden in afwachting van de uitvoering van een (in een andere zaak) bereikte schikking.

1.De procedure

1.1.

Het procesdossier bestaat uit de volgende stukken:

de dagvaarding van 30 december 2020 met producties EP01 t/m EP28;
de conclusie van antwoord, met producties GP01 t/m GP05;
het vonnis van 9 maart 2022 waarin is bepaald dat de mondelinge behandeling op

23 juni 2022 plaatsvindt;

en de volgende ter zitting genomen akten en ingekomen stukken:

de akte aanvullende productie EP29 van de zijde van DSS;
de akte wijziging van eis;
de akte aanvullende producties EP31 en EP32 toelichting cf verzoek rechtbank van de zijde van DSS;
productie EP33 (proceskostenoverzicht) van de zijde van DSS;
de brief van 13 juni 2022 met productie GP06 en een proceskostenoverzicht van de zijde van Counter Flow;
de brief van 21 juni 2022 met productie GP07 (a t/m k) van de zijde van Counter Flow;
het proceskostenoverzicht per 23 juni 2022 van de zijde van Counter Flow.

1.2.

De rechtbank Noord-Nederland heeft de dagvaarding doorgeleid naar de rechtbank Den Haag met het verzoek de zaak door een rechter van de Octrooikamer van die rechtbank als rechter-plaatsvervanger te laten behandelen. De zaak, waaraan door de rechtbank Den Haag het zaak-/rolnummer
C/09/610530 / HA ZA 21/365is toegekend, is daarop door de rechtbank Den Haag in behandeling genomen.

1.3.

Op 23 juni 2022 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden, waarbij zijn verschenen:

namens DSS: uitsluitend de advocaten, voornoemd;
namens Counter Flow: de heer [naam 1], statutair directeur, bijgestaan door

mr. Duursma voornoemd.

Tevens was aanwezig de heer [naam 2] (hierna: [naam 2]), statutair bestuurder van Bries.

1.4.

Nadat partijen tijdens de zitting van 23 juni 2022 hun standpunten hebben toegelicht aan de hand van pleitaantekeningen (die deel uitmaken van het procesdossier), over en weer hebben gereageerd op elkaars standpunten en vragen van de rechtbank hebben beantwoord, heeft de rechtbank de zitting geschorst en is een tijdstip voor voortzetting bepaald. Na hervatting van de zitting op 28 juni 2022 door middel van een video-verbinding heeft de rechtbank met toepassing van art. 30p Rv^[1]mondeling uitspraak gedaan. De beslissing en de gronden van de beslissing zijn in dit proces-verbaal opgenomen.

2.De gronden van de beslissing

2.1.

De bevoegdheid van de rechtbank volgt uit de vestigingsplaats van Counter Flow en is niet betwist.

2.2.

DSS is inmiddels – na overdracht van het aandeel van [naam 2] aan DSS ter uitvoering van een ter zitting van de rechtbank Overijssel, zittingsplaats Zwolle, overeengekomen schikkingsproces-verbaal van 25 november 2021 (hierna; het schikkingsPV) – voor 100% houdster van de volgende octrooien (tezamen: de octrooien), te weten:

het Nederlands octrooi 1038387 (hierna:
het Europees octrooi 2 453 194 B1 (hierna

2.3.

Van de negen conclusies van EP 194 is geen Nederlandse vertaling overgelegd. Niet in geschil is dat de enige onafhankelijke conclusie 1 van EP 194 een combinatie vormt van conclusies 1 t/m 4 van NL 387. Conclusie 1 van EP 194 ziet op een afvoergoot voorzien van een warmtewisselaarelement met bepaalde kenmerken, waaronder dat deze moet bestaan uit een spiraalvormig uitgevoerde buis die zodanig is gebogen dat in een lengterichting van de afvoergoot verlopende delen in een gebruikstoestand althans nagenoeg horizontaal verlopen (in de originele Engelse tekst: ‘longitudinal direction’). Conclusie 1 van NL 387 is ruimer omdat daarin de beperking dat sprake moet zijn van ‘in een lengterichting verlopende delen’ niet is opgenomen. De slotconclusies van beide octrooien zien op een douchebak of douchecabine, voorzien van een afvoergoot volgens een der voorgaande conclusies.

2.4.

Op 3 september 2020 heeft DSS met verlof van de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland van 25 augustus 2020, onder Counter Flow bescheiden in conservatoir bewijsbeslag genomen over de periode vanaf mei 2019 tot aan de datum van het beslag.

2.5.

Stellende dat Counter Flow inbreuk maakt op de octrooien, vordert DSS, kort gezegd, inzage in en afschrift van de onder Counter Flow in bewijsbeslag genomen bescheiden en inzage in overige (niet in beslag genomen) bescheiden, een en ander op straffe van een dwangsom en zowel bij wijze van voorlopige voorziening voor de duur van de hoofdzaak op de voet van art. 223 Rv en in de bodemprocedure, alles met veroordeling van Counter Flow in de volledige proceskosten op grond van art. 1019h Rv, te vermeerderen met rente en nakosten. DSS stelt hier belang bij te hebben om vast te kunnen stellen of en op welke wijze Counter Flow inbreuk maakt op de octrooirechten van DSS en om de omvang van die inbreuk te kunnen vaststellen.

2.6.

Counter Flow voert verweer tegen het gevorderde en vordert veroordeling van DSS in de kosten op de voet van art. 1019h Rv.

2.7.

Zoals ook partijen in de stukken uiteen hebben gezet, is een vordering tot exhibitie op de voet van art. 843a Rv in verbinding met art. 1019a Rv toewijsbaar, voor zover is voldaan aan een aantal vereisten, namelijk en voor zover hier van belang, dat

eiser een
het gaat om ‘
eiser partij is bij

Aan het laatste vereiste is voldaan, wanneer degene die inzage, afgifte of uittreksel van bewijsmateriaal verlangt, zodanige feiten en omstandigheden stelt en met reeds voorhanden bewijsmateriaal onderbouwt dat voldoende aannemelijk is dat inbreuk op een recht van intellectuele eigendom is of dreigt te worden gemaakt.

Rechtsbetrekking

2.8.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft DSS voldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is van een (dreigende) inbreuk door Counter Flow op de octrooien van DSS. Daartoe is het volgende redengevend.

2.9.

DSS vermoedt dat Counter Flow inbreuk maakt met drie producten, te weten:

een douche
een douche
een douche

Zij heeft haar vermoeden van inbreuk onder meer onderbouwd met screenshots van de website van Bries, waarop de WTW-producten worden aangeboden en waarbij steeds vermeld wordt dat “verkoop plaatsvindt via Counter Flow Products B.V.”, waar voorheen DSS stond:

2.10.

Ook heeft zij gewezen op de brochures met technische informatie over deze drie producten die te downloaden zijn op de website van Bries. Meer specifiek stelt zij dat daaruit blijkt dat:

- de WTW-goot inbreuk maakt op NL 387^[2]en EP 194 (conclusies 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9^[3]);

de WTW-bak inbreuk maakt op NL 387 (conclusies 1 en 12) en EP 194 (conclusies 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9);
de WTW-put inbreuk maakt op NL 387 (conclusie 1) en niet op EP 194 omdat geen sprake is van een ‘elongated form’.

2.11.

DSS heeft ook gewezen op de volgende feiten en omstandigheden die er volgens haar op duiden dat Counter Flow is opgericht om de WTW-producten te verkopen:

De datum van oprichting van Counter Flow op 1 november 2019, door onder meer Bries Holding B.V., het moederbedrijf van Bries.
Een e-mail van 2 januari 2020 vanaf het e-mail adres [naam 2]@counter-flow.nl naar [naam 3]@counter-flow.nl en (abusievelijk) naar de toenmalige directeur van DSS (in plaats van naar [naam 1] van Counter Flow) over, onder meer, ‘onze producten’ en het benaderen van DWTW-klanten (waarin DWTW zou staan voor douche-warmtewisselaar).
De eenzijdige (en door DSS betwiste) ontbinding per 1 april 2020 door Bries van een overeenkomst tussen DSS en [naam 2] van 12 oktober 2011 (hierna: de overeenkomst) waarin de (productie en) verkoop van WTW-bakken en van warmtewisselaars ten behoeve van WTW-goten aan ACO (die de goten produceert en assembleert met de warmtewisselaars tot WTW-goten) aan DSS was voorbehouden, terwijl (destijds mede-octrooihouder) [naam 2] een royalty per product ontving van DSS. Deze overeenkomst is blijkens het schikkingsPV inmiddels ontbonden.

2.12.

Daartegenover staat dat Counter Flow de geldigheid van de octrooien – met uitzonding van wat hierna wordt besproken – niet betwist. Ook is niet in geschil dat de WTW-goot en de WTW-bak die op de website van Bries voor verkoop door Counter Flow worden aangeboden, en in de brochures zijn gespecificeerd, binnen de beschermingsomvang van de octrooien vallen. Het verweer dat Counter Flow geen WTW-bak heeft verkocht, wordt gepasseerd als niet ter zake doende omdat ook het aanbieden van een product een aan de octrooihouder voorhouden handeling in de zin van art. 53 lid 1 ROW^[4]is, en het gelet op de overgelegde stukken (website en brochures) aannemelijk is dat dat aanbod heeft plaatsgevonden. Gesteld noch gebleken is dat Counter Flow over een licentie beschikt.

2.13.

Ook aan het uitputtingsverweer van Counter Flow met betrekking tot de door haar verkochte WTW-goten – te weten dat ‘deze vrij verkrijgbaar zijn in de handel’ en dat zij deze bij ACO heeft ingekocht – gaat de rechtbank voorbij, nu die uitputting niet aan de hand van stukken is geconcretiseerd, wat wel op de weg van Counter Flow had gelegen, zodat ook dat de aannemelijkheid van inbreuk niet wegneemt.

2.14.

Voor de WTW-put acht de rechtbank niet, althans onvoldoende, aannemelijk dat sprake is van (dreigende) inbreuk. Counter Flow betwist de geldigheid van conclusies 1 t/m 3 van NL 387, die relevant zijn voor de vraag of de WTW-put onder de beschermingsomvang valt. Counter Flow heeft ter onderbouwing volstaan met verwijzing naar de schriftelijke opinie van Octrooicentrum Nederland (OCNL) van 16 november 2010, waarin conclusies 1 t/m 3 niet inventief worden geacht ten opzichte van een document uit de stand van de techniek ‘D1’. Dat document is niet in het geding gebracht. Ter zitting heeft [naam 2] toegelicht dat D1 een ouder Nederlands octrooi betreft dat op zijn naam stond en dat zag op een warmtewisselaar in een doucheput. De combinatie van conclusies 1 t/m 3 met de maatregel van conclusie 4 van NL 387 (‘een langgerekte vorm’), achtte de OCNL wel (nieuw en) inventief (en dat staat zoals gezegd ook niet ter discussie). Dit verklaart het verschil in aantal conclusies met (het voor onderzochte) EP 194, waarin die conclusies zijn gecombineerd om af te bakenen van ‘D1’.

2.15.

De rechtbank begrijpt de stellingen van Counter Flow aldus, dat zij kennelijk een beroep doet op nietigheid van conclusies 1 t/m 3 van NL 387 (zonder gedeeltelijke vernietiging te vorderen), om daarmee te bereiken dat de WTW-put niet onder de beschermingsomvang van NL 387 valt, omdat een ronde (en dus niet lang-gerekte) vorm bij nietigheid van die conclusies buiten de beschermingsomvang valt. Alhoewel het nietigheidsbetoog slechts summier is toegelicht, heeft DSS hier niets tegenin gebracht. Gelet hierop, en op de schriftelijke opinie van OCNL, acht de rechtbank aannemelijk dat het nietigheidsverweer, wanneer dit (in een inbreukprocedure) gesubstantieerd wordt gevoerd, ertoe zal leiden dat conclusies 1 t/m 3 van NL 387 geen stand houden. Dat brengt mee dat aannemelijkheid van inbreuk op NL 387 met de WTW-put niet kan worden vastgesteld. De exhibitie vorderingen voor zover deze betrekking hebben op dat product, stranden daarom.

Rechtmatig belang

2.16.

Omdat Counter Flow de inbreuk betwist, heeft DSS rechtmatig belang bij inzage in en afschrift van de bescheiden om vast te kunnen stellen of en op welke wijze Counter Flow door verhandeling van de WTW-goot en de WTW-bak, inbreuk maakt of heeft gemaakt op de octrooien.

2.17.

Nu geen inbreukverbod is gevorderd (en ook geen daartoe strekkende procedure aanhangig is) en nog niet ter beoordeling staat of inbreuk is gemaakt – bewijs daartoe wenst DSS immers te verkrijgen met de exhibitie – bestaat onvoldoende belang bij de vaststelling van de omvang van een eventuele inbreuk, althans dat belang is onvoldoende gebleken.

2.18.

DSS heeft verder desgevraagd niet, althans onvoldoende, toegelicht welk belang zij in dit stadium heeft bij opgave door Counter Flow zelf, zoals gevorderd in de dagvaarding onder II, naast inzage en afgifte van bescheiden die in gerechtelijke bewaring zijn genomen (vordering I in de dagvaarding). De enkele wens een extra controle te hebben, weegt niet op tegen het ingrijpende karakter daarvan voor Counter Flow.

Bepaalde bescheiden

2.19.

Counter Flow voert aan dat de gevorderde exhibitie dermate ruim is, dat geen sprake is van bepaalde bescheiden als bedoeld in art. 843a Rv. Dit verweer slaagt ten dele. Exhibitie zal alleen worden toegewezen ten aanzien van de in bewijsbeslag genomen bescheiden. Dat brengt mee dat deze, omdat het bewijsbeslag is gelegd op 3 september 2020, in tijd is beperkt tot bescheiden die zijn uitgewisseld (verzonden en ontvangen) in de periode van mei 2019 (aanvang van de periode volgens het verlof) tot 3 september 2020. Een langere periode (tot heden; zoals door DSS is gevorderd) is niet nodig om de beweerdelijke inbreuk te kunnen vaststellen. De gestelde inbreukmakende handelingen vallen alle binnen die periode.

2.20.

Verder zal het bevel worden beperkt tot bescheiden waarin de beweerdelijk inbreukmakende producten specifiek worden genoemd. De mogelijke inbreuk ziet uitsluitend op de WTW-goot en de WTW-bak voor gebruik in douches. De inzage en het afschrift dienen zich dan ook te beperken tot bescheiden die zien op deze producten. Zoals door Counter Flow terecht is opgemerkt handelt zij ook in warmtewisselaars die zijn verwerkt in (al dan niet voor douches bestemde) voortbrengselen die niet onder de beschermingsomvang van de octrooien vallen (zoals de douchepijp of buis en de WTW-put). Wanneer bij het zoeken naar relevante bescheiden wordt gezocht op algemene termen zoals “WTW” of “warmtewisselaar”, zal daarnaast moeten worden beoordeeld of die termen (mede) worden gebruikt in verband met “(douche)goot” of “(douche)bak”.

2.21.

De rechtbank acht hiermee, en met de toevoeging in het dictum onder 3.3 dat gegevens van afnemers geanonimiseerd moeten worden, de bescherming van vertrouwelijke informatie van Counter Flow voldoende gewaarborgd, omdat DSS zodoende geen inzage/afschrift krijgt in bescheiden die zien op andere (niet-inbreukmakende) producten waarin Counter Flow ook handelt. Bovendien wordt die bescherming gewaarborgd doordat, zoals gevorderd, niet DSS zelf inzage krijgt en afschriften maakt, maar haar deurwaarder (Vurich Gerechtsdeurwaarders of een plaatsvervanger), voor zover nodig met bijstand van één of meer ICT-deskundigen van DigiJuris B.V. de selectie zal maken voordat de bescheiden in afschrift aan DSS worden gegeven, terwijl DSS evenmin de beschikking krijgt over – volgens Counter Flow concurrentiegevoelige – gegevens van afnemers van Counter Flow.

Slotsom

2.22.

Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de gevorderde inzage in de in bewijsbeslag genomen bescheiden zal worden toegewezen als hierna vermeld. Nu de bescheiden zich in gerechtelijke bewaring bevinden, is het niet nodig Counter Flow te bevelen de exhibitie toe te staan.

2.23.

Oplegging van een dwangsom als stimulans tot nakoming is ten aanzien van opgave door Counter Flow niet nodig, nu opgave door haar wordt afgewezen. Niet valt in te zien dat het bevel aan de deurwaarder een dwangsom behoeft.

2.24.

De gevorderde opgave onder Counter Flow wordt afgewezen.

2.25.

De vorderingen in het incident komen niet voor toewijzing in aanmerking, reeds omdat eindvonnis wordt gewezen in de hoofdzaak.

Proceskosten

2.26.

De rechtbank ziet aanleiding om te bepalen dat iedere partij de eigen proceskosten van deze exhibitie-procedure draagt omdat partijen ten aanzien van de twee hoofdvorderingen over en weer in het (on)gelijk worden gesteld. Ten overvloede merkt de rechtbank nog op dat een aanzienlijk deel van de door DSS in deze zaak opgevoerde kosten niet ziet op deze exhibitie-procedure tegen Counter Flow. Ten minste de helft van de kosten zien op de zaak tegen Bries, welke zaak is aangehouden. Bovendien houdt een belangrijk deel van de gevorderde kosten verband met door DSS gelegde beslagen onder zowel Counter Flow als Bries, waarvan slechts het conservatoir bewijsbeslag op de administratie van Counter Flow betrekking heeft op de hier voorliggende vorderingen. Over de toewijzing van de beslagkosten, kan naar het oordeel van de rechtbank in deze zaak geen oordeel worden gegeven. Een oordeel over de toewijzing van de daaraan verbonden kosten kan pas worden gegeven wanneer, in een eventuele inbreukprocedure, is vastgesteld of daadwerkelijk sprake is van octrooi-inbreuk.

3.De beslissing

De rechtbank:

In het incident

3.1.

wijst de vorderingen af;

In de hoofdzaak

3.2.

beveelt Counter Flow te gedogen dat de deurwaarder van DSS, Vurich Gerechtsdeurwaarders (of een plaatsvervanger), voor zover nodig met bijstand van één of meer ICT-deskundigen van DigiJuris B.V., inzage neemt in alle bescheiden die zich thans uit hoofde van het op 3 september 2020 ten laste van Counter Flow gelegde bewijsbeslag in gerechtelijke bewaring bevinden bij DigiJuris, en ten behoeve van de afgifte daarvan aan DSS afschriften te maken van de volgende bescheiden, die betrekking hebben op de periode van mei 2019 tot 3 september 2020:

alle e-mails die vanaf alle e-mailaccounts van Counter Flow (waaronder, maar niet beperkt tot, die met extensie […]@counter-flow.nl) zijn uitgewisseld (zowel inkomende als uitgaande berichten) alsmede conceptberichten en waarin de WTW-goot en/of WTW-bak worden genoemd;

alle WhatsApp- en sms-berichten en berichten verzonden via sociale media (waaronder LinkedIn berichten), zowel de openbare berichten als de zogeheten ‘personal messages’ of ‘direct messages’, die zijn verzonden dan wel ontvangen en waarin de WTW-goot en/of WTW-bak worden genoemd;

alle documenten die betrekking hebben op de inkoop en vervaardiging van de WTW-goot en/of WTW-bak, waaronder productie-orders, alsmede orderbevestigingen en facturen van leveranciers, waaronder Tubeworkx en Vogel Tube Bending;

digitale brochures, prijslijsten, specificatiesheets en andere promotiemiddelen waarin de WTW-goot en/of WTW-bak worden genoemd;

digitale documenten, waaronder e-mails en andere correspondentie verzonden dan wel ontvangen, waaruit blijkt dat aan derden de WTW-goot en/of WTW-bak zijn aangeboden, verkocht, geleverd en/of anderszins ter beschikking zijn gesteld, zoals orderformulieren, orders, orderbevestigingen, verkoopfacturen en pakbonnen waarin de WTW-goot en/of WTW-bak worden genoemd en/of getoond;

3.3.

bepaalt dat de in 3.2 bedoelde stukken, wanneer en voor zover deze betrekking hebben op afnemers van Counter Flow, door de deurwaarder geanonimiseerd moeten worden voorafgaand aan de afgifte aan DSS;

3.4.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

3.5.

wijst af het meer of anders gevorderde;

In de hoofdzaak en in het incident

3.6.

compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij de eigen proceskosten draagt.

WAARVAN PROCES-VERBAAL,

mr. J.M.N. van Limpt-Schrover mr. M.E. Kokke,

griffier rechter