Uitspraak
vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
zaaknummer / rolnummer: C/09/606536 / HA ZA 21-111
Vonnis van 2 februari 2022
in de zaak van
1.RITUALS COSMETICS ENTERPRISE B.V.,
te Amsterdam,
2.
RITUALS INTERNATIONAL TRADEMARKS B.V.,
RITUALS INTERNATIONAL TRADEMARKS B.V.,
te Amsterdam,
eiseressen,
advocaat mr. J.C.H. van Manen te Amsterdam,
tegen
1.THE BODY SHOP BENELUX B.V.,
te Weesp,
2.
THE BODY SHOP INTERNATIONAL LIMITED,
THE BODY SHOP INTERNATIONAL LIMITED,
te Littlehampton (Verenigd Koninkrijk),
gedaagden,
advocaat mr. T.Y. Adam-van Straaten te Rotterdam.
Eiseressen zullen hierna ieder afzonderlijk Rituals Cosmetics respectievelijk Rituals ITM worden genoemd en gezamenlijk ook Rituals. Gedaagden zullen ieder afzonderlijk worden aangeduid als TBS Benelux en TBS International en gezamenlijk ook als The Body Shop.
Ter zitting zijn partijen bijgestaan door de advocaten voornoemd en voorts door mr. E. Meyer van Gelderen, advocaat te Amsterdam (Rituals), en mr. L. Varela, advocaat te Rotterdam (The Body Shop).
1.De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de betekende dagvaarding van 18 november 2020;
- de akte overlegging producties EP01 t/m EP13 van 17 januari 2021;
- de conclusie van antwoord met producties GP01 t/m GP12;
- de akte overlegging producties tevens akte (voorwaardelijke) wijziging van eis en gronden van de zijde van Rituals met producties EP14 t/m EP31, ingekomen op 21 oktober 2021;
- het proces-verbaal van de op 3 november 2021 gehouden mondelinge behandeling en de daarin verder genoemde stukken.
1.2.
Het proces-verbaal is buiten aanwezigheid van partijen opgemaakt. Zij zijn in de gelegenheid gesteld om daarover opmerkingen te maken, wat The Body Shop heeft dit gedaan bij e-mail van 25 november 2021. Die e-mail is aan het proces-verbaal gehecht.
1.3.
Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.
2.De feiten
2.1.
Rituals houdt zich sinds 2000 bezig met de ontwikkeling, marketing en verkoop van luxueuze verzorgingsproducten die zijn geïnspireerd door eeuwenoude kennis en tradities en zijn verrijkt met geuren en parfums uit Azië. Haar assortiment omvat een uiteenlopende collectie van, onder meer, body- en skincare producten, geurkaarsen en reisaccessoires, die zij aanbiedt in meer dan 850 eigen winkels en via haar eigen webwinkel. Daarnaast zijn haar producten wereldwijd verkrijgbaar bij meer dan 2500 verkooppunten van derden (waaronder in warenhuizen en op vliegvelden).
2.2.
Rituals Cosmetics is producent en wereldwijd aanbieder van genoemde verzorgingsproducten. Rituals ITM houdt verschillende merken, waaronder de volgende Benelux (woord)merken en Internationale Registratie (hierna: de Rituals-merken):
Benelux woordmerk “RITUALS” met registratienummer 644900, gedeponeerd op 19 februari 1999 en ingeschreven op 1 augustus 1999, voor de klassen 3, 4, 5, 10, 21, 29 en 30.
Benelux woordmerk “RITUALS” met registratienummer 795906, gedeponeerd op 3 maart 2006 en ingeschreven op 7 juni 2006 voor de klassen 24, 25 en 35.
Internationale registratie “RITUALS” met registratienummer 914438, geregistreerd op 9 juni 2006, voor onder meer de Europese Unie (hierna: de Unie) voor de klassen 3, 4, 21, 24, 30 en 35.
Benelux woordmerk “RITUALS” met registratienummer 859433, gedeponeerd op 19 februari 2009 en ingeschreven op 10 juni 2009, voor de klassen 3, 14, 21, 24, 25, 29, 30, 32, 35 en 44.
De Rituals-merken weergegeven onder A, B en D worden ook wel de Beneluxmerken genoemd en het onder C weergegeven merk ook het Uniemerk.
2.3.
The Body Shop produceert en verkoopt sinds haar oprichting in het Verenigd Koninkrijk in 1976 natuurlijke cosmetische producten die op een verantwoorde wijze zijn geproduceerd, waaronder cosmetica, toiletartikelen, huid- en persoonlijke verzorgingsproducten, bad-, lichaams- en spaproducten alsmede diverse aan die producten gerelateerde accessoires. Deze producten verkoopt zij onder meer in haar eigen winkels en via haar eigen webwinkel.
2.4.
In 2015 lanceerde The Body Shop een nieuwe huidverzorgingslijn genaamd “SPA OF THE WORLD”. Dit concept is geïnspireerd op het concept van The Body Shop; reizen over de hele wereld om de meest zeldzame en kostbare ingrediënten en oude schoonheidsrituelen te vinden. Vanwege het bestaan van oudere Benelux-merkrechten van een derde op het merk “SPA”, wordt deze lijn in de Benelux op de markt gebracht onder de (merk)naam “SECRETS OF THE WORLD”. De producten die onderdeel uitmaken van dit concept en onder die noemer worden verkocht (hierna: de SOTW-producten), zijn verdeeld in de volgende vier categorieën:
“RELAXING RITUAL”;
“REVITALISING RITUAL”;
“BLISSFUL RITUAL”; en
“FIRMING RITUAL”
(hierna tezamen: de RITUAL-tekens).
2.5.
Iedere categorie bevat verschillende soorten producten; in ieder geval een bodywash, scrub, crème en (massage)olie. Elke product heeft weer een eigen beschrijvende productnaam zoals JAPANESE CAMELLIA CREAM, MEDITERRANEAN SEA SALT SCRUB of BALKAN JUNIPER BODY WASH. Deze productnamen staan op het etiket aan de voorkant van de productverpakking. Verder staan op de productverpakking verschillende (geregistreerde) merken van The Body Shop (waaronder het merk SPA/SECRETS OF THE WORLD). Met uitzondering van enkele producten, staat op de achterkant van de verpakkingen de productnaam in hoofdletters vermeld, en daarboven – in kleinere hoofdletters – het toepasselijke RITUAL-teken.
2.6.
Hieronder is van iedere categorie SOTW-producten een verpakking zoals die ook in de Unie en/of de Benelux wordt verhandeld, de voor- en achterkant (respectievelijk links en rechts) weergegeven:
2.7.
Het hoofdkantoor van The Body Shop bevindt zich in het Verenigd Koninkrijk; TBS International. Deze rechtspersoon is ook houdster van de intellectuele eigendomsrechten van The Body Shop (waaronder zo’n 125 merken en auteursrechten) en zij is verantwoordelijk voor de fysieke verkoop van SOTW-producten in het Verenigd Koninkrijk. De SOTW-producten worden in de Benelux (fysiek) verkocht door TBS Benelux (in Nederland), The Body Shop (France) SARL (in België en Luxemburg), beide dochterondernemingen van TBS International, en door lokale franchisenemers. In de rest van de Europese Unie (hierna: Unie) worden de producten met name verkocht door (andere) lokale dochterondernemingen van TBS International, zoals The Body Shop Germany GmbH in Duitsland, The Body Shop España S.A.U. in Spanje, B.S. Danmark A/S in Denemarken en door lokale franchisenemers.
Voor online verkopen maakt The Body Shop gebruik van een webwinkel met de domeinnaam thebodyshop.com die door TBS International wordt beheerd. Ook op de lokale pagina’s van die website, of (sub)domeinen, zoals het op Nederland gerichte deel thebodyshop.com/nl-nl/, is TBS International steeds vermeld als auteursrechthebbende. Alle domeinnamen staan op naam van de TBS International.
2.8.
De SOTW-producten bestemd voor de Unie worden geproduceerd en gedistribueerd vanuit een productie- en distributiecentrum van TBS International in het Verenigd Koninkrijk en, sinds kort, ook vanuit een dergelijk centrum in Duitsland. TBS International wordt op alle productverpakkingen als fabrikant aangeduid.
2.9.
Bij de presentatie van de SOTW-producten in de winkels van The Body Shop is/wordt gebruik gemaakt van zogenaamde displays, hieronder afgebeeld zoals gebruikt in Nederland (links) en in Duitsland (rechts):
2.10.
Vanaf het derde kwartaal van 2015 zijn door The Body Shop de volgende, (mede) op de Unie gerichte, uitingen gedaan over de SOTW-producten in catalogi, in de webwinkel en via verschillende sociale mediakanalen:
in een catalogus van TBS International, gericht op het Verenigd Koninkrijk:
Op de webwinkel thebodyshop.com:
op het Duitse deel van de webwinkel:
op Instagram door TBS International:
op Facebook door TBS Benelux:
op Twitter door TBS Benelux:
Op Twitter door TBS France S.A.R.L.:
2.11.
In een marktonderzoek van Rituals uit 2018 (EP04) naar brand awareness, is het volgende opgenomen (waarbij FL staat voor Vlaanderen, en WA voor Wallonië):
2.12.
Rituals heeft TBS Benelux per brief van 21 september 2015 op de hoogte gebracht van het feit dat zij het gebruik van de RITUAL-tekens inbreukmakend acht op de Rituals-merken. Op 14 januari 2020 en op 5 maart 2020 heeft Rituals TBS International gesommeerd inbreuk op de Rituals-merken door het gebruik van de RITUAL-tekens te staken.
2.13.
TBS International heeft onder meer per brief van 23 maart 2020 op de brieven van Rituals gereageerd en zich op het standpunt gesteld dat het zuiver beschrijvende gebruik van het woord ‘ritual’ geen inbreuk op de Rituals-merken oplevert.
3.Het geschil
3.1.
Rituals vordert, na (voorwaardelijke) wijziging [1] en vermindering [2] van eis, om bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:
TBS Benelux en TBS International, ieder afzonderlijk, te bevelen onmiddellijk na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis, iedere inbreuk op de Rituals-merken te staken in de gehele Unie, althans de Benelux, waaronder, doch niet beperkt tot ieder gebruik van de RITUAL-tekens en/of daarmee overeenstemmende tekens in de klassen waarvoor de RITUALS-merken zijn ingeschreven, met dien verstande dat louter beschrijvend gebruik door The Body Shop is toegestaan, i.e. als onderdeel van een complete zin (in de betreffende landstaal van een EU-land), althans binnen een anderszins taalkundige context, waarin het woord gebruikt wordt zonder accentueringen en zonder afwijkende lettergrootte/ hoofdletters;
TBS Benelux en TBS International, ieder afzonderlijk, te veroordelen tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 25.000,- (vijfentwintigduizend euro) per dag dat zij in strijd handelen met de sub 1. gevorderde bevelen (een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend), dan wel, ter keuze van Rituals, van € 5.000,- (vijfduizend euro) per product dat in strijd met die bevelen is aangeboden of verhandeld;
TBS Benelux en TBS International, ieder afzonderlijk, te bevelen alle schade te vergoeden die Rituals heeft geleden als gevolg van hun inbreukmakend handelen, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet; en
TBS Benelux en TBS International hoofdelijk te veroordelen in de volledige proceskosten overeenkomstig art. 1019h Rv [3] .
3.2.
Verkort weergegeven en voor zover van belang, legt Rituals aan haar vorderingen het volgende ten grondslag. Door zonder toestemming van Rituals gebruik te maken van de met de Rituals-merken overeenstemmende RITUAL-tekens, maakt The Body Shop inbreuk op de merkrechten van Rituals in de zin van art. 9 lid 2 aanhef Pro sub b UMVo [4] en artikel 2.20 lid 2 aanhef sub b BVIE [5] (hierna ook: ‘sub b-inbreuk’). The Body Shop creëert (indirect) verwarring bij de consument, onder meer doordat zij de indruk wekt dat er een commerciële band bestaat tussen Rituals en The Body Shop. Daarmee brengt The Body Shop schade toe aan de reputatie en het onderscheidend vermogen van de bekende Rituals-merken. Aan haar vorderingen legt zij voorts onder meer inbreuk op grond van art. 9 lid 2 sub c UMVo Pro en 2.20 lid 2 sub c BVIE ten grondslag.
3.3.
The Body Shop voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van Rituals in de proceskosten op de voet van art. 1019h Rv.
3.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4.De beoordeling
Bevoegdheid
4.1.
Ten aanzien van TBS Benelux is deze rechtbank internationaal en relatief bevoegd kennis te nemen van de op inbreuk op de Benelux-merken gestoelde vorderingen op grond van art. 4.6 lid 1 BVIE, omdat zij in Nederland is gevestigd en haar webwinkel mede is gericht op mogelijke klanten in dit arrondissement, zodat mede daar sprake is van (dreiging van) de gestelde inbreuk. Die bevoegdheid geldt voor de gehele Benelux. Voor zover aan de vorderingen het Uniemerk ten grondslag is gelegd, volgt de bevoegdheid jegens TBS Benelux uit artt. 123 lid 1, 124 onder a en 125 lid 1 UMVo in verbinding met art. 3 van Pro de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk). De bevoegdheid strekt zich uit tot de gehele Unie (art. 126 lid 1 UMVo Pro 2015).
4.2.
TBS International is, net als TBS Benelux, in het geding verschenen zonder de (absolute of relatieve) bevoegdheid van de rechtbank te betwisten. Voor ambtshalve vaststelling van de bevoegdheid ten aanzien van deze partij moet eerst worden beoordeeld welke recht daarop van toepassing is, nu TBS International is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, dat op 31 januari 2020 de Unie heeft verlaten (de ‘Brexit’). Tussen het Verenigd Koninkrijk en de Unie is het zogenaamde Terugtrekkingsakkoord [6] gesloten, dat voorziet in een overgangsperiode die op 31 december 2020 is geëindigd. Onderhavige procedure is aangevangen vóór het einde van de overgangsperiode, met de betekening van de dagvaarding op 18 november 2020. Art. 67 van Pro dit Terugtrekkingsakkoord bepaalt (samengevat) dat ten aanzien van procedures die vóór het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, de bepalingen inzake de rechterlijke bevoegdheid van de Brussel I bis-Vo [7] van toepassing zijn. Uit art. 127 lid 1 van Pro het terugtrekkingsakkoord volgt dat tijdens de overgangsperiode, behoudens uitzonderingen die niet aan de orde zijn, het recht van de Unie van toepassing blijft op en in het Verenigd Koninkrijk, zodat, voor zover hier van belang, de UMVo en de daarin vervatte speciale bevoegdheidsregels eveneens gelden. Voor de toepasselijkheid van de speciale bevoegdheidsregelingen van het BVIE heeft de Brexit geen gevolg.
4.3.
De bevoegdheid om van de vorderingen jegens TBS International kennis te nemen kan, voor zover daaraan inbreuk op het Uniemerk ten grondslag is gelegd, worden ontleend aan art. 8 lid 1 Brussel Pro I bis-Vo, zoals Rituals aanvoert. Artt. 122 lid 1 en 125 lid 1 UMVo verklaren de algemene bevoegdheidsregels van Brussel I bis-Vo ook van toepassing op procedures betreffende Uniemerken, voor zover daar in de UMVo niet van wordt afgeweken. In de UMVo wordt niet afgeweken van artikel 8 lid 1 Brussel Pro I bis-Vo. Een rechtbank voor het Uniemerk kan derhalve op basis van artikel 8 lid 1 Brussel Pro I bis-Vo bevoegd zijn om kennis te nemen van vorderingen die zijn ingesteld tegen een gedaagde die geen woonplaats heeft in de lidstaat waar deze rechtbank zich bevindt, indien en voor zover aan de voorwaarden voor toepassing van dit artikellid is voldaan. Aan die voorwaarden is voldaan wanneer (1) deze rechtbank kan worden aangemerkt als het “gerecht van de woonplaats” van (één van) de medegedaagde(n) en bovendien (2) sprake is van een zodanig nauwe band met de vorderingen tegen die medegedaagde(n) dat een goede rechtsbedeling vraagt om een gelijktijdige behandeling en berechting teneinde tegenstrijdige beslissingen te voorkomen. Aan het vereiste onder (1) is voldaan omdat de rechtbank Den Haag moet worden aangemerkt als het gerecht van de woonplaats van TBS Benelux. Aan de tweede voorwaarden is ook voldaan omdat de vorderingen jegens TBS International nauw verbonden zijn met de vorderingen jegens TBS Benelux. Zij zijn gegrond op dezelfde Rituals-merken en aan zowel TBS Benelux als TBS International worden dezelfde handelingen verweten met dezelfde tekens, zodat sprake is van eenzelfde situatie feitelijk en rechtens. Een goede rechtsbedeling vraagt om gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te vermijden dat onverenigbare beslissingen worden gegeven. Uit art. 126 lid 1 volgt Pro dat die bevoegdheid zich uitstrekt tot de gehele Unie.
4.4.
Voor zover aan de vorderingen jegens TBS International inbreuk op de Benelux-merken ten grondslag wordt gelegd, geldt dat die bevoegdheid voortvloeit uit art. 4.6 lid 1 BVIE nu de gesteld inbreukmakende handelingen mede zijn gericht op klanten in dit arrondissement.
Merkinbreuk “sub b”
4.5.
Van de aan de vorderingen ten grondslag gelegde sub b-inbreuk is sprake als het betrokken teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en wordt gebruikt met betrekking tot waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. De vraag of sprake is van verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld volgens de indruk die merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name (de onderlinge samenhang tussen) de overeenstemming van het merk en het teken en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, de auditieve en de begripsmatige vergelijking tussen het merk en teken betreft, te berusten op de totaalindruk die het merk en het teken wekken bij het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende en omzichtige gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de hiervoor omschreven consument van de betrokken waren of diensten. Een zekere mate van overeenstemming en een zekere mate van (soort)gelijkheid zijn daarbij cumulatieve voorwaarden. [8]
4.6.
De geldigheid van de Rituals-merken is niet bestreden, zodat van de geldigheid daarvan dient te worden uitgegaan.
4.7.
Naar het oordeel van de rechtbank kan Rituals zich verzetten tegen gebruik van de RITUAL-tekens door The Body Shop. Dat zal hierna worden toegelicht.
Toerekening van verweten gebruik aan TBS Benelux en/of TBS International
4.8.
Een eerste kwestie die partijen verdeeld houdt, heeft betrekking op de toerekening van het verweten gebruik van de RITUAL-tekens.
4.9.
Tussen partijen is niet in geschil dat het aanbieden van de SOTW-producten en het aanprijzen daarvan middels (reclame)uitingen, zowel online als offline, waarvan de RITUAL-tekens deel uitmaken, zoals de hiervoor onder 2.9 en 2.10 ter illustratie weergegeven uitingen (hierna: de verweten gedragingen), in Nederland in ieder geval dienen te worden toegerekend aan TBS Benelux. Evenmin bestaat discussie over de toerekenbaarheid aan TBS International van gelijksoortige gedragingen in het Verenigd Koninkrijk.
4.10.
The Body Shop betwist dat TBS International buiten het Verenigd Koninkrijk verweten gedragingen heeft verricht en wijst er daarbij op dat haar lokale dochterondernemingen, waaronder TBS Benelux, verantwoordelijk zijn voor handelingen verricht in de landen waar zij actief zijn. Vast staat echter, al dan niet omdat dit niet of onvoldoende is weersproken, dat:
TBS International op de websites van de webwinkels waarop ook de SOTW-producten worden aangeboden, wordt gepresenteerd als auteursrechthebbende en merkhouder, ook op de nationale domeinen van die website;
de domeinnamen van de webwinkels op naam staan van TBS International;
TBS International houdster is van alle merken van The Body Shop, waaronder SOTW, welke haar lokale dochterondernemingen kennelijk met haar toestemming gebruiken;
TBS International de 100% moedervennootschap is van de lokale dochterondernemingen en zij samen naar buiten treden als één concern; en
de SOTW-producten en het genoemde promotiemateriaal zijn ontworpen en/of geproduceerd door TBS International die zich op de verpakkingen ook als fabrikant respectievelijk merk- en auteursrechthebbende presenteert;
de producten bestemd voor de Unie tot voor kort uitsluitend in het Verenigd Koninkrijk werden geproduceerd en van daaruit werden verspreid naar de (tot voor kort andere) Unielanden (waarbij thans invoer in de Unie moet plaatsvinden).
Gelet op deze omstandigheden, in samenhang beschouwd, moet worden geoordeeld dat de verweten gedragingen onderdeel zijn van een gezamenlijke activiteit van TBS International en haar lokale dochterondernemingen, waaronder TBS Benelux. Als zodanig heeft TBS International het dus ook in haar macht om de verweten gedragingen in de Unie, waaronder in de Benelux, te beletten. Dat de lokale dochterondernemingen zelfstandige rechtspersonen zijn die in de betreffende regio’s de transacties met de klanten aangaan, staat daaraan niet in de weg. [9]
4.11.
De verweten gedragingen die hebben plaatsgevonden in de Unie, anders dan in het Verenigd Koninkrijk, kunnen dus eveneens aan TBS International worden toegerekend en zijn daarom tevens relevant voor de beoordeling van het gesteld inbreukmakend handelen door The Body Shop. Het gaat in dit geval bijvoorbeeld om verweten gedragingen die hebben plaatsgevonden, althans zijn gericht op het publiek, in Zweden, Spanje, Duitsland, Portugal, Denemarken, Hongarije en Roemenië.
4.12.
The Body Shop heeft erop gewezen dat Rituals verschillende gedragingen aan haar vorderingen ten grondslag heeft gelegd die door derden, niet zijnde TBS International of haar dochterondernemingen, zijn verricht. Dit is door Rituals niet betwist. Voor zover Rituals zich ter onderbouwing van de gestelde inbreuk(en) daarop beroept dan wel op gedragingen die niet binnen de Unie, inclusief het Verenigd Koninkrijk, zijn verricht, althans op gedragingen die niet tot het publiek op dat grondgebied zijn gericht, zullen deze als voor de beoordeling van de vorderingen als niet ter zake doende buiten beschouwing worden gelaten.
Gebruik van de RITUAL-tekens als merk
4.13.
Tussen partijen bestaat ook discussie over de vraag of de RITUAL-tekens worden gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten (dus als merken). The Body Shop betwist dat dat het geval is. Zij stelt dat zij de tekens uitsluitend beschrijvend gebruikt. Voor beantwoording van de vraag of sprake is van gebruik als merk voor waren en diensten moet gekeken worden naar de opvattingen van het in aanmerking komende publiek; de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren, in casu, gelet op de onderhavige waren, de gewone, volgens The Body Shop vooral vrouwelijke, consument. Gebruik van een teken is zuiver beschrijvend van aard als het uitgesloten is dat het relevante publiek het teken (mede) opvat als - voor zover hier van belang - aanduiding van de herkomst uit een bepaalde onderneming. [10]
4.14.
The Body Shop voert terecht aan dat Rituals door inroeping van haar merkrechten derden niet kan verbieden het woord “ritueel” (in welke taal dan ook) in zuiver beschrijvende zin, dat wil zeggen in de betekenis “een reeks handelingen”, te gebruiken. Echter het gebruik van de RITUAL-tekens door The Body Shop is niet beperkt tot dergelijk gebruik. The Body Shop gebruikt de RITUAL-tekens prominent op banners en in reclame-uitingen ter aanduiding van de vier categorieën SOTW-producten. Daarbij zijn de RITUAL-tekens in hoofdletters weergegeven als – in het algemeen meest – in het oog springende deel van de aanprijzing, zoals te zien is op de in 2.9 en 2.10 weergegeven uitingen, op een wijze waarop The Body Shop, zoals Rituals onweersproken heeft gesteld, ook door haar (wel) ingeschreven merken gebruikt. Geenszins valt dan ook uit te sluiten dat die uitingen bij de reeds genoemde gewone consument die op zoek is naar verzorgingsproducten, de indruk wekken dat het gaat om een herkomstaanduiding als hiervoor bedoeld. Anders dan The Body Shop, met verwijzing naar het gebruik van de RITUAL-tekens op de producten zelf (zie 2.6, enkel op de achterkant van de verpakking en op een weinig in het oog springende wijze, waarbij op de voorkant prominent merken van The Body Shop zijn weergegeven), ingang wil doen vinden, is dan ook niet uitsluitend sprake van ‘beschrijvend’ gebruik om aan te duiden dat het om ‘een ritueel’ zou gaan.
4.15.
Ook gaat de rechtbank niet mee in het betoog van The Body Shop dat de term ‘ritueel’/’ritual’ dient om een kenmerk of eigenschap van de cosmetische producten te beschrijven; daartoe is onvoldoende gesteld, mede gelet op de betwisting door Rituals. Het door The Body Shop ingeroepen arrest van het gerechtshof Den Haag van 15 juli 2014, IEF 14084 (Kettle Foods/Intersnack), kan haar niet baten. In dat arrest werd de vermelding “kettle cooked” op de verpakking van chips aangemerkt als beschrijvend voor de bereidingswijze van die chips, en derhalve niet als merkgebruik. In deze zaak ligt dat anders. De toevoeging van de RITUAL-tekens geven geen duidelijkheid over eigenschappen of kenmerken van de SOTW-producten. Voor zover The Body Shop enkel zou beogen te beschrijven dat het gecombineerd gebruik van de tot één en dezelfde categorie behorende producten een bepaald verzorgingsritueel of een routine vormt, valt bovendien niet in te zien waarom de RITUAL-tekens in het promotiemateriaal (op prominente wijze), in de (web)winkels en op de productverpakkingen zelf (zij het op de laatste op weinig prominente wijze) als naam/aanduiding van de verschillende categorieën SOTW-producten zijn vermeld. Het gebruik van hoofdletters (in het algemeen of enkel de eerste letters van de gecombineerde woorden) en van de Engelse taal ook wanneer de context anderstalig is (in de winkel en op de website en sociale media) duidt ook op herkomstaanduiding als hiervoor bedoeld. Het gebruik door The Body Shop van de RITUAL-tekens is dan ook niet aan te merken als zuiver beschrijvend.
4.16.
Voor zover het verweer van The Body Shop zo moet worden begrepen dat mede een beroep op art. 2.23 lid 1 sub b BVIE wordt gedaan, gaat de rechtbank daaraan voorbij, reeds omdat The Body Shop, mede gelet op de uitdrukkelijke betwisting van Rituals, niet voldoende onderbouwd heeft gesteld dat zij de RITUAL-tekens heeft gebruikt ter aanduiding van een kenmerk van de waar volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Gelet op wat hiervoor onder 4.15 is overwogen, is de rechtbank daarvan overigens, en ten overvloede, ook niet overtuigd.
Overeenstemming Rituals-merken en RITUAL-tekens
4.17.
De RITUAL-tekens vormen een combinatie van het zelfstandig naamwoord ‘Ritual’ met de wisselende bijvoeglijke naamwoorden “revitalising”, “relaxing”, “blissful” en “firming” (of woorden van gelijke strekking in een andere taal). Het in de RITUAL-tekens gebruikte woordelement “ritual” is in visueel, auditief en begripsmatig opzicht vrijwel identiek aan het woord “rituals” zoals beschermd door de Rituals-merken. De bijvoeglijke naamwoorden zijn dienend en daarmee in ieder geval begripsmatig ondergeschikt aan het zelfstandig naamwoord “ritual” omdat zij daarnaar verwijzen en daarvan een eigenschap of effect beschrijven. Bovendien is “ritual” het enige woordelement dat in alle vier de tekens terugkeert. Wanneer de gemiddelde consument in één oogopslag met het bestaan van de verschillende categorieën SOTW-producten wordt geconfronteerd, zoals in de winkel of op de website het geval is, zal daarom het woordelement “ritual”, door de herhaling, bij hem het meest in het oog springen. Daarnaast wordt het zelfstandig onderscheidend en dominante karakter van het woordelement “ritual” in sommige uitingen nog visueel versterkt doordat het een van de bijvoeglijke naamwoorden afwijkende kleur of grootte heeft. Omdat juist het woordelement ‘ritual’ een zelfstandig onderscheidende en dominerende plaats inneemt binnen de RITUAL-tekens, brengt het feit dat dat element van de tekens vrijwel identiek is aan de Rituals-merken, mee dat de tekens als geheel een grote mate van overeenstemming vertonen.
Verwarringsgevaar
4.18.
Ten slotte staat ter beoordeling of sprake is van verwarringsgevaar. De rechtbank stelt voorop dat de Rituals-merken inherent onderscheidend vermogen hebben voor cosmetica/verzorgingsproducten. Als door Rituals gesteld en door The Body Shop niet, althans onvoldoende, bestreden, wordt aangenomen dat het onderscheidend vermogen van de Rituals-merken is verstrekt door het (intensieve) gebruik ervan door Rituals in de Unie, in het bijzonder in de Benelux, in de afgelopen twee decennia. Ter onderbouwing heeft Rituals marktonderzoeken in het geding gebracht naar ‘brand awareness’ met betrekking tot de Rituals-merken in (onder meer) de Benelux, Duitsland, Spanje en Zweden (uit begin 2018 en 2021; zie 2.11; in het marktonderzoek verricht in 2021 zijn de percentages niet afgenomen). Rituals heeft voorts onderbouwd gesteld dat zij het onderscheidend vermogen van haar merken actief en (grotendeels) met succes beschermt door, sinds enkele jaren, op te treden middels inbreuk- en oppositieprocedures tegen andere partijen die ter aanduiding van onder meer verzorgingsproducten merken en/of tekens (willen) gebruiken waarin de term “ritual” voorkomt. Dat de Rituals-merken onderscheidend vermogen hebben is door The Body Shop ook niet gemotiveerd betwist; zij heeft, onder andere in verband met de marktonderzoeken, uitsluitend betwist dat sprake is van bekende merken in de zin van art. 9 lid 2 sub c UMVo Pro en art. 2:20 lid 2 sub c BVIE Pro. Voor het aannemen van onderscheidend vermogen is echter niet vereist dat komt vast te staan dat de Ritual-merken bekend zijn in de zin van voornoemd artikelen. Voor onderscheidend vermogen is beslissend of de merken geschikt zijn om de waren of diensten waarvoor ze zijn ingeschreven, als afkomstig van Rituals te identificeren, en dus om deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Dat is het geval.
4.19.
De mate van onderscheidenheid van de merken, de grote overeenstemming tussen merken en tekens en de onbetwiste stelling van Rituals dat de Rituals-merken en de RITUAL-tekens worden gebruikt voor identieke waar, rechtvaardigen reeds de conclusie dat de mogelijkheid bestaat dat verwarring kan optreden omtrent de herkomst van de SOTW-producten van The Body Shop. De relevante consument kan denken dat er een verband is tussen die producten en Rituals. Bijkomende omstandigheden die het gevaar voor verwarring versterken zijn onder andere dat Rituals en The Body Shop in vrijwel hetzelfde marktsegment opereren, dat de producten van partijen uitwisselbaar zijn en dat de wijze van promotie en marketing sterk vergelijkbaar is, naar Rituals stelt en The Body Shop niet gemotiveerd heeft betwist.
4.20.
The Body Shop heeft er terecht op gewezen dat bij de beoordeling van verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden met de specifieke context waarin het merk en het teken worden gebruikt. In dat verband heeft zij aangevoerd dat haar producten uitsluitend in eigen (web)winkels worden verkocht en, waar het gaat om aanprijzingen via sociale media, uitsluitend de eigen kanalen worden gebruikt. Vanwege die context is het de gemiddelde consument volgens The Body Shop duidelijk dat de SOTW-producten voorzien van de gewraakte RITUAL-tekens, afkomstig zijn van The Body Shop. Bovendien staan op het etiket aan de voorkant van de SOTW-producten drie merken die door The Body Shop zijn geregistreerd en door de consument als zodanig worden herkend, terwijl het RITUAL-teken slechts op niet in het oog springende wijze op de achterkant van de verpakking is vermeld. Rituals betwist dat die context (indirecte) verwarring wegneemt en ook dat de SOTW-producten uitsluitend via eigen (web)winkels worden aangeboden, nu ze ook via websites als amazon.com en bol.com verkrijgbaar zijn.
Naar het oordeel van de rechtbank brengt de omstandigheid dat de consument de SOTW-producten uitsluitend via eigen (web)winkels van The Body Shop aantreft, ervan uitgaande dat dat inderdaad zo is, niet zonder meer mee dat verwarringsgevaar in de zin van artikel 9 lid 2 aanhef Pro sub b UMVo en artikel 2.20 lid 2 aanhef sub b BVIE is uitgesloten. Het begrip verwarringsgevaar omvat immers ook indirect verwarringsgevaar. Gevaar bestaat dat de consument de producten met een RITUAL-teken zal associëren met Rituals en zal kunnen denken dat The Body Shop economisch verbonden is met Rituals, althans dat er van een commerciële band en/of enige vorm van samenwerking met Rituals sprake is.
4.21.
De rechtbank onderschrijft het standpunt van The Body Shop dat de kans op verwezenlijking van verwarringsgevaar door enkel het gebruik van de RITUAL-tekens op de productverpakkingen van de SOTW-producten verwaarloosbaar klein is, gelet op de positie en grootte van het RITUAL-teken en de overigens op de verpakking prominent aanwezige (merk)aanduidingen van The Body Shop. Zij moet echter ook vaststellen dat door het opvallende gebruik van de RITUAL-tekens in de promotiecampagne van The Body Shop, waaronder de prominente vermelding van die tekens op de displays in haar winkels naast de producten, op haar website en op haar sociale mediakanalen, het door Rituals ingeroepen indirecte verwarringsgevaar zich wel degelijk voor kan doen. Aldus leidt het gecombineerde gebruik van de RITUAL-tekens, dat wil zeggen de combinatie van de RITUAL-tekens op de verpakking en prominent in het promotiemateriaal, tot een situatie dat de gemiddelde consument kan menen dat de SOTW-producten onderdeel zijn van een commerciële samenwerking tussen The Body Shop en Rituals. Dat sprake is van verschillende ondernemingen of de afwezigheid van bewijs dat verwarring zich in de afgelopen zes jaar daadwerkelijk heeft voorgedaan, zijn, anders dan The Body Shop heeft betoogd, onvoldoende om dat indirect verwarringsgevaar non-existent te achten.
Conclusie ten aanzien van gestelde inbreuk
4.22.
Het voorgaande leidt tot de slotsom dat The Body Shop door het gebruik van de RITUAL-tekens inbreuk maakt op de merkrechten van Rituals in de zin van artikel 9 lid 2 aanhef Pro sub b UMVo en artikel 2.20 lid 2 aanhef sub b BVIE. Aan overige grondslagen, waaronder ook het marktonderzoek gericht op verwarring, komt de rechtbank niet toe. Partijen hebben voorts geen belang bij een beslissing op de bezwaren die zij ter zitting over en weer hebben gemaakt tegen door ieder van hen ingediende aanvullende producties, nu die stukken niet aan de beslissing ten grondslag liggen, dan wel omdat die bezwaren niet gegrond zijn omdat de stukken (de marktonderzoeken die zien op merkbekendheid) tijdig in het geding zijn gebracht, zodat The Body Shop niet in haar verdediging is geschaad.
Vorderingen
4.23.
De vastgestelde inbreuk brengt mee dat de vorderingen van Rituals worden toegewezen zoals hierna toegelicht.
4.24.
Het EU-wijde inbreukverbod zal worden toegewezen tegen zowel TBS Benelux als TBS International. Het is niet nodig om beschrijvend gebruik daarvan expliciet uit te zonderen zoals Rituals na eiswijziging heeft gevorderd, omdat dergelijk gebruik geen inbreuk vormt. Rituals heeft het inbreukverbod gevorderd voor het grondgebied van de Unie op het moment van het instellen van haar vordering, derhalve ook voor het Verenigd Koninkrijk, dat sinds 31 januari 2020 geen onderdeel meer uitmaakt van de Unie. Uit artikel 54, eerste lid aanhef en onder a) van het Terugtrekkingsakkoord volgt dat de houder van Uniemerkrechten die voor het eind van de overgangsperiode (31 december 2020) zijn ingeschreven of verleend, zonder een nieuw onderzoek van deze rechten, houder wordt van vergelijkbare rechten die in het Verenigd Koninkrijk krachtens het recht van het Verenigd Koninkrijk zijn ingeschreven en afdwingbaar zijn (hierna: het VK-merk). Hangende deze procedure is Rituals ITM dus houder geworden van een VK-merk dat identiek is aan haar voor deze zaak relevante Uniemerk. De rechtbank ziet zich, nu The Body Shop dit betwist, gesteld voor de vraag of zij thans (ook) een inbreukverbod kan uitspreken met betrekking tot het tijdens deze procedure van het Uniemerk van Rituals afgesplitste VK-merk zonder dat Rituals daarop expliciet een beroep heeft gedaan.
4.25.
Met Rituals beantwoordt de rechtbank die vraag bevestigend. Hiervoor is onder 4.2 reeds overwogen dat uit artikel 67 van Pro het Terugtrekkingsakkoord volgt dat de regels betreffende rechterlijke bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken op procedures die zijn ingeleid vóór het einde van de overgangsperiode, zoals onderhavig geding, ongewijzigd van toepassing blijven. Dat betekent dat het Verenigd Koninkrijk voor wat betreft de toepassing van genoemde regels als onderdeel van de Unie wordt beschouwd. Daarmee wordt de (rechts)bescherming die het Unierecht biedt voor aanspraken die zijn ontstaan en in rechte gevorderd vóór het einde van de overgangsperiode, ook ná Brexit gegarandeerd. Het Uniemerk waarop Rituals zich bij de aanvang van de procedure beriep en nog steeds beroept, is hangende de procedure uiteengevallen in het Uniemerk (zonder gelding voor het Verenigd Koninkrijk) en het corresponderende VK-merk. Indien de rechtbank in deze situatie niet ook een inbreukverbod ten aanzien van het VK-merk zou kunnen opleggen, zou de bescherming die Rituals initieel aan het Unierecht (de UMVo en Brussel I bis-Vo) en verder aan het Terugtrekkingsakkoord kan ontlenen, voor een deel, namelijk voor zover van haar Uniemerk als gevolg van de Brexit per 1 januari 2021 een VK-merk is afgesplitst, illusoir worden.
4.26.
De rechtbank zal het inbreukverbod in deze overgangssituatie daarom ook opleggen ten aanzien van het Verenigd Koninkrijk.
4.27.
De termijn waarbinnen aan het verbod moet worden voldaan zal, om executiegeschillen te voorkomen, worden bepaald op een week na betekening van het vonnis. De gevorderde dwangsommen zullen worden gemaximeerd, als in het dictum bepaald.
4.28.
De vordering tot vergoeding van schade geleden als gevolg van het inbreukmakend handelen door The Body Shop is toewijsbaar, gelet op de vastgestelde inbreuk. Het verzoek om de begroting daarvan te verwijzen naar een schadestaatprocedure zal worden afgewezen. Rituals heeft in deze procedure volstaan met de stelling dat het duidelijk zal zijn en geen nader betoog behoeft dat zij als gevolg van de handelwijze van The Body Shop (onherstelbare) schade lijdt en zal lijden. Na de uitdrukkelijke betwisting van het bestaan van enige schade door The Body Shop, heeft Rituals haar schade niet nader toegelicht. Daardoor is onduidelijk gebleven op welke wijze het inbreukmakend handelen van The Body Shop concreet schade heeft toegebracht of heeft kunnen toebrengen aan de reputatie van Rituals en de exclusiviteit van de RITUALS merken. Rituals heeft niets gesteld waaruit het (mogelijke) bestaan van dergelijke schade kan worden afgeleid. Daarmee heeft Rituals het bestaan of de mogelijkheid van schade als gevolg van het inbreukmakend handelen door The Body Shop niet aannemelijk gemaakt. Voor verwijzing naar de schadestaatprocedure teneinde de schade te begroten ziet de rechtbank dan ook geen aanleiding. De schade wordt in deze procedure begroot en wel op nihil.
4.29.
The Body Shop zal als in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Rituals maakt aanspraak op een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv en heeft daartoe een specificatie van haar advocaatkosten van in totaal € 45.149,- overgelegd. Daarnaast vordert zij verschotten van in totaal € 21.938,41, waaronder een bedrag van € 21.414,03 voor twee marktonderzoeken verricht door Panelwizard.
4.30.
De onderhavige zaak is er één ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv Pro. Teneinde de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde advocaatkosten te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. Onderhavige zaak valt naar het oordeel van de rechtbank onder de categorie ‘normaal’ met een maximumtarief van € 17.500,-. Dit bedrag zal als salaris advocaat worden toegewezen; het meer gevorderde wordt afgewezen.
4.31.
Verschotten komen, voor zover redelijk, evenredig en deugdelijk gespecificeerd, naast de advocaatkosten voor vergoeding in aanmerking. The Body Shop heeft geen verweer gevoerd tegen de hoogte van de opgevoerde verschotten. De rechtbank constateert echter dat Rituals kosten van de marktonderzoeken niet heeft gespecificeerd; zij heeft van die beweerdelijke kosten geen facturen in het geding gebracht. De rechtbank dient dan ook een schatting te maken (vgl. punt 5 Indicatietarieven), en begroot de kosten op € 10.000,- hetgeen redelijk en evenredig wordt geacht. De opgevoerde en gespecificeerde verschotten van € 667,- aan griffierecht en € 83,38 aan deurwaarderskosten komen ook voor vergoeding in aanmerking. Overige deurwaarderskosten zijn niet gespecificeerd. De totale begroting van de proceskosten aan de zijde van Rituals komt daarmee op een bedrag van € 28.250,38, waarvan (€ 667,- + € 83,38 + € 10.000=) € 10.750,38 aan verschotten.
4.32.
Nu dit onbestreden is gevorderd, zal de uitspraak uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.
5.De beslissing
De rechtbank
5.1.
beveelt TBS Benelux en TBS International, ieder afzonderlijk, uiterlijk vanaf een week na betekening van dit vonnis, iedere inbreuk op de Rituals-merken door het gebruik van de RITUAL-tekens te staken en gestaakt te houden in de gehele Unie en in het Verenigd Koninkrijk;
5.2.
veroordeelt TBS Benelux en TBS International, ieder afzonderlijk, om aan Rituals een dwangsom te betalen van € 10.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan het in 5.1 uitgesproken bevel voldoen, tot een maximum van € 500.000,- is bereikt;
5.3.
veroordeelt The Body Shop alle schade te vergoeden die Rituals heeft geleden als gevolg van inbreukmakend handelen door het gebruik van de RITUAL-tekens, welke schade wordt begroot op nihil;
5.4.
veroordeelt The Body Shop in de proceskosten, aan de zijde van Rituals tot op heden begroot op € 28.250,38;
5.5.
verklaart deze uitspraak uitvoerbaar bij voorraad;
5.6.
wijst af het anders of meer gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door mr. M.E. Kokke in aanwezigheid van de griffier mr. J.J. de Jong en in het openbaar uitgesproken door mr. D. Nobel op 2 februari 2022.