ECLI:NL:RBDHA:2022:3771

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer C/09/624702 / KG/ZA 22-109 EAM/MB

Vonnis in kort geding van 21 april 2022

in de zaak van

de rechtspersoon naar buitenlands recht

360 EUROPE ASSET MANAGEMENT LTD.,

gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk,

eiseres in conventie bij dagvaarding van 15 februari 2022 en akte wijziging eis van

7 april 2022,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. O.R. van Hardenbroek te Den Haag,

tegen

1. de vennootschap naar Luxemburgs recht

HCI 360 LUXEMBOURG S.À.R.L.

gevestigd te Luxemburg, Luxemburg,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HCI ASSET MANAGEMENT B.V.

gevestigd te Amsterdam,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HCI 360 LEIDERDORP B.V.

gevestigd te Amsterdam,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HCI 360 UTRECHT B.V.

gevestigd te Utrecht en (mede) kantoorhoudend te Amsterdam,

5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HCI 360 HOUTEN B.V.

gevestigd te Houten en (mede) kantoorhoudend te Amsterdam,

6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HCI 360 DORDRECHT B.V.

gevestigd te Dordrecht en (mede) kantoorhoudend te Amsterdam,

7. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HCI 360 EINDHOVEN B.V.

gevestigd te Eindhoven en (mede) kantoorhoudend te Amsterdam,

8. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HCI 360 ALMERE B.V.

gevestigd te Almere en (mede) kantoorhoudende te Amsterdam,

9. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HCI 360 INNSBRUCKWEG B.V.

gevestigd te Rotterdam en (mede) kantoorhoudende te Amsterdam,

10. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HCI 360 AALSMEER B.V.

gevestigd te Aalsmeer en (mede) kantoorhoudende te Amsterdam,

11.
[gedaagde sub 11],

wonende te [plaats] , [land] ,

gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie,

advocaten mr. A.R.T. Odle en N.M.M. van der Zande te Amsterdam.

1.De procedure

Dit kort geding is op 7 april 2022 behandeld door de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam, die optrad als plaatsvervanger voor de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. De mondelinge behandeling van dit kort geding heeft plaatsgevonden in het gebouw van de rechtbank Amsterdam. Ter zitting heeft eiseres, hierna 360 EAM, de dagvaarding en akte wijziging van eis toegelicht.

Gedaagden, hierna gezamenlijk ook HCI c.s., hebben verweer gevoerd en een tegenvordering (eis in reconventie) ingediend. 360 EAM heeft de tegenvordering bestreden. Beide partijen hebben schriftelijke stukken en een pleitnota in het geding gebracht.

Ter zitting waren aanwezig:

- aan de kant van 360 EAM: [A] , commercieel directeur, [B] commercieel property manager, mr. Van Hardenbroek en zijn kantoorgenoot

mr. M. van Tiel.

- aan de kant van HCI c.s.: [C] , procuratiehouder en middellijk bestuurder via IQ EQ Management (Netherlands) B.V. (hierna: IQEQ), mr. Van der Zande en haar kantoorgenote mr. A.E. Kremers.

Vonnis is bepaald op heden.

2.De feiten

2.1.

[x] (hierna: [x] ) is samen met zijn vader bestuurder en (50/50) aandeelhouder van 360 EAM, dat is opgericht in 2013. 360 EAM maakt deel uit van een groep vennootschappen die zich bezighoudt met het investeren in en beheren van onroerend goed in Europa.

2.2.

In september 2015 heeft 360 EAM de domeinnaam flexizone.nl geregistreerd en sindsdien biedt zij onder de naam Flexizone flexibele bedrijfs- en kantoorruimte te huur aan. Afnemers van de huurruimtes hebben ook toegang tot de Flexizone Business club waarmee zij kunnen deelnemen aan exclusieve (op business development gerichte) Flexizone evenementen. Aanvankelijk (vanaf 2014) heeft 360 EAM samengewerkt met Henley Property Services Limited, waarbij de joint venture Henley 360 JV werd opgericht. Er zijn toen vastgoedobjecten aangekocht in Duitsland (Oberhausen en Essen) en in Nederland (Rotterdam (Business Park Boezembocht) en Vianen). In Boezembocht Rotterdam is voor het eerst het ‘Flexizone-concept’ gebruikt. Later zijn andere objecten aangekocht, waaronder een object in Den Haag.

2.3. 360

EAM is sinds 2015 met een eigen pagina (www.facebook.com/

flexizone) actief op Facebook. Daarnaast maakt zij gebruik van andere social media, zoals Twitter en LinkedIn en heeft zij een YouTubekanaal.

2.4.

Op 10 juni 2016 is bij het EUIPO (het Europees merkenbureau) het volgende (beeld)merk ingeschreven, aanvankelijk op naam van Henley 360 503 B.V.:

Het merk is ingeschreven voor de klassen 36, 39 en 43 (onder meer: makelaardij in onroerende goederen; agentschappen of courtagediensten voor het verhuren van gebouwen; beheer van onroerende goederen; huisvestingsbeheer; tijdelijke verhuur van kantoorruimte, vergaderzalen, conferentiezalen en tentoonstellingsruimten.) Als eigenaar van het merk is in een uittreksel gedateerd 3 februari 2022 360 EAM vermeld.

2.5.

In 2018 is [x] een samenwerking/joint venture aangegaan met HCI Europe Ltd (hierna: HCI Europe). Deze vennootschap behoort tot de groep van Hokanson Capital Inc. (de HCI Groep) gevestigd in Canada, die zich aanvankelijk vooral richtte op investeringen in Canada en de VS. De eerste investering van de HCI Groep in Europa is die waarop dit kort geding betrekking heeft.

2.6.

[x] en HCI Europe hebben in het kader van hun samenwerking op 6 maart 2018 HCI 360 Luxembourg S.a.r.l. (gedaagde sub 1, hierna: HCI Luxembourg) opgericht. HCI Europe houdt 70% van de aandelen in HCI Luxembourg en [x] de overige 30%. Doel van de samenwerking was de gezamenlijke aankoop van vastgoed, met name voor verhuur aan bedrijven. Ieder vastgoedobject zou worden ondergebracht in een aparte vastgoedmaatschappij (een property company oftewel PropCo).

2.7.

Sinds 2018 zijn in het kader van de samenwerking in totaal acht vastgoedobjecten aangekocht. Daartoe heeft HCI Luxembourg evenzoveel PropCo’s opgericht (gedaagden 3 tot en met 10), die eigenaar zijn van het desbetreffende object. HCI Luxembourg is enig aandeelhouder van de PropCo’s.

2.8.

[gedaagde sub 11] (gedaagde sub 11, hierna [gedaagde sub 11] ) is als vice-president werkzaam bij HCI Ventures Ltd, behorend tot de HCI Groep gevestigd in Canada. [gedaagde sub 11] en [x] kennen elkaar uit hun jeugd.

2.9.

De statutaire directie van de PropCo’s wordt gevoerd door IQEQ, die tevens bestuurder is van de PropCo’s. IQEQ houdt zich bezig met algemene directievoering, financiële verslaglegging en administratie.

2.10.

HCI Europe en [x] hebben op 3 april 2018 een Investment and shareholders agreement gesloten (hierna: de aandeelhoudersovereenkomst).

De aandeelhoudersovereenkomst bevat onder meer bepalingen die zien op de financiering en exploitatie van de PropCo’s, met wie ‘the consultant’ een asset management agreement (AMA) zal worden aangegaan.

2.11. 360

EAM is met ieder van de Propco’s een AMA aangegaan op grond waarvan 360 EAM (als asset manager, aangeduid als Consultant) tegen betaling commerciële (beheers)diensten, zoals de verhuur van kantoorpanden, aan hen zal verlenen, met dien verstande dat HCI 360 Aalsmeer (gedaagde sub 10, hierna HCI Aalsmeer) de AMA niet heeft ondertekend. In de onroerende zaken van de PropCo’s, worden, net als in de objecten van 360 EAM vermeld bij 2.2, onder de naam Flexizone, flexwerkplekken voor zelfstandige ondernemers aangeboden, volgens het Flexizone-concept. De locaties zijn daartoe uitgerust met het Flexizone logo, daaraan gerelateerde kunst en design, versieringen in de Flexizone kleuren etcetera. Het personeel van 360 EAM hield zich bezig met de feitelijke dienstverlening in het kader van het beheer.

2.12.

De dagelijkse activiteiten van de PoprCo’s worden uitgevoerd door de zogeheten Property Manager: VastState Vastgoedmanagement B.V.

2.13.

Medio 2021 is verschil van inzicht ontstaan tussen enerzijds 360 EAM/ [x] en anderzijds HCI Europe/HCI Luxembourg, met name over (de hoogte van) extra financiële injecties die de aandeelhouders zouden moeten geven aan HCI Luxembourg vanwege (volgens HCI Europe) tegenvallende bedrijfsresultaten. Vanaf september 2021 hebben de PropCo’s 360 EAM niet meer voor haar diensten betaald.

2.14.

Op 16 november 2021 heeft HCI Luxemburg het onder 2.4 weergegeven merk voor dezelfde klassen gedeponeerd, zowel bij het Europese als bij het Benelux merkenbureau. 360 EAM stelt zich op het standpunt dat dit depots te kwader trouw zijn en heeft oppositie ingesteld. Deze procedure loopt nog.

2.15.

HCI Europe heeft uiteindelijk, na een zogenoemde ‘cash call’ van de PropCo’s op 3 december 2021, extra liquiditeiten beschikbaar gesteld, 360 EAM niet.

2.16.

Bij brief (van haar Engelse advocaat) van 13 december 2021 heeft

360 EAM de AMA’s met de PropCo’s opgezegd tegen 14 februari 2022. In deze brief staat, voor zover van belang, verder het volgende:

“
(…) We refer to the Asset Management Agreement between our client and the PropCo (…). It is clear that the dispute with HCI Europe Ltd make it impossible to continue to provide the services to the PropCo that the 360 EAM has done successfully over a number of years. (…)

We appreciate that a reasonable notice period will be necessary and, on that basis, our client will no longer provide any asset management services beyond Monday 14 February 22. (…) Furthermore, our client’s rights in respect of the Intellectual property belonging to it are expressly reserved. (…)”.

2.17.

Onder de gedingstukken bevindt zich correspondentie uit december 2021 tussen 360 EAM en (medewerkers van) Sam Reclame & Communicatie B.V. over de totstandkoming en overdracht van het Flexizone logo door Sam Reclame aan 360 EAM.

2.18.

Op 15 december 2021 heeft de advocaat van gedaagden aan (de Engelse advocaat van) 360 EAM gevraagd een lijst van alle IE-rechten over te leggen. In een reactie van 16 december 2021 staat dat het ‘not appropriate’ is voor 360 EAM om dat te doen, maar wordt wel vermeld dat het onder 2.4 weergegeven merk in 2020 officieel is overgedragen aan 360 EAM.

2.19.

Bij e-mail van 31 december 2021 hebben de PropCo’s op hun beurt de AMA’s met de 360 EAM opgezegd, tegen 1 januari 2022, omdat een ‘cash call’ nodig was geweest en 360 EAM daaraan niet had voldaan, waarmee 360 EAM volgens de PropoCo’s haar verplichtingen op grond van de AMA’s niet zou zijn nagekomen. In deze e-mail melden de PropCo’s dat zij het op die dag opgerichte HCI Asset Management B.V. (HCI AM) als nieuwe asset manager zullen aanstellen. Dat is per 1 januari 2022 gebeurd en HCI AM is per die datum ook daadwerkelijk aan de slag gegaan.

2.20.

Onder de gedingstukken bevindt zich een ‘deed of assignment of trade mark’ (de overdrachtsakte), gedateerd ‘2020’, waarbij Henley 360 501H S.à.r.l. als rechtsopvolger van Henley 360 503 B.V. aan 360 EAM het onder 2.4 vermelde merk overdraagt. In de overdrachtsakte zijn (onder anderen) de PropCo’s aangeduid als ‘permitted entities’. Artikel 3.1.11 luidt als volgt:

“
The Permitted Entities have permission to use the Trade mark for the purposes of renting space using the Flexizone name but no formal license is in existence.”

Op 7 januari 2022 is deze overdracht aangetekend in het EUIPO Merkenregister.

Eveneens in januari 2022 heeft 360 EAM een aanvullend Benelux merkdepot gedaan voor het beeldmerk Flexizone.

2.21.

Bij brieven en e-mails van 14 en 19 januari 2022 en 3 februari 2022 heeft 360 EAM HCI c.s. bericht dat wat haar betreft met het einde van de beheerswerkzaamheden van 360 EAM ook de grondslag voor het gebruik van de naam en het concept van Flexizone is vervallen en heeft zij hen geïnstrueerd om alle verwijzingen daarnaar in en op hun locaties, te verwijderen en verwijderd te houden.

HCI c.s. hebben dat niet gedaan. Zij hebben een website met de domeinnaam flexi-zone.nl in gebruik genomen, waarop de ‘flexizone’ locaties worden aangeboden, zoals ook (voorheen) op flexizone.nl. Op de afbeeldingen op de website zijn foto’s van personeelsleden van 360 EAM te zien. De domeinnaam was geregistreerd op naam van [gedaagde sub 11] .

2.22.

Op 21 januari 2022 heeft 360 EAM (na daartoe op 20 januari 2022 verlof te hebben gekregen van de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam) ten laste van de PropCo’s beslag gelegd onder de Rabobank en Stichting Derdengelden VasteState, ter verzekering van de door 360 EAM gestelde vorderingen vanwege onbetaalde facturen, betrekking hebbend op onkostenvergoedingen en management fees.

2.23.

Op 2 februari 2022 heeft 360 EAM de acht PropCo’s in kort geding gedagvaard bij de rechtbank Amsterdam en betaling gevorderd van de facturen (per gedaagde ongeveer € 30.000,-).

2.24.

Op 3 februari 2022 heeft 360 EAM [gedaagde sub 11] gesommeerd tot overdracht van de domeinnaam flexi-zone.nl aan 360 EAM.

2.25.

In een e-mail van 8 februari 2022 heeft ‘Namespro.ca Team’ aan [gedaagde sub 11] meegedeeld de registratie van de domeinnaam flexi-zone.nl op naam van HCI Luxembourg te hebben gezet.

2.26.

In een e-mail van 18 februari 2022 heeft de advocaat van gedaagden aan 360 EAM meegedeeld dat [gedaagde sub 11] de domeinnaam flexi-zone.nl enkel heeft geregistreerd ten behoeve van HCI Luxembourg en dat deze domeinnaam inmiddels aan die vennootschap overgedragen is.

2.27.

Bij vonnissen van 28 februari 2022 heeft de voorzieningenrechter zich in zeven van de onder 2.23 genoemde kortgedingen in conventie onbevoegd geacht, vanwege een forumkeuzebeding in de AMA’s voor de rechter in Engeland en Wales. In de achtste zaak, tegen HCI Aalsmeer (waarin 360 EAM wordt aangeduid met ‘de Asset Manager’, vzr.) heeft de voorzieningenrechter de vordering in conventie van 360 EAM afgewezen en, zoals in reconventie gevorderd, de beslagen opgeheven. In dat vonnis overweegt zij in conventie onder meer:

“
Duidelijk is dat deze zaak eigenlijk (een onderdeel van) een conflict betreft tussen de aandeelhouders ( [x] en HCI Europe) van HCI 360 Luxembourg, de moedervennootschap van HCI Aalsmeer. Anders dan de Asset Manager stelt, kan de geldvordering waar het in dit kort geding om gaat niet los worden gezien van dit conflict.”

2.28.

De afgelopen maanden hebben gedaagden reclame gemaakt voor hun ‘flexizone-objecten’, op Facebook, LinkedIn, Instagram en Youtube, waarbij zij ook gebruik maakten van foto’s met personeel van 360 EAM.

2.29.

In een akte overdracht van intellectuele eigendom, op 22 maart 2022 getekend door [Y] namens ‘Maker’, Sam Reclame, en op 28 maart 2022 door [x] namens 360 EAM als Verkrijger, staat dat Maker in opdracht van Verkrijger wijzigingen heeft aangebracht in het logo Flexizone, dat dat er nu uitziet zoals afgebeeld bij 2.4 en dat Maker alle auteursrechten daarop overdraagt aan 360 EAM.

3.Het geschil in conventie

3.1. 360

EAM vordert, samengevat, na wijziging van eis, onder verbeurte van dwangsommen en met veroordeling van gedaagden in de (reële) proceskosten –waaronder de advocatenkosten van € 69.319,88 inclusief BTW – vermeerderd met de wettelijke rente daarover:

Merkinbreuk

I. gedaagden te veroordelen om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elke inbreuk in de gehele Europese Unie op de in het lichaam van deze dagvaarding met bijbehorende producties omschreven rechten van 360 EAM op en voortvloeiend uit het FLEXIZONE Merk - waaronder begrepen elk (doen) promoten, aanbieden, verkopen en leveren van de inbreukmakende diensten zoals in het lichaam van deze dagvaarding omschreven - te staken en gestaakt te houden;

Auteursrechtinbreuk

II. gedaagden te veroordelen om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elke inbreuk in de gehele Europese Unie op de in het lichaam van deze dagvaarding met bijbehorende producties omschreven rechten van 360 EAM op en voortvloeiend uit de FLEXIZONE Website en het FLEXIZONE logo - waaronder begrepen elk gebruik van het ontwerp van de FLEXIZONE Website - te staken en gestaakt te houden;

Handelsnaaminbreuk

III. gedaagden te veroordelen om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elke inbreuk in Nederland op de in het lichaam van deze dagvaarding met bijbehorende producties omschreven rechten van 360 EAM op en voortvloeiend uit de FLEXIZONE Handelsnaam - waaronder begrepen elk gebruik van de namen 'FLEXIZONE' en FLEXI-ZONE' - te staken en gestaakt te houden;

Overdracht domeinnaam www.flexi-zone.nl

IV. [gedaagde sub 11] , dan wel HCI Luxembourg te veroordelen op eigen kosten de domeinnaam www.flexi-zone.nl aan 360 EAM over te dragen op de bij SIDN bepaalde wijze tot verkrijging van de 'verhuistoken' (vermeld bij https://www.sidn.nl/nldomeinnaam/domeinnaam verhuizen), binnen acht dagen na betekening van dit vonnis;

V. te bepalen dat dit vonnis in de plaats treedt van de vereiste medewerking van [gedaagde sub 11] , dan wel HCI Luxembourg tot overdracht van de domeinnaam, indien gedaagde sub 11 dan wel niet voldoet aan een veroordeling als bedoeld onder IV, hierboven, en gedaagde sub 11, dan wel gedaagde sub 1, te veroordelen in de in dat geval door 360 EAM te maken kosten, thans begroot op € 1.000 exclusief btw voor de kosten van de raadsman van 360 EAM;

Verwijdering/onttrekking Facebook-, LinkedIn-, Instagrampagina en YouTubekanaal

VII. tot en met IX:

gedaagden te bevelen om binnen 48 uur na betekening van het te wijzen vonnis op eigen kosten alles dat van hun kant nodig en mogelijk is om verwijdering, dan wel afscherming van het publiek van de in het lichaam van deze dagvaarding genoemde (VII) Facebook-pagina, (VIII) LinkedInpagina, (IX) Instagram-pagina en het (X) YouTube kanaal, die allemaal de aanduiding Flexizone bevatten, te bewerkstelligen;

Rectificatie

X. gedaagden sub 2 tot en met 10 te bevelen om binnen 48 uur alle huurders van de HCI 360 Locaties een e-mail te sturen met daarin de volgende inhoud, zonder verwijderingen en/of toevoegingen en/of commentaren en/of begeleidende teksten, in een leesbaar lettertype in normale grootte:

"
The Hague District Court has sentenced [name defendant] by Judgment of [date] to inform you of the following.

Despite the discontinuation of our partnership with 360 Europe Asset Management Ltd. a.k.a. FLEXIZONE, we have continued the use of the FLEXIZONE name, trademark and website in the course of our trade. The Hague District Court ruled that the services offered and delivered by us infringe the trademark, trade name and copy rights of 360 Europe Asset Management Ltd., since 360 Europe Asset Management Ltd. holds the exclusive rights to the FLEXIZONE trademark (No. 015510787), the FLEXIZONE website and has been using the FLEXIZONE trade name since 2015. We apologize for this infringement."

Termijn 1019i Rv

XI. te bepalen dat de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv wordt vastgelegd op zes maanden.

3.2.

Gedaagden voeren verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.Het geschil in reconventie

4.1.

HCI c.s. vorderen, samengevat

I. 360 EAM te bevelen tot nakoming van de stilzwijgende licentieovereenkomst met betrekking tot het gebruik van het concept inclusief de intellectuele eigendomsrechten en handelsnaamrechten, waaronder het gebruik van de naam Flexizone voor de gezamenlijke vastgoedprojecten van de Propco’s en 360 EAM te bevelen de gegevens daarvan weer zichtbaar te publiceren op de oorspronkelijke website flexizone.nl;

Voor zover de vordering onder 4.1 niet wordt toegewezen, vorderen HCI c.s.:

II. aan hen een termijn toe te kennen van minimaal zes maanden, althans een andere redelijke termijn, om een nieuw verhuurconcept te ontwikkelen en alle uitingen met betrekking tot het merk (de naam) Flexizone te kunnen beëindigen en primair 360 EAM te bevelen gedurende die termijn het aanbod van de huurruimtes weer op de website en de andere Flexizone sociale mediakanalen te plaatsen, dan wel gedaagden toe te staan het aanbod op de gebruikelijke wijze als voorheen te ‘
kunnen blijven communiceren aan het publiek’.

Tot slot vorderen HCI c.s., samengevat:

III. 360 EAM te verbieden te ‘wapperen’ met de in de dagvaarding genoemde intellectuele eigendomsrechten, zolang niet in rechte vaststaat dat deze aan haar toekomen en een gebruiksrecht van gedaagden geëindigd is, en om gedaagden te veroordelen de schade te vergoeden die zij ten gevolge van onrechtmatig handelen hebben geleden en lijden.

Alles met veroordeling van 360 EAM in de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv, met begroting van de advocatenkosten op € 128.864,56, inclusief BTW.

5.De beoordeling

In conventie

Bevoegdheid

5.1.

Op grond van artikel 125, lid 1 en lid 5 van de Uniemerkenverordening (UMVo) in verbinding met de Uitvoeringswet Gemeenschapsmerk is deze rechtbank (grensoverschrijdend) bevoegd om van deze zaak kennis te nemen. Ook ten aanzien van de overige vorderingen is deze rechtbank bevoegd, aangezien de door 360 EAM gestelde schadebrengende feiten zich via een Nederlandse website zich onder meer voordoen in Den Haag.

HCI c.s. hebben de bevoegdheid van deze rechtbank niet betwist.

Toepasselijk recht

5.2.

Evenals partijen zal de voorzieningenrechter ervan uitgaan dat Nederlands recht van toepassing is.

Spoedeisend belang

5.3. 360

EAM heeft spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen, aangezien volgens haar sprake is van (voortdurende) inbreuk op haar handelsnaam-, auteurs- en merkenrechten. HCI c.s. hebben het spoedeisend belang overigens ook niet betwist.

Intellectuele eigendomsrechten

5.4. 360

EAM heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij voorafgaand aan de samenwerking met HCI Europe, de rechthebbende was op de intellectuele eigendomsrechten inzake de (handels)naam Flexizone, het merk als weergegeven bij 2.4 en het auteursrecht op het daarbij afgebeelde logo; in ieder geval heeft zij daarover, op grond van door haar verleende opdrachten aan derden, of via aan haar gelieerde vennootschappen, kunnen beschikken. Hierna wordt op de afzonderlijke rechten nader ingegaan.

5.5.

Wat betreft de handelsnaam heeft 360 EAM voldoende aannemelijk gemaakt dat haar onderneming zich sinds 2015 bezig houdt met het aanbieden van flexibele bedrijfsruimte, onder meer op de website met de domeinnaam flexizone.nl en via social media. De aanduiding Flexizone werd en wordt daarbij gebruikt zowel voor de onderneming als voor het gehanteerde concept. Of, zoals HCI c.s. het formuleren in hun eis in reconventie: ‘de formule wordt geëxploiteerd onder de handelsnaam “Flexizone”.’

5.6.

Ook kan worden aangenomen dat 360 EAM de rechthebbende is op het Uniemerk vermeld bij 2.4. HCI c.s. hebben betoogd dat daaraan moet worden getwijfeld, omdat de aanvankelijke rechthebbende Henley 360 503 was, en de mutaties in het merkenregister pas plaatsvonden in januari 2022, terwijl deze vennootschap al sinds 2020 niet meer bestond. 360 EAM heeft uitgelegd dat het merk aanvankelijk op naam stond van Henley 360 503 omdat dat de vennootschap was waarin de eerste Flexizone locatie, Rotterdam Boezembocht, was ondergebracht en dat het recht bij de overdrachtsakte in 2020 aan 360 EAM is overgedragen. Voorshands bestaat onvoldoende grond om aan de juistheid daarvan te twijfelen. Ook nu is 360 EAM als rechthebbende in het Europese merkenregister vermeld. Daartegen lopen geen (oppositie)procedures, zodat daarvan ook in dit kort geding wordt uitgegaan.

5.7.

Dat het merk vervallen zou zijn wegens non-usus, omdat het ouder dan vijf jaar is en het gebruik beperkt zou zijn gebleven tot Nederland, heeft 360 EAM weerlegd door, met voldoende onderbouwing, te wijzen op (het actieve gebruik van het Flexizone concept in) haar locatie in Oberhausen, Duitsland. Dat ook gebruik in twee landen onvoldoende zou zijn om als normaal gebruik in de zin van de EUMVo te kunnen worden aangemerkt, zoals gedaagden stellen, wordt niet onderschreven. Anders dan HCI c.s. hebben bepleit, volgt dat niet uit het Onel-Omel arrest. Uit rechtspraak van het HvJ EU volgt dat onder ‘normaal gebruik’ van een merk moet worden verstaan gebruik van het merk om afzet te vinden, of te behouden, met uitsluiting van louter symbolisch gebruik en dat het vereiste van normaal gebruik in de Gemeenschap geen eis van territoriale omvang stelt. Weliswaar heeft het Hof in de Onel-Omelzaak^[1]overwogen dat redelijkerwijs kan worden verwacht dat een gemeenschapsmerk op een groter grondgebied wordt gebruikt dan het grondgebied van één lidstaat, maar zelfs dat is geen absoluut criterium, maar hangt af van de omstandigheden van het geval. Nu 360 EAM het merk ‘normaal’ gebruikt in Nederland en in Duitsland is verval van het merk naar voorlopig oordeel niet aan de orde.

5.8.

Van de geldigheid van de door HCI c.s. gedeponeerde merken wordt voorshands niet uitgegaan, aangezien deze depots van later datum zijn dan het depot van 360 EAM (Henley). Verder hebben gedaagden zelf gesteld alleen tot die depots te zijn overgegaan in het kader van de samenwerking tussen partijen, omdat zij bevreesd waren dat het Uniemerk mogelijk niet correct geregistreerd dan wel vervallen zou zijn en voorts zijn deze merken nog onderwerp van een oppositieprocedure.

5.9.

Eveneens is voldoende aannemelijk dat de auteursrechten op het bij 2.4 weergeven logo bij 360 EAM rusten. Vanwege de bijzondere kleurstelling en de originele vormgeving, valt het logo onder het begrip ‘werk’ in auteursrechtelijke zin. HCI c.s. hebben dat ook niet betwist. Aannemelijk is geworden dat Sam Reclame dit logo ten behoeve van 360 EAM heeft ontworpen, dus de maker was, en inmiddels haar auteursrechten, ook die op het logo zoals dat uiteindelijk vorm heeft gekregen, aan 360 EAM heeft overgedragen.

5.10. 360

EAM claimt ook auteursrechten op de vormgeving van de website www.flexizone.nl. Voor zover het om andere elementen op die website gaat dan het logo en de naam Flexizone, heeft 360 EAM daarvoor, tegenover de betwisting daarvan door HCI c.s., voorshands onvoldoende gesteld om ook daarvan in dit kort geding uit te gaan. HCI c.s. hebben aangevoerd ook een substantiële bijdrage te hebben geleverd aan de inhoud en vormgeving van de website. Zonder nader onderzoek naar de feiten, waarvoor het kort geding zich niet leent, kan niet worden vastgesteld in welke mate dat het geval is geweest en welke gevolgen daaraan moeten worden verbonden. Voorshands wordt dus alleen uitgegaan van auteursrechten op het logo. De eventuele gegrondheid van een vordering op grond van slaafse nabootsing van de website blijft in dit kort geding om die reden ook buiten bespreking.

Afspraken tussen en handelwijze van partijen

5.11.

Tussen partijen is niet in geschil dat het aan gedaagden was toegestaan om (ook) gebruik te maken van de genoemde, in beginsel aan 360 EAM exclusief toekomende, rechten, toen de AMA’s tussen 360 EAM en de PropCo’s nog golden en werden nageleefd. Dat is ook met zoveel woorden vermeld in de overdrachtsakte van 2020, aangehaald bij 2.20. Inmiddels zijn de AMA’s tussen 360 EAM en de PropCo’s – ook daarover zijn partijen het eens – geëindigd per 1 januari 2022 of in elk geval per 14 februari 2022. 360 EAM werkt niet meer als asset manager voor de PropCo’s. Ook haar personeel is niet meer voor de ‘flexizone-objecten’ van de Propco’s werkzaam, naar de voorzieningenrechter begrijpt op één personeelslid na, zij het dat over de anderen nog een procedure~ aanhangig is, met als inzet de vraag of hier sprake is van overgang van onderneming. 360 EAM is in ieder geval geen beheerder meer. Per 1 januari 2022 hebben de PropCo’s HCI AM aangesteld als nieuwe beheerder/asset manager, die sindsdien ook, met uitsluiting van 360 EAM, als zodanig werkzaam is. Per die datum is het personeel van 360 EAM niet meer welkom, hun is de toegang tot de panden ontzegd.

5.12.

Gedaagden erkennen dat zij, ook nadat de AMA’s zijn geëindigd, in weerwil van de door 360 EAM verzonden instructies om dat niet te doen, nog steeds dezelfde handelsnaam hanteren – Flexizone – dat zij een identiek merk hebben gedeponeerd en gebruiken voor dezelfde klassen van diensten als waarvoor het onder 2.4 weergegeven merk is geregistreerd, alsook dat zij gebruik zijn blijven maken van het concept en het logo van Flexizone. Daarnaast hebben zij de website met de domeinnaam www.flexi-zone in het leven geroepen, die slechts door middel van een verbindingsstreepje verschilt van de oorspronkelijke – door 360 EAM voor hen ontoegankelijk gemaakte – website. Hun stelling is niet zozeer dat zij op gronden ontleend aan het intellectueel eigendomsrecht geen inbreuk maken op deze rechten, maar wel dat zij, op basis van de afspraken tussen partijen en de onderliggende aandeelhoudersovereenkomst tussen [x] en HCI Europe, ook na de beëindiging van de AMA’s nog steeds tot het gebruik van de naam en het concept Flexizone – omvattend eventuele intellectuele eigendomsrechten van 360 EAM – gerechtigd zijn. daarover wordt het volgende overwogen

5.13.

De oorsprong van de samenwerking tussen partijen, en de basis voor de AMA’s, ligt in de aandeelhoudersovereenkomst tussen [x] en HCI Europe, geen van beiden partij in dit kort geding. In de aandeelhoudersovereenkomst is niets vastgelegd over de inbreng van intellectuele eigendomsrechten betreffende de aanduiding ‘Flexizone’. De enige verwijzing naar de naam Flexizone is te vinden in bijlagen (schedule D en schedule F) waarin staat dat tot ‘HCI (…) Luxembourg reserved matters’, respectievelijk ‘Company Subsidiaries reserved matters’ behoren: ‘Approval of conventional leases as well as a single form of Flexizone lease’.

Dat zegt echter niet veel over de status van de IE rechten op ‘Flexizone’, laat staan over de vraag wie daarop aanspraak kan maken na afloop van de AMA’s met 360 EAM.

5.14.

Ook in de AMA’s is niets geregeld over het gebruik van de naam/het merk Flexizone.

5.15.

HCI c.s. hebben betoogd dat op aandeelhoudersniveau is afgesproken dat 360 EAM haar intellectuele eigendomsrechten en het concept Flexizone zou inbrengen in de joint venture. Daaruit vloeit volgens hen een gebruiksrecht voor onbepaalde tijd voort in de vorm van een stilzwijgende licentieovereenkomst met HCI Luxembourg, die dat gebruiksrecht ook weer stilzwijgend zou hebben doorgegeven aan de PropCo’s. Volgens HCI c.s. duurt dat gebruiksrecht ook na de beëindiging van de AMA’s nog voort, omdat de aandeelhoudersovereenkomst, en dus de joint venture, nog niet geëindigd is. Hierin zullen HCI c.s. niet worden gevolgd. Daarover wordt het volgende overwogen.

5.16.

Om te beginnen is niet 360 EAM partij bij de aandeelhoudersovereenkomst, maar [x] , die zelf niet de houder van de intellectuele eigendomsrechten is.

Wel kan worden aangenomen dat het achterliggende idee van de joint venture en daarmee van de aandeelhoudersovereenkomst was dat gedaagden gedurende de samenwerking het Flexizone concept, het merk, de handelsnaam en het auteursrecht konden gebruiken. Een wezenlijk onderdeel van de samenwerking was echter ook dat 360 EAM optrad als beheerder van de ‘Flexizone panden’. Anders dan gedaagden menen, impliceert de instemming van 360 EAM met het gebruik van het Flexizone concept dan ook niet dat HCI c.s., ook na opzegging van de AMA’s, voor onbepaalde tijd het recht hebben verkregen om het merk en de naam Flexizone te (blijven) gebruiken. Als dat de bedoeling zou zijn geweest, dan had het voor de hand gelegen dat dit schriftelijk, al dan niet in de aandeelhoudersovereenkomst, en in het verlengde daarvan in de AMA’s, zou zijn vastgelegd. Dat is echter niet gebeurd. Een gebruiksrecht voor onbepaalde tijd zijn partijen niet overeengekomen en volgt ook niet uit hun handelwijze. Dat dit ‘vanzelfsprekend’ het geval zou zijn, zoals HCI c.s. stellen, op grond van een ‘stilzwijgende licentieovereenkomst’ is een constructie die niet voor de hand ligt, aangezien het een zeer wezenlijk onderdeel van de afspraken zou betreffen.

5.17.

Een redelijke uitleg van de afspraken tussen partijen brengt veeleer mee dat het gebruiksrecht van het concept en het merk Flexizone onlosmakelijk verbonden is aan (het voortbestaan van) de AMA’s en aan het fungeren van 360 EAM als asset manager/consultant en dus is geëindigd met het eindigen daarvan, zoals 360 EAM terecht heeft gesteld. HCI c.s. hebben immers niet nader toegelicht op grond waarvan zij, anders dan in het kader van die samenwerking, verder over de oorspronkelijk aan 360 EAM verbonden Flexizone-formule zouden moeten kunnen blijven beschikken. Dat de aandeelhoudersovereenkomst (nog) niet is geëindigd en dat nog geschillen bestaan tussen HCI Europe/HCI Luxembourg en de PropCo’s enerzijds en [x] en 360 EAM anderzijds over respectievelijk de aandeelhoudersovereenkomst en de afwikkeling van de AMA’s, doet daar niet aan af. Dat lag anders in de eerdere kortgedingprocedures die hebben geleid tot de onder 2.26 genoemde vonnissen. Daarin ging het immers om de vraag of de managementvergoedingen aan 360 EAM moesten worden voldaan, die samenhing met het conflict tussen 360 EAM en HCI Europe als aandeelhouders in HCI Luxembourg, en waren de intellectuele eigendomsrechten niet de inzet.

5.18.

HCI c.s. hebben erop gewezen dat opmerkelijk is dat de vorderingen van 360 EAM zich mede richten op HCI Luxembourg, waarvan 360 EAM zelf (30%) aandeelhouder is, waarmee 360 EAM in strijd zou handelen met haar eigen belang. 360 EAM heeft in dat licht meegedeeld zelf te willen doorgaan met het Flexizone concept en niet zozeer als investeerder. Overigens hebben HCI c.s. aan deze constatering verder geen gevolgtrekkingen verbonden, anders dan dat deze volgens hen in de beoordeling meegenomen moet worden. Voor zover dat in het betoog van HCI c.s. gelezen moet worden is vooralsnog onvoldoende aannemelijk dat de continuïteit van de onderneming (HCI Luxembourg) door de opstelling van 360 EAM als aandeelhouder met de pet op van directeur van 360 EAM, in gevaar komt. Aangenomen kan immers worden dat de onderneming ook succesvol kan worden voortgezet onder een andere naam en met een andere uitstraling van de locaties.

5.19.

Onder meer omdat 360 EAM onder de Flexizone formule ook andere locaties met deze naam exploiteerde en is blijven exploiteren, is aannemelijk dat 360 EAM door het voortgezette gebruik van HCI c.s. van haar merk, het concept en dergelijke, met inschakeling van HCI AM als beheerder, schade lijdt. Het creëert verwarring als er locaties met de naam en volgens de Flexizone formule bestaan waarbij 360 EAM niet langer betrokken is. Verwarring op dat punt heeft zich in de praktijk ook al voorgedaan, zoals blijkt uit een e-mail van 3 februari 2022, waarin één van de huurders van een object van de PropCo’s zich afvraagt of hij nog deel uitmaakt van Flexizone, omdat de app en de businessclub niet meer toegankelijk zijn.

Conclusie ten aanzien van het gebruik van de (intellectuele eigendoms)rechten ten aanzien van Flexizone door HCI c.s.

5.20.

Het voorgaande betekent dat (voldoende aannemelijk wordt gedacht dat de bodemrechter zal oordelen dat) HCI c.s., nu de AMA’s zijn geëindigd, niet (meer) het recht hebben om zonder toestemming van 360 EAM de aanduiding Flexizone, al dan niet als handelsnaam, het onder 2.4 weergegeven merk met het logo, of het logo afzonderlijk, nog te gebruiken. Dit heeft tot gevolg dat zij het gebruik van de naam en het logo in hun vastgoedobjecten, het promotiemateriaal, op de social media en op de website moeten verwijderen. De vorderingen onder I tot en met III en VII tot en met IX zijn daarom toewijsbaar, op de wijze zoals hierna in de beslissing vermeld, ook jegens HCI AM. De op het auteursrecht en merkenrecht gebaseerde veroordelingen zullen, zoals gevorderd, worden uitgesproken voor de gehele EU, aangezien 360 EAM daarbij belang heeft en gedaagden daartegen op zichzelf geen verweer hebben gevoerd. Anders dan HCI c.s. hebben bepleit, heeft 360 EAM ook belang bij een veroordeling jegens HCI AM, omdat die als beheerder van de objecten sinds 1 januari 2022 ook bij de Flexizone formule betrokken is geweest.

Een termijn van drie maanden waarbinnen HCI c.s. aan de vorderingen moeten voldoen, wordt redelijk geacht, zodat zij voldoende gelegenheid hebben het in- en exterieur van de objecten van de Flexizone aanduidingen te ontdoen, over te schakelen op een andere formule en de huurders te informeren.

5.21.

Ook zullen HCI c.s. het gebruik van de domeinnaam flexi-zone.nl, wegens strijd met de rechten van 360 EAM op de aanduiding flexizone, moeten staken. Nu het gebruik van deze domeinnaam jegens 360 EAM onrechtmatig wordt geacht en voorshands wordt geoordeeld dat 360 EAM een exclusief recht heeft op de aanduiding Flexizone, bestaat voldoende grondslag om ook de vordering tot overdracht van die domeinnaam, aan 360 EAM toe te wijzen zoals gevorderd, met dien verstande dat ook voor die overdracht een termijn van drie maanden zal worden aangehouden. Weliswaar stellen gedaagden dat zij deze domeinnaam inmiddels heeft overgedragen aan HCI Luxembourg, maar zij hebben er terecht op gewezen dat de formele registratie daarvan niet in het geding is gebracht, zodat 360 EAM belang heeft bij een veroordeling van deze beide gedaagden, afhankelijk van op wiens naam thans de registratie staat.

Rectificatie

5.22.

De vordering tot het verzenden van een rectificatie wordt afgewezen, aangezien 360 EAM, mede gelet op de termijn van drie maanden, daarbij onvoldoende belang heeft. Partijen worden geacht in staat te zijn om in onderling overleg een mededeling aan de huurders op te stellen, om de overgang zo soepel en duidelijk mogelijk te doen verlopen, waarbij zij rekening dienen te houden met hun wederzijdse belangen.

Tot slot

5.23.

Uit het voorgaande volgt dat deze zaak, anders dan HCI c.s. hebben betoogd, niet te complex wordt geacht om een beslissing te nemen in kort geding.

Proceskosten

5.24.

Als de in het ongelijk gestelde partij zullen HCI c.s. worden veroordeeld in de proceskosten, waarbij deze zaak voor 75% als een verbintenisrechtelijk en voor 25% als een geschil omtrent intellectuele eigendomsrechten wordt aangemerkt. De advocatenkosten worden begroot op (gematigd tot) 25% van € 25.000,00 (conform het IE-indicatietarief voor een complex kort geding), aangezien dat redelijk en evenredig voorkomt, dus op € 6.250,00, vermeerderd met 75% van het gehele toepasselijke liquidatietarief van € 1.016,00, dus € 762,00, in totaal
€ 7.012,00. Ook de gevorderde nakosten zullen worden toegewezen.

In reconventie

5.25.

Op grond van de beoordeling in conventie dienen de vorderingen in reconventie te worden afgewezen. Nu HCI c.s. een termijn van drie maanden krijgen om een nieuw verhuurconcept te ontwikkelen en de uitingen met betrekking tot het merk en het concept Flexizone te beëindigen, wordt voldoende aan hun belangen tegemoet gekomen.

5.26.

Als de in het ongelijk gestelde partij worden HCI c.s. veroordeeld in de proceskosten, die vanwege de samenhang met het geding in conventie worden begroot op nihil.

6.De beslissing

De voorzieningenrechter

In conventie:

6.1.

gebiedt gedaagden om uiterlijk drie maanden na de betekening van dit vonnis in de gehele Europese Unie de inbreuk op de merkrechten en de auteursrechten en in Nederland op de handelsnaam van 360 EAM, waaronder het promoten, aanbieden, verkopen en leveren van de inbreukmakende diensten onder de naam ‘Flexizone’ en het gebruik van de aanduiding ‘Flexizone’ in haar onroerende zaken, al dan niet in combinatie met het onder 2.4 weergegeven beeldmerk/logo te staken en gestaakt te houden,

6.2.

veroordeelt [gedaagde sub 11] , dan wel HCI Luxembourg – al naar gelang op wiens naam de domeinnaam thans is geregistreerd – om op eigen kosten de domeinnaam www.flexi-zone.nl aan 360 EAM over te dragen op de bij SIDN bepaalde wijze tot verkrijging van de 'verhuistoken' (vermeld bij https://www.sidn.nl/nldomeinnaam/domeinnaam verhuizen), binnen drie maanden na betekening van dit vonnis,

6.3.

bepaalt dat dit vonnis in de plaats treedt van de vereiste medewerking van [gedaagde sub 11] , danwel HCI Luxembourg tot overdracht van de domeinnaam, indien [gedaagde sub 11] of HCI Luxembourg niet voldoet aan de veroordeling onder 6.2 en veroordeelt [gedaagde sub 11] , respectievelijk HCI Luxembourg in de in dat geval door 360 EAM te maken kosten, thans begroot op € 1.000 exclusief btw voor de kosten van haar raadsman,

6.4.

beveelt gedaagden om binnen drie maanden na betekening van dit vonnis op eigen kosten alles dat van hun kant nodig en mogelijk is om verwijdering, dan wel afscherming van het publiek van de in het lichaam van deze dagvaarding genoemde (VII) Facebook-pagina, (VIII) LinkedIn-pagina, (IX) Instagram-pagina en het (X) YouTube kanaal, die allemaal de aanduiding Flexizone bevatten, te bewerkstelligen,

6.5.

bepaalt dat gedaagden een dwangsom verbeuren van € 5.000,00, voor iedere dag dat zij nalaten om aan een of meer van de hiervoor uitgesproken veroordelingen te voldoen of daarmee in strijd te handelen, met een maximum van in totaal € 250.000,00,

6.6.

bepaalt de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden te rekenen vanaf de datum van dit vonnis,

6.7.

veroordeelt gedaagden, hoofdelijk in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van 360 EAM begroot op:

– € 103,33 € 103,33 aan explootkosten,

– € 103,33 € 676,00 aan griffierecht en

– € 103,33 € 7.012,00 aan salaris advocaat,

vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten indien gedaagden deze niet binnen veertien dagen na heden hebben voldaan,

6.8.

veroordeelt gedaagden hoofdelijk in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 163,- aan salaris advocaat, te vermeerderen met € 85,- en de kosten van het betekeningsexploot ingeval betekening van dit vonnis plaatsvindt, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

6.9.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

6.10.

wijst het meer of anders gevorderde af.

In reconventie:

6.11.

weigert de gevraagde voorzieningen,

6.12.

veroordeelt gedaagden in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van 360 EAM begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A. Messer, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Balk, griffier. Bij afwezigheid van mr. Messer, heeft mr. R.A. Dudok van Heel, voorzieningenrechter, dit vonnis ondertekend en in het openbaar uitgesproken

op 21 april 2022.

Coll. MV