ECLI:NL:RBDHA:2022:15934

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team Handel - voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: C/09/630585 / KG ZA 22-512 IHJK/EB

Vonnis in kort geding van 11 oktober 2022

in de zaak van

1. de vennootschap naar vreemd recht

PUMA SE,

gevestigd te Herzogenaurach, Duitsland,

2. de vennootschap naar vreemd recht

CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST,

gevestigd te New York, Verenigde Staten van Amerika,

eiseressen bij dagvaarding van 6 juli 2022,

advocaten mr. C.S. Mastenbroek en mr. A.J. Verbeek te Ouderkerk aan de Amstel,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SPORTTRADING HOLLAND B.V.,

gevestigd te Waalwijk,

gedaagde,

advocaat mr. P.M. Tromp-Baijense te Drunen.

Partijen zullen hierna Puma, Calvin Klein en Sporttrading worden genoemd.

1.Het verloop van de procedure

Dit kort geding is op 13 september 2022 mondeling behandeld door de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam, die optrad als plaatsvervanger voor de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. De mondelinge behandeling van dit kort geding heeft plaatsgevonden in het gebouw van de rechtbank Amsterdam. Op die mondelinge behandeling hebben Puma en Calvin Klein de dagvaarding toegelicht. Sporttrading heeft verweer gevoerd.

Beide partijen hebben producties en een pleitnota ingediend.

Ter zitting waren aan de kant van eiseressen aanwezig [de legal counsel] (legal counsel IP/BP voor Calvin Klein), mr. Mastenbroek en mr. Verbeek. Aan de kant van Sporttrading waren aanwezig [directeur-eigenaar] (directeur-eigenaar) en mr. Tromp-Baijense.

Vonnis is bepaald op heden.

2.De feiten

2.1.

Puma en Calvin Klein houden zich bezig met de ontwikkeling en verkoop van (sport)kleding, waaronder sokken en onderbroeken. Hun merken (Benelux - en Unie beeldmerken) zijn wereldwijd bekend.

2.2.

Sporttrading drijft een groothandel in onder andere (sport)kleding.

2.3.

In 2020 is een grote partij namaak Puma-sokken aangetroffen bij winkels van Kruidvat. De sokken waren geleverd door Sporttrading, die ze op haar beurt had ingekocht bij Katrade UG (hierna: Katrade). Puma heeft in die kwestie conservatoir bewijsbeslag gelegd op administratieve bescheiden van Sporttrading vanaf juni 2020 over de handel in sokken. Uiteindelijk hebben partijen in die zaak een schikking getroffen, onder verlening van finale kwijting over en weer.

2.4.

In 2021 heeft Puma bij de Noorse winkelketen Europris boxershorts aangetroffen die volgens haar namaak zijn en die eveneens zijn geleverd door Sporttrading. Sporttrading betwist dat de artikelen namaak zijn; zij beroept zich op uitputting van de merkrechten van Puma op die artikelen. Zij stelt de boxershorts te hebben ingekocht bij GTS, ook een zakenpartner van Puma, die de boxershorts op haar beurt heeft ingekocht bij Stichd B.V., een dochteronderneming van Puma die de officiële leverancier is van Puma sokken en ondergoed. Over die kwestie lopen procedures in Noorwegen en Nederland. In Nederland heeft Puma in dat verband ook weer (onder andere) conservatoir bewijsbeslag ten laste van Sporttrading gelegd, voor de periode vanaf 1 januari 2020. Tot dusver heeft zij nog geen inzage gevraagd in de beslagen administratieve bescheiden. Op 22 november 2022 staat in die procedure een comparitie gepland.

2.5.

Over de Puma boxershorts die bij Europris zijn aangetroffen, heeft [X] , Head of Commercial Management van Stitchd, op 26 juli 2021 schriftelijk verklaard dat die boxershorts namaak zijn, met vermelding van de afwijkingen van de echtheidskenmerken waarop dat oordeel is gebaseerd.

2.6.

Op 21 en 28 maart 2022 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank Puma en Calvin Klein verlof verleend om (i) onder Sporttrading conservatoir beslag tot afgifte te leggen op sokken, boxershorts en andere kledingstukken die voorzien zijn van de merken van Puma en Calvin Klein, (ii) bewijsbeslag te leggen op delen van de administratie voor de periode vanaf 1 januari 2019 in verband met de handel in sokken en boxershorts voorzien van de merken van Puma en Calvin Klein, en (iii) de in beslag genomen zaken in bewaring te geven.

2.7.

Op 7 april 2022 is de deurwaarder langs gegaan bij Sporttrading en haar logistieke dienstverlener Dynamic Logistics om uitvoering te geven aan het beslagverlof.

2.7.1.

Na een eerste selectie is globaal conservatoir bewijsbeslag gelegd op digitale bescheiden en na een definitieve selectie later die dag, is definitief conservatoir bewijsbeslag gelegd op (een deel van) die bescheiden. Die bescheiden zijn op 2 mei 2022 in gerechtelijke bewaring gegeven.

2.7.2.

Bij Dynamic Logistics lagen volgens de voorraadlijsten 31.871 Puma artikelen en 21.612 Calvin Klein artikelen. Het ging om boxershorts van Calvin Klein en overige kledingstukken van beide merken, sokken waren er helemaal niet. De deurwaarder heeft vervolgens globaal conservatoir beslag tot afgifte gelegd op die artikelen. Vervolgens heeft de advocaat van Sporttrading contact opgenomen met de advocaat van Puma en Calvin Klein. Zij zijn overeengekomen dat op 8 april 2022 productspecialisten van Puma en Calvin Klein de artikelen in het magazijn op inbreukmakendheid zouden controleren, waarna nader zou worden aangeduid welke artikelen precies onder het beslag vielen.

2.8.

Op 8 april 2022 is de deurwaarder weer naar Dynamic Logistics gegaan. Daar waren ook aanwezig [de productspecialist] , de productspecialist van Puma, en [de stagiaire] , een stagiaire van de advocaat van Calvin Klein, die zou helpen bij het controleproces van de Calvin Klein goederen.

2.8.1.

[de stagiaire] heeft foto’s gemaakt van de Calvin Klein artikelen en 8.627 zogenoemde 3-packs boxershorts aangewezen die inbreukmakend zouden zijn. De deurwaarder heeft daarop definitief conservatoir beslag tot afgifte gelegd en de boxershorts op 11 april 2022 in bewaring gegeven. Voor het overige is het globaal conservatoir beslag tot afgifte op de Calvin Klein artikelen opgeheven.

2.8.2.

[de productspecialist] heeft ongeveer vijftig Puma artikelen geïnspecteerd en geen inbreuk geconstateerd. Zij heeft laten weten meer artikelen te willen controleren. Daarover hebben de advocaten van partijen overleg gevoerd. Sporttrading heeft Puma aangeboden alle goederen te (laten) controleren onder de voorwaarde dat Puma alle kosten van het onderzoek en de reconditioneringskosten (nieuwe polybags en dergelijke) zou betalen als geen onregelmatigheden zouden worden geconstateerd. Dat voorstel was voor Puma niet acceptabel. Uiteindelijk is zij op 13 april 2022 akkoord gegaan met een alternatief voorstel van Sporttrading om, alvorens afgifte van alle artikelen aan de deurwaarder te verlangen dan wel (een deel van) de voorraad vrij te geven, een steekproef te nemen van 300 stuks en te controleren of daarmee inbreuk wordt gemaakt.

2.9.

Op 19 en 21 april 2022 heeft de deurwaarder driehonderd Puma kledingstukken verzameld voor de nadere inspectie. De productspecialisten van Puma hebben al die driehonderd artikelen op 21 april 2022 geïnspecteerd en geconstateerd dat daar geen namaak tussen zat. De deurwaarder heeft terstond het gelegde globaal conservatoir beslag tot afgifte met betrekking voor de Puma artikelen opgeheven.

2.10.

Calvin Klein is op 4 mei 2022 een bodemprocedure tegen Sporttrading gestart, waarin zij kort gezegd vordert Sporttrading te veroordelen de merkinbreuk te staken, met nevenvorderingen. In die procedure vordert Sporttrading ook weer als verweer dat de merkrechten van Calvin Klein zijn uitgeput.

2.11.

Voorafgaand aan het uitbrengen van de dagvaarding hebben de advocaten van partijen contact met elkaar gehad over een aantal vragen die Calvin Klein nog had over de in beslag genomen boxershorts, meer concreet over de ‘made in Kenya’ producten en over de
paper trail. Calvin Klein heeft gevraagd om een fysiek exemplaar te mogen zien, of meer gedetailleerde foto’s van de ingestreken labels. Verder is gevraagd of de boxershorts uit verschillende kanalen komen. De advocaat van Sporttrading heeft bevestigd dat de boxershorts uit verschillende kanalen komen. Nadere foto’s of een fysiek exemplaar van een boxershort zijn niet verstrekt, vanwege het praktische probleem dat de boxershorts bij de gerechtelijke bewaarder liggen.

2.12.

In een schriftelijke verklaring die [de legal counsel] (legal counsel Calvin Klein) op 8 september 2022 heeft afgelegd staat onder meer dat het gebruikelijk is inspectie van mogelijke namaak artikelen uit te voeren met behulp van foto’s, die vervolgens langs digitale weg worden voorgelegd aan deskundigen van Calvin Klein. In dit geval zijn die foto’s gemaakt door [de stagiaire] . De eerste beoordeling wordt gemaakt op basis van het product, de labels en de verpakking, aldus [de legal counsel] . Om zeker te zijn van de authenticiteit van een product, moeten niet alleen de producten zelf, maar ook de productnummers en de informatie uit de
paper trailworden onderzocht. De laatste alinea van deze verklaring luidt als volgt:

Finally, Calvin Klein has not confirmed the Calvin Klein t-shirts and sweaters at Sporttrading’s warehouse that have not been seized as genuine. Calvin Klein has chosen to await the evidence from Sporttrading to confirm the source of this product. However, the pictures of a number of these products that were sent to us appeared to show genuine products.

3.Het geschil

3.1.

Puma en Calvin Klein vorderen, kort gezegd, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

Sporttrading te bevelen te gedogen dat kopieën van de beslagen bescheiden worden gemaakt en aan hen afgegeven,
primairvan alle beslagen bescheiden en
subsidiairvan de bescheiden die mogelijkerwijs verband houden met de handel van goederen voorzien van de merken van Puma of Calvin Klein die niet door hen of met hun toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht;

Sporttrading te bevelen mee te werken aan de uitvoering van het onder (a) gevorderde;

alles op straffe van verbeurte van dwangsommen;

met veroordeling van Sporttrading in de volledige proceskosten;

voor zover nodig de termijn voor het instellen van de hoofdzaak te bepalen op zes maanden.

3.2.

Puma en Calvin Klein lichten hun vorderingen als volgt toe. Zij worden geconfronteerd met een vloedgolf aan namaak producten. Zo’n 80% van het aanbod op de markt is volgens hen momenteel namaak. Katrade maakt deel uit van het criminele netwerk (“Drent”) dat daarvoor verantwoordelijk is. Puma en Calvin Klein vermoeden dat Sporttrading ook deel uitmaakt van het netwerk. Zij hebben daar de volgende aanwijzingen voor. De rechtsvoorganger van Sporttrading is in het verleden herhaaldelijk veroordeeld voor merkinbreuk. Medio 2020 zijn namaak Puma sokken aangetroffen bij het Kruidvat die van Sporttrading afkomstig waren. Puma heeft in het kader van een schikking met Katrade toegang gekregen tot haar administratie. Daaruit bleek dat Sporttrading en Katrade eind juni 2020 contact hebben gehad over mogelijke aankoop door Sporttrading van boxershorts van Calvin Klein en andere kledingstukken van Puma. Katrade heeft verklaard dat Sporttrading “de” afnemer in Nederland was voor de producten die zij van Drent heeft afgenomen. De negenduizend Calvin Klein boxershorts die bij Dynamic Logistics zijn aangetroffen en in bewaring genomen, voldoen niet aan de echtheidseisen. Het beslag op de Puma artikelen is wel opgeheven omdat de gecontroleerde driehonderd exemplaren authentiek zijn, maar daarmee is niet gezegd dat de overige artikelen dat ook zijn. Het beslag is alleen om proceseconomische redenen opgeheven. Het zou namelijk minstens tienduizenden euro’s kosten om alle artikelen in bewaring te nemen of op locatie te controleren op authenticiteit. Hoewel Puma en Calvin Klein dus concrete aanwijzingen hebben van een (dreigende) merkinbreuk door Sporttrading, beschikken zij naar eigen zeggen op dit moment over onvoldoende bewijs om aan te tonen dat de in beslag genomen Calvin Klein producten niet door of met toestemming van Calvin Klein op de Europese markt terecht zijn gekomen. Zij zijn daardoor niet in staat om in de bodemprocedure hun vorderingen voldoende concreet te onderbouwen.

3.3.

Sporttrading voert verweer. Dat komt er kort gezegd op neer dat zij in het verleden één keer een bestelling voor sokken bij Katrade heeft geplaatst en informatie heeft ingewonnen over andere aangeboden producten. Van een volgende order is het echter nooit gekomen omdat Katrade onbetrouwbaar bleek. Sporttrading betwist deel uit te maken van het Drent-netwerk. Zij stelt dat alle artikelen die bij Dynamic Logistics zijn aangetroffen authentiek zijn en dat de merkrechten van Puma en Calvin Klein op die artikelen zijn uitgeput. Het beslag op alle artikelen behalve de kleine negenduizend stuks 3-packs Calvin Klein boxershorts is opgeheven zodat Sporttrading al helemaal niet hoeft te gedogen dat haar administratie over die artikelen wordt ingezien.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt, voor zover van belang, bij de beoordeling ingegaan.

4.De beoordeling

4.1.

De zaak heeft een internationale component, nu eiseressen in het buitenland gevestigd zijn. De Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van de vordering, omdat Sporttrading in Drunen is gevestigd, aan de vordering primair inbreuk op Uniemerken ten grondslag is gelegd waarvoor deze rechtbank als bevoegde rechtbank is aangewezen, en omdat het beslagverlof is verleend door de voorzieningenrechter van deze rechtbank.

4.2.

De administratie van Sporttrading vanaf 1 januari 2020 is al in 2021 beslagen en in gerechtelijke bewaring genomen. Om haar moverende redenen heeft Puma daarin nog geen inzage gevraagd. Op basis van het laatst verleende verlof ligt nu ook de administratie vanaf 1 januari 2019 onder beslag en in bewaring.

4.3.

De inzagevordering is gebaseerd op de exhibitieplicht van artikel 843a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) in verbinding met het bepaalde in 1019a Rv, namelijk dat een verbintenis uit onrechtmatige daad wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom geldt als een rechtsbetrekking als bedoeld in artikel 843a Rv.

4.4.

Artikel 843a Rv ziet op de bijzondere exhibitieplicht in en buiten rechte. In Nederland bestaat geen algemene exhibitieplicht die maakt dat partijen jegens elkaar verplicht kunnen worden tot het verschaffen van informatie en documenten. Met het oog daarop en ter voorkoming van zogenaamde
fishing expeditionsis toewijzing van een op artikel 843a Rv gebaseerde vordering aan voorwaarden gebonden. Ingevolge artikel 843a lid 1 Rv moet de eiser tot exhibitie een rechtmatig belang hebben, moeten de bescheiden waarvan inzage, afschrift of uittreksel wordt gevorderd zien op een rechtsbetrekking waarbij hij partij is en moet de vordering 'bepaalde' bescheiden betreffen waarover degene van wie de inzage, afschrift of uittreksel wordt gevorderd ook daadwerkelijk de beschikking heeft. Indien aan deze drie cumulatieve voorwaarden is voldaan, is degene die de bescheiden te zijner beschikking heeft (desondanks) niet gehouden aan een vordering te voldoen indien daarvoor gewichtige redenen zijn of indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat een behoorlijke rechtsbedeling ook zonder die gegevensverschaffing is gewaarborgd.

4.5.

De drempel voor inzage ligt hoger dan die voor het verkrijgen van verlof voor bewijsbeslag. Aan het vereiste van een rechtsbetrekking als bedoeld in artikel 1019a Rv in verbinding met artikel 843a Rv is in geval van betwisting niet reeds voldaan indien (dreigende) inbreuk op een recht van intellectuele eigendom onderbouwd is gesteld. Degene die inzage, afgifte of uittreksel van bewijsmateriaal verlangt, dient dan zodanige feiten en omstandigheden te stellen en met reeds voorhanden bewijsmateriaal te onderbouwen dat voldoende aannemelijk is dat inbreuk op een recht van intellectuele eigendom is of dreigt te worden gemaakt.

(Hoge Raad, 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3304).

4.6.

Vooraf verdient in dit verband opmerking dat het de eigen keuze van Puma en Calvin Klein is geweest om niet alle goederen die Sporttrading op voorraad had, te inspecteren. Sporttrading was bereid aan een volledige inspectie mee te werken tegen redelijke voorwaarden. De dagvaarding wekt de indruk dat Sporttrading slechts beperkt inspectie heeft toegestaan, en geeft op dit punt dus een vertekend beeld. Dat Puma en Calvin Klein er uit kostenoverwegingen voor hebben gekozen niet de volledige voorraad te inspecteren, is onvoldoende reden om nu aan te nemen dat de niet-geïnspecteerde goederen (deels) namaak zijn.

4.7.

Hoewel bij de beslaglegging geen inbreukmakende producten van Puma zijn aangetroffen, staat wel vast dat Sporttrading in 2020 een partij namaaksokken heeft ingekocht bij Katrade en doorverkocht aan Kruidvat. Daarover hebben partijen een schikking getroffen, waarbij zij elkaar over en weer finale kwijting hebben verleend. Verder staat vast dat Sporttrading bij Katrade informatie heeft ingewonnen over andere Puma producten die door Katrade werden aangeboden, en dat zij Puma boxershorts aan Europris heeft geleverd. Of die boxershorts inbreukmakend zijn, staat nog ter discussie. Puma vermoedt dat de bij Europris aangetroffen boxershorts ook bij Katrade vandaan komen. Het kan volgens haar geen toeval zijn dat Sporttrading, kort voor de levering van Puma boxershorts aan Europris, contact met Katrade heeft gehad over andere Puma basics. Sporttrading ontkent dat zij na de sokken nog een order bij Katrade heeft geplaatst. Zij stelt dat de boxershorts authentiek zijn en beroept zich op uitputting van de merkrechten van Puma. De bewijslast van uitputting ligt bij Sporttrading. Zij onderbouwt dit met rapportages van drs. [A] , een voormalig registeraccountant, die nu als zelfstandig adviseur onder meer werkt op het terrein van de bepaling van schade bij beroepsaansprakelijkheid en die in haar opdracht onderzoek heeft gedaan naar de paper trails van de Puma en Calvin Klein boxershorts. De facturen waarop Sporttrading zich in dat verband beroept, dateren (deels) van vóór 1 januari 2020.

4.8.

Over de vraag of met de Puma boxershorts inbreuk wordt gemaakt lopen procedures in Nederland en in Noorwegen. Sporttrading heeft in de Nederlandse procedure verklaard dat zij omstreeks 7 en 29 mei 2020 een ongeveer even grote partij van deze Puma boxershorts aan nog een of meerdere afnemers heeft geleverd, maar zij wil deze afnemers niet noemen (zie de incidentele conclusie tot oproeping in vrijwaring tegens houdende conclusie van antwoord in conventie). Op basis van de gedetailleerde verklaring van Stitchd dat sprake is van namaak, is voorshands voldoende aannemelijk dat het hier om inbreukmakende boxershorts gaat. Puma heeft dan ook belang bij inzage in de beslagen administratie van Sporttrading over de periode vanaf 1 januari 2019, voor zover die betrekking heeft op de levering van Puma boxershorts.

4.9.

Over de bij het beslag aangetroffen boxershorts van Calvin Klein staat in de dagvaarding dat die prompt inbreuk makend bleken toen die tevoorschijn werden gehaald, maar niet is toegelicht waaruit dat is opgemaakt. De verklaring van Stitchd gaat – logischerwijs – alleen over Puma boxerhorts. De enkele stelling dat de in bewaring genomen Calvin Klein boxershorts inbreuk makend zijn, is onvoldoende om aannemelijk te achten dat dit ook echt het geval is, gelet op het gemotiveerde uitputtingsverweer.

4.10.

Afgifte van een integrale kopie van de beslagen bescheiden gaat te ver, nu alleen van de Puma boxershorts aannemelijk is geworden dat sprake is van een (dreigende) merkinbreuk. De subsidiaire vordering zal wel worden toegewezen, als hierna te melden. Een uitzondering zal worden gemaakt voor correspondentie van en aan de advocaat van Sporttrading, zoals is verzocht. Daartegen is geen verweer gevoerd.

4.11.

Zekerheidshalve zal aan de veroordeling een dwangsom worden verbonden. Wel zal die worden gematigd en gemaximeerd tot de in de beslissing genoemde bedragen.

4.12.

Voor bepaling van een termijn ex artikel 1019i Rv bestaat geen aanleiding. Artikel 1019i Rv ziet op voorlopige maatregelen als bedoeld in artikel 50, lid 6 jo. lid 1 en 2 van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, daarvan is in dit geval geen sprake.

4.13.

Nu partijen over en weer op enig punt in het ongelijk zijn gesteld, zullen de proceskosten tussen hen worden gecompenseerd op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

5.De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

beveelt Sporttrading te gedogen en eraan mee te werken dat een deurwaarder van [Deurwaarderskantoor] , voor zover nodig met bijstand van een ICT-deskundige, aan kopieën ter beschikking stelt van beslagen bescheiden die verband houden met de handel in Puma boxershorts, uitgezonderd correspondentie van of aan van de advocaat in dienstbetrekking van Sporttrading, ongeacht of die de primair geadresseerde is of in de cc-regel staat,

5.2.

veroordeelt Sporttrading tot betaling van een dwangsom aan Puma van € 5.000,00 voor iedere dag dat zij niet voldoet aan het bevel dat is uitgesproken onder 5.1, tot een maximum van € 300.000,00 is bereikt,

5.3.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.4.

compenseert de proceskosten tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

5.5.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. I.H.J. Konings, voorzieningenrechter-plaatsvervanger, bijgestaan door mr. E. van Bennekom, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 11 oktober 2022.^[1]