ECLI:NL:RBDHA:2021:7648

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/582093 / HA ZA 19-1104

Vonnis van 2 juni 2021

in de zaak van

de vennootschap naar Duits recht

NESTRO LUFTTECHNIK GmbHte Schkölen, Duitsland,

eiseres,

advocaat: mr. E.J.C. van Gelderen,

tegen

TUBRO FILTER- EN LUCHTTECHNIEK B.V.te Enschede,

gedaagde,

advocaat: mr. J.C. Wery.

Partijen zullen hierna Nestro en Tubro genoemd worden.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 14 oktober 2019, met producties 1 t/m 7;
de conclusie van antwoord van 8 januari 2020, met producties 1 t/m 9;
de conclusie van repliek van 22 juli 2020, met producties 8 t/m 11;
de conclusie van dupliek van 2 september 2020, met producties 12a t/m 27.

1.2.

Ten slotte is een datum voor het wijzen van vonnis bepaald.

2.De feiten

2.1.

Nestro is in 1977 opgericht in Duitsland. Zij houdt zich bezig met de productie en internationale verkoop van verwarmings-, koel-, droog- en ventilatieapparatuur. Zij is houdster van het op 10 januari 2011 voor klasse 11 (verwarmings-, koelings-, droog- en ventilatie-installaties, met name installaties voor het afzuigen van stof en spaanders) onder nummer 009646902 geregistreerde Uniemerk (woord-/beeldmerk, hierna: het Nestro-merk):

2.2.

Nestro gebruikt het Nestro-merk feitelijk steeds in de volgende kleur blauw:

2.3.

Tubro verhandelt het begin van de jaren ’90 ventilatie- en verwarmingsapparatuur op de Europese markt en biedt diensten aan met gebruikmaking van het volgende teken (hierna: het Tubro-logo):

2.4.

Bij brief van 18 februari 2019 heeft Nestro Tubro verzocht om het gebruik van het Tubro-logo, in het bijzonder het beeldelement
te staken. Nestro heeft Tubro in de gelegenheid gesteld het Tubro-logo nog tien maanden te gebruiken, tot 31 december 2019. Nadat Tubro had laten weten dat zij daaraan geen gevolg zou geven, is dit verzoek namens Nestro herhaald bij brief van 9 juli 2019 en is op 22 augustus 2019 een nieuwe sommatie met een concept-dagvaarding erbij aan Tubro toegezonden.

3.Het geschil

3.1.

Nestro vordert – zakelijk en verkort weergegeven – bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis Tubro te veroordelen:

I. om binnen drie maanden na de datum van het vonnis, althans binnen een door de rechtbank te stellen termijn, primair in de EU^[1], subsidiair in de Benelux, iedere inbreuk op het Nestro-merk te staken en gestaakt te houden;

II. om binnen vier weken na betekening van dit vonnis, althans binnen een door de rechtbank te stellen termijn, opgave aan Nestro te doen van:

a) de aantallen Tubro-producten die Tubro geleverd heeft gekregen of heeft geproduceerd;

b) de aantallen Tubro-producten die Tubro aan derden heeft geleverd;

c) de totale met a) en b) door Tubro behaalde bruto omzet;

d) de directe kosten die Tubro heeft gemaakt in verband met de inkoop en verkoop van de onder a) en b) bedoelde Tubro-producten;

alles met overlegging van schriftelijk bewijs waar de juistheid en volledigheid van de informatie uit blijkt;

III. indien geheel of gedeeltelijk in strijd wordt gehandeld met het onder I en/of II bepaalde, tot het betalen van een dwangsom van € 10.000 per keer en € 1.000 voor iedere dag (waaronder begrepen een gedeelte van een dag) dat dit voortduurt, althans een door de rechtbank te bepalen bedrag;

IV. tot betaling van schadevergoeding of winstafdracht, ter keuze van Nestro, nader op te maken bij staat en vermeerderd met wettelijke rente;

V. om binnen tien dagen na betekening van dit vonnis, althans binnen een door de rechtbank te stellen termijn, de proceskosten op grond van art. 1019h Rv^[2]te vergoeden, vermeerderd met wettelijke rente daarover vanaf de dag der dagvaarding;

VI. in de nakosten;

VII. in de overige kosten van dit geding.

3.2.

Nestro stelt dat het Tubro-logo op grond van art. 9 lid 2 sub b UMVo^[3]inbreuk maakt op het Nestro-merk en dat Tubro onrechtmatig jegens haar handelt.

4.De beoordeling

4.1.

De rechtbank is op grond van artikel 123, 124 en 125 UMVo in combinatie met artikel 3 van de Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk bevoegd kennis te nemen van de vorderingen met betrekking het Nestro-merk. Verder is Tubro verschenen zonder de bevoegdheid van de rechtbank te betwisten.

4.2.

Op grond van het door Nestro ingeroepen art. 9 lid 2 sub b UMVo kan de merkhouder het gebruik verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemerk en wordt gebruikt met betrekking tot waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor het Uniemerk is ingeschreven, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan. Van verwarringsgevaar in de zin van art. 9 lid 2 sub b UMVo is sprake als merk en teken zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Bij de beoordeling van de vraag of daarvan sprake is moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name (de onderlinge samenhang tussen) de overeenstemming van het merk en het teken en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, de auditieve en de begripsmatige vergelijking tussen het merk en teken betreft, te berusten op de totaalindruk die het merk en het teken wekken bij het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende en omzichtige gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Een zekere mate van overeenstemming en een zekere mate van (soort)gelijkheid zijn daarbij cumulatieve voorwaarden.^[4]

4.3.

Niet in geschil is dat het relevante publiek bestaat uit bedrijfsmatig handelende kopers van industriële ventilatie- en verwarmingsapparatuur. Nestro stelt terecht dat deze producten geen prijzige luxe producten zoals auto’s zijn. Dat neemt niet weg dat, nu het gaat om bedrijfsmatige aankopen van in de regel kostbare technische installaties, het relevante publiek een gemiddeld tot hoog aandachtsniveau zal hebben, zoals Tubro aanvoert. Verder is van belang dat Nestro onweersproken heeft toegelicht dat deze apparatuur en daarmee samenhangende diensten worden aangeboden in een betrekkelijk overzichtelijke branche, waarin Nestro sinds de 70-er jaren van de vorige eeuw actief is en Tubro sinds het begin van de jaren ’90 van de vorige eeuw.

4.4.

Vaststaat dat Tubro het Tubro-logo gebruikt voor door haar in de EU in de handel gebrachte ventilatie- en verwarmingsapparatuur. Zij gebruikt dit logo dus in het economisch verkeer in verband met identieke, althans in hoge mate vergelijkbare producten als de producten waarvoor het Nestro-merk is geregistreerd.

4.5.

Van belang is dat de ‘o’ in het Nestro-merk (
) en het Tubro-logo (
) een gestileerde afbeelding is van een centrifugaal ventilator. Hieronder staan twee afbeeldingen van zo’n ventilator:

4.6.

Ook is van belang dat – naar niet ter discussie staat – het in de branche waarin partijen actief verschillende aanbieders een gestileerde centrifugaal ventilator gebruiken in hun logo. Voorbeelden van dergelijke logo’s zijn:
4.7. Volgens Tubro zal het relevante publiek de gestileerde centrifugaal ventilator in het Nestro-merk en het Tubro-logo als zuiver beschrijvend opvatten. Zij betoogt dat Nestro een beschrijvende element dat vrij moet blijven, probeert te monopoliseren. Verder is de stilering van dit grafisch element volgens Tubro triviaal en verdient het ook om die reden geen bescherming.

Deze argumenten kunnen Tubro niet baten, aangezien zij gaan over een onderdeel van het Nestro-merk en het Tubro-logo als ware het een op zichzelf staand merk/teken, terwijl moet worden gekeken naar de totaalindruk van Nestro-merk en het Tubro-logo.

4.8.

Niet ter discussie staat dat het Nestro-merk van huis uit onderscheidend vermogen heeft voor de waar waarvoor het is ingeschreven. Nu het om een fantasiewoord gaat, heeft het Nestro-merk van huis uit groot onderscheidend vermogen. Aangezien het gebruik van het Nestro-merk gezien de aard van de producten waarvoor het in ingeschreven niet heel intensief zal zijn, is de duur van het gebruik, waarop Nestro wijst, geen grond om toegenomen bekendheid van het Nestro-merk aan te nemen. Het Nestro-merk is kleurloos gedeponeerd en wordt feitelijk steeds in een blauwe kleur gebruikt. Dat vermindert het onderscheidend vermogen.

4.9.

De rechtbank komt nu toe aan de vraag of het Nestro-merk en het Tubro-teken verwarringwekkend overeenstemmen. Bij het uitspreken van de woorden ‘Nestro’ en ‘Tubro’, die allebei uit twee lettergrepen bestaan, ligt de klemtoon op het eerste deel van het woord. ‘Nes’ en ‘Tu’ zijn zeer verschillende klanken. Er is enige ondergeschikte auditieve gelijkenis tussen het tweede deel van de woorden (‘tro’ en ‘bro’), die bij het uitspreken een beetje hetzelfde klinken door de ‘ro’ aan het eind. De daaraan voorafgaande ‘t’ en ‘b’ dragen weer bij aan een verschillende klank van dit deel van de woorden.

4.10.

Ook visueel overheerst de verschillende totaalindruk. Niet alleen auditief maar ook visueel wijkt het deel van het teken met de letters ‘Tub’ af van het deel van het merk met de letters ‘Nest’. Het Nestro-merk heeft een vanaf de bovenkant van de letter ‘N’ doorlopende robuuste horizontale streep boven de rest van het woord, die het beeld van dat merk domineert. Zo’n streep of een vergelijkbaar beeldelement ontbreekt in het Tubro-logo. Dat logo heeft helemaal links, voor het woord, een gestileerde T, die is ‘uitgeknipt’ aan de linkerkant van een groene cirkelvorm. Een dergelijke vorm, voorafgaand aan het woord, ontbreekt bij het Nestro-merk. Deze visuele verschillen zullen bij het relevante publiek, met een gemiddeld tot hoog aandachtsniveau overheersen ten opzichte van de eveneens aanwezige overeenkomsten waarop Nestro wijst: beide woorden bestaan uit twee lettergrepen, eindigend op ‘ro’, met, in plaats van de laatste letter ‘o’, een gestileerde centrifugaal ventilator. Anders dan Nestro stelt is dit beeldelement niet identiek in beide tekens; zo verschilt de dikte van de ‘o’ en het aantal horizontale streepjes rechtsboven. Wel zal dit beeldelement er bij vluchtige beschouwing ongeveer hetzelfde uitzien, zodat dit element voor enige mate van visuele overeenstemming tussen het Nestro-merk en het Tubro-logo zorgt.

4.11.

Gezien de hiervoor genoemde visuele verschillen tussen het Nestro-merk en het Tubro-logo, kan Nestro niet worden gevolgd in haar betoog dat de gestileerde centrifugaal ventilator een zo dominant onderdeel is dat dat de visuele totaalindruk van beide tekens geheel beheerst. Dat geldt temeer als in aanmerking wordt genomen dat het relevante publiek vaker zo’n beeldelement zal hebben gezien in een logo van een bedrijf dat actief is in de branche waartoe partijen behoren. De door Nestro genoemde omstandigheid dat zowel Nestro als Tubro dit beeldelement als op zichzelf staand teken gebruiken op hun website, kan haar niet baten. Dat op zichzelf staand gebruik van dit beeldelement is niet relevant voor de totaalindruk van het Nestro-merk en het Tubro-logo op het relevante publiek. De rechtbank concludeert dat er sprake is van een redelijke mate van visuele overeenstemming tussen het Nestro-merk en het Tubro-teken.

4.12.

Tot slot zijn Nestro en Tubro allebei fantasienamen zonder bijzondere betekenis. Wel zal ‘Tubro’, zoals Tubro onweersproken aanvoert, bij het relevante publiek de associatie oproepen met ‘turbo’. Niet in geschil is dat ‘Nestro’ die associatie niet oproept. Nestro heeft onweersproken gesteld dat het relevante publiek beide tekens vanwege het gebrek aan een bijzondere betekenis niet begripsmatig zal onderscheiden. Om dezelfde reden zal het relevante publiek ook geen begripsmatig verband leggen tussen beide tekens. Tubro heeft onweersproken aangevoerd dat het relevante publiek het beeldelement aan het eind van beide tekens – een gestileerde centrifugaal ventilator – begripsmatig zal associëren met een bedrijf dat in dergelijke ventilatoren handelt.

4.13.

Uitgaande van de hiervoor beschreven mate van overeenstemming tussen merk en teken, het gebruik voor identieke waren en het onderscheidend vermogen van het Nestro-merk, is er geen verwarringsgevaar te duchten bij het in aanmerking komende deskundige publiek dat bovengemiddeld omzichtig is. Er is alleen sprake van een redelijke mate van visuele overeenstemming tussen beide tekens. In de totaalindruk overheersen de verschillen, zowel visueel als auditief en begripsmatig. Verder is van belang dat Tubro dit logo sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw gebruikt voor dezelfde waar als waarvoor het Nestro-merk is ingeschreven. Tubro heeft onweersproken erop gewezen dat er nooit sprake is geweest van enige feitelijke verwarring bij het relevante publiek. Nestro heeft daarop met juistheid betoogd dat feitelijke verwarring niet noodzakelijk is om verwarringsgevaar aan te nemen. Dat neemt niet weg dat uit de omstandigheid dat het Nestro-merk en het Tubro-teken al decennialang naast elkaar zijn gebruikt voor dezelfde waar, zonder dat enige feitelijke verwarring is ontstaan bij het relevante publiek, kan worden afgeleid dat er kennelijk geen sprake is van reëel verwarringsgevaar bij het relevante publiek.

4.14.

In het verlengde van het voorgaande is er ook geen grond om het door Nestro gestelde indirect verwarringsgevaar aan te nemen. Vanwege de hiervoor besproken verschillen in totaalindruk, zal het voor het relevante publiek, met een gemiddeld tot hoog aandachtsniveau, duidelijk zijn dat de producten met het Tubro-logo een andere herkomst hebben dan de producten voorzien van het Nestro-merk. Ook is van belang dat het relevante publiek in de overzichtelijke branche waarin partijen actief zijn, vaker logo’s ziet met een gestileerde centrifugaal ventilator. Dat Nestro en Tubro mogelijk de enigen zijn met zo’n gestileerde figuur in plaats van de ‘o’ aan het eind van hun naam, is geen reden om aan te nemen dat het relevante publiek zal denken dat er een commerciële band bestaat tussen beide bedrijven. Tot slot speelt ook hier een rol dat het Nestro-merk en het Tubro-teken al decennialang naast elkaar zijn gebruikt voor dezelfde waar, zonder dat enige feitelijke verwarring is ontstaan bij het relevante publiek.

4.15.

Nu bij het relevante publiek geen verwarring te duchten valt tussen het Nestro-merk en het Tubro-logo, moeten de vorderingen van Nestro worden afgewezen. De rechtbank komt niet toe aan bespreking van de andere geschilpunten. Bij deze uitkomst heeft Tubro geen belang bij de door haar bepleite consequenties van de door haar gestelde schending van de waarheidsplicht door Nestro. Dit punt behoeft dus ook niet te worden besproken.

4.16.

Nestro wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van Tubro veroordeeld. Artikel 1019 Rv ev is op deze zaak van toepassing, zodat de proceskosten worden begroot op de voet van artikel 1019h Rv. Naar het oordeel van de rechtbank kwalificeert deze zaak als een eenvoudige zaak in de zin van de Indicatietarieven IE-zaken,^[5]waarvoor een maximaal tarief van € 8.000 geldt. De proceskosten (inclusief verschotten en griffierecht) van € 6.975,48 (ex btw) liggen onder dit maximum en worden integraal toegewezen. De gevorderde rente over de proceskosten wordt als niet weersproken toegewezen, met dien verstande dat de rente gaat lopen binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis.

5.De beslissing

De rechtbank:

5.1.

wijst de vorderingen af;

5.2.

veroordeelt Nestro in de proceskosten van Tubro, die tot aan deze uitspraak op de voet van art. 1019h Rv zijn begroot op € 6.975,48 (ex btw), met bepaling dat wettelijke rente daarover verschuldigd is indien deze kosten niet binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis zijn voldaan;

5.3.

verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. L. Alwin en in het openbaar uitgesproken op 2 juni 2021.