Uitspraak
vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
zaaknummer / rolnummer: C/09/582003/HA ZA 19-1102
Vonnis van 3 maart 2021
in de zaak van
de vennootschap naar Duits recht
BUSCH-JAEGER ELEKTRO GMBH, te Lüdenscheid, Duitsland,
eiseres in de hoofdzaak en het incident,
advocaat: mr. K.Th.M. Stöpetie,
tegen
KLUSSPULLEN B.V., te Deventer,
gedaagde in de hoofdzaak en verweerster in het incident,
advocaat: mr. S. Koloc.
Partijen zullen hierna Busch-Jaeger en Klusspullen genoemd worden.
1.De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding in de hoofdzaak en het incident van 10 oktober 2019, met producties EP1 t/m EP11;
- de conclusie van antwoord in de hoofdzaak en het incident van 4 december 2019, met producties GP1 t/m GP21;
- het tussenvonnis waarin een comparitie van partijen is gelast;
- het proces-verbaal van de via een digitale verbinding gehouden mondelinge behandeling van 18 november 2020 en de daarin genoemde processtukken en producties, te weten:
- de akte overlegging producties van Busch Jaeger met producties EP 12 en EP13;
- de akte overlegging productie van Klusspullen met productie GP22.
- de schriftelijke pleitnotities van partijen.
1.2.
De brief 14 december 2020 van Klusspullen met opmerkingen over het buiten aanwezigheid van partijen opgemaakt proces-verbaal behoort tot de processtukken.
1.3.
Ten slotte is een datum voor het wijzen van vonnis bepaald.
2.De feiten
2.1.
Busch-Jaeger is in 1879 opgericht en is wereldwijd marktleider op het gebied van elektrotechnisch installatiemateriaal. Busch-Jaeger is tegenwoordig onderdeel van de ABB-groep. Busch-Jaeger exporteert haar producten onder meer naar Nederland. Busch-Jaeger houdt de volgende Uniemerken (hierna: ‘de Busch-Jaeger merken’):
- het woordmerk Busch-Jeager, op 17 april 2008 onder nummer 004996336 geregistreerd voor de klassen 9 (onder meer apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen of het sturen van de distributie of het gebruik van elektrische stroom), 16 en 41 (hierna: ‘het woordmerk’);
- het beeld-/woordmerk Busch-Jaeger
2.2.
Busch-Jaeger onderhoudt websites, onder meer , waarmee zij zich specifiek tot de Nederlandse markt richt. Verder worden de producten van Busch-Jaeger in Nederland aangeboden door elektrotechnische groothandels, installateurs, gereedschapswinkels en bouwmarkten, en ook door meer of minder gespecialiseerde webshops.
2.3.
Klusspullen houdt zich bezig met de (online) verkoop van doe-het-zelf artikelen via haar website . Zij verkoopt ook producten van diverse merken via sites die volledig zijn gewijd aan het desbetreffende merk. Klusspullen exploiteert onder de naam BuschJaeger.schakelmateriaal.nl een website, die volledig gewijd is aan de producten van Busch-Jaeger (hierna: ‘de webwinkel’). Het (sub)domein van de webwinkel is busch-jaeger.schakelmateriaal.nl en het e-mailadres is busch-jaeger@schakelmateriaal.nl.
2.4.
Klusspullen en ABB B.V. (hierna: ABB, de Nederlandse entiteit in de ABB-groep) hebben in 2018 gecommuniceerd over de webwinkel. Voor zover van belang is daarbij het volgende aan de orde geweest:
2.4.1.
Op 2 februari 2018 heeft Klusspullen op het kantoor van ABB een presentatie gegeven over haar plannen voor een merk-specifieke website voor Busch-Jaeger onder de domeinnaam Busch-Jaegerstore.nl. Daarna heeft ABB ([medewerker 2]) op 12 februari 2018 aan Klusspullen geschreven:
2.4.2.
Op 15 februari 2018 heeft Klusspullen aan ABB ([medewerker 1]) geschreven dat zij graag een afspraak wil maken over de verdere uitwerking van de webwinkel. Daarop heeft ABB ([medewerker 1]) op 1 maart 2018 geantwoord:
2.4.3.
Op 3 april 2018 heeft Klusspullen het volgende geschreven aan ABB ([medewerker 2], cc [medewerker 1]):
2.4.4.
Op 5 april 2018 de website busch.jaeger.schakelmateriaal.nl online geplaatst.
2.4.5.
Op 13 april 2018 heeft ABB ([medewerker 1]) aan Klusspullen gemaild over een aantal onderwerpen, waaronder – als het om de website gaat – de configurator en de beeldbank:
2.4.6.
Op 3 mei 2018 heeft Klusspullen aan ABB ([medewerker 1]) onder meer geschreven dat zij ‘volgende week’ en softlaunch wil gaan doen met de website en van daaruit verder wil gaan ontwikkelen.
2.4.7.
Eind mei mei 2018 hebben ABB ([medewerker 3]) en Klusspullen mailberichten uitgewisseld over deeplinks en een wensenlijst voor de website van Klusspullen. Nadat Klusspullen in juni 2018 de webwinkel in gebruik had genomen, heeft ABB ([medewerker 3]) op 26 juni 2018 aan Klusspullen geschreven:
2.4.8.
Op 12 juli 2018 heeft een gesprek plaatsgehad tussen ABB ([medewerker 4], marketing manager Benelux) en Klusspullen. Op 13 juli 2018 heeft Klusspullen aan ABB ([medewerker 4]) geschreven:
2.4.9.
Op 13 juli 2018 heeft ABB ([medewerker 4]) aan Klusspullen geantwoord:
Daarop heeft Klusspullen op 17 juli 2018 heeft Klusspullen aan ABB ([medewerker 4]) drie varianten voorgelegd van gebruik van ‘schakelmateriaal.nl’ en het beeld-/woordmerk op de site, in de gekleurde balk aan de bovenkant van de pagina. [medewerker 4] heeft op 1 augustus 2018 aan Klusspullen geschreven:
2.4.10.
Omstreeks oktober 2018 heeft ABB telefonisch aan Klusspullen medegedeeld dat de juridische afdeling van Busch-Jaeger moeite had met het gebruik van de (sub)domeinnaam busch-jaeger.schakelmateriaal.nl. Klusspullen heeft daarop laten weten dat haar gebruik van de naam Busch-Jaeger onderdeel is van het overeengekomen concept en van essentieel belang is voor de vindbaarheid van de website en daarmee van de met de Busch-Jaeger producten te behalen omzet.
2.5.
Op 18 februari 2019 heeft de Duitse advocaat van Busch-Jaeger Klusspullen gesommeerd het gebruik van de domeinnaam busch-jaeger.schakelmateriaal.nl. te staken. Klusspullen heeft hierop onder meer laten weten dat de website het product is van de samenwerking tussen haarzelf en ABB. Vervolgens heeft de Nederlandse advocaat van Busch Jaeger Klusspullen op 5 mei 2019 gesommeerd het gebruik van de naam van de webwinkel, de (sub)domeinnaam en het emailadres te staken.
2.6.
De webwinkel ziet er als volgt uit. De (door de rechtbank) geel gemarkeerde tekst is een disclaimer, die als volgt luidt:
“
De website Busch-Jaeger.schakelmateriaal.nl is onderdeel van Klusspullen B.V. en geen webwinkel of onderdeel van Busch-Jaeger Elektro GmbH.”
De website Busch-Jaeger.schakelmateriaal.nl is onderdeel van Klusspullen B.V. en geen webwinkel of onderdeel van Busch-Jaeger Elektro GmbH.”
3.Het geschil
3.1.
In het incident vordert Busch-Jaeger – samengevat – bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis op straffe van een dwangsom een stakingsbevel voor de duur van deze procedure, primair ten aanzien van iedere inbreuk in de EU op de Busch-Jaegermerken, subsidiair ten aanzien van om iedere inbreuk in Nederland op de handelsnaam Busch-Jaeger, waarbij het in beide gevallen in het bijzonder gaat om elk gebruik van Busch-Jaeger.schakelmateriaal.nl
3.2.
In de hoofdzaak vordert Busch-Jaeger – samengevat – bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:
1. primair Klusspullen op straffe van een dwangsom te bevelen iedere inbreuk in de EU op de Busch-Jaegermerken te staken en gestaakt te houden,
subsidiair Klusspullen te bevelen iedere inbreuk in Nederland op de handelsnaam Busch-Jaeger te staken en gestaakt te houden,
waarbij het in beide gevallen in het bijzonder gaat om het gebruik van de naam Busch-Jaeger.schakelmaterlaal.nl, met inbegrip van het gebruik daarvan als domeinnaam, alsmede van enige andere naam waarvan Busch-Jaeger deel uitmaakt voor het aanbieden of verhandelen van schakelmateriaal;
2. voor recht te verklaren dat Klusspullen jegens Busch-Jaeger onrechtmatig heeft gehandeld door inbreuk te maken op de Uniemerken en de handelsnaam van Busch-Jaeger, met name door:
a) het gebruik van het teken Busch-Jaeger.schakelmateriaal.nl als naam voor een webshop en onder die naam deel te nemen aan het economisch verkeer;
b) het gebruik van het subdomein :
c) het gebruik van het e-mailadres;
d) deze merken en handelsnaam te gebruiken voor de webshop Busch-Jaeger.schakelmateriaal.nl;
3. Klusspullen op straffe van een dwangsom te bevelen binnen 45 dagen na betekening van dit vonnis rekening en verantwoording af te leggen over de door haar met Busch.Jaeger.schakelmaterlaal.nl gerealiseerde omzet aan Busch-Jaeger producten en de daarmee behaalde brutowinst;
4. Klusspullen te veroordelen tot vergoeding aan Busch-Jaeger van schade of, ter keuze van Busch-Jaeger, tot winstafdracht, een en ander op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW [1] ; en
5. Klusspullen te veroordelen tot betaling van de proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv [2] , vermeerderd met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW.
3.3.
Busch Jaeger stelt dat Klusspullen met de onder 3.2 sub 2 genoemde gedragingen inbreuk maakt op de Busch-Jaegermerken en op de handelsnaam van Busch Jaeger en aldus onrechtmatig handelt jegens Busch-Jaeger.
4.De beoordeling
4.1.
Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op inbreuken op de Uniemerken is de rechtbank op grond van artikel 125 lid 1 UMVo [3] en art. 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk internationaal en relatief bevoegd daarvan kennis te nemen nu Kluspullen is gevestigd in Nederland. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de Hnw en onrechtmatige daad is de rechtbank bevoegd nu Klusspullen is verschenen in deze procedure zonder de bevoegdheid van de rechtbank te bestrijden.
Inbreuk?
4.2.
Klusspullen verhandelt via de webwinkel als wederverkoper Busch-Jaeger-producten, die zijn voorzien van de Busch-Jaegermerken. Niet in geschil is dat Klusspullen deze producten mag verhandelen. Hierna zullen de (handels)naam van de webwinkel, de (sub)domeinnaam en het e-mailadres, waarop de gestelde merkinbreuk betrekking heeft, tezamen ook worden aangeduid als ‘de tekens’. Het voor beoordeling van de gestelde merkinbreuk relevante publiek (hierna ook: ‘(de) consument(en)’) bestaat uit personen en ondernemingen die in de bouw werkzaam zijn en klussende consumenten op zoek naar schakelmateriaal, allen met een gemiddeld aandachtsniveau.
4.3.
Niet in geschil is dat de (sub)domeinnaam van de webwinkel (busch-jaeger.schakelmateriaal.nl) mede vanwege de parameters van de zoekmachines op internet, de aandacht van consumenten op zoek naar Busch-Jaeger producten vestigt op de webwinkel met de (handels)naam Busch-Jaeger.schakelmateriaal.nl. Bij het doorklikken op de (sub)domeinnaam komt men terecht in die webwinkel, waar uitsluitend Busch-Jaeger producten worden aangeboden. Hieruit volgt dat er een verband is tussen de naam van de webwinkel (Busch-Jaeger.schakelmateriaal.nl) en het (sub)domein (busch-jaeger.schakelmateriaal.nl) enerzijds en anderzijds de in de webwinkel verkochte Busch-Jaeger producten. [4] Klusspullen gebruikt dus de (handels)naam van de webwinkel en (sub)domeinnaam voor identieke waren (Busch-Jaeger producten) als de waren waarvoor het woordmerk is ingeschreven. Het gebruik van het e-mailadres busch-jaeger@schakelmateriaal.nl in de communicatie met klanten van de webwinkel is hier onlosmakelijk mee verbonden.
4.4.
Het vooropgezette ‘Busch-Jaeger’/ ‘busch-jaeger’, is het onderscheidende en dominante deel van de tekens. Het in het tweede deel van de tekens voorkomende ‘schakelmateriaal’ zal voor de consument niet meer dan een generieke beschrijving zijn van de Busch-Jaeger producten die in de webwinkel worden aangeboden. De andere elementen van de tekens (de punten in de (sub)domeinnaam, de @ in het emailadres en .nl aan het eind van de tekens) zijn gebruikelijke elementen van (sub)domeinnamen en emailadressen. De betekenis verschilt: het woordmerk is een naam, terwijl de tekens de functie en de betekenis hebben van een digitaal adres (website en emailadres). De consument zal de tekens dus opvatten in de betekenis van ‘een website van Busch-Jager’ respectievelijk ‘een emailadres van Busch-Jaeger’. Nu het vooropgezette onderscheidende en dominante element van de tekens, ‘Busch-Jaeger’/busch-jaeger’, identiek is aan het woordmerk, is sprake van visuele en auditieve overeenstemming tussen de tekens en het woordmerk.
4.5.
Dit een en ander leidt ertoe dat de tekens verwarringwekkend overeenstemmen met het woordmerk in de zin van artikel 9 lid 2 sub b UMVo. Anders dan Klusspullen aanvoert, wordt de verwarring niet weggenomen door de ‘disclaimer’ op de website. Het is de vraag of de consument die op zoek is naar schakelmateriaal de weinig opvallende, onderaan de pagina, in het colofon van de website, geplaatste tekst zal lezen. Tegen de tijd dat de consument de disclaimer leest, zal voorts de indruk van de commerciële band al zijn gevestigd bij het doorklikken op de (sub)domeinnaam om in de uitsluitend aan Busch-Jaeger producten gewijde webwinkel terecht te komen.
Toelaatbaar verwijzend merkgebruik?
4.6.
Klusspullen beroept zich op artikel 14 lid 1 sub c UmVo, volgens welke bepaling de merkhouder zich niet kan verzetten tegen gebruik in het economisch verkeer door een derde van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van de waar, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven, een en ander voor zover er sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel. Als in dit geval aan toepassing van deze bepaling kan worden toegekomen – wat Busch-Jaeger betwist – strandt het beroep daarop van Klusspullen omdat niet wordt voldaan aan de eis van ‘eerlijk gebruik’ nu het gebruik van het woordmerk in de (handels)naam van de webwinkel en de (sub)domeinnaam bij de consument de indruk kan wekken dat er een commerciële band tussen Klusspullen en Busch-Jaeger bestaat. [5] Zoals hiervoor is overwogen, zal de consument de tekens opvatten in de betekenis van ‘een website van Busch-Jager’ respectievelijk ‘een emailadres van Busch-Jaeger’ en wordt de indruk van een commerciële band met Busch-Jaeger niet weggenomen door de ‘disclaimer’.
Toestemming?
4.7.
Klusspullen voert aan dat zij op grond van de onder 2.4 bedoelde uitlatingen van ABB gerechtvaardigd erop mocht vertrouwen dat Busch-Jeager instemde met het hiervoor besproken gebruik van het woordmerk als element van de tekens.
4.8.
Vaststaat dat de webwinkel is ontwikkeld in samenspraak met ABB, de Nederlandse entiteit in de ABB-groep, met wie Klusspullen ook het gebruik van de Busch-Jaeger merken op de site heeft afgestemd. Vaststaat dat Klusspullen wist dat ABB niet de merkhouder was en dat Klusspullen, mede afhankelijk van het onderwerp, contact heeft gehad met verschillende medewerkers van ABB. Gelet op het hiervoor onder 2.4.5 aangehaalde bericht, had het voor Klusspullen duidelijk moeten zijn dat het contact met [medewerker 3] beperkt was tot de technische aspecten van de website en dat diens goedkeurende opmerking onder 2.4.7 niet de opvatting van Busch Jaeger vertolkte over toelaatbaarheid van het gebruik van het woordmerk in de tekens.
4.9.
Dat ligt anders voor de onder 2.4.1 en 2.4.2 bedoelde berichten, waaruit volgt dat Klusspullen met [medewerker 1] en [medewerker 2] contact had over de toelaatbaarheid van de naam van de webwinkel en de (sub)domeinnaam. In de onder 2.4.1 bedoelde mail spreekt [medewerker 1] over contact dat hij en [medewerker 2] hadden met degenen die verantwoordelijk waren en ‘iets in de melk te brokkelen’ hadden. Daarbij worden de kritische kanttekeningen doorgegeven van deze personen over de website en de toen voorgestelde handelsnaam van de webwinkel en de domeinnaam. Nadat Klusspullen de handels- en domeinnaam had aangepast, heeft zij opnieuw contact gehad met ABB over het gebruik van de Busch-Jaeger merken op haar website, deze keer in de persoon van [medewerker 4]. Gezien het onderwerp van gesprek, dat specifiek de toelaatbaarheid van het gebruik van de Busch-Jaeger merken op de website (in de webwinkel) betrof, kon en mocht Klusspullen ervan uitgaan dat [medewerker 4] sprak namens de merkhouder, Busch-Jaeger. Busch-Jaeger heeft dit ook niet weersproken.
4.10.
Partijen verschillen van mening over de vraag of [medewerker 4] in juli 2018 al dan niet mondeling expliciet toestemming aan Klusspullen heeft gegeven voor gebruik van het woordmerk als element van de tekens; Klusspullen stelt van wel en Busch-Jaeger ontkent dit. Het tijdens de zitting ingenomen standpunt van Busch-Jaeger dat duidelijk was dat partijen op dit punt van mening verschilden en dat ze daar nog uit moesten komen, is niet te rijmen met de inhoud van de onder 2.4.8 en 2.4.9 bedoelde berichten, die de in juli 2018 mondeling gemaakte afspraken weergeven. Daaruit volgt dat geen afspraak is gemaakt over (wijziging van) de handels- en domeinnaam. De handels- en domeinnaam wordt herhaald – en als een gegeven – genoemd in relatie tot andere aan te brengen wijzigingen, waaronder het gebruik van het bedoelde samengestelde logo (Busch-Jaeger en schakelmateriaal.nl) op de site. Gesteld noch gebleken is dat deze afspraak ook betrekking heeft op de handels- en domeinnaam. De drie varianten die Klusspullen ter uitvoering van deze afspraak aan ABB heeft voorgelegd betreffen gebruik van ‘schakelmateriaal.nl’ en het beeld-/woordmerk op de site, in de gekleurde balk aan de bovenkant van de pagina.
4.11.
Het onder 4.9 en 4.10 overwogene brengt met zich dat Klusspullen in juli 2018 op grond van het onder 2.4.9 bedoelde mailbericht, waarin [medewerker 4] de juistheid van de weergave van het besprokene in de onder 2.4.8 bedoelde mail bevestigt, erop kon en mocht vertrouwen dat Busch-Jaeger instemde met het gebruik van het woordmerk als element van de tekens.
4.12.
Voor zover de omstreeks oktober 2018 gedane telefonische mededeling van ABB dat de juridische afdeling van Busch-Jaeger moeite had met het gebruik van de (sub)domeinnaam busch-jaeger.schakelmateriaal.nl en/of de sommatie van 18 februari 2019 om het gebruik van de domeinnaam te staken kunnen worden gezien als opzegging of beëindiging van deze toestemming, is gesteld noch gebleken dat Busch-Jaeger daar onder de gegeven omstandigheden op deze wijze toe kon overgaan en in februari 2019 kon eisen dat Klusspullen met onmiddellijke ingang het gebruik van de tekens zou staken.
Slotsom en proceskosten
4.13.
De vorderingen van Busch-Jaeger stuiten af op de hiervoor vastgestelde toestemming voor gebruik van het woordmerk als element van de tekens. Dat geldt ook voor de op het handelsnaamrecht van Busch-Jaeger gegronde vorderingen. De vorderingen van Busch-Jaeger worden dus afgewezen, zowel in de hoofdzaak als in het incident, met veroordeling van Busch-Jaeger in de proceskosten ex artikel 1019h Rv. Naar het oordeel van de rechtbank kwalificeert deze zaak als een normale zaak in de zin van de Indicatietarieven IE-zaken, [6] waarvoor een maximaal tarief van € 17.500 geldt. De advocatenkosten van € 11.220 zijn lager dan dit maximum en worden integraal toegewezen. Daarnaast bestaat de proceskostenveroordeling uit € 639 aan griffierecht. De gevorderde rente over de proceskosten wordt als niet weersproken toegewezen.
5.De beslissing
De rechtbank:
in het incident en in de hoofdzaak
5.1.
wijst de vorderingen af;
5.2.
veroordeelt Busch-Jaeger tot betaling van de proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv, die tot aan deze uitspraak zijn begroot op € 11.859, welk bedrag in het geval dit niet binnen veertien na de dag van deze uitspraak is voldaan, dient te worden vermeerderd met de wettelijke rente daarover ex artikel 6:119 BW;
5.3.
verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. L. Alwin en in het openbaar uitgesproken op 3 maart 2021.