ECLI:NL:RBDHA:2020:12249

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/589661 / HA ZA 20-275

Vonnis in incident van 21 oktober 2020

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

IZIPIZI S.A.S.,

gevestigd te Parijs (Frankrijk),

eiseres in conventie in de hoofdzaak,

verweerster in reconventie in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

advocaat mr. C.S. Mastenbroek te Ouderkerk aan de Amstel,

tegen

1.LOOPLABB B.V.,

te Naarden,

2.
[gedaagde sub 2],

te [plaats] ,

gedaagden in conventie in de hoofdzaak,

eisers in reconventie in de hoofdzaak,

eisers in het incident,

advocaat mr. M.E. Verwoert te Amsterdam.

Eiseres in conventie zal hier Izipizi worden genoemd. Gedaagden in conventie worden tezamen aangeduid als Looplabb c.s. en afzonderlijk als Looplabb en [gedaagde sub 2] .

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 17 februari 2020;
de akte houdende overlegging producties van Izipizi van 11 maart 2020 met de producties EP01 t/m EP17;
de conclusie van antwoord tevens houdende eis in reconventie tevens verzoek tot schorsing procedure o.g.v. artikel 132 lid 1 UMVo

- de akte uitlaten schorsing procedure van Izipizi van 15 juli 2020.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald in het incident dat nader bepaald is op heden.

2.Het geschil in de hoofdzaak

In conventie

2.1.

Izipizi vordert – samengevat – dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

2.1.1.

Looplabb c.s. veroordeelt om:

primair: iedere inbreuk op het Uniemerk van Izipizi in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden;

subsidiair: iedere inbreuk op de auteursrechten van Izipizi in de Europese Unie dan wel in Nederland te staken en gestaakt te houden;

meer subsidiair: het onrechtmatig handelen jegens Izipizi in Nederland te staken en gestaakt te houden;

2.1.2.

Looplabb c.s. beveelt om de in de dagvaarding omschreven inbreukmakende verpakkingen, evenals andere verpakkingen van brillen die geen andere algemene indruk wekken dan wel hetzelfde uiterlijk hebben als de verpakkingen voor brillen van Izipizi, uit het handelsverkeer in Europa terug te roepen door het sturen van een brief aan alle afnemers, waarin aan de afnemers wordt gevraagd om de nog resterende voorraad van brillen in de betreffende verpakkingen te retourneren aan Looplabb;

2.1.3.

Looplabb c.s. gebiedt de volledige voorraad van de brillen in inbreukmakende verpakkingen die zich nog bevinden onder Looplabb c.s. dan wel onder één of meer derden ten behoeve van Looplabb c.s., op een nader door Izipizi aan te geven locatie om niet aan Izipizi over te dragen ter vernietiging op kosten van Looplabb c.s., waarbij de advocaten van Izipizi worden voorzien van deugdelijk schriftelijk bewijs van de vernietiging;

2.1.4.

Looplabb c.s. beveelt op de homepage van de website
www.looplabb.comeen duidelijk leesbare rectificatie te plaatsen zoals omschreven in de dagvaarding;

2.1.5.

Looplabb c.s. veroordeelt om aan de advocaten van Izipizi schriftelijk opgave te doen van de in de dagvaarding genoemde gegevens en deze opgave te doen staven met schriftelijke brondocumenten;

2.1.6.

Looplabb en [gedaagde sub 2] veroordeelt tot betaling aan Izipizi van een dwangsom van € 1.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat, dan wel – zulks ter keuze van Izipizi – € 500,- voor ieder product waarmee, de betreffende gedaagde geheel of gedeeltelijk in strijd heeft gehandeld met de onder 2.1.1 tot en met 2.1.5 gevorderde verboden en bevelen, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van € 50.000,- per gedaagde;

2.1.7.

Looplabb c.s. hoofdelijk veroordeelt om de door Izipizi geleden en nog te lijden schade te betalen, nader op te maken bij staat;

2.1.8.

Looplabb c.s. hoofdelijk veroordeelt in de kosten van deze procedure ex artikel 1019h Rv^[2], vermeerderd met nakosten en wettelijke rente.

2.2.

Izipizi legt aan deze vorderingen de volgende stellingen ten grondslag.

2.2.1.

Izipizi is verkoper en producent van lees- en zonnebrillen. Zij verkoopt haar brillen in opvallende verpakkingen (zie de afbeeldingen hieronder) die wisselen van kleur, maar waarbij de volgende kenmerkende elementen bij elke verpakking terugkeren (hierna: de Izipizi-verpakkingen):

een rechthoekige doos;

van karton;

met daarop een levensgrote afbeelding van een bril (met of zonder glazen);

meer specifiek de bril die in de doos zit;

waarbij de bril zonder zichtbare poten recht van voren is afgebeeld;

en daarbij vrijwel de gehele oppervlakte van de voorkant inneemt;

het merk van Izipizi is kleiner boven de bril afgebeeld.

2.2.2.

Izipizi is houdster van het Uniemerk, een 3D vormmerk (hierna: het Izipizi-Uniemerk), op 13 juli 2017 ingediend en op 30 oktober 2017 geregistreerd onder nummer 016984486 voor waren en diensten in de klassen 9 (
verpakkingen voor brillen; brillen; zonnebrillen) en 16 (
dozen van karton om te verpakken). Onderstaande afbeeldingen maken deel uit van deze inschrijving:

2.2.3.

[gedaagde sub 2] heeft tot 12 december 2019 een eenmanszaak gevoerd waarbij hij handelde onder de handelsnamen [handelsnaam I] en [handelsnaam II] en hield zich blijkens het uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel bezig met internationale consultancywerkzaamheden op het gebied van optische producten. Sinds 12 december 2019 is deze eenmanszaak uit het handelsregister uitgeschreven. Dezelfde dag is Looplabb ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

2.2.4.

Looplabb c.s. heeft brillen aangeboden in een verpakking, die wat de vormgeving betreft nagenoeg identiek is aan de Izipizi verpakking voor brillen. Daarmee wordt inbreuk gemaakt op het Izipizi-Uniemerk in de zin van artikel 9 lid 2 sub b en c UMVo alsmede op het auteursrecht dat op de vormgeving van de Izipizi-verpakkingen rust. Tot slot zijn de verpakkingen van Looplabb c.s. een slaafse nabootsing van de Izipizi-verpakkingen.

2.3.

Looplabb c.s. voert gemotiveerd verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen van Izipizi, met veroordeling van Izipizi in de kosten van de procedure op de voet van artikel 1019h Rv.

In reconventie

2.4.

Hoewel zulks in het petitum niet wordt geformuleerd, begrijpt de rechtbank uit positum 54 van de conclusie van antwoord tevens eis in reconventie dat Looplabb c.s. wenst te vorderen dat de rechtbank het Izipizi-Uniemerk nietig verklaart op grond van artikel 59 lid 1 sub a, b en c [bedoeld wordt kennelijk alleen een beroep te doen op artikel 59 lid 1 sub a UMVo; lid 1 sub b is een andere absolute nietigheidsgrond betreffende kwader trouw en lid 1 sub c bestaat niet, Rb] jo. artikel 7 lid 1 sub b, c en d UMVo omdat het elk onderscheidend vermogen mist, uitsluitend bestaat uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de bestemming of andere kenmerken van de waren althans uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden.

3.Het geschil in het schorsingsincident

3.1.

Looplabb c.s. vordert dat de rechtbank deze procedure schorst op grond van artikel 128 lid 4 jo. artikel 132 lid 1 UMVo. Looplabb c.s. heeft al voor het uitbrengen van de onderhavige dagvaarding en vóór het instellen van haar eis in reconventie bij het European Union Intellectual Property Office (EUIPO – hierna: het Bureau), te weten op 24 december 2019, de nietigheid ingeroepen van het Izipizi-Uniemerk. Van bijzondere redenen als in laatstgenoemd artikel bedoeld is volgens Looplabb c.s. geen sprake.

3.2.

Izipizi voert verweer en concludeert tot gehele dan wel gedeeltelijke voortzetting van de procedure vanwege bijzondere omstandigheden die dat vergen.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.De beoordeling

In de hoofdzaak

bevoegdheid

4.1.

Voor zover de vorderingen van Izipizi zijn gegrond op haar Izipizi-Uniemerk en de vorderingen van Looplabb c.s. in reconventie zijn gegrond op de nietigheid van dat merk, is deze rechtbank op grond van artikel 123 lid 1 in verbinding met artikel 124 aanhef en onder a en d, en artikel 125 lid 1 UMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk internationaal en relatief bevoegd daarvan kennis te nemen, omdat Looplabb c.s. gevestigd dan wel woonachtig is in Nederland.

4.2.

Voor zover de vorderingen in conventie zijn gegrond op auteursrechtinbreuk en onrechtmatige daad, is de rechtbank internationaal bevoegd op grond van artikel 4 Brussel I bis-Vo^[3]vanwege de vestigingsplaats van Looplabb c.s. in Nederland. De relatieve bevoegdheid van deze rechtbank vloeit voort uit artikel 102 Rv nu Izipizi heeft gesteld dat de gestelde auteursrechtinbreuk en het gesteld onrechtmatig handelen via de website van Looplabb c.s. plaatsvindt, welke website ook in het arrondissement Den Haag is te raadplegen.

4.3.

Het voorgaande betekent dat deze rechtbank bevoegd is om van de geschillen op grond van het Izipizi-Uniemerk kennis te nemen. Ten aanzien van het hierna te bespreken schorsingsincident is deze rechtbank dan ook een rechtbank voor het Uniemerk zoals bedoeld in artikel 132 lid 1 UMVo.

In het incident

4.4.

Artikel 132 lid 1 UMVo schrijft onder meer voor dat, indien bij een rechtbank voor het Uniemerk een vordering als bedoeld in artikel 124 UMVo – anders dan een vordering tot vaststelling van niet-inbreuk – is ingesteld terwijl bij het Bureau (ten aanzien van hetzelfde merk) al een vordering tot vervallen- of nietigverklaring is ingesteld, die rechtbank de procedure ambtshalve of op verzoek van een partij schorst, tenzij er bijzondere redenen zijn de behandeling voort te zetten.

4.5.

De rechtbank stelt vast dat voldaan is aan het vereiste dat sprake is van een samenloop van een eerdere nietigheidsprocedure bij het Bureau en een latere procedure bij deze rechtbank. De nietigheidsvordering bij het Bureau is immers ingesteld op 24 december 2019, terwijl deze procedure bij de rechtbank aanhangig is gemaakt door het uitbrengen van de dagvaarding op 17 februari 2020. De bewoordingen van artikel 132 lid 1 UMVo laten er geen misverstand over bestaan dat in dat geval de latere procedure bij de rechtbank geschorst dient te worden. Slechts indien sprake is van bijzondere redenen kan schorsing achterwege worden gelaten en de procedure worden voortgezet.

4.6.

Naar het oordeel van de rechtbank doen zich in deze zaken geen bijzondere redenen voor, die een voortzetting van de procedure rechtvaardigen. Daartoe wordt het volgende overwogen.

4.7.

Izipizi stelt dat Looplabb c.s. de nietigheidsvordering bij het Bureau slechts heeft ingesteld om de inbreukprocedure te vertragen en aldus te kwader trouw heeft gehandeld. Het belang van Izipizi bij het stoppen van de inbreuk dient te prevaleren, aldus Izipizi. Wat Izipizi in dit kader heeft aangevoerd kan niet worden aangemerkt als bijzondere redenen die tot het afzien van schorsing van de procedure leiden.

4.8.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de procedure zal worden geschorst ten aanzien van het Izipizi-Uniemerk, totdat er door het Bureau definitief uitspraak is gedaan in de procedure over dat merk. Met een ‘definitieve beslissing’ bedoelt de rechtbank in dit verband een beslissing waartegen geen rechtsmiddel meer openstaat. De meest gerede partij kan de zaak dan weer aanbrengen op de continuatierol voor een akte uitlaten over de voortgang van de procedure. Deze schorsing geldt zowel voor de conventionele als de reconventionele vorderingen betreffende het Izipizi-Uniemerk.

4.9.

Izipizi heeft haar vorderingen subsidiair en meer subsidiair gebaseerd op auteursrechtinbreuk en onrechtmatige daad. Ten aanzien van de vorderingen op deze grondslagen wordt de procedure niet geschorst, omdat er daarbij geen risico is van onverenigbare beslissingen. Nu Looplabb c.s. al een conclusie van antwoord heeft genomen, wordt de zaak voor onbepaalde tijd aangehouden voor beraad mondelinge behandeling. Ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19 virus en de daardoor ontstane werkvoorraad zal een behandeling van de zaak ter zitting enige tijd op zich laten wachten. Zodra de rechtbank zicht heeft op de periode waarin de zitting plaats zal kunnen vinden, zal zij partijen verzoeken om opgave verhinderdata.

4.10.

De rechtbank zal de beslissing omtrent de proceskosten in dit incident aanhouden tot het eindvonnis in de hoofdzaak.

5.De beslissing

De rechtbank

in het incident:

5.1.

schorst de procedure in de hoofdzaak (in conventie en reconventie) voor zover deze betrekking heeft op inbreuk op het Izipizi-Uniemerk, totdat de nietigheidsafdeling van het Bureau definitief uitspraak heeft gedaan in de procedure over het Izipizi-Uniemerk;

5.2.

houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan;

5.3.

wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd;

in de hoofdzaak:

5.4.

verwijst de zaak, voor zover deze betrekking heeft op de gestelde auteursrechtinbreuk en de gestelde onrechtmatige daad, naar de rol
van woensdag 30 juni 2021voor beraad mondelinge behandeling;

5.5.

bepaalt dat de meest gerede partij de zaak, voor zover deze betrekking heeft op het Izipizi-Uniemerk, kan opbrengen op de continuatierol voor de in 4.8 beschreven akte, als de nietigheidsafdeling van het Bureau definitief uitspraak heeft gedaan in de procedure over het Izipizi-Uniemerk;

5.6.

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar door rolrechter mr. D. Nobel uitgesproken op 21 oktober 2020.