ECLI:NL:RBDHA:2018:1661

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/533108 / HA ZA 17-562

Vonnis van 14 februari 2018

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

TINNUS ENTERPRISES LLC,

gevestigd te Plano, Texas, Verenigde Staten,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat: mr. T. van der Valk te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[A] B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat: mr. A. van Hees te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Tinnus en [A] worden genoemd.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit het procesdossier. Hierin bevinden zich de volgende stukken:

De inleidende dagvaarding van 8 mei 2017;
Het exploot tot vervroeging van de aangezegde roldatum ex artikel 126 Rv van 23 mei 2017;
De akte overlegging producties behorende bij dagvaarding, met producties 1 tot en met 10;
De conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie, tevens houdende overlegging producties 1 tot en met 19;
Het tussenvonnis van 2 augustus 2017 waarbij een comparitie van partijen is gelast, uitsluitend met het doel partijen te horen ten aanzien van het door Tinnus gedane verzoek tot schorsing van de procedure op de voet van artikel 91 lid 1 GModVo;
De brief van de rechtbank van 19 september 2017 en de daarin vermelde correspondentie;
De akte overlegging producties 20 tot en met 26 zijdens [A] d.d. 13 december 2017;
De akte overlegging productie 27 zijdens [A] d.d. 13 december 2017;
De akte houdende overlegging productie 28 zijdens [A] d.d. 13 december 2017;
De akte houdende overlegging productie 11 zijdens Tinnus d.d. 13 december 2017;
Het proces-verbaal van de op 13 december 2017 gehouden comparitie van partijen met daaraan gehecht de spreekaantekeningen van mr. H.G.M. Berendschot en de comparitieaantekeningen van mrs. E.B.N. Schnepper en A.B. Sixma.

1.2.

Met instemming van partijen is het proces-verbaal van de comparitie van partijen buiten hun aanwezigheid opgemaakt. Partijen zijn daarbij in de gelegenheid gesteld schriftelijk opmerkingen te maken naar aanleiding van dit proces-verbaal. Namens [A] heeft mr. Schnepper bij brief van 11 januari 2018 van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Deze brief is aan het proces-verbaal gehecht.

1.3.

Vonnis is vervolgens bepaald op heden.

2.Het geschil

In conventie en in reconventie

2.1.

Voor zover thans van belang gaat het in deze procedure om het volgende:

2.1.1.

Tinnus is houdster van tien Gemeenschapsmodelrechten (0001431829-0001 t/m -0010) op het uiterlijk van een speelgoedproduct dat zij, althans haar te Hong Kong gevestigde licentiehoudster Zuru Inc., op de markt brengt onder de naam ‘Bunch-O-Balloons’. Kort gezegd gaat het bij dit product om een ‘waterballonvuller’, d.w.z. een tros waterballonnen die met een connector kan worden aangesloten op een waterpunt zodat de ballonnen allemaal in één keer kunnen worden gevuld. Als de ballonnen zijn gevuld, sluiten deze zich bovendien vanzelf.

2.1.2.

Tinnus tracht deze ballontros ook octrooirechtelijk onder bescherming te stellen. Daartoe heeft zij wereldwijd meerdere octrooiaanvragen ingediend, waaronder een aanvrage voor een Europees octrooi. Voorts claimt zij (naast de modelrechten) auteursrecht op het uiterlijk van de waterballonvuller.

2.1.3.

Op 17 april 2017 heeft de douane in Rotterdam op verzoek van Tinnus beslag gelegd op een partij vergelijkbare ballontrossen. Deze partij is door [A] bij een buiten de Europese Unie gevestigde partij ingekocht en bestemd voor afnemers van [A] in Nederland. Tinnus stelt zich op het standpunt dat de ballontrossen van [A] inbreuk maken op haar intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder op de hiervoor genoemde modelrechten en het door haar geclaimde auteursrecht op het uiterlijk van de ‘Bunch-O-Balloons’-ballontros.

2.1.4.

[A] heeft verzocht de door de Douane tegengehouden partij vrij te geven, maar Tinnus heeft dit geweigerd. [A] heeft hierop bij het EUIPO een nietigheidsprocedure aanhangig gemaakt waarin zij het Bureau verzoekt de modellen -0001, -0002, -0005, -0006, -0007 en -0008 nietig te verklaren. Deze procedure is gevoegd met een reeds door Mystic Products Import & Export S.L. (Mystic) ingestelde nietigheidsprocedure, waarin de geldigheid van alle tien modelinschrijvingen aan de orde is. In beide procedures is als (voornaamste) nietigheidsgrond de zgn. ‘techniekrestrictie’ van artikel 8 GModVo in stelling gebracht. Volgens [A] en Mystic zijn namelijk alle uiterlijke kenmerken van de modellen uitsluitend door een technische functie bepaald.

2.2.

Tegen deze achtergrond heeft Tinnus [A] op 8 mei 2017 gedagvaard voor deze rechtbank. Samengevat vordert zij:

een verklaring voor recht dat de ballontrossen van [A] inbreuk maken op haar Gemeenschapsmodellen;

een verklaring voor recht dat de ballontrossen van [A] inbreuk maken op haar auteursrechten op de vormgeving van de waterballonvuller Bunch-O-Balloons;

een verbod binnen de Europese Unie (verder) inbreuk te maken op deze modelrechten en auteursrechten;

een bevel de door de Douane in beslag genomen partij ballontrossen te vernietigen.

Dit alles zo veel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad en met veroordeling van [A] in de proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv.

2.3.

[A] voert gemotiveerd verweer, uitmondend in een aantal (deels spiegelbeeldige) vorderingen in reconventie. Dit verweer laat zich, voor zover thans van belang, als volgt samenvatten:

- Van inbreuk op de ingeroepen modelrechten kan reeds daarom geen sprake zijn nu alle relevante kenmerken van de modellen technisch zijn bepaald. De modelregistraties zijn daarmee nietig. Voor zover dat anders mocht zijn, geldt volgens [A] (subsidiair) dat de beschermingsomvang van de modellen zeer beperkt is en dat in elk geval de uiterlijke kenmerken die volgens Tinnus bepalend zijn, niet terugkeren in de ballontros van [A] , zodat ook om die reden geen sprake is van inbreuk.

- Voor wat betreft het auteursrecht geldt volgens [A] primair dat het uiterlijk van de Bunch-O-Balloons in het land van herkomst (de Verenigde Staten) geen bescherming geniet, zodat Tinnus ook in Nederland geen beroep op het auteursrecht toekomt. Los daarvan geldt (subsidiair) dat de vormgeving van de Bunch-O-Balloons niet aan de auteursrechtelijke werktoets voldoet, aangezien ook in het auteursrecht geldt dat louter technische elementen of elementen die te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze, zijn uitgesloten van bescherming en (meer subsidiair) in de [A] waterballongvuller in elk geval geen auteursrechtelijk beschermde trekken zijn overgenomen.

- Tinnus weet althans behoort dit alles te weten, maar kiest er niettemin voor in de markt te ‘wapperen’ met haar beweerdelijke rechten en daarbij voor [A] schadelijke persberichten te verspreiden. Daarmee handelt Tinnus onrechtmatig.

2.4.

Op deze gronden vordert [A] vervolgens in reconventie:

(onder B) primair: nietigverklaring van de modellen, subsidiair: een verklaring voor recht van niet-inbreuk op deze modellen;

(onder C) een verklaring voor recht van niet-inbreuk op enig auteursrecht op het uiterlijk van de Bunch-O-Balloons ballontros;

(onder D) vrijgave van de beslagen partij ballontrossen;

(onder E) een verbod derden mededelingen te doen met de strekking dat de ballontrossen van [A] inbreuk zouden maken op intellectuele eigendomsrechten van Tinnus en een bevel tot rectificatie;

(onder G) schadevergoeding, nader op te maken bij staat.

Ook dit alles zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad en op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Tinnus in de kosten van het geding, zowel in conventie als in reconventie.

3.Beoordeling

in conventie en in reconventie

Bevoegdheid

3.1.

De rechtbank merkt aanstonds op dat zij zich zowel internationaal als relatief bevoegd acht van de over en weer ingestelde vorderingen kennis te nemen. Voor zover deze vorderingen zijn gegrond op de gestelde (niet-)inbreuk op de modellen volgt deze bevoegdheid uit het bepaalde in de artikelen 80 lid 1, 81 onder a en b en 82 lid 1, 2^[1]en 5 GModVo^[2]in samenhang met artikel 3 Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot de Europese Unie. Voor het overige is de rechtbank zowel in conventie als in reconventie internationaal en relatief bevoegd alleen al omdat deze bevoegdheid niet is bestreden.

Schorsing?

3.2.

De rechtbank stelt vast dat op het moment dat de onderhavige procedure aanhangig werd gemaakt (8 mei 2017), door [A] bij het EUIPO reeds een vordering tot nietigverklaring van de modellen -0001, -0002, -0005, -0006, -0007 en -0008 was ingesteld. Deze nietigheidsprocedure is gevoegd met een reeds eerder bij het EUIPO aanhangig gemaakte procedure waarin de geldigheid van alle modelregistraties van Tinnus wordt aangevochten. Tinnus heeft hier in haar dagvaarding meteen op gewezen en onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 91 lid 1 GModVo aangevoerd dat dit als consequentie heeft dat de gehele procedure dient te worden geschorst.

3.3.

[A] verzet zich tegen schorsing. Samengevat weergegeven en naar de kern genomen voert zij daartoe aan dat
(1)de modelrechten evident nietig zijn, hetgeen volgens haar ook wel blijkt uit een vonnis in kort geding van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 15 september 2017 waarin de techniekexceptie is gehonoreerd en dat
(2)schorsing bovendien zou leiden tot een langdurige vertraging en ook tot versnippering van deze procedure terwijl
(3)[A] nu juist groot belang heeft bij een spoedige en integrale afdoening van het geschil nu de kosten in verband met het beslag voor haar almaar toenemen, de beslagen ballontrossen niet oneindig houdbaar zijn en haar afnemers bij gebrek aan duidelijkheid omtrent de rechten van Tinnus een afwachtende houding aannemen. In het verlengde hiervan verwijt zij Tinnus
(4)ook welbewust op vertraging uit te zijn. Al deze omstandigheden maken naar het oordeel van [A] dat er bijzondere redenen zijn als bedoeld in artikel 91 lid 1 GmodVo om de behandeling integraal voort te zetten. Subsidiair bepleit zij dat de procedure alleen voor wat betreft de in reconventie gevorderde nietigverklaring wordt geschorst en meer subsidiair alleen voor wat betreft het modelrechtelijke gedeelte.

3.4.

De rechtbank overweegt hierover als volgt.

3.5.

Zakelijk weergegeven en voor zover hier van belang schrijft artikel 91 lid 1 GModVo voor dat, indien bij een rechtbank voor het Gemeenschapsmodel een vordering als bedoeld in artikel 81 GmodVo – anders dan een vordering tot vaststelling van niet-inbreuk – wordt ingesteld terwijl bij het EUIPO (ten aanzien hetzelfde model) al een vordering tot nietigverklaring is ingediend, die rechtbank de procedure ambtshalve of op verzoek van een partij dient te schorsen, tenzij er bijzondere redenen zijn de behandeling voort te zetten.

3.6.

Artikel 91 lid 1 GModVo richt zich tot de rechter en de bewoordingen van dit artikel laten er daarbij geen misverstand over bestaan dat in het daar beschreven geval van samenloop van een eerdere procedure bij het EUIPO en een latere procedure bij een rechtbank voor het Gemeenschapsmodel, schorsing van die latere procedure dwingend wordt voorgeschreven. Voortzetting om bijzondere redenen is daarmee slechts bij uitzondering mogelijk, waarbij het begrip bijzondere redenen beperkt dient te worden uitgelegd. Daarbij dient te worden bedacht dat artikel 91 GModVo eerst en vooral ertoe strekt onverenigbare uitspraken met betrekking tot de geldigheid van de in het geding zijn modelregistratie te voorkomen. Gelet hierop kan voortzetting – als beperkte uitzondering op de hoofdregel - dan ook alleen aan de orde zijn in gevallen waarin het risico op divergerende uitspraken ten aanzien van de geldigheid van de in het geding zijnde modelrechten is uitgesloten of in gevallen waarin zich zodanige omstandigheden voordoen dat een goede rechtsbedeling of redenen van proceseconomie daartoe onmiskenbaar dwingen.

3.7.

Gelet hierop brengt de hoofdregel van artikel 91 lid 1 in dit geval dan ook mee dat in elk geval het volledige modelrechtelijke geschil dient te worden geschorst, ook voor wat betreft de in reconventie onder B subsidair gevorderde verklaring voor recht van niet-inbreuk. Deze vordering vormt immers niet meer dan het spiegelbeeld van de in conventie gevorderde verklaring voor recht dat er wèl inbreuk is gemaakt. Die vordering kwalificeert als een ‘vordering betreffende inbreuk’ als bedoeld in artikel 81 onder a GModVo. Daar komt bij dat ook in het kader van de beoordeling van de gevorderde verklaring voor recht van niet-inbreuk zal dienen te worden vastgesteld wat de beschermingsomvang van de modellen is. Deze vraag laat zich in dit geval niet beantwoorden zonder daarbij ook de vraag te betrekken in hoeverre de uiterlijke kenmerken van de modellen technisch zijn bepaald. Daarmee zou de rechtbank via de achterdeur toch weer in het vaarwater van het EUIPO komen dat op grond van artikel 91 lid 1 GModVo op dit punt het primaat heeft.

3.8.

Bijzondere redenen om het modelrechtelijke geschil niettemin geheel of gedeeltelijk voort te zetten, zoals [A] bepleit, acht de rechtbank niet aanwezig. Ten aanzien van de uitspraak van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 15 september 2017 geldt daartoe dat het daarin gegeven voorlopige oordeel onvoldoende is om reeds nu, en buiten het EUIPO om, te kunnen concluderen dat de modelrechten van Tinnus
evidentnietig zijn. Ten aanzien van de overige door [A] aangevoerde omstandigheden geldt daartoe dat deze alle dienen af te stuiten op de omstandigheid dat [A] er zelf voor heeft gekozen meteen het EUIPO te adiëren en dat zij er daarnaast bewust van heeft afgezien haar belangen tenminste gedeeltelijk veilig te stellen door middel van een kort geding of door het instellen van provisionele vorderingen. Dat Tinnus de samenloopregeling van artikel 91 GModVo aan de orde heeft gesteld, kan haar dan ook niet worden tegengeworpen. Overigens zou de vraag of de procedure moet worden geschorst ook zonder een daartoe strekkend verzoek van Tinnus aan de orde zijn gekomen nu de rechter dit blijkens de tekst van artikel 91 lid 1 GModVo dit (ook) ambtshalve dient te onderzoeken.

3.9.

Mede gelet op het voorgaande acht de rechtbank bovendien termen aanwezig om de procedure ook voor wat betreft de overige vorderingen te schorsen. Ten aanzien van de vorderingen die zijn gebaseerd op overig onrechtmatig handelen, wordt daartoe overwogen dat deze niet kunnen worden toegewezen zonder ook een oordeel te geven over de geldigheid van de modelregistraties. Dit geldt tevens voor de op het auteursrecht gebaseerde vorderingen. Ook daar is immers (mede) aan de orde of, en zo ja in hoeverre de technische aspecten van de Bunch-O-Balloons ballontros nog enige ruimte voor creatieve keuzes lieten en, als dat het geval is, wat dan de beschermingsomvang van het werk is. Strikt genomen dient deze vraag daar weliswaar te worden beantwoord aan de hand van een ander (nationaal) wettelijk kader, maar gelet op de aard van de materie is het niet goed voorstelbaar dat dezelfde uiterlijke kenmerken in het ene geval wel en in het andere geval niet technisch zouden zijn bepaald. Daar komt nog bij dat een beoordeling van de auteursrechtelijke aspecten maar zeer beperkt tot eindbeslissingen ten aanzien van de over en weer ingestelde vorderingen zou kunnen leiden en tegelijkertijd het risico van verdere versnippering van het geding in zich draagt.

3.10.

De slotsom uit al het voorgaande is derhalve dat de onderhavige procedure in zijn geheel, zowel in conventie als in reconventie, zal dienen te worden geschorst.

3.11.

Beide partijen hebben opgave gedaan van de kosten die zij hebben gemaakt in het kader van de vraag of, en zo ja in hoeverre de procedure dient te worden geschorst. Nu het hier echter niet gaat om een beslissing op een incidentele vordering is een proceskostenveroordeling in dit stadium nog niet aan de orde. Over de vergoeding van deze kosten zal te zijner tijd worden geoordeeld in het kader van de bij eindvonnis uit te spreken proceskostenveroordeling voor de gehele procedure.

3.12.

De rechtbank zal op de voet van artikel 337 Rv bepalen dat tegen dit vonnis hoger beroep open staat.

4.De beslissing

De rechtbank:

In conventie en in reconventie:

- schorst de procedure totdat het EUIPO onherroepelijk op de ingestelde vordering tot nietigverklaring van de Gemeenschapsmodelregistraties 0001431829-0001, -0002, -0005, -0006, -0007 en -0008 zal hebben beslist;

- houdt iedere verdere beslissing aan;

- bepaalt dat tegen dit tussenvonnis tussentijds hoger beroep open staat.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.A. van Dorp en in het openbaar uitgesproken op 14 februari 2018.^[3]