Uitspraak
vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
zaaknummer / rolnummer: C/09/525563 / KG ZA 17-85
Vonnis in kort geding van 17 maart 2017
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CMIB INCASSO BUREAU B.V.,
gevestigd te Almere,
eiseres,
advocaat mr. G. Brunt te Haarlem,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
NMIB B.V.,
gevestigd te Waalwijk,
gedaagde,
advocaat mr. M. van Gastel te Hellevoetsluis.
Partijen zullen hierna CMIB en NMIB genoemd worden.
1.De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 23 januari 2017 met de producties 1 tot en met 7;
- de brief van mr. Brunt d.d. 24 januari 2017 met een specificatie van gevorderde kosten rechtsbijstand;
- de akte overlegging producties van NMIB met producties 1 en 2;
- de e-mail van mr. Brunt d.d. 23 januari 2017 met een geactualiseerde kostenopgave;
- de brief van mr. Van Gastel d.d. 22 februari 2017 met een specificatie van gevorderde kosten rechtsbijstand;
- de mondelinge behandeling op 24 februari 2017;
- de pleitnota van CMIB;
- de pleitnota van NMIB;
- het van partijen ontvangen bericht dat geen regeling in der minne is bereikt;
- de brief van mr. Van Gastel d.d. 3 maart 2017 met een specificatie van gevorderde kosten rechtsbijstand;
- de brief van mr. Brunt d.d. 8 maart 2017 met een geactualiseerde kostenopgave.
1.2.
Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.
2.De feiten
2.1.
CMIB drijft een incassobureau dat in opdracht van haar moedervennootschap Infomedics Processing Services (hierna: Infomedics) aanmaningen en sommaties verstuurt. Infomedics is een factormaatschappij die zich kort gezegd richt op het debiteurenbeheer van (hoofdzakelijk) tandartsen en fysiotherapeuten. In dat kader worden vorderingen van de tandartsen en fysiotherapeuten op patiënten in verband met verrichtingen al dan niet tijdelijk aan Infomedics overgedragen, waarna Infomedics deze verrichtingen factureert. Indien een factuur niet wordt voldaan, wordt de vordering in handen gegeven van CMIB.
2.2.
CMIB is houdster van het Beneluxwoordmerk CMIB, gedeponeerd op 14 februari 2006, waarvan de inschrijving is gepubliceerd op 5 mei 2006 onder nummer 0795681 voor de klassen 35 (o.m. administratieve diensten en diensten aan specialisten op het gebied van debiteurenbeheer), 36 (o.a. diensten van een incassobureau) en 42 (juridische diensten).
2.3.
CMIB gebruikt het woordmerk in een logo, dat onder andere is afgebeeld op haar website, waarvan de startpagina hieronder is afgebeeld:
2.4.
NMIB drijft eveneens een incassobureau. NIMB is in april 2016 opgericht door Netpoint Factoring B.V. (hierna: Netpoint), een concurrent van Infomedics, die zich onder meer richt op het debiteurenbeheer van tandartsen en orthodontisten. In dat kader verstuurt NMIB in opdracht van Netpoint aanmaningen en sommaties.
2.4.
NMIB maakt gebruik van een logo, dat onder andere is afgebeeld op haar website, waarvan de startpagina hieronder is afgebeeld:
2.5.
Begin december 2016 is CMIB bekend geworden met het bestaan van NMIB.
2.6.
Bij brief van 20 december 2016 heeft de advocaat van CMIB NMIB aangeschreven met de mededeling dat zij met het gebruik van haar handelsnaam inbreuk maakt op de merk- en handelsnaamrechten van CMIB en haar gesommeerd dit gebruik te staken. NMIB heeft hieraan geen gehoor gegeven.
3.Het geschil
3.1.
Zakelijk weergegeven vordert CMIB in dit kort geding, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
(1) dat het NMIB wordt verboden de handelsnaam NMIB, of enige andere met het onder nummer 0795681 geregistreerde (woord)merk CMIB overeenstemmende handelsnaam, domeinnaam of teken te gebruiken voor diensten op het gebied van facturering, aanmaning en incasso dan wel soortgelijke diensten, één en ander [de voorzieningenrechter leest] met ingang van twee dagen na betekening van dit vonnis;
(2) dat daarbij wordt bepaald dat NMIB een dwangsom verbeurt van € 25.000,00 voor elke dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) of naar keuze van CMIB voor elke keer dat NMIB in strijd met het onder (1) gevorderde handelt;
(3) dat NMIB daarnaast wordt veroordeeld om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis op de startpagina van haar website in leesbare tekens van dezelfde omvang als de andere letters op haar website gedurende een termijn van ten minste zes maanden de volgende tekst te plaatsen:
“Bij vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag van ...2017 is het ons verboden nog verder gebruik te maken van de handelsnaam NMIB die inbreuk maakt op de merkrechten en handelsnaamrechten van CMIB. Het dictum van het vonnis luidt: [DICTUM]”
een en ander met een link naar de tekst van het volledige vonnis;
(4) dat de in artikel 1019i van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) bedoelde termijn waarbinnen CMIB de eis in hoofdzaak dient in te stellen wordt bepaald op zes maanden na de datum van dit vonnis;
(5) en dat NMIB wordt veroordeeld in de redelijke en evenredige proceskosten ex artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente.
3.2.
Aan deze vorderingen legt CMIB kort samengevat het volgende ten grondslag:
(i) Het woordmerk CMIB is gedurende tien jaar consistent gebruikt, waardoor het aan onderscheidende kracht heeft gewonnen en een begrip in de markt is geworden. Het teken NMIB, dat voor dezelfde diensten wordt gebruikt, stemt hiermee door haar visuele en auditieve gelijkenis zodanig overeen, dat gevaar voor verwarring is te duchten. Bovendien wordt door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit en afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk CMIB. NMIB handelt daarmee in strijd met artikel 2.20 lid 1 sub b en sub d van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE).
(ii) CMIB wordt daarnaast sinds 2006 als handelsnaam gebruikt. Sinds 2016 wordt ook NMIB als handelsnaam gebruikt. Nu beide ondernemingen in dezelfde branche actief zijn is sprake van gevaar van verwarring tussen beide handelsnamen. Op grond van artikel 5 van Pro de Handelsnaamwet (Hnw) dient NMIB het gebruik van haar handelsnaam dan ook te staken.
3.3.
NMIB voert gemotiveerd verweer. Volgens haar is sprake van misbruik van procesrecht door CMIB. CMIB heeft bezwaar geuit tegen een publicatie van Netpoint en vanwege dat conflict wordt nu deze procedure aangespannen. NMIB betwist verder dat sprake is van verwarringsgevaar als bedoeld in het BVIE. Volgens haar heeft CMIB een gering onderscheidend vermogen. Voor de beoordeling van het verwarringsgevaar is beslissend de totaalindruk op de gemiddelde consument. Dat zijn in dit geval professionele opdrachtgevers op de markt voor medische incasso’s. De wijze waarop het teken NMIB wordt gebruikt, namelijk in combinatie met een esculaap en het onderschrift “Nationaal Medisch Incasso Bureau” leidt ertoe dat geen sprake is van zodanige auditieve of visuele overeenstemming dat sprake is van verwarringsgevaar. Het beroep van CMIB op artikel 2.20 lid 1 sub b van het BVIE faalt daarom, terwijl voor het beroep op sub d van dat artikel onvoldoende is gesteld. Ook het beroep van CMIB op de Handelsnaamwet faalt volgens NMIB. Er is tot op zekere hoogte visuele overeenstemming, maar voor het bepalen van het verwarringsgevaar dienen alle omstandigheden van het geval te worden meegewogen, waaronder derhalve het hiervoor reeds omschreven gebruik van het logo door NMIB.
3.4.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4.De beoordeling
bevoegdheid
4.1.
Voor zover CMIB haar vorderingen heeft gegrond op haar Beneluxmerk is de voorzieningenrechter op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE bevoegd daarvan kennis te nemen nu de gestelde inbreuk mede in het arrondissement Den Haag plaatsvindt. Voor zover de vorderingen zijn gegrond op artikel 5 Hnw Pro is die bevoegdheid er ook aangezien in de stellingen van CMIB besloten ligt dat de handelsnaam NMIB in heel Nederland wordt gebruikt, zodat het gestelde onrechtmatig handelen ook in dit arrondissement plaatsvindt. NMIB heeft de bevoegdheid van de voorzieningenrechter verder ook niet bestreden.
spoedeisend belang
4.2.
Nu sprake is van een gestelde voortdurende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten die recent is geconstateerd heeft CMIB voldoende spoedeisend belang bij een beoordeling van haar vorderingen in kort geding. NMIB heeft ook geen argumenten aangedragen die dit anders zouden kunnen maken.
misbruik van recht
4.3.
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is geen sprake van misbruik van recht door CMIB. Hetgeen wordt aangevoerd ter onderbouwing van de gestelde inbreuk rechtvaardigt een beroep op de rechter, ongeacht eerdere meningsverschillen.
merkenrechtelijke grondslag
4.4.
CMIB grondt haar vorderingen eerst en vooral op het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE dat bepaalt dat de merkhouder zich kan verzetten tegen ieder gebruik dat in het economische verkeer wordt gemaakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien door dat gebruik bij het in aanmerking komende publiek (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan.
4.5.
Volgens vaste jurisprudentie moet de vraag naar dit verwarringsgevaar globaal worden beoordeeld volgens de indruk die het merk en het teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de soortgelijkheid van waren of diensten die onder het merk en het teken worden aangeboden, en de onderscheidende kracht van het merk. Ten aanzien van de vraag of sprake is van overeenstemming tussen het merk en het teken geldt dat dit dient te worden beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die door het merk en het teken bij het in aanmerking komende publiek wordt achtergelaten gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming tussen het merk zoals dat is ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt, uitgaande van het min of meer vage herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen. Daarbij moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van het merk en het teken en in aanmerking worden genomen dat punten van overeenstemming zwaarder wegen dan punten van verschil.
4.6.
In dit toetsingskader ligt besloten dat het uiteindelijk gaat om de perceptie van het in aanmerking komende publiek, dat wil zeggen de (potentiële) afnemers van de betrokken waren of diensten. Volgens NMIB is in dit kader van belang dat beide partijen hun diensten verlenen op een gespecialiseerde markt, namelijk de markt voor professioneel debiteurenbeheer voor (para)medici, in het bijzonder in de mondzorg, en dat zij bovendien allebei feitelijk maar één opdrachtgever hebben. Het in aanmerking komende publiek is daarmee zeer beperkt en goed op de hoogte, aldus NMIB.
4.7.
De voorzieningenrechter volgt NMIB hierin niet. Uitgangspunt is dat het relevante publiek wordt bepaald door de waren- of dienstencategorie van het ingeroepen merk en niet door het voorgenomen of gerealiseerde gebruik van het merk. Dit laatste hangt immers af van de commerciële keuzes van de merkhouder. Waar deze keuzes voortdurend kunnen wijzigen, kunnen zij dan ook geen gevolgen hebben voor het relevante publiek dat in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar [1] . CMIB heeft haar merk zonder enige beperking ingeschreven voor onder meer debiteurenbeheer en incassodiensten. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter wordt het in aanmerking te nemen publiek (‘de gemiddelde consument van de betrokken diensten’) daarmee gevormd door (potentiële) afnemers van deze diensten en niet slechts Infomedics, Netpoint, tandartsen, orthodontisten en fysiotherapeuten.
4.8.
Met inachtneming van het voorgaande overweegt de voorzieningenrechter als volgt.
4.9.
Tussen partijen is niet in geschil dat het merk CMIB en het teken NMIB worden gebruikt voor dezelfde diensten, te weten, heel kort gezegd, incassodiensten.
4.11.
Ten aanzien van de onderscheidende kracht van het merk CMIB stelt de voorzieningenrechter voorop dat deze enkele lettercombinatie op zichzelf geen enkele betekenis heeft en daarmee op zichzelf ook niet beschrijvend is voor de diensten die onder dit merk worden aangeboden. Uit de overgelegde producties blijkt voorts dat het merk ook niet wordt gebruikt in directe combinatie met de aanduiding ‘Centraal Medisch Incasso Bureau’, zodat het ook langs die weg niet aanstonds als beschrijvend zal worden opgevat. CMIB heeft in het kader van dit kort geding bovendien voldoende aannemelijk gemaakt dat haar merk door intensief en consequent gebruik in de markt een zekere bekendheid heeft verworven. Daar staat echter tegenover dat het relevante publiek gelet op de aard van de aangeboden diensten en de toevoeging ‘Incasso Bureau’ in het logo (vgl. de afbeelding in r.o. 2.3.) het merk wel zal opvatten als een afkorting, waarbij de letters IB staan voor incassobureau. In zoverre kan het merk wel als deels beschrijvend worden beschouwd. Dit alles maakt dat het onderscheidend vermogen van het merk vooralsnog niet bijzonder groot moet worden geacht.
4.12.
In auditief opzicht bestaat overeenstemming met name in de klanken van de letters die tezamen het merk dan wel het teken vormen. Wanneer merk en teken op die wijze worden vergeleken, is sprake van de letters ‘cee-em-ie-bee’ bij het merk en de letters
‘en-em-ie-bee’ bij het teken. Hoewel het verschil in de eerste letter zorgt voor een zekere mate van onderscheid zal bij de perceptie van het gemiddelde publiek de overeenstemming tussen de overige drie letters domineren. Auditief is er derhalve sprake van een ruime mate van overeenstemming.
4.13.
Voor wat betreft de visuele vergelijking is van belang dat het merk en het teken beide uit vier letters bestaan: CMIB en NMIB. De drie laatste letters zijn visueel overeenstemmend. Het letterbeeld verschilt slechts vanwege de afwijkende beginletters
C en N. Dit verschil is beperkt, zodat geconcludeerd moet worden dat het woordbeeld grotendeels overeenstemmend is.
4.14.
Ten aanzien van de begripsmatige overeenstemming heeft CMIB geen specifieke stellingen ontwikkeld. Zoals hiervoor echter al werd overwogen, zal het relevante publiek de letters IB in het merk opvatten als een afkorting voor incassobureau. Om dezelfde redenen heeft dat ook te gelden voor de letters IB in het teken NMIB, zeker nu NMIB dit in haar logo en op haar website (vgl. de afbeelding in r.o. 2.5.) gebruikt in combinatie met de aanduiding ‘Nationaal Medisch Incasso Bureau. Daarmee is er ook een begripsmatige overeenstemming.
4.15.
Op grond van dit alles bij elkaar is naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter sprake van een ruime mate van overeenstemming tussen het merk en het teken. Hoewel de onderscheidende kracht van het merk niet bijzonder groot moet worden geacht, brengt deze mate van overeenstemming in combinatie met het feit dat het merk en het teken worden gebruikt voor exact dezelfde diensten mee dat voorshands moet worden aangenomen dat bij het in aanmerking komende publiek gevaar voor verwarring is te duchten.
4.16.
Bij dit oordeel laat de voorzieningenrechter ook de wijze waarop het merk en het teken in concreto worden gebruikt, meewegen. Het gaat daarbij in het bijzonder om de websites van partijen (vgl. de afbeeldingen in r.o. 2.3. en 2.5.). Beide websites kenmerken zich immers door het overheersende gebruik van de kleur blauw, het gebruik van een sterk gelijkend lettertype en het gebruik van langgerekte, horizontale foto’s. Het merk en teken zijn op beide websites verwerkt in een logo dat zich links bovenaan van de pagina bevindt en dat bestaat uit het merk dan wel het teken met links daarvan een grafische afbeelding en daaronder een aanduiding. Gegeven de hiervoor aangenomen ruime mate van overeenstemming tussen het merk en het teken zal men bij oppervlakkige beschouwing van de beide websites dan ook al snel menen dat het om dezelfde dienstverlener gaat. Dat de beide logo’s onderling afwijken, legt daarbij onvoldoende gewicht in de schaal aangezien ook bij dit aspect dient te worden uitgegaan van het min of meer vage herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen.
4.17.
Het voorgaande betekent dat CMIB zich in ieder geval op grond van artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE kan verzetten tegen het gebruik van het teken NMIB. Een met een dwangsom versterkt verbod van dit gebruik is daarmee op z’n plaats.
4.18.
CMIB heeft ter zitting verklaard dat zij geen beroep meer doet op inbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE, zodat die grondslag geen bespreking meer behoeft.
handelsnaamrechtelijke grondslag
4.21.
Nu op de merkenrechtelijke grondslag reeds kan worden gekomen tot een verbod valt zonder nadere toelichting niet in te zien welk belang CMIB daarnaast nog heeft bij een bespreking van de handelsnaamrechtelijke grondslag.
de vorderingen
4.22.
Het voorgaande leidt ertoe dat het onder (1) en (2) van het petitum gevorderde kan worden toegewezen, met dien verstande dat:
- de termijn voor het staken van het gebruik van het teken wordt verruimd teneinde executieproblemen te voorkomen;
- de onder (2) gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd;
4.23.
De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding voor de onder (3) van het petitum gevorderde mededeling op de website van NMIB. CMIB heeft niet toegelicht waarom zij naast een spoedvoorziening in de vorm van een verbod ook nog een spoedeisend belang bij deze maatregel zou hebben.
4.24.
De termijn ex artikel 1019i Rv zal conform de vordering worden gesteld op zes maanden.
4.25.
Nu CMIB dat heeft gevorderd, zal NMIB op de voet van artikel 1019h Rv worden veroordeeld in de redelijke en evenwichtige proceskosten aan de zijde van CMIB. Omtrent deze kosten wordt het volgende overwogen.
4.26.
De advocaat van CMIB heeft in de aanloop naar de mondelinge behandeling en bij brief van 8 maart 2017 meerdere specificaties in het geding gebracht die tezamen optellen tot een bedrag (aan honorarium) van € 7.197,50 excl. btw te vermeerderen met drie uur à € 295,- excl. btw in verband met de mondelinge behandeling zelf. NMIB heeft ter terechtzitting bezwaar gemaakt tegen de redelijkheid en evenredigheid van deze kosten en in dat verband gewezen naar de indicatietarieven in ie-zaken.
4.27.
Dit bezwaar is gegrond. Deze zaak moet worden aangemerkt als een eenvoudig kort geding als bedoeld in de indicatietarieven, zodat in beginsel een bedrag van € 6.000,- exclusief verschotten en griffierecht als redelijk en evenwichtig moet worden beschouwd. Nu CMIB verder niet heeft toegelicht waarom niettemin een hoger bedrag op z’n plaats is en NMIB verder geen inhoudelijke argumenten heeft gegeven op grond waarvan naar beneden zou moeten afgeweken van het indicatietarief, zal de voorzieningenrechter de proceskosten vaststellen conform dit tarief, te vermeerderen met een bedrag van € 85,21 aan kosten dagvaarding en € 619,- aan griffierecht, derhalve totaal € 6.704,21. Over dit bedrag zal de gewone wettelijke rente worden toegewezen, nu het bij een proceskostenveroordeling niet gaat om een verbintenis uit overeenkomst, zoals voor toepassing van artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek is vereist .
5.De beslissing
De voorzieningenrechter:
5.1.
verbiedt het NMIB met ingang van acht werkdagen na betekening van dit vonnis de handelsnaam NMIB, of enige met het onder de nummer 0795681 geregistreerde (woord)merk CMIB overeenstemmend(e) handelsnaam, domeinnaam of teken te gebruiken voor diensten op het gebied van facturering, aanmaning en incasso dan wel soortgelijke diensten;
5.2.
bepaalt dat NMIB een dwangsom verbeurt van € 5.000,00 voor elke dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) of naar keuze van CMIB voor elke keer dat NMIB in strijd met het onder 5.1 bepaalde handelt, met een maximum van € 250.000,-;
5.3.
bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak als bedoeld in
artikel 1019i Rv op zes maanden na dagtekening van dit vonnis;
5.4.
veroordeelt NMIB in de proceskosten, aan de zijde van CMIB tot op heden begroot op € 6.704,86, te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van veertien dagen na de datum van dit vonnis;
5.5.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.6.
wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. J.A. van Dorp en in het openbaar uitgesproken op 17 maart 2017.