ECLI:NL:RBDHA:2017:2312

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/522786 / KG ZA 16-1468

Vonnis in kort geding van 10 maart 2017

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht

PASODAY PRODUCTS LTD.,

gevestigd te Southam (Verenigd Koninkrijk),

2.
[eiseres sub 2],

wonende te [woonplaats] (Verenigd Koninkrijk),

eiseressen,

advocaten mr. M.T. van Helden en mr. L. Poolman te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HAIR WORKXX BV,

gevestigd te Helmond,

gedaagde,

advocaat mr. M. Saes te Deurne.

Eiseressen zullen hierna afzonderlijk Pasoday en [eiseres sub 2] worden genoemd en gezamenlijk in het enkelvoud worden aangeduid als Pasoday c.s. Gedaagde zal hierna Hair Workxx genoemd worden.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 6 december 2016 met producties 1-34;
de brief van Hair Workxx van 12 januari 2017 met producties B1-B7 (Bedrijven), S1-S12 (Samenwerking), D1-D6 (Domeinnaam), M1-M15 (Modelrechten), S1-S42 (Soortnaam), F1-F6 (Folders) en V1-V4 (Verpakking);
de brief van Pasoday c.s. van 18 januari 2016 met producties 35-48;
de brief van Hair Workxx van 24 januari 2017 met producties B8-B9 (Bedrijven), S13-S14 (Samenwerking), D7-D9 (Domeinnaam), M15-M17 (Modelrechten,

deze tweede productie M15 hierna aan te duiden als M15bis), S43-S51 (Soortnaam), F7 (Folder), V5-V9 (Verpakking) en L1-L2 (Logo);

de aanvullende kostenopgaven U1 en U2 van Hair Workxx van 12 en 26 januari 2017;
de brief van Pasoday c.s. van 26 januari 2017 met producties 49-76 (waarvan productie 52 een kostenopgave is);
de mondelinge behandeling gehouden op 27 januari 2017 ter gelegenheid waarvan de partijen pleitnota’s hebben overgelegd en Pasoday c.s. haar eis gewijzigd heeft.

1.2.

Hair Workxx heeft bezwaar gemaakt tegen toelating van producties 49-76 van Pasoday c.s. Op dat bezwaar wordt hierna onder de beoordeling beslist.

1.3.

Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

2.De feiten

2.1.

Pasoday houdt zich bezig met de ontwikkeling en verkoop van hair extensions onder de naam Flip-In Hair. De hair extensions zijn van menselijk haar gemaakt en worden middels een onzichtbare draad bevestigd op het hoofd onder het eigen haar. [eiseres sub 2] is bestuurder en enig aandeelhouder van Pasoday.

2.2.

Tot het faillissement in juli 2016^[1]verhandelden zowel Flip-In Hair Ltd (hierna: FIH), waarvan [eiseres sub 2] ook bestuurder en enig aandeelhouder was, als Pasoday genoemde hair extensions onder de naam Flip-In Hair. In 2015 heeft Pasoday de voorraad en de distributiecontracten van FIH overgenomen.

2.3.

Pasoday (net als voorheen FIH) biedt haar producten aan via de websites www.flipinhair.com en www.pasoday.com (hierna: de websites).

2.4.

[eiseres sub 2] is houdster van onder meer de volgende merken (hierna: de merken):

het Uniewoordmerk FLIP-IN HAIR met registratienummer 008837551, ingeschreven op 27 juli 2010 voor waren in de klassen 3 (haarproducten), 26 (hair extensions) en 44 (verzorgingsmaterialen);
het internationale woordmerk FLIP-IN met registratienummer 1215143 met gelding o.a. in de Europese Unie, ingeschreven op 20 mei 2014 voor waren in de klassen 3 (haarproducten), 26 (hair extensions) en 44 (verzorgingsmaterialen).

2.5.

Pasoday (net als voorheen FIH) gebruikt de slogan “
Look good in the hair you wear!” en de volgende logo’s (hierna: de Pasoday slogan en de Pasoday logo’s):

2.6.

FIH heeft onder meer de volgende modellen geregistreerd (hierna: de modellen):

- het onder nummer 001069124-0002 ingeschreven Gemeenschapsmodel voor een hair extension, gedeponeerd en ingeschreven op 12 januari 2009, dat de hieronder weergegeven afbeeldingen bevat:

-het onder nummer 002005454-0001 ingeschreven Gemeenschapsmodel voor een hair extension, gedeponeerd en ingeschreven op 8 maart 2012, dat de hieronder weergegeven afbeeldingen bevat:

2.7.

De voor- en achterkant van de verpakking die voorheen FIH en thans Pasoday gebruikt voor haar hair extensions, is hieronder afgebeeld:

2.8.

Hair Workxx is een onderneming die wordt geëxploiteerd door mevrouw [A] (hierna: [A] ).

2.9.

[A] is houdster van onder meer het volgende onder nummer 001945015-0001 ingeschreven Gemeenschapsmodel voor een hair extension, gedeponeerd en ingeschreven op 9 november 2011, dat de hieronder weergegeven afbeeldingen bevat:

2.10.

Op 1 augustus 2010 zijn FIH en Hair Workxx (althans haar rechtsvoorganger Portes Europe B.V.) een distributieovereenkomst aangegaan voor de Benelux respectievelijk voor Duitsland op basis waarvan Hair Workxx de exclusieve distributeur van Flip-In Hair producten van FIH in de Benelux en in Duitsland werd.

2.11.

Hair Workxx heeft vanaf 2010 een groot aantal domeinnamen op haar naam doen registeren met daarin het element ‘flipinhair’(te weten flipinhair.nl, flipinhair.eu, flipinhair.fr, flipinhair.de, flipinhair.be, flipinhair.us, flipinhaironline.co.uk, flipinhaironline.com, flipinhaironline.eu, flipinhaironline.fr, flipinhaironline.nl, flipinhaironline.de, flipinhaironline.be) (hierna: de domeinnamen). Deze domeinnamen linken automatisch door naar de website www.hairworkxx.com van Hair Workxx waarop zij haar producten aanbiedt. Zij biedt ook producten aan via facebook.

2.12.

FIH heeft gedurende de samenwerking een aantal malen bezwaar gemaakt tegen de wijze waarop Hair Workxx de producten van FIH verhandelde en hoe zij omging met de (intellectuele eigendoms)rechten van FIH ten aanzien van diens producten. Zo schreef [eiseres sub 2] in een brief van 12 maart 2012 aan [A] onder meer het volgende:

“(…) 2. Benelux

I have written to you on a number of occasions regarding concerns that I have in connection with your management of the Benelux region.

The particular concerns are outlined below:

You are disputing our necessary price increases which have been introduced in accordance with our right under clause 5.2 of the Distribution Agreement. The new pricing will apply as previously stated.

You are refusing to return to Flip-In Hair the domain names that you have registered – being: .de, .eu,. nl, .us, .be, .mobi contrary to our requests. As previously agreed, these must be returned to us immediately.

You are falsely claiming on your website to be the exclusive distributor of Flip-In Hair for Europe. This is not true and has caused confusion to other potential customers and distributors.

You have not been working in line with our company branding in spite of our requests to do so and the provision in the Distribution Agreement that the Flip-In logo and trademark are used.

You have been pursuing infringement proceedings against infringers of our intellectual property contrary to our instructions.”

2.13.

Op 16 juli 2012 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank uitspraak gedaan in een door [A] en Hair Workxx aangespannen kort geding tegen de Belgische vennootschap Gravina BVBA. [A] en Hair Workxx vorderden een inbreukverbod ten aanzien van de verhandeling van hair extensions door Gravina vanwege gestelde inbreuk op de modellen van [A] alsmede op het aan haar ten aanzien van de vormgeving van de hair extensions toekomende auteursrecht. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen afgewezen omdat de modellen van [A] voorshands oordelend eigen karakter ontberen en de hair extensions geen auteursrechtelijk beschermd werk zijn.

2.14.

Na het einde van de looptijd van de distributieovereenkomsten tussen FIH en Hair Workxx is de samenwerking met ingang van 31 oktober 2013 voortgezet als een niet-exclusieve distributie relatie waarbij Hair Workxx producten van FIH afnam en verhandelde. Sinds april 2015 heeft Hair Workxx geen producten meer van FIH noch van Pasoday afgenomen waarmee feitelijk een einde is gekomen aan de samenwerking (hierna: het einde van de samenwerking).

2.15.

In maart 2016 ontving Pasoday van een Duitse klant een pakket met hair extensions die deze klant bij Hair Workxx had besteld. De producten van Hair Workxx zijn verpakt in de hieronder afgebeelde verpakking (hierna: de HW verpakking).

2.16.

Het logo dat Hair Workxx op haar verpakking en hierna vermelde materialen gebruikt is hieronder afgebeeld (hierna: het HW logo):

2.17.

Bij de door Hair Workxx geleverde hair extensions is instructiemateriaal meegeleverd (hierna: HW instructiemateriaal). Hieronder staan afbeeldingen van de voorzijde van de ‘wiring instructions’ (links) en van de ‘hair care guide’ (rechts) die Pasoday en Hair Workxx gebruiken:

2.18.

Bij de door Hair Workxx geleverde producten is ook een folder meegeleverd (hierna: de HW folder). Hieronder staan afbeeldingen van de achterzijde (links) en de voorzijde rechts van de folder die Pasoday en Hair Workxx gebruiken (Pasoday onder en Hair Workxx boven):

2.19.

Naar aanleiding van de ontvangst van het pakket van de Duitse klant heeft de advocaat van Pasoday c.s. Hair Workxx bij brief van 22 april 2016 gesommeerd om inbreuk op de merk-, handelsnaam-, model- en auteursrechten van Pasoday c.s. te staken en zich niet langer ten onrechte als exclusief distributeur van Flip-In Hair-producten uit te geven.

2.20.

Hair Workxx heeft niet op de sommatie gereageerd.

2.21.

In het Hair & Beauty magazine van april 2016 (en vergelijkbaar in de uitgave van december 2016) staat een interview met [A] met de volgende quote:

“(…)
Het jonge dynamische bedrijf Hairworkxx is begonnen als exclusief distributeur van de Flip In Hair extension in Europa en heeft inmiddels de complete productie overgenomen.(…)”

2.22.

Op 26 april 2016 heeft Pasoday c.s. aan potentiële afnemers een e-mail gezonden met als onderwerp “
We willen onszelf introduceren als de eigenaren en fabrikanten van de merken Flip-In Hair® en Pasoday®”.

2.23.

Een van die potentiële afnemers heeft deze e-mail doorgezonden aan Hair Workxx met een verzoek om opheldering. Hierop heeft Hair Workxx als volgt gereageerd op 28 april 2016:

“
Bedankt voor je bericht. Hier hebben wij inderdaad al enkele dingen over gehoord.

Ik zou het gewoon negeren want het komt niet van ons af! Er heeft al eens iemand van een salon iets besteld en dat is ook nooit aangekomen. We maken helaas wel vaker dit soort dingen mee.

Wij zijn helaas al jaren bezig met dit soort bedrijven die zich voordoen als ons, of als Flip In hair. Wij zijn ook hier weer druk mee bezig!”

2.24.

Op 19 augustus 2016 heeft [eiseres sub 2] aangifte gedaan bij de politie van namaak van haar producten en verpakkingsmaterialen.

2.25.

In oktober 2016 heeft Pasoday c.s. een bestelling geplaatst bij Hair Workxx die zij op 31 oktober 2016 heeft ontvangen. Hair Workxx verhandelt haar producten nog steeds in de HW verpakking, met de HW folder en het HW instructiemateriaal.

2.26.

Op de website van Hair Workxx stond op het moment van dagvaarden de volgende tekst:

“
Wij, de firma Hairworkxx in Helmond (NL), zijn de exclusieve leverancier van Flip In Hair voor de Benelux en Duitsland”.

2.27.

Na dagvaarding maar voor de mondelinge behandeling heeft Hair Workxx haar website aangepast. Thans vermeldt Hair Workxx op haar website:

“
Wij, de firma Hair Workxx in Helmond (NL), zijn de leverancier van Flip In Hair voor de Benelux en Duitsland”.

3.Het geschil

3.1.

Pasoday c.s. vordert - samengevat - jegens Hair Workxx bij vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, na wijziging van eis:

I. een bevel om iedere inbreuk te staken op de merken, de modellen en de auteursrechten van Pasoday c.s. door het aanbieden en verhandelen van hair extentions die afkomstig zijn van Pasoday c.s. in combinatie met inbreukmakende verpakkingen en bewerkte (beeld)materialen;

II. een bevel om iedere inbreuk te staken op de merken, de modellen en de auteursrechten van Pasoday c.s. door het aanbieden en verhandelen van nagemaakte hair extensions;

III. een bevel om iedere inbreuk te staken op de merken, de modellen en de auteursrechten van Pasoday c.s. door de verhandeling van nagemaakte hair extensions in nagemaakte verpakkingen en bewerkte (beeld)materialen;

IV. een bevel om iedere inbreuk op de merken en de handelsnaam van Pasoday c.s. te staken door gebruik van de domeinnamen;

V. een bevel een rectificatie te plaatsen met de tekst:

“
In tegenstelling tot hetgeen eerder door ons is beweerd, is Hairworkxx B.V.nietde

rechthebbende van de Flip-In Hair® producten, alsmede is Haírworkxx B.V.geenexclusieve distributeur van de Flip-ln Hair® producten. De rechthebbende van de Flip-In Hair® producten is Pasoday Ltd.”;

VI een bevel om om iedere onjuiste tekst ten aanzien van het zijn van rechthebbende, dan wel exclusief distributeur van hair extentions onder de naam “Flip-In Hair” van de website en van facebook te verwijderen;

VII. een bevel om de domeinnamen aan Pasoday c.s. over te dragen;

VIII. PRIMAIR: een bevel alle inbreukmakende producten en materialen aan Pasoday c.s. af te geven ter vernietiging dan wel ter afgifte aan een goed doel;

SUBSIDIAIR: een bevel alle inbreukmakende producten en materialen door Hair Workxx te laten vernietigen;

IX. een veroordeling tot betaling van de volledige gerechtskosten en andere kosten van Pasoday c.s. op grond van artikel 1019h Rv^[2];

X. een veroordeling tot betaling van een voorschot op de thans begrote schade ad

€ 100.000,- te vermeerderen met wettelijke rente;

XI. een veroordeling tot afdracht aan Pasoday c.s. van de door Hair Workxx in verband met de inbreuk genoten winst, of, ter uitsluitende keuze van Pasoday c.s., tot vergoeding aan Pasoday c.s. van de door Pasoday c.s. in verband met de inbreuk geleden schade;

XII. een bevel een door een registeraccountant geverifieerde schriftelijke opgave te doen van aantallen in voorraad gehouden en verkochte inbreukmakende hair extensions, de in- en verkoopprijzen (per type en productcode) van alle inbreukmakende hair extensions en de met de verhandeling daarvan behaalde winst;

XIII. een veroordeling tot betaling aan Pasoday c.s. van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 20.000,- voor iedere dag of € 1.000,- per inbreukmakend product voor zover Hair Workxx in strijd handelt met een van de bevelen sub I, II, III, IV, V, VI, VIII en/of XII;

XIV. een veroordeling tot iedere maatregel die de voorzieningenrechter redelijk en passend acht.

3.2.

Pasoday c.s. legt aan haar vorderingen het volgende ten grondslag.

3.2.1.

De hair extensions van Pasoday zijn auteursrechtelijk en modelrechtelijk beschermd en Pasoday is rechthebbende omdat [eiseres sub 2] deze ten behoeve van (FIH althans) Pasoday heeft ontworpen. De hair extensions onderscheiden zich van andere typen hair extensions omdat die van Pasoday gebruik maken van een unieke bevestiging, namelijk een onzichtbare draad, die over het hoofd wordt gedragen, en middels ringetjes aan de zijkant van de hair extenion wordt bevestigd. Tot dat moment werden hair extensions ingevlochten, vastgenaaid of vastgelijmd.

3.2.2.

Ook de logo’s, de slogan, de verpakking, de instructiematerialen, instructievideo’s en folders zijn door [eiseres sub 2] ten behoeve van (FIH althans) Pasoday ontworpen en/of gemaakt, zodat Pasoday daarvan rechthebbende is. Het auteursrecht op de foto’s die in deze materialen zijn verwerkt, komt Pasoday c.s. toe.

3.2.3.

[eiseres sub 2] is houdster van de merken en Pasoday heeft van haar het exclusieve recht gekregen om gebruik te maken van de merken in verband met de verhandeling van hair extensions. In deze procedure beroept Pasoday c.s. zich uitsluitend op haar in de Europese Unie geldende merken.

3.2.4.

Hair Workxx verkoopt hair extension producten die identiek zijn aan, althans slechts in geringe mate afwijken van de producten van Pasoday. Daarmee maakt Hair Workxx inbreuk op de model- en auteursrechten van Pasoday c.s., althans is sprake van onrechtmatig handelen vanwege slaafse nabootsing.

3.2.5.

Hair Workxx maakt inbreuk op de merkrechten van Pasoday c.s. door het teken “Flip-In Hair” te gebruiken in het HW logo, in de domeinnamen, op de HW verpakking, in de HW folder, in het HW instructiemateriaal, op haar website en op facebook. Hair Workxx maakt gebruik van de tekens Flip-In Hair en Flip-In in het economisch verkeer voor waren waarvoor de merken zijn ingeschreven.

3.2.6.

Het registreren van de domeinnamen is tevens een inbreuk op de handelsnaam Flip-In Hair Ltd die Pasoday c.s. al sinds 2007 gebruikt.

3.2.7.

De HW verpakking, het HW logo, de HW folder en het HW instructiemateriaal, de slogan “Look good in the hair you wear” en de foto’s zoals die door Hair Workxx worden gebruikt onder meer op haar website en op facebook stemmen overeen met de betreffende werken van Pasoday c.s en vormen een inbreuk op de auteursrechten en de persoonslijkheidsrechten van Pasoday c.s.

3.2.8.

Hair Workxx handelt bovendien onrechtmatig jegens Pasoday c.s. door de verkoop van originele maar verouderde producten van Pasoday in HW verpakkingen.

3.2.9.

Het kopiëren van de folder van Pasoday inclusief het daarin vermelde merk Flip-In Hair is tevens een vorm van misleidende reclame, nu daardoor bij de consument verwarring zal ontstaan over de herkomst van de waren.

3.2.10.

Er is voorts sprake van misleiding dan wel van een oneerlijke handelspraktijk door het doen van de onjuiste mededeling dat Hair Workxx exclusief distributeur is van Flip-In Hair extensions. Met het sturen van berichten als vermeld onder 2.23 maakt Hair Workxx zich ook schuldig aan een oneerlijke handelspraktijk.

3.2.11.

Door de hiervoor genoemde onrechtmatige gedragingen lijdt Pasoday c.s. schade waaronder immateriële schade door de afbreuk aan het onderscheidend vermogen van haar merken en haar reputatie. De exacte omvang van deze schade kan slechts aan de hand van door Hair Workxx te verstrekken gegevens in een bodemprocedure worden bepaald. Pasoday c.s. begroot haar schade vooralsnog op € 100.000,- en vordert dat bedrag als voorschot.

3.3.

Hair Workxx voert verweer.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.De beoordeling

Bevoegdheid

4.1.

Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de gestelde inbreuk op een Uniemerk of op Gemeenschapsmodellen is de voorzieningenrechter internationaal (en relatief) bevoegd daarvan kennis te nemen nu gedaagde gevestigd is in Nederland (artikel 95 lid 1, 96 onder a, 97 lid 1 en 103 lid 1 en lid 2 UMVo^[3]en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk respectievelijk artikel 80 lid 1, 81 onder a, 82 lid 1 en 90 lid 1 en lid 3 GModVo^[4]en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen). De bevoegdheid strekt zich uit tot de gehele Europese Unie. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op auteursrecht dan wel onrechtmatige daad, is de voorzieningenrechter internationaal bevoegd op grond van artikel 4 EEX II-Vo^[5], welke bevoegdheid tevens de bevoegdheid omvat kennis te nemen van vorderingen tot het treffen van voorlopige voorzieningen. Overigens is de bevoegdheid van de voorzieningenrechter niet door Hair Workxx bestreden.

Producties

4.2.

Het bezwaar van Hair Workxx tegen toelating van de producties 49-76 van Pasoday c.s. wordt deels verworpen. Hair Workxx heeft onvoldoende onderbouwd dat zij wat betreft producties 49-75 door de late indiening van die producties in haar verdediging is geschaad. Wat betreft productie 76 (uitdraai van een Excel sheet met een overzicht van handhavingsacties van Pasoday c.s.) geldt dat deze gelet op de grote omvang daarvan slechts wordt toegelaten ter illustratie van het feit dat Pasoday c.s. middels geautomatiseerde systemen partijen aanschreef die op bepaalde websites producten aanboden onder de naam Flip-In Hair. Dat dit de strekking is van productie 76 is ter zitting besproken en daar heeft Hair Workxx op gereageerd. Hair Workxx heeft terecht gesteld dat zij gelet op de laattijdige indiening van productie 76 onvoldoende in staat is daarop ter zitting inhoudelijk op detailniveau te reageren (te weten: welke partijen, wanneer en om welke reden zijn aangeschreven en wat daarmee vervolgens is gebeurd).

Spoedeisend belang

4.3.

Als meest verstrekkende verweer heeft Hair Workxx het spoedeisend belang aan de zijde van Pasoday c.s. betwist stellende dat in april 2016 is gesommeerd en pas in december 2016 is gedagvaard terwijl Hair Workxx al jaren op dezelfde wijze met Pasoday c.s. samenwerkt.

4.4.

Dat verweer moet worden gepasseerd. Gelet op de stelling van Pasoday c.s. dat Hair Workxx inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Pasoday c.s. en nu Hair Workxx het gebruik van de gewraakte producten, tekens en materialen niet na sommatie heeft gestaakt, is het voor deze procedure vereiste spoedeisend belang in beginsel gegeven. Pasoday c.s. heeft tegen dat gewraakte handelen voldoende voortvarend gehandeld, zoals hierna wordt toegelicht.

4.5.

Pasoday c.s. heeft gesteld dat zij sinds de ontvangst van het pakket met Hair Workxx producten van haar Duitse afnemer eind maart 2016 op de hoogte is van de huidige verkoop door Hair Workxx van de gewraakte hair extensions in de HW verpakking en van het gebruik van de HW folder en het HW instructiemateriaal. Dat Hair Workxx al langer deze producten op deze wijze verkoopt, althans dat Pasoday c.s. daarvan eerder op de hoogte was dan maart 2016, is niet gebleken. Zulks volgt in ieder geval niet uit de stelling van Hair Workxx dat al jaren samenwerkt met Pasoday (bedoeld zal zijn FIH) en [eiseres sub 2] . Gedurende de samenwerking tussen partijen verhandelde Hair Workxx eerst als exclusief distributeur en vervolgens als niet-exclusieve distributeur hair extensions van FIH dan wel Pasoday. Dat Hair Workxx dat toen al deed in de HW verpakking en toen al gebruik maakte van de HW folder en het HW instructiemateriaal, is niet gebleken. Tegen het gebruik door Hair Workxx van het HW logo en van de domeinnamen heeft Pasoday c.s. gedurende de samenwerking al wel bezwaar gemaakt maar gelet op de relatie tussen partijen heeft zij dat gebruik in die periode wel gedoogd. Door het eindigen van de samenwerking is de situatie veranderd.

4.6.

Ten aanzien van de periode die is gelegen tussen de sommatie en de dagvaarding heeft Pasoday c.s. onweersproken gesteld dat zij na de sommatie in april 2016 in augustus 2016 een gesprek heeft gehad met [A] om tot een oplossing te komen, hetgeen niet is gelukt. Vervolgens heeft zij aangifte gedaan bij de politie in de verwachting dat een strafrechtelijke procedure zou volgen. Toen de politie na enige tijd aangaf dat zij eerst een civiele procedure zou moeten entameren, heeft Pasoday c.s. haar raadslieden verzocht rechtsmaatregelen te treffen. Dat heeft geleid tot de dagvaarding in december 2016, aldus nog steeds Pasoday c.s.

4.7.

Hoewel Hair Workxx terecht stelt dat het een behoorlijke tijd heeft geduurd voordat Pasoday c.s. na de sommatie is overgegaan tot dagvaarding, kan gelet op de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden, niet worden gezegd dat Pasoday c.s. in deze procedure onvoldoende voortvarend heeft gehandeld.

Hair extensions

4.8.

Hair Workxx betwist dat zij met de verhandeling van de (in opdracht van haar zelf geproduceerde) hair extensions inbreuk maakt op de door Pasoday c.s. ingeroepen model- en auteursrechten en dat zij slaafs zou nabootsen. Het verweer slaagt.

-
modellen

4.9.

Hair Workxx heeft er terecht op gewezen dat de door Pasoday c.s. ingeroepen modellen niet op haar naam staan ingeschreven in het register maar op naam van de inmiddels gefailleerde vennootschap FIH. De voorzieningenrechter gaat er gelet op het bepaalde in de artikelen 17 en 28 GModVo vanuit dat de FIH rechthebbende is op de modellen. Pasoday c.s. heeft weliswaar onweersproken gesteld dat [eiseres sub 2] de hair extensions zoals die als model zijn gedeponeerd, heeft ontworpen. Daarmee heeft zij niet onderbouwd dat die modellen die zijn ingeschreven op naam van FIH thans niet meer toebehoren aan diens boedel maar zijn overgedragen aan Pasoday dan wel [eiseres sub 2] . Pasoday c.s. komt zodoende in deze procedure geen beroep toe op de modellen.

-
auteursrecht

4.10.

Zoals hiervoor reeds overwogen, betwist Hair Workxx niet dat [eiseres sub 2] de maker is van de eerst door FIH en thans door Pasoday op de markt gebrachte hair extensions. Zij betwist wel dat die hair extensions auteursrechtelijke bescherming genieten omdat de bevestigingsdraad noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect.

4.11.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, vereist is dat het werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dit betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen. De keuzes van de maker mogen niet louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze. Voorts geldt dat ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen, een (oorspronkelijk) werk kan zijn in de zin van de Auteurswet, mits die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt.^[6]Het HvJEU heeft de maatstaf aldus geformuleerd dat het moet gaan om ‘een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk’.^[7]

4.12.

Niet in geschil is dat de hair extensions van Pasoday c.s. bestaan uit een middels een naad tot een haarstukje bijeengehouden hoeveelheid haar en een bevestigingsdraad waarmee het haarstukje op het hoofd wordt bevestigd. Volgens Pasoday c.s. is deze bevestigingsdraad (die de hair extensions van Pasoday c.s. als eerste hadden) kenmerkend voor haar hair extensions, hetgeen inhoudt dat de auteursrechtelijk bescherming, dat wil zeggen het eigen oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van de maker gelegen zou zijn in deze bevestigingsdraad, zo begrijpt de voorzieningenrechter die stelling althans.

4.13.

In navolging van het verweer van Hair Workxx verwerpt de voorzieningenrechter die stelling. De bevestigingsdraad van de hair extensions is zozeer technisch dan wel functioneel bepaald dat daarin geen persoonlijk stempel van de maker is te onderkennen. Dat bij het ontwerp van de bevestigingsdraad creatieve keuzes zijn gemaakt, heeft Pasoday c.s. niet gesteld. Zij heeft juist de functie en het technische effect van de bevestigingsdraad benadrukt, te weten dat de draad voldoende stevig moet zijn om het haarstukje mee op het hoofd te bevestigen zonder dat dit afbreuk doet aan het draagcomfort en dat de draad niet zichtbaar dient te zijn onder het eigen haar. Dat effect wordt bereikt door het gebruik van de doorzichtige draad die middels ringetjes aan de uiteinden van het haarstukje op het hoofd kan worden bevestigd. Dat in de hair extensions andere auteursrechtelijke beschermde trekken zijn te onderscheiden dan wel dat de auteursrechtelijke bescherming gelegen zou zijn in de combinatie van afzonderlijke (niet beschermde) elementen heeft Pasoday c.s. niet aangevoerd.

-
slaafse nabootsing

4.14.

Voor een verbod op grond van slaafse nabootsing is vereist dat het nagevolgde product zich aanmerkelijk onderscheidt van het uiterlijk van de andere in de handel zijnde producten, of anders gezegd onderscheidend vermogen bezit. Hair Workxx heeft er terecht op gewezen dat Pasoday c.s. onvoldoende heeft aangevoerd op grond waarvan kan worden aangenomen dat aan dat vereiste is voldaan. Dat betekent dat het beroep op slaafse nabootsing evenmin slaagt.

Merkinbreuk door gebruik van de tekens Flip-In en Flip-In Hair

-
soortnaam

4.15.

Hair Workxx betwist allereerst dat [eiseres sub 2] een beroep toekomt op haar merken. Hair Workxx voert aan dat de merken zijn vervallen omdat deze door toedoen of nalaten van [eiseres sub 2] zijn verworden tot soortnaam als bedoeld in artikel 51 lid 1 onder b UMVo.

4.16.

Gelet op artikel 99 lid 1 UMVo moeten de merken in beginsel als geldig worden beschouwd, nu Hair Workxx met betrekking tot die merken geen procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring in een bodemprocedure of bij het EUIPO aanhangig heeft gemaakt. Niettemin zal in dit kort geding dat gericht is op het treffen van voorlopige en beschermende maatregelen de aangehaalde bepaling niet onverkort worden toegepast omdat een reconventionele vordering tot vervallen- of nietigverklaring in die procedure niet mogelijk is. Het geldigheidsverweer zal daarom worden beoordeeld. De voorzieningenrechter dient daarbij een inschatting te maken van de uitkomst van de bodemprocedure.

4.17.

Het geldigheidsverweer faalt. Daartoe heeft het volgende te gelden.

4.18.

In het Kornspitz arrest van 6 maart 2014^[8]heeft het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJ EU) overwogen (r.o. 28) dat de vraag of een merk de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst, niet enkel moet worden beoordeeld in het licht van de wijze waarop consumenten en eindverbruikers het waarnemen, maar ook – naargelang de kenmerken van de betrokken markt – rekening houdend met de wijze waarop beroepsbeoefenaars, zoals verkopers, het waarnemen. De perceptie van consumenten of eindverbruikers speelt echter over het algemeen een beslissende rol volgens het HvJ EU (r.o. 29). Vervolgens heeft het HvJ EU vastgesteld dat de houder van een merk de door dit merk verleende rechten kan verliezen wanneer het merk door toedoen of nalaten van deze houder louter uit het oogpunt van de eindverbruikers ervan, de gebruikelijke benaming voor deze waar is geworden (r.o. 30).

4.19.

De vraag of een merkrecht is vervallen omdat het een in de handel gebruikelijke benaming is geworden, moet worden beoordeeld met inachtneming van de ten tijde van het geschil geldende omstandigheden, ex nunc. Van belang is derhalve het gebruik van de aanduiding “Flip-In Hair” en Flip-In” in verband met de verhandeling van hair extensions voorafgaand aan en ten tijde van dit kort geding.

4.20.

Partijen verschillen niet van mening over de vraag wie als eindgebruiker van de hair extensions moet worden aangemerkt. Het gaat om de consument die hair extensions koopt.

4.21.

Hair Workxx heeft haar stelling dat de aanduidingen Flip-In en Flip-In Hair regelmatig door derden worden gebruikt als een aanduiding voor hair extensions die worden bevestigd met een draad, onderbouwd met diverse uitdraaien van websites gericht op de Europese Unie. Op die websites worden aanduidingen als “Flip In extensions”, “Flip extensions”, “flip-in hair” en “Flipp-on” gebruikt.

4.22.

Pasoday c.s. stelt terecht dat de websites niet alle gedateerd zijn zodat niet kan worden vastgesteld wanneer het gebruik heeft plaatsgevonden en dat niet bij alle websites duidelijk is of de aangeboden hair extensions geen originele van Pasoday c.s. afkomstige extensions zijn die terecht worden aangeduid als Flip-In of Flip-In Hair extensions. Dat neemt niet weg dat Hair Workxx voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de aanduidingen Flip-In en Flip-In Hair in een aanzienlijk aantal gevallen generiek gebruikt lijken te worden. Anders dan Pasoday c.s. meent, doet de toevoeging ‘extensions’ of andere toevoegingen aan Flip-In of Flip-In Hair daar niet aan af. Die toevoeging betekent niet dat de merken niet als een gebruikelijke benaming zijn gehanteerd. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is het dan ook aannemelijk dat (een deel van de) eindgebruikers de aanduidingen Flip-In Hair en Flip-In thans beschouwen als een in de handel gebruikelijke benaming voor hair extensions die met een draad worden bevestigd. Dat wordt niet anders door het feit dat voor dergelijke extensions ook andere termen worden gebruikt zoals
halo extensionsen
wire extensionszoals Pasoday c.s. onweersproken heeft gesteld.

4.23.

Voor het slagen van het beroep van Hair Workxx op de nietigheid van de door Pasoday c.s. ingeroepen merken wegens verworden tot soortnaam, is dat echter niet voldoende. Ook is vereist dat het merk de gebruikelijke benaming is geworden door toedoen of nalaten van de merkhouder. Dat daarvan sprake is, is naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet aannemelijk geworden.

4.24.

Pasoday c.s. heeft stukken in het geding gebracht waaruit blijkt dat zij is opgetreden tegen derden die haar merk gebruiken. Zonder in detail te treden, volgt uit productie 76 dat Pasoday c.s. gebruik maakt van geautomatiseerde notificatiediensten voor het aanschrijven van partijen die gebruik maken van de merken van Pasoday c.s. op websites zoals E-bay, Amazon en Alibaba en dat die aanschrijvingen ook plaatsvinden. Ook heeft Pasoday c.s. andere sommaties aan partijen overgelegd die dateren van voor de dagvaarding en waarin zij derden verbiedt gebruik te maken van haar merken. Tot slot heeft Pasoday c.s. voorbeelden overgelegd van websites (producties 72 t/m 75) die waren overgelegd door Hair Workxx als voorbeeld van generiek gebruik, die zulk gebruik inmiddels hebben gestaakt. Naar voorlopig oordeel volgt uit de getroffen maatregelen dat Pasoday c.s. een in dit verband redelijkerwijs te verwachten handhavingsinspanning verricht. Van haar kan ook niet verwacht worden dat zij tegen elk gebruik van de merken handhavend optreedt. Dat Pasoday c.s. (nog) niet heeft opgetreden tegen Hair Workxx’ concurrenten Balmain en Dante Couture acht de voorzieningenrechter dan ook niet doorslaggevend.

4.25.

Daarbij weegt mee dat Pasoday c.s. (en voorheen FIH) zelf consequent gebruik maakt van de aanduiding Flip-In en Flip-In Hair als merk onder meer door gebruik van het ® teken ter aanduiding dat het om een geregistreerd merk gaat. Ook heeft Pasoday c.s. gedurende de samenwerking erop aangedrongen, zo blijkt uit de stukken, dat Hair Workxx, evenals haar andere distributeurs, de marketingmaterialen inclusief de merken gebruikt op de wijze als door Pasoday c.s. voorgestaan omdat zij een eenduidige
brandingwil neerzetten. Hair Workxx gebruikt thans, maar ook voorheen, de aanduidingen Flip-In en Flip-In Hair ook als merk onder meer door gebruik van het ®-teken in haar logo’s. Evenals de overige distributeurs attendeert Hair Workxx de eindgebruikers derhalve wel op de herkomst van de hair extensions. Dat Hair Workxx daarin recentelijk een ommezwaai heeft gemaakt door na het einde van de samenwerking zichzelf als rechthebbende van de Flip-In Hair extensions te afficheren zal hierna nog aan de orde komen.

4.26.

De voorzieningenrechter zal in het navolgende dan ook uitgaan van de geldigheid van de merken.

-
HW logo

4.27.

Hair Workxx betwist dat zij met het gebruik van het HW logo inbreuk maakt op de merkrechten van Pasoday c.s. Daartoe voert zij aan dat het relevante publiek door de afwijkende vormgeving van haar logo niet in verwarring zal zijn met de logo’s van Pasoday c.s. Verder beroept Hair Workxx zich op rechtsverwerking nu zij haar logo al sinds 2010 gebruikt.

4.28.

Voorshands oordelend faalt dit verweer, zoals de voorzieningenrechter hierna toelicht.

4.29.

De merkhouder kan op grond van artikel 9 lid 2 aanhef en onder a UMVo een derde die niet zijn toestemming heeft verkregen, verbieden een teken in het economisch verkeer te gebruiken dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren en diensten als waarvoor het merk is ingeschreven.

Verder geldt dat de merkhouder op grond van ‘sub b’ van genoemde bepaling het recht heeft het gebruik van een teken te verbieden in het geval dat teken gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk en het in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. Van inbreuk ‘sub b’ is sprake als het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan.

4.30.

Naar voorlopig oordeel vertoont het HW logo grote overeenstemming met de merken. Het bevat in grote duidelijk leesbare letters het woordelement Flip-In Hair dat visueel, auditief en begripsmatig identiek is aan het merk FLIP-IN HAIR en overeenstemt met het merk FLIP-IN. Dit woordelement is dominant in het logo. De toevoeging in kleine letters van de tekst “the original” doet weinig af aan die overeenstemming. De vormgeving van het logo komt in de (woord)merken niet voor. In zoverre wijkt het HW logo wel af van de merken. Dit visuele element in de vormgeving doet evenwel niet af aan de hiervoor geconstateerde overeenstemming tussen de dominante woordelementen Flip-In Hair en de merken.

4.31.

Dat er verschillen in vormgeving tussen de logo’s van Pasoday c.s. en het HW logo bestaan, zoals Hair Workxx heeft aangevoerd, is een auteursrechtelijk argument dat hierna nog aan de orde zal komen maar is in het merkenrechtelijke kader niet relevant.

4.32.

Gelet op de grote mate van overeenstemming tussen het HW logo en de merken, het onderscheidend vermogen van de merken (dat behalve het geschil omtrent verwording tot soortnaam niet ter discussie staat) en het feit dat Hair Workxx het logo gebruikt voor identieke waren (hair extensions), is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat door het gebruik van het HW logo bij het publiek verwarring kan ontstaan. Er is sprake van verwarringsgevaar ofwel omdat het publiek meent dat hair extensions die worden verhandeld onder het HW logo afkomstig zijn van Pasoday c.s. (directe verwarring). Ofwel omdat het publiek zal menen dat Hair Workxx een economische band heeft met Pasoday c.s. (indirect verwarringsgevaar). Het verwarringsgevaar wordt versterkt door het feit dat Hair Workxx voorheen (exclusief) distributeur was van de hair extensions van Pasoday c.s. en het publiek door het gebruik van het HW logo diezelfde band thans gemakkelijk kan veronderstellen.

4.33.

Het beroep op rechtsverwerking moet worden verworpen. Hair Workxx heeft niet gemotiveerd weersproken dat zij, zoals Pasoday c.s. heeft aangevoerd, het HW logo is gaan gebruiken zonder toestemming van Pasoday c.s. Gedurende de periode van samenwerking heeft Pasoday c.s. gebruik van het HW logo voor de verhandeling van hair extensions afkomstig van (FIH dan wel) Pasoday wellicht gedoogd. Merkenrechtelijk bezwaar tegen dat gebruik bestaat (in ieder geval) sinds het einde van de samenwerking wel omdat Hair Workxx nu niet langer de hair extensions van Pasoday c.s. verkoopt maar onder het HW logo haar eigen haar extensions verhandelt.

-
domeinnamen

4.34.

Hair Workxx betwist dat het gebruik van de domeinnamen inbreuk maakt op de merken. Zij voert daartoe aan dat geen sprake is van verwarring omdat op de website van Hair Workxx, waarnaar de domeinnamen de bezoeker door leiden, groot staat vermeld dat de website van Hair Workxx is. Verder beroept Hair Workxx zich op rechtsverwerking nu zij (sommige van) de domeinnamen al tenminste sinds 2010 gebruikt.

4.35.

Het verweer faalt. Niet in geschil is dat de domeinnamen gelijk zijn aan, dan wel overeenstemmen met de merken (dit laatste wat betreft de domeinnamen waaraan het element ‘online’ is toegevoegd). De domeinnamen linken weliswaar door naar de website van Hair Workxx. Daarop staat echter dat zij Flip-In Hair extensions verhandelt. Hair Workxx maakt middels de domeinnamen dan ook gebruik van de tekens Flip-In Hair en Flip-In voor identieke waren als die waarvoor de merken zijn ingeschreven. Wat betreft de gelijke domeinnamen staat daarmee de inbreuk ‘sub a’ voorshands oordelend vast. De voorzieningenrechter verwerpt het betoog van Hair Workxx dat wat betreft de overeenstemmende domeinnamen geen sprake is van verwarringsgevaar ‘sub b’. De enkele toevoeging van de beschrijvende aanduiding ‘online’ zorgt er niet voor dat van overeenstemming tussen de domeinnamen en de merken geen sprake meer is.

4.36.

Het beroep op rechtsverwerking wordt onder verwijzing naar hetgeen hierover in 4.33 is overwogen ten aanzien van het HW logo, eveneens verworpen. Ook in dit verband geldt dat Hair Workxx niet gemotiveerd heeft weersproken dat zij, zoals Pasoday c.s. heeft aangevoerd, de domeinnamen zonder toestemming van Pasoday c.s. heeft geregistreerd en is gaan gebruiken en ook niet dat Pasoday c.s. er diverse malen op heeft aangedrongen dat Hair Workxx de domeinnamen aan haar zou overdragen. Het merkenrechtelijke bezwaar is ontstaan na het einde van de samenwerking zoals hiervoor reeds overwogen.

4.37.

Merkinbreuk door gebruik van de domeinnaam flipinhair.us wordt niet aangenomen, gelet op feit dat Pasoday c.s. zich uitsluitend beroept op haar merken met gelding in de Europese Unie.

-
ander gebruik Flip-In Hair en Flip-In

4.38.

Hair Workxx heeft niet weersproken dat zij zonder toestemming van [eiseres sub 2] ook gebruik maakt van de tekens Flip-In Hair en Flip-In op haar website, op facebook, op de HW verpakking, in de HW folder en in het HW instructiemateriaal voor hair extensions en dat [eiseres sub 2] daartegen met een beroep op artikel 9 lid 1 sub a UMVo kan optreden. Die inbreuk staat daarmee voorshands oordelend ook vast.

Auteursrecht slogan

4.39.

Hair Workxx betwist dat de slogan “
Look good in the hair you wear” auteursrechtelijke bescherming geniet en, zo dit al het geval zou zijn, dat FIH de rechten daarop heeft overgedragen aan Pasoday c.s.

4.40.

Het verweer slaagt. Hair Workxx stelt terecht dat Pasoday c.s. niet (nader) heeft onderbouwd waarin het het persoonlijk stempel van de maker gelegen is. De woorden vormen op het eerste gezicht een gangbare zin in de Engelse taal met een gebruikelijke zinsopbouw en combinatie van woorden. Dat het persoonlijk stempel gelegen zou zijn in het gebruik van de combinatie “in” en “the hair” wat taalkundig gezien wellicht niet voor de hand ligt en een kwinkslag zou kunnen zijn naar het dragen van kleding, wat daar ook van zij, is niet aangevoerd. Van auteursrechtelijke bescherming is zodoende voorshands oordelend niet uit te gaan.

Auteursrechtinbreuk (overig) gebruik (beeld)materiaal)

4.41.

Dan komt de voorzieningenrechter toe aan de beoordeling van de overige materialen waarvan Pasoday c.s. stelt dat Hair Workxx daarmee inbreuk maakt op haar auteursrechten..

-
HW verpakking

4.42.

Hair Workxx betwist onder meer dat Pasoday c.s. auteursrechtelijke bescherming toekomt op haar verpakking. Hair Workxx heeft daartoe aangevoerd dat de HW verpakking (inclusief de tekst daarop) die zij thans gebruikt al in 2011, toen zij nog met FIH samenwerkte, in haar opdracht is ontworpen en door haar met [eiseres sub 2] is gedeeld. [eiseres sub 2] was op dat moment bezig om haar (verpakkings)materialen te restylen en Pasoday c.s. is vervolgens een zwartkleurige uitvoering van het ontwerp van Hair Workxx gaan gebruiken, aldus Hair Workxx.

4.43.

Het verweer slaagt. Hair Workxx heeft een factuur overgelegd uit 2011 waarin een ontwerp voor een verpakking te zien is en, als een separate productie, een ontwerp van de verpakking zoals zij die thans gebruikt, welk ontwerp is gedateerd 2/28/2011. Hoewel op basis van de overgelegde stukken niet kan worden vastgesteld dat de factuur betrekking heeft op dit ontwerp, heeft Pasoday c.s. niet gemotiveerd weersproken dat het overgelegde ontwerp van de verpakking van Hair Workxx inderdaad dateert uit 2011. Het
brandingkostenoverzicht van FIH waarnaar Pasoday c.s. verwijst, vermeldt weliswaar ontwerpkosten voor een verpakking maar het gaat om kosten in 2012 en 2013. Welke verpakking dit betreft volgt niet uit het overzicht. Dat branding kostenoverzicht biedt dus geen onderbouwing voor de stelling van Pasoday c.s. dat haar verpakking eerder is ontworpen en dat Hair Workxx dat ontwerp heeft gekopieerd. Gelet hierop is, voorlopig oordelend, niet aannemelijk geworden dat Pasoday c.s. auteursrecht op de verpakking toekomt, zodat de stelling dat sprake is van auteursrechtinbreuk wordt verworpen.

-
HW folder en HW instructiemateriaal

4.44.

Hair Workxx betwist de gestelde auteursrechtinbreuk met haar folder en het instructiemateriaal, met de stelling dat zij in 2009 een eigen huisstijl heeft laten ontwerpen, waarvan haar thans gebruikte reclame- en instructiemateriaal deel uitmaakt.

4.45.

Hair Workxx heeft dit onvoldoende aannemelijk gemaakt. De opdrachtnemer van Hair Workxx heeft per e-mail van 17 januari 2017 weliswaar bevestigd dat zij in 2009 opdracht heeft gekregen voor het ontwerp van onder andere een folder. Het bij de e-mail ter illustratie overgelegde materiaal ziet evenwel niet op de HW folder noch op het HW instructiemateriaal.

4.46.

Dat Pasoday c.s. auteursrecht toekomt op haar folder en instructiemateriaal inclusief de daarin opgenomen foto’s, heeft Hair Workxx, anders dan met voornoemd verworpen verweer, niet betwist. Hair Workxx heeft ook niet gemotiveerd betwist dat haar materialen nagenoeg identiek zijn en dus een zelfde totaalindruk wekken als die van Pasoday c.s. Dat ook derden de foto’s van Pasoday c.s. zonder toestemming gebruiken, moge zo zijn. Dat doet er niet aan af dat, voorshands oordelend, Hair Workxx door dit materiaal te gebruiken in strijd handelt met het auteursrecht van Pasoday c.s.

-
HW logo

4.47.

Hair Workxx betwist dat het HW logo inbreuk maakt op de auteursrechten van Pasoday c.s. op haar logo’s. Zij voert daartoe aan dat haar logo door het gebruik van de kleur roze, een ander lettertype, de andere opstelling en de vormgeving, een andere totaalindruk wekt dan de logo’s van Pasoday c.s.

4.48.

Het verweer slaagt. Pasoday c.s. heeft niet nader onderbouwd dat ondanks de door Hair Workxx genoemde verschillen sprake zou zijn van een zelfde totaalindruk.

Misleiding en oneerlijke handelspraktijk

-
distributeur, leverancier, rechthebbende

4.49.

Hair Workxx betwist dat zij met haar uitingen dat zij exclusief distributeur is onrechtmatig handelt jegens Pasoday c.s. Daartoe heeft zij aangevoerd dat deze mededeling op de website is geplaatst op een moment dat zij nog wel exclusieve rechten had en dat de mededeling ten onrechte is blijven staan nadat aan die exclusieve relatie een eind gekomen was.

4.50.

Het verweer wordt verworpen. Zelfs als juist zou zijn dat Hair Workxx de gewraakte mededeling per abuis jaren op haar website heeft laten staan, dan stelt Pasoday c.s. terecht dat die omstandigheid voor rekening en risico van Hair Workxx komt. Dat die mededeling onjuist is, is niet in geschil.

4.51.

Pasoday c.s. heeft onweersproken aangevoerd dat ook de huidige mededeling op de website van Hair Workxx dat zij leverancier van Flip-In Hair is, onjuist is. Hair Workxx verhandelt immers geen hair extensions meer die afkomstig zijn van Pasoday c.s. terwijl de aanduiding Flip In Hair verwijst naar de – hiervoor geldig geachte – merken van Pasoday c.s.

4.52.

Dat Hair Workxx niet bewust onjuiste suggesties heeft willen doen over het zijn van distributeur of leverancier acht de voorzieningenrechter overigens onaannemelijk gelet op het feit dat zij in correspondentie naar afnemers Pasoday c.s. wegzet als een bedrijf dat zich ten onrechte voordoet als de ‘echte Flip in Hair’ (zie 2.22 en 2.23). Daarmee suggereert zij ten onrechte rechthebbende te zijn op de merken. Die onjuiste suggestie wekt zij ook in interviews die in diverse bladen zijn gepubliceerd (zie 2.21). Dat in die publicaties hetgeen [A] gezegd heeft in het interview onjuist zou zijn weergegeven, zoals zij stelt, doet, wat daar ook van zij, niet af aan de gewekte onjuiste suggestie. De uitingen zijn immers wel als zodanig gepubliceerd en niet gerectificeerd.

4.53.

Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter handelt Hair Workxx met deze uitingen in strijd met artikel 6:193c BW^[9]dan wel met artikel 6:194 BW. De gemiddelde consument, dan wel de zakelijke klant van Hair Workxx, ontvangt onjuiste en misleidende informatie over de herkomst van de producten van Hair Workxx en de rechten die Hair Workxx heeft ten aanzien van de merken en kan daardoor een aankoopbeslissing doen die hij anders niet zou hebben genomen. Dat is onrechtmatig jegens merkhouder en licentienemer Pasoday c.s.

-
verkoop voorraad

4.54.

Tot slot heeft Hair Workxx betwist dat zij onrechtmatig handelt jegens Pasoday c.s. door originele van Pasoday c.s. afkomstige hair extensions die zij nog in voorraad heeft te verkopen.

4.55.

Dat verweer slaagt in zoverre dat Pasoday c.s. niet heeft onderbouwd op welke grond de verhandeling van dergelijke hair extensions jegens Pasoday c.s. onrechtmatig zou zijn. Pasoday c.s. maakt wel terecht bezwaar tegen de verhandeling van dergelijke voorraad in HW verpakking. Daarmee suggereert Hair Workxx immers ten onrechte dat het haar eigen hair extensions betreft. Dat is misleidend en daarmee handelt Hair Workxx onrechtmatig jegens Pasoday c.s.

4.56.

De overige aangevoerde grondslagen voor toewijzing van de vorderingen behoeven geen nadere bespreking meer.

Vorderingen

4.57.

Hiervoor is overwogen dat Hair Workxx inbreuk maakt op de merken. Het onder IV door Pasoday c.s. gevorderde stakingsbevel zal worden toegewezen op basis van het FLIP-IN Hair merk (inschrijvingsnummer 008837551) en het FLIP-IN merk (inschrijvingsnummer 1215143). Het bevel is toewijsbaar zowel jegens [eiseres sub 2] als merkhouder als jegens Pasoday als licentienemer. Uit het feit dat zij gezamenlijk vorderingen hebben ingesteld in dit kort geding, volgt impliciet dat van de in artikel 22 lid 3 UMVo bedoelde toestemming om een vordering wegens inbreuk in te stellen sprake is. Het toe te wijzen stakingsbevel ziet op het gebruik van de merken in het HW logo, in de domeinnamen vermeld in 2.11 behalve de domeinnaam met extensie .us, op de website van Hair Workxx, op haar facebook pagina en in ander materiaal dat wordt gebruikt bij de verhandeling van hair extensions. Het bevel zal worden opgelegd voor de Europese Unie.

4.58.

Ook is overwogen dat Hair Workxx inbreuk maakt op de auteursrechten van Pasoday c.s. op haar folder en instructiemateriaal (inclusief foto’s). Het onder II en III gevorderde stakingsbevel zal in die zin worden toegewezen dat het Hair Workxx verboden zal worden de HW folder en het HW instructiemateriaal (zie 2.17 en 2.18) openbaar te maken dan wel te verveelvoudigen.

4.59.

Wat betreft de vorderingen inzake onrechtmatig handelen (misleiding) geldt het volgende. Het gevorderde sub I zal worden toegewezen in die zin dat de verhandeling van hair extensions afkomstig van Pasoday c.s. in een HW verpakking gestaakt dient te worden. Het sub VI gevorderde bevel om onjuiste mededelingen te staken dat Hair Workxx distributeur is van producten van het merk Flip-In Hair zal worden toegewezen. De onder V gevorderde rectificatie zal worden toegewezen als nader bepaald in het dictum. De rectificatietermijn zal worden beperkt tot vier weken.

4.60.

Staking van merkinbreuk, auteursrechtinbreuk en onrechtmatig handelen wordt niet met onmiddellijke ingang bevolen zoals gevorderd nu een redelijke termijn gegund moet worden om aan de bevelen in het dictum te voldoen. De voorzieningenrechter acht een termijn van vijf werkdagen hiervoor voldoende nu Hair Workxx zich over de termijn niet verder heeft uitgelaten.

4.61.

De nevenvorderingen sub VII, VIII, X, XI en XII worden afgewezen bij gebrek aan spoedeisend belang. Pasoday c.s. heeft niet gesteld dat deze vorderingen ertoe dienen om verdere inbreuken te beëindigen of te voorkomen. Wat betreft het gevorderde voorschot op schadevergoeding voegt de voorzieningenrechter nog toe dat ook het beloop van eventuele door Pasoday c.s. geleden schade onvoldoende vaststaat voor toewijzing van een voorschot daarop in kort geding.

4.62.

Oplegging van een dwangsom is passend en geboden. De dwangsom zal ten opzichte van het gevorderde onder XIII worden gematigd en gemaximeerd.

4.63.

De termijn van artikel 1019i Rv zal worden bepaald op zes maanden na de datum van dit vonnis.

Proceskosten

4.64.

Hair Workxx Hair Workxx zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten aan de zijde van Pasoday c.s. worden veroordeeld. Pasoday c.s. maakt aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en heeft specificaties van haar advocaatkosten van € 24.445,- overgelegd. Tegen deze kosten is door Hair Workxx geen bezwaar gemaakt.

4.65.

De voorzieningenrechter overweegt dat voor het gedeelte van de procedure dat betrekking heeft op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (het IE-deel) artikel 1019h Rv van toepassing is en dat op het overige deel het liquidatietarief dient te worden toegepast. Bij gebreke van een verdeling door partijen, zal de voorzieningenrechter ervan uitgaan dat 80% van de kosten zijn gemaakt voor het IE-deel en 20% voor het overige deel.

4.66.

Zodoende zal de voorzieningenrechter de kosten aan de zijde van Pasoday c.s. begroten als volgt: € 19.556,- aan advocaatkosten voor het IE-deel (80% x € 24.445,-), te vermeerderen met € 180,80 aan salaris advocaat (20% x € 904,- (2,0 punten x € 452,- per punt)), € 102,41 voor de kosten van de dagvaarding en € 619,- aan griffierecht, derhalve tot een totaal bedrag van € 20.458,21.

5.De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

beveelt Hair Workxx binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis iedere verhandeling van hair extensions afkomstig van Pasoday c.s. in een HW verpakking dan wel een andere verpakking, als afkomstig van Hair Workxx te staken en gestaakt te houden;

5.2.

beveelt Hair Workxx binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het FLIP-IN Hair merk (inschrijvingsnummer 008837551) en het FLIP-IN merk (inschrijvingsnummer 1215143 ) in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het gebruik van het teken Flip-In Hair of Flip-In in het HW logo, van de in 2.11 genoemde domeinnamen (uitgezonderd de domeinnaam met extensie .us), op de website van Hair Workxx, op de facebook pagina van Hair Workxx en in materialen (waaronder de verpakking, folders, instructiemateriaal) gericht op de verhandeling van hair extensions;

5.3.

beveelt Hair Workxx binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op auteursrechten van Pasoday c.s. op haar folder en instructiemateriaal te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen de openbaarmaking dan wel verveelvoudiging van de HW folder en het HW instructiemateriaal;

5.4.

beveelt Hair Workxx binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis iedere mededeling met de inhoud dat zij (exclusieve) distributeur of rechthebbende is van producten van het merk Flip-In (Hair) te staken en gestaakt te houden;

5.5.

beveelt Hair Workxx binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis gedurende een onafgebroken periode van vier weken de navolgende tekst met uitsluitend de navolgende inhoud in een eenvoudig leesbaar lettertype en tekstgrootte te vermelden op de homepage van haar website www.hairworkxx.com:

“
Geachte heer/mevrouw,

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft ons bij vonnis in kort geding van 10 maart 2017 bevolen u als volgt te berichten.

In tegenstelling tot hetgeen wij eerder vermeldden op onze website is Hair Workxx B.V.

geen (exclusieve) distributeur of leverancier van Flip-In Hair producten. Hair extensions van het merk Flip-In Hair worden door Pasoday Products Limited aangeboden en verkocht.

Hoogachtend,

De directie

Hair Workxx B.V.”;

5.6.

veroordeelt Hair Workxx tot betaling aan Pasoday c.s. van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag, een gedeelte van een dag als gehele gerekend, dat, of, naar keuze van Pasoday c.s., € 500,- voor ieder product waarmee, Hair Workxx geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met een of meer van de onder 5.1 t/m 5.5 gegeven bevelen, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van in totaal € 100.000,-;

5.7.

bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak in de zin van

artikel 1019i Rv op zes maanden na heden;

5.8.

veroordeelt Hair Workxx in de proceskosten aan de zijde van Pasoday c.s., tot op heden begroot op € 20.458,21;

5.9.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.10.

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.M. Loos en in het openbaar uitgesproken op 10 maart 2017.