ECLI:NL:RBDHA:2016:4657

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/504274 / KG ZA 16-100

Vonnis in kort geding van 4 mei 2016

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

BASIC HOLDINGS ULC,

gevestigd te Dublin (Ierland),

eiseres,

advocaat mr. N.W. Mulder te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

RUBY DECOR B.V.,

gevestigd te Broek op Langedijk (gemeente Langedijk),

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

APARTO B.V.,

gevestigd te Broek op Langedijk (gemeente Langedijk),

gedaagden,

advocaat dr. mr. Th.C.J.A. van Engelen te Utrecht.

Eiseres zal hierna worden aangeduid als Basic Holdings. Gedaagden zullen hierna ook worden aangeduid als Ruby Decor en Aparto en gezamenlijk als Ruby Decor c.s. (vrouwelijk enkelvoud).

De zaak is voor Basic Holdings behandeld door haar advocaten, mr. A. Tsoutanis en mr. M.R.A. Schonewille, beiden advocaten te Amsterdam, met bijstand van Ir. J.A.M. Grootscholten, octrooigemachtigde. De zaak is voor Ruby Decor c.s. behandeld door haar advocaat met bijstand van Ir. A.H.K. Tan, octrooigemachtigde.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 19 februari 2016, met producties 1 tot en met 21;
de op 14 maart 2016 ingekomen akte overlegging producties van Ruby Decor c.s. met producties 1 tot en met 38;
de brief van 21 maart 2016 van Basic Holdings aan Ruby Decor c.s. met een verzoek om toelichting op de producties van Ruby Decor c.s.
de op 22 maart 2016 ingekomen akte overlegging aanvullende producties van Basic Holdings, met producties 22 tot en met 29;
de op 29 maart 2016 ingekomen akte overlegging aanvullende producties van Ruby Decor c.s. met producties 39 tot en met 41;
het – nadat daar namens de voorzieningenrechter om was verzocht – op 1 april 2016 ingekomen overzicht en toelichting producties van Ruby Decor c.s.;
het eveneens op 1 april 2016 ingekomen aanvullende kostenoverzicht van Basic Holdings (EP 21a);
het eveneens op 1 april 2016 ingekomen aanvullende kostenoverzicht van Ruby Decor c.s. (GP 42);
de mondelinge behandeling op 4 april 2016;
de twee door Basic Holdings overgelegde pleitnota’s, waarbij van de eerste pleitnota is doorgehaald de niet-voorgedragen paragrafen 75, eerste zin, 76 tot en met 80 en 92 tot en met 96;
de pleitnota van Ruby Decor c.s.;

1.2.

In zijn tweede termijn heeft de advocaat van Basic Holdings verzocht om de volgens hem in haar eerste termijn niet door Ruby Decor c.s. voorgedragen passages van haar pleitnota te schrappen. In haar tweede termijn heeft de advocaat van Ruby Decor c.s. alle delen van zijn pleitnota die hij in zijn eerste termijn niet had voorgedragen en de delen waarvan niet meer kon worden vastgesteld of deze geheel waren voorgedragen alsnog uitgesproken. Hierop heeft de voorzieningenrechter bepaald dat de gehele pleitnota van Ruby Decor c.s. tot het procesdossier behoort, zij het met uitzondering van de voetnoten in die pleitnota. De voorzieningenrechter heeft partijen meegedeeld in aanmerking te zullen nemen dat Basic Holding niet meer heeft kunnen reageren op de aanvankelijk niet voorgedragen onderdelen van de pleitnota omdat deze door Ruby Decor c.s. pas in haar tweede termijn zijn aangevoerd.

1.3.

Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

2.De feiten

2.1.

Basic Holdings maakt deel uit van de wereldwijd opererende Glen Dimplex Group, die zich bezighoudt met de ontwikkeling en productie van sfeerhaarden.

2.2.

Basic Holdings is houdster van Europees octrooi EP 2 029 941 B1 (hierna: EP 941 dan wel het octrooi) voor een ‘
Artificial Fireplace’. EP 941 heeft onder meer gelding voor Nederland, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. EP 941 is verleend op 3 oktober 2012 op een aanvrage daartoe van 13 maart 2007 onder inroeping van prioriteit op basis van octrooiaanvragen GB 0605001 van 13 maart 2006 en GB 0623434 van 24 november 2006.

2.3.

EP 941 heeft 17 conclusies, waarvan de eerste conclusie onafhankelijk is. De volgconclusies zijn alle afhankelijk van conclusie 1. De oorspronkelijke Engelse tekst van conclusies 1 van EP 941 luidt als volgt:

1. A simulated fire effect apparatus (10) (450) (322) comprising:

an apertured bed (12) (232);

a container (30) (452) (452') (652) (752) adapted to contain a body of liquid (32), the container providing a head space (496) (6528) above the liquid;

an ultrasonic transducer (34) (34') (462) (458) device having a transducing surface operatively in liquid contacting relation with the body of liquid (32) and operable to produce a vapour in said head space (496) (652B); and

means for providing a current of air directed upwardly from the apertured bed (12) (232)

characterised in thatthe container (30) (452) (452') (652) (752) includes a vapour outlet port (482) ((482'), andin that

the apparatus (10) (450) (322) further comprises means (26) for providing a flow of air along a path extending into the head space (496) (652B) and out of the vapour outlet port (482) (482'), wherein the outlet port (482) (482') is so disposed that the air flow path exits the container (30) (452) (452') (652) (752) below the aperture bed (12) (232).

2.4.

In de onbestreden Nederlandse vertaling luidt conclusie 1 als volgt:

1. Inrichting voor de simulatie van een haardvuureffect (10) (450) (322)

omvattende:

een van openingen voorzien bed (12) (232);

een houder (30) (452) (452') (652) (752) ingericht om een

vloeistofhoeveelheid (32) te bevatten, waarbij de houder een kopruimte

(496) (652B) boven de vloeistof verschaft;

een ultrasonische omvormerinrichting (34) (34') (462) (458) met een

omvormend oppervlak dat werkzaam in vloeistofcontacterend verband

met de vloeistofhoeveelheid (32) staat en bruikbaar is om een damp in de

genoemde kopruimte (496) (652B) voort te brengen; en

middelen voor het verschaffen van een luchtstroom, die vanaf het van

openingen voorziene bed (12) (232) naar boven is gericht,

met het kenmerk, dat de houder (30) (452) (452') (652) (752) een

dampuitlaatpoort (482) (482') omvat en dat

de inrichting (10) (450) (322) voorts middelen (26) omvat voor het

verschaffen van een luchtstroom langs een weg, die zich naar binnen in

de kopruimte (496) (652B) en uit de dampuitlaatpoort (482) (482')

uitstrekt, waarbij de uitlaatpoort ( 482) ( 482') dusdanig is aangebracht,

dat de luchtstromingsweg de houder (30) (452) (452') (652) (752) beneden het van openingen voorziene bed (12) (232) verlaat.

2.5.

In de beschrijving van EP 941 zijn – voor zover hier van belang – de volgende passages opgenomen:

[0001]The present disclosure relates to simulated fires and in particular to apparatus for simulating the burning of solid fuel such as coal or logs. The apparatus may desirably, but not essentially include a heat source configured for space heating of a room. More especially, the disclosure relates to apparatus and methods for simulating flames produced by burning solid fuel and/or for simulating smoke as produced when burning solid fuel.

BACKGROUND

[0002]Many apparatus for simulating the burning of solid fuel are known in the art. Examples can be seen in WO 02/099338 and W097/4139 among many others.

Typically prior art fire simulating apparatus include a simulated fuel arrangement which may be as simple as a plastic moulding shaped and coloured to resemble coals or logs resting on an ember bed. More complex arrangements include a separate ember bed, which may also be a shaped and coloured plastic moulding, and discrete pieces of simulated fuel which rest on the ember bed. Other arrangements provide simulated fuel pieces resting in a simulated grate. Commonly, the simulated fuel arrangement is illuminated from below by light of varying intensity thereby to attempt to simulate the glowing nature of a burning fire.

[0003]WO 03/063664 teaches a simulated fire which includes a plurality of fuel pieces resting on a lattice work support. Below the fuel pieces there is provided a water container which includes an ultrasonic transducer. The transducer is operative to provide clouds of water vapour. A fan heater is mounted above the simulated fuel and acts to draw the water vapour through gaps between the fuel pieces. The water vapour emerging through the fuel bed is intended to resemble smoke. The water vapour is heated by the fan heater, thereby losing any resemblance to smoke and is expelled from the apparatus. The fuel bed is illuminated from below by a light source which is preferably located in the water container. The light source may be coloured red or orange.

BRIEF SUMMARY OF THE DISCLOSURE

[0004]The present disclosure seeks to provide improved simulations of flames and smoke, and to provide improved methods and apparatus for producing simulated smoke. The disclosure further seeks to provide improved apparatus for simulating a real fire, which, in particular, seeks to provide and[bedoeld zal zijn
an– vzr]
improved flame and/or smoke simulating effect.”

(…)

[0018]The term "apertured bed" in this specification is intended to mean and/or include a body, mass or assembly having gaps or apertures through which vapour produced by vapour generating means (such as an ultrasonic transducer) may pass in particular when entrained in a rising current of air. The apertured bed may, for example, be a fuel bed (in particular, a simulated fuel bed) which comprises a plurality of discrete bodies arranged together to form a larger general mass, such as simulated coals or logs, real coals or logs, pebbles, small rocks or glass or resin or plastic pieces, the vapour being able to pass and around and between the individual bodies. When a plurality of smaller bodies is used, it may be appropriate to support them on a frame which also allows the passage of the vapour produced vapour generating means.

[0019]In alternative arrangements, the apertured bed may be in the form of one or more larger bodies each of which has one or more apertures which allow the passage of vapour. For example the apertured bed may comprise a single block of material having a plurality of passages extending from its under surface to its upper surface.

(…)

DETAILED DESCRIPTION

[0022]Referring now to the drawings and in particular to Figure 1, in general terms the apparatus 10 of the present disclosure comprises in one embodiment a fuel bed indicated generically at 12, a vapour generator indicated generally at 14, at least one light source 16 and light modifying means 18, 20. Preferably the vapour is water vapour. A preferred liquid is water. Unless the context requires otherwise, references to water and water vapour herein include references to other suitable liquids and their respective vapours. A vapour guide 22 is provided to constrain the water vapour produced by the generator 14 to desired flow path. The apparatus 10 may comprise one or more water vapour generators 14. In use, the water vapour generator 14 produces water vapour within a substantially closed housing 24. A fan 26 provides a flow of air into the container 24 which entrains the water vapour. The water vapour exits the housing 24 through a suitable aperture, outlet or orifice 28. The water vapour is carried in the flow of air generated by fan 26 through the vapour guide 22 and ultimately through the fuel bed 12. The water vapour is carried above the fuel bed by the air flow to give the impression of smoke. Light source 16 illuminates the fuel bed 12 to give the impression of burning fuel. Filters 20 are provided to give the light appropriate colour. Filters may colour the light only locally, or over a wider area. Light modifying means 18 can take various forms but will generally interrupt the light from the light source to give perceived variations in the intensity of the light, to resemble the changes in intensity of burning which occur in a real fire.

(…)

[0095]Referring now in particular to Figures 56 and 57, another preferred embodiment of the apparatus 450 according to the present disclosure is illustrated.

(…)

[0097]The apparatus 450 comprises a reservoir or tank 476 which operatively contains a supply of liquid to be vapourised. The reservoir 476 is connected to vapour generator 478 by means of an arrangement 480 similar to valve arrangement 280 (Figure 42B). Vapour generator 478 comprises container 452 and ultrasonic transducer 458 as previously described. Thus, liquid is supplied from reservoir 476 to container 452 through valve arrangement 280, so that an at least approximately constant volume of liquid is maintained in the container 452. Preferably the volume of liquid in the container is maintained within about +/- 10mm of the desired depth. Ultrasonic transducer 458 acts on body of liquid 32 in the container 452 to generate vapour as previously described. The container 452 includes an outlet port 482 which communicates with inlet 486 of a vapour distribution component 484. The vapour distributing component 484 is broadly similar to the vapour distributing component 260 described above. Container 452 includes an inlet port 488 which communicates with a sub-housing 490 which houses a fan 492 and motor 494. Fan 492 is driven by motor 494 and is configured to draw air into the sub-housing 490 and to expel the air into container 452 through inlet port 488. Thus, a flow of air is provided from the inlet port 488 of container 452 to the outlet port 482 of the container 452 and into the vapour distributing component 484 through inlet 486. The flow of air entrains vapour in the head space 496 of the container 452 above the liquid and carries the entrained vapour into the distributing component 484.

2.6.

EP 941 omvat onder meer de hierna weergegeven figuren 1 en 56 van uitvoeringsvoorbeelden van de uitvinding (waarbij de bijschriften in rood zijn toegevoegd door de voorzieningenrechter aan de hand van de beschrijving):

2.7.

Voor EP 941 behoort tot de stand van de techniek de internationale octrooi-aanvrage PCT/GB03/00142, gepubliceerd als WO 03/063664 Al voor een “
smoke effect apparatus” (hierna: WO 664). In de beschrijving van WO 664 zijn – voor zover hier van belang – de volgende passages opgenomen:

Fig. 1 is a perspective view of an embodiment of heating apparatus in accordance with the present invention; and Fig. 2 is a cross-sectional side elevation of the heating apparatus of Fig. 1. Referring to the Figures, a heating apparatus comprises a metal casing 10 having a planar base wall 12, a planar rear wall 14 extending perpendicularly at the rear edge of the base, two planar side walls 16, 18 extending perpendicularly to the base and tapering towards each other at the rear of the base, a planar upper wall 20 extending parallel to the base wall and a front wall 22 having a rectangular aperture 24 provided therein.

Positioned on the base wall 12 of the casing is an ultrasonic water vapour generator 26. The generator comprises an open-topped rectangular container 28 having a planar base wall 30, two parallel upstanding side walls (not visible in the Figures) and parallel upstanding front and rear walls 32, 34. A conventional ultrasonic transducer 36 sits on the base wall 30 of the container 28 and is supplied with electric power from a cable 38 which passes sealingly through the rear wall 34 of the container 28. The cable 38 is connected to the transducer 36 via a cut-out unit 40 (illustrated schematically) which cuts off the electrical supply to the transducer 36 if the water level falls below a predetermined level. The cable 38 also supplies electrical power to a waterproof lamp unit 42 which preferably has a coloured lens (e.g. orange or red).

A series of intersecting thin parallel rods 44, 46 extend over the open top of the container between the front and rear walls 32, 34 and between the side walls of the container 28, forming a latticework 47 which supports a plurality of simulated coals 48 which are stacked in a manner which simulates a bed of real coals. A metal shroud 50 is also secured to the undersurface of the rods 44, 46 immediately above the ultrasonic transducer 36, to deflect the water vapour emerging from the vicinity of the transducer, as will be explained.

As shown in Fig. 2, a conventional electric fan heater 52 is located towards the upper end of the casing 10. The fan heater 52 is located within an inner fan chamber 54 defined by a planar inner upper wall 56 parallel to the outer upper wall 20 and a planar inner lower wall 58 parallel to, and spaced apart from the wall 56 and is supplied with power from a low-voltage transformer 59 located outside the chamber 54. The fan chamber 54 communicates with the main part of the interior of the casing 10 via a rectangular aperture 60 at the rear of the inner lower wall 58 and communicates with the exterior via a louvred rectangular outlet 62 at the upper end of the front wall 22 of the casing 10.

In use, water 64 is poured into the container 38 of the ultrasonic water vapour generator and the simulated coals 48 are arranged on the latticework 47 to simulate a bed of fuel as illustrated. The electrical power is then switched on, which activates the ultrasonic transducer 36, the lamp unit 42 and the fan heater 52. Activation of the ultrasonic transducer 36 within the water induces the formation and rapid cavitation of bubbles within the water in a known manner, which results in the formation of clouds of water vapour 66 having the appearance of white smoke. The clouds of water vapour pass upwardly and are deflected by the shroud 50 on the undersurface of the latticework 47, whereafter they pass around and between the simulated coals 48 located above. The clouds of water vapour 66 are drawn upwardly by the air current induced by the fan heater 52 and are discharged through the louvred outlet 62 in the front wall of the casing. The clouds of water vapour 66 are guided towards the fan chamber by a planar inner rear wall 68, extending parallel to the rear wal114 of the casing 10, and an inclined flap 70 extending downwardly and forwardly from the undersurface of the inner lower wall 58 of the fan chamber 54 and forming a cowling.

As the clouds of water vapour 66 pass around and between the simulated coals

48 they give the appearance of smoke rising from a fuel bed. The effect is enhanced

by the illumination from the lamp unit 42, which flickers and varies as the light

passes through the clouds of water vapour and gives the impression of a glowing fuel bed. The illumination effect is particularly effective if the light emerging from the lamp unit 42 is orange, red, yellow or a combination of these colours.

The clouds of water vapour are drawn upwardly by the fan heater 52, in the

manner of a real fire, and are eventually discharged via the louvred outlet 62. By the time the water vapour has reached the outlet 62, it will normally have absorbed

sufficient energy for it not to have the appearance of smoke and will be completely

transparent. If the fan heater is used in a heating mode (as opposed to just in a fan

mode for producing a current of air) the water vapour will definitely lose its smokelike appearance before it is discharged as the clouds of water vapour will have passed through, and been heated by, the fan heater.

2.8.

Bij WO 664 behoren de onderstaande figuren 1 en 2.

2.9.

Ruby Decor is een voormalig afnemer van de Glen Dimplex Group. Daarnaast is zij fabrikant van (onder meer) diverse typen sfeerhaarden. De samenwerking is op

1 september 2015 geëindigd.

2.10.

Sinds 1 november 2015 brengt Ruby Decor, al dan niet met tussenkomst van dealers, sfeerhaarden op de markt onder de naam Mystic Fires, met de typenummers 1510H, 1530H, 1535H, 1520C en 1540C (hierna: de Ruby-sfeerhaarden). Ruby Decor biedt de Ruby-sfeerhaarden aan in haar showroom in Broek op Langedijk en Nieuwegein en tevens op haar website in verschillende talen, waaronder Nederlands, Engels, Frans en Duits.

2.11.

Ruby Decor is (mede)bestuurder en –aandeelhouder van Aparto, een onderneming die zich eveneens (onder meer) bezighoudt met de handel in sfeerhaarden. Aparto biedt de Ruby-sfeerhaarden aan op haar website www.aparto.nl.

2.12.

De Ruby-sfeerhaarden hebben, voor zover voor deze procedure relevant, dezelfde (technische) kenmerken, zoals deels kenbaar uit onderstaande foto’s.

2.13.

Na daartoe verlof te hebben verkregen van de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, heeft Basic Holdings op 5 januari 2016 ten laste van Ruby Decor in Broek op Langedijk conservatoir beslag tot afgifte doen leggen op een aantal sfeerhaarden en promotiematerialen en deze in gerechtelijke bewaring doen geven.

2.14.

Bij brief van 25 januari 2016 heeft Basic Holdings Ruby Decor gesommeerd om iedere inbreuk op EP 941 te staken en gestaakt te houden, om over te gaan tot een
recallen vernietiging van inbreukmakende sfeerhaarden, om opgave te doen van de door haar ingekochte en verkochte sfeerhaarden en door haar genoten winst en om schadevergoeding te betalen dan wel genoten winst af te dragen. Ruby Decor heeft aan deze sommatie geen gehoor gegeven.

2.15.

Na daartoe verlof te hebben verkregen van de (plaatsvervangend) voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, heeft Basic Holdings op 16 februari 2016 ten laste van Ruby Decor in Nieuwegein opnieuw conservatoir beslag tot afgifte doen leggen op een vijftal sfeerhaarden en deze eveneens in gerechtelijke bewaring doen nemen.

2.16.

Bij brief van 1 maart 2016, derhalve na het uitbrengen van de dagvaarding, heeft Basic Holdings Aparto gesommeerd om inbreuk op EP 941 te staken en gestaakt te houden. Vervolgens heeft Aparto aan Basic Holdings te kennen gegeven hiertoe (tijdelijk) bereid te zijn. Hoewel daartoe verzocht, heeft Aparto evenwel geen onthoudingsverklaring ondertekend.

2.17.

Basic Holdings heeft inmiddels een bodemprocedure aanhangig gemaakt tegen Ruby Decor.

3.Het geschil

3.1.

Basic Holdings vordert:

I. Ruby Decor c.s. te verbieden om met onmiddellijke ingang na betekening van het te wijzen vonnis op enigerlei wijze, direct dan wel indirect, door het vervaardigen, in voorraad hebben, aanbieden, invoeren, in het verkeer brengen, verkopen, afleveren en/of anderszins verhandelen van de Ruby-sfeerhaarden, inbreuk te maken op het Nederlandse deel van EP 941.

II. Ruby Decor te verbieden om met onmiddellijke ingang na betekening van het te wijzen vonnis op enigerlei wijze, direct dan wel indirect, door het vervaardigen, in voorraad hebben, aanbieden, invoeren, in het verkeer brengen, verkopen, afleveren en/of anderszins verhandelen van de Ruby-sfeerhaarden, inbreuk te maken op het Duitse, Franse en Ierse deel van EP 941 en het in het Verenigd Koninkrijk geldende deel van EP 941.

III. Ruby Decor c.s. te bevelen om binnen veertien dagen na betekening van het te wijzen vonnis al haar professionele afnemers van de in Nederland verkochte en/of geleverde Ruby-sfeerhaarden schriftelijk te verzoeken om deze binnen twee weken te retourneren met het aanbod de factuurprijs en de transportkosten te vergoeden, met gebruikmaking van uitsluitend de volgende tekst op haar eigen briefpapier in zwart en lettergrote 12, zonder verdere wijzigingen, toevoegingen of omissies van welke aard dan ook:

Geachte [naam professionele afnemer],

Bij vonnis van [datum invoegen] heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag geoordeeld dat de door [Ruby / Aparto invoegen] in Nederland aangeboden en geleverde MYSTIC FIRES sfeerhaarden inbreuk maken op het Europees octrooi met nummer EP 2 029 941 B1 van Basic Holdings ULC.

Enige tijd geleden hebben wij u MYSTIC FIRES sfeerhaarden geleverd. Dit betrof de volgende zending(en):

[invoegen kenmerken van de zending(en) zoals datum en aantal]

Wij verzoeken u alle geleverde MYSTIC FIRES sfeerhaarden, voor zover u deze nog in voorraad heeft, binnen 14 dagen na de datum van deze brief aan ons te retourneren. Uiteraard zullen wij de door u betaalde prijs en transportkosten vergoeden.

Met vriendelijke groet,

[ondertekening door Ruby / Aparto)”

IV. Ruby Decor c.s. elk te bevelen om binnen dertig dagen na betekening van het te wijzen vonnis aan de advocaten van Basic Holdings te bezorgen een door een onafhankelijke registeraccountant, op basis van een door die registeraccountant zelfstandig verricht onderzoek, gecertificeerde opgave van:

a. het totale aantal door elk ingekochte, bestelde, ontvangen en/of in voorraad gehouden Ruby-sfeerhaarden, gespecificeerd per leverancier en type, met opgave van alle inkoopprijzen en inkoopdata, gestaafd door goed leesbare afschriften van alle orders, orderbevestigingen, facturen en andere inkoopbescheiden;

b. het totale aantal door elk reeds verkochte en/of geleverde en/of retour gezonden Ruby-sfeerhaarden gespecificeerd per professionele afnemer en type, met opgave van alle verkoopprijzen en leverdata, gestaafd door goed leesbare afschriften van alle orders, orderbevestigingen, facturen en andere verkoopbescheiden;

V. Ruby Decor c.s. te veroordelen tot betaling aan Basic Holdings van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 25.000,- (vijfentwintigduizend euro) voor iedere dag, een deel van een dag daaronder begrepen, of, zulks ter keuze van Basic Holdings, per inbreukmakend product, dat c.q. waarmee Ruby Decor c.s. de hierboven onder I en II genoemde verboden en de onder III en IV genoemde bevelen niet geheel nakomt, met een maximum van € 1.000.000,- (één miljoen euro);

VI. Ruby Decor c.s. te veroordelen tot betaling aan Basic Holdings van de volledige door Basic Holdings gemaakte proceskosten en andere kosten als bedoeld in artikel 1019h Rv^[1], waaronder mede begrepen de beslagkosten en de daarmee verband houdende gerechtelijke bewaring, en de kosten van deze procedure, waarbij betaling van alle genoemde kosten dient te geschieden na dagtekening van het vonnis respectievelijk binnen zeven dagen na betekening van het te wijzen vonnis, bij gebreke waarvan daarover wettelijke rente verschuldigd zal worden ex artikel 6:119 BW^[2]vanaf de dag van het te wijzen vonnis tot en met de dag der algehele voldoening;

met uitvoerbaar bij voorraadverklaring van het vonnis.

3.2.

Aan deze vorderingen heeft Basic Holdings het volgende ten grondslag gelegd.

3.2.1.

De Ruby-sfeerhaarden vallen binnen de beschermingsomvang van EP 941. Zij maken inbreuk op conclusie 1 en op de afhankelijke conclusies 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16 en/of 17 van EP 941.

3.2.2.

Ruby Decor verkoopt de Ruby-sfeerhaarden in Nederland en in België. Zij heeft echter het voornemen haar webshop uit te breiden tot andere landen. Dreiging van inbreuk in alle landen waar EP 941 van kracht is, is daarmee aannemelijk.

3.2.3.

Ook Aparto verhandelt Ruby-sfeerhaarden en verricht dus aan de octrooihouder voorbehouden handelingen. Aparto biedt de haarden aan in haar showrooms in Wolvega en Utrecht en op haar webshop Aparto.nl. Zij heeft geweigerd een onthoudingsverklaring te ondertekenen.

3.2.4.

Basic Holdings heeft gezien de voortdurende (dreigende) inbreuk een spoedeisend belang bij de gevorderde voorzieningen. Op een aan Ruby Decor gezonden sommatiebrief is niet gereageerd.

3.3.

Ruby Decor c.s. bestrijdt de vorderingen. Zij betwist allereerst de gestelde inbreuk en tevens heeft zij geldigheidsbezwaren. Ruby Decor c.s. voert tegen toewijzing van de vorderingen, zakelijk weergegeven en naar zij ter zitting nader heeft toegelicht, meer in het bijzonder het navolgende aan.

3.3.1.

Conclusie 1 van het octrooi kan worden opgedeeld in de navolgende kenmerken:

Haardvuursimulator

Inrichting voor de simulatie van een haardvuureffect (10) (450) (322) omvattende:

(A)

Openingenbed

een van openingen voorzien bed (12) (232);

(B)

Vloeistofhouder met kopruimte

een houder (30) (452) (452') (652) (752) ingericht om een vloeistofhoeveelheid (32) te bevatten, waarbij de houder een kopruimte (496) (652B) boven de vloeistof verschaft;

(C)

Ultrasone verdamper

een ultrasonische omvormerinrichting (34) (34') (462) (458) met een omvormend oppervlak dat werkzaam in vloeistofcontacterend verband met de vloeistofhoeveelheid (32) staat en bruikbaar is om een damp in de genoemde kopruimte ( 496) (652B) voort te brengen; en

(D)

Generator opwaartse luchtstroom vanaf bed

middelen voor het verschaffen van een luchtstroom, die vanaf het van openingen voorziene bed (12) (232) naar boven is gericht;

met het kenmerk

(E)

Vloeistofhouder omvat dampuitlaatpoort

datde houder (30) (452) (452') (652) (752) een dampuitlaatpoort (482) (482') omvat,

en (met het kenmerk)

(F)

Generator voor luchtstroom in de vloeistofhouder

datde inrichting (10) (450) (322) voorts middelen (26) omvat voor het verschaffen van een luchtstroom langs een weg, die zich naar binnen in de kopruimte (496) (652B) en uit de dampuitlaatpoort (482) (482') uitstrekt,

(G)

Onder het openingenbed uitkomende dampuitlaatpoort

waarbij de uitlaatpoort ( 482) ( 482') dusdanig is aangebracht, dat de luchtstromingsweg de houder (30) (452) (452') (652) (752) beneden het van openingen voorziene bed (12) (232) verlaat.

3.3.2.

In de Ruby-sfeerhaarden is het metalen rooster 1 (aangegeven op de foto’s onder 2.12) aan te merken als het openingenbed. Het imitatie-vuurbed/de imitatie-houtblokken 2 bevat geen openingen in de zin van conclusie 1 en dient slechts ter maskering van sleuf 3.

3.3.3.

Als uitlaatpoort moet worden aangemerkt het punt 4 waar de damp bevattende luchtstroom de houder verlaat. De uitlaatpoort bevindt zich daarom niet onder het openingenbed, maar boven c.q. in het openingenbed.

3.3.4.

Het rooster heeft voorts slechts één sleuf waardoor de damp opstijgt en dus niet (meerdere) opening
enzoals vereist door conclusie 1. De andere openingen dienen slechts om het licht door te laten van onder het metalen rooster geplaatste lampen, die een realistisch vuurbed creëren.

3.3.5.

Er is dus geen sprake van inbreuk op conclusie 1.

3.3.6.

In de Ruby-sfeerhaarden ontbreekt een dampverdelingscomponent als bedoeld in conclusies 3, 4 en 5, zodat op die conclusies evenmin inbreuk wordt gemaakt. Ook ontbreekt een omhoog gerichte luchtstroom als bedoeld in conclusie 7.

3.3.7.

De onder 3.3.1 genoemde maatregelen A tot en met E zijn bekend uit

WO 664. Ook maatregel F is bekend uit WO 664. De vakman weet dat de gegenereerde damp niet vanzelf in opwaartse richting gaat bewegen, maar daarentegen door de zwaartekracht naar beneden wordt getrokken. Het is om die reden dat WO 664
means for inducing a current of air upwardly from the bedtoepast. Aangezien volgens WO 664 de damp vanuit de houder door het openingenbed opstijgt, moet er sprake zijn van een luchtstroom vanuit de houder omhoog. Dan moet er ter compensatie ook ergens lucht de houder in stromen. Het enige verschil tussen conclusie 1 en WO 664 is daarmee maatregel G.

3.3.8.

Het octrooi wil ten opzichte van WO 664 een verbeterde simulatie van rook c.q. van een brandend haardvuur bieden. De vakman zal begrijpen dat een realistischer simulatie afhankelijk is van de verlichting en van een bredere c.q. betere verdeling van de damphoudende luchtstroom over het vuurbed. Bij WO 664 is de damphoudende luchtstroom vooral in het midden c.q. het bovenstuk van het vuurbed gecentreerd. Het ligt dan voor de vakman voor de hand de luchtstroom verder naar beneden, onder het vuurbed te laten uitstromen, zodat de gehele breedte van het vuurbed beter benut kan worden voor de damphoudende luchtstroom. Daarmee is conclusie 1 niet inventief en derhalve nietig.

3.3.9.

De vakman die het probleem van een betere dampverdeling wil oplossen zal bovendien te rade gaan bij de bekende dampgeneratoren (dampvernevelaars), voorzien van een ultrasone dampvormer, uit de stand van de techniek. Het probleem dat de gegenereerde damp niet vanzelf uit de ultrasone generator weg beweegt wordt bij dergelijke apparaten opgelost door de gegenereerde damp in een luchtstroom door de kopruimte boven het water naar buiten te voeren. Het ligt voor de hand om een dergelijke dampgenerator toe te passen om het probleem van ongelijkmatige en/of onvoldoende uittredende dampwolken op te lossen. Indien een dergelijke dampgenerator onder het openingenbed van WO 664 wordt geplaatst, is de inrichting van conclusie 1 gerealiseerd, zodat die conclusie niet inventief en dus nietig is.

3.3.10.

Conclusie 3 is niet nawerkbaar en daarom eveneens nietig.

3.3.11.

Basic heeft geen (spoedeisend) belang bij toewijzing van de vorderingen tegen Aparto omdat Aparto heeft toegezegd de verkoop van de gesteld inbreukmakende Ruby-sfeerhaarden te zullen staken in afwachting van de uitkomst van de procedure tegen Ruby Decor.

3.3.12.

Subsidiair, voor het geval wordt geoordeeld dat de Ruby-sfeerhaarden wel inbreuk maken op EP 941, geldt dat Basic Holdings geen belang heeft bij het gevorderde verbod om Ruby-sfeerhaarden in voorraad te houden, bij de grensoverschrijdende vorderingen en bij de gevorderde
recallvoor Nederland, dat zij geen spoedeisend belang heeft bij de gevorderde gecertificeerde opgave, dat de dwangsom dient te worden beperkt en dat de gevorderde proceskosten niet redelijk en evenredig zijn.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.De beoordeling

Bevoegdheid

4.1.

Deze rechtbank is in de bodemprocedure op grond van artikel 4 EEX II-Vo^[3]internationaal bevoegd kennis te nemen van de vorderingen tegen de in Nederland gevestigde gedaagden. Derhalve bestaat tevens bevoegdheid om voorlopige maatregelen te gelasten, ook indien die grensoverschrijdend zijn. Voor zover voor de vorderingen onder II de geldigheid van buitenlandse delen van EP 941 moet worden beoordeeld, bestaat gezien artikel 24 lid 4 EEX II-Vo geen bevoegdheid voor de bodemprocedure. Nu Ruby Decor en Aparto in Nederland zijn gevestigd en derhalve een reële band als bedoeld in het arrest HvJEG 17 november 1998 (C-391/95, Van Uden - Deco-line, r.o. 40) geacht kan worden aanwezig te zijn, kan de bevoegdheid in dit kort geding echter worden gebaseerd op artikel 35 EEX II-Vo. Het bepaalde in artikel 24 lid 4 EEX II-Vo verzet zich daar niet tegen omdat slechts een voorlopige inschatting van de geldigheid van het buitenlandse deel van het octrooi wordt gemaakt (vergelijk HvJEU 12 juli 2012, C-616/10, Solvay - Honeywell, r.o. 51).

Spoedeisend belang

4.2.

Aangezien Basic Holdings heeft gesteld dat Ruby Decor en Aparto voortdurend inbreuk maken op haar octrooirechten, is het voor deze procedure vereiste spoedeisend belang gegeven. Ruby Decor heeft op dit punt ook geen verweer gevoerd. Nu Aparto geen (ook niet een door haarzelf opgestelde) onthoudingsverklaring met betrekking tot EP 941 heeft ondertekend en zij in dit kort geding bovendien de geldigheid van EP 941 bestrijdt, bestaat ook ten aanzien van Aparto het vereiste spoedeisend belang.

Geldigheid van het octrooi

4.3.

Partijen zijn bij de bespreking van de inventiviteit van het octrooi volgens de
problem-solution-approachbeide uitgegaan van WO 664 als meest nabije stand van de techniek, zodat ook de voorzieningenrechter bij de beoordeling van de inventiviteit van het octrooi WO 664 als uitgangspunt neemt.

4.4.

Indien met Ruby Decor c.s. ervan wordt uitgegaan dat uitsluitend maatregel G het octrooi onderscheidt van WO 664, dan is vervolgens niet in te zien dat het technisch effect van deze maatregel zou zijn een bredere c.q. betere verdeling van de damphoudende luchtstroom over het vuurbed. Ruby Decor c.s. heeft niet uitgelegd waarom, zoals zij stelt, de damp zich door deze maatregel zou verspreiden over een grotere breedte van het vuurbed. Het door Ruby Decor c.s. omschreven probleem dat door het octrooi zou zijn opgelost als weergegeven onder 3.3.8 wordt daarom voorshands onjuist geacht. Ook is niet in te zien dat de gemiddelde vakman, die een bredere verdeling van de damp over het vuurbed zou nastreven, zou komen tot het toepassen van maatregel G.

4.5.

Het door Ruby Decor c.s. omschreven probleem als weergegeven onder 3.3.9 ziet, anders dan het onder 3.3.8 weergegeven probleem, niet op de verdeling van de damp, maar op het uittreden van de damp uit de vloeistofhouder. Nog steeds met Ruby Decor c.s. uitgaande van verschilmaatregel G, wordt ook deze probleemstelling onjuist geacht omdat niet is in te zien dat maatregel G bijdraagt aan het uittreden van de damp uit de vloeistofhouder. Aldus is niet begrijpelijk dat de gemiddelde vakman de inrichting van

WO 664 zou combineren met uit de stand van de techniek bekende dampgeneratoren.

4.6.

Gezien het voorgaande is het gestelde gebrek aan inventiviteit van conclusie 1 van het octrooi (en van de buitenlandse delen van het octrooi) onvoldoende gemotiveerd en moet het voorshands worden verworpen. Een ander oordeel zou Ruby Decor c.s. overigens niet helpen nu zij de geldigheid van de eveneens door Basic Holdings ingeroepen conclusies 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16 en 17 niet heeft bestreden dan met de enkele opmerking (op een vraag van de voorzieningenrechter aan het slot van de behandeling ter zitting) dat het deze conclusies eveneens aan inventiviteit ontbreekt omdat alleen conclusie 1 in de verleningsprocedure is onderzocht. De gestelde nietigheid van deze volgconclusies is aldus eveneens onvoldoende gemotiveerd en kan niet worden gevolgd. De voorzieningenrechter dient dus uit te gaan van de geldigheid van die volgconclusies, zelfs al zou conclusie 1 nietig zijn, terwijl tegen de gemotiveerd gestelde inbreuk op de volgconclusies 2, 6, 8, 9, 10, 13, 16 en 17 geen ander verweer is gevoerd dan het ook voor deze volgconclusies relevante en hierna voorshands onvoldoende steekhoudend bevonden inbreukverweer tegen conclusie 1.

4.7.

De geldigheid van conclusie 3 kan onbesproken blijven nu de hiervoor vermelde conclusies geldig worden geacht.

Inbreuk

4.8.

Basic Holdings heeft terecht gewezen op paragraaf [0018] (zie 2.5) in de beschrijving van het octrooi. Uit deze paragraaf volgt dat de imitatiehoutblokken 2 van de Ruby-sfeerhaarden zijn aan te merken als een openingenbed (
apertured bed) in de zin van conclusie 1 van het octrooi. Dit bed 2 is voorzien van meerdere openingen, nog daargelaten dat het openingenbed ook één opening kan hebben (vergelijk paragraaf [0019] van de beschrijving: ‘
In alternative arrangements, the apertured bed may be in the form ofoneor more larger bodies each of which hasoneor more apertures which allow the passage of vapour’ –onderstreping toegevoegd door de voorzieningenrechter). Ook indien punt 4 van de Ruby-sfeerhaarden, zoals Ruby Decor c.s. bepleit, wordt aangemerkt als de uitlaatpoort, bevindt de uitlaatpoort zich dus onder het openingenbed. Dat de Ruby-sfeerhaarden voldoen aan de overige kenmerken van conclusie 1 heeft Ruby Decor c.s. niet bestreden. Voorshands is daarom aan te nemen dat de Ruby-sfeerhaarden inbreuk maken op conclusie 1 (en 2, 6, 8, 9, 10, 13, 16 en 17 ) van het octrooi.

Vorderingen

4.9.

Nu het er voorshands voor gehouden moet worden dat Ruby Decor c.s. inbreuk heeft gemaakt op het Nederlandse deel van EP 941, is oplegging van de hierna te vermelden verboden toewijsbaar. Zoals gevorderd zal aan Ruby Decor en Aparto een verbod worden opgelegd om (direct) inbreuk te maken op het Nederlandse deel van EP 941. Aan Ruby Decor zal bovendien een verbod met werking in Duitsland, Frankrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk worden opgelegd omdat zij niet weerspreekt dat zij het voornemen heeft de verhandeling van de Ruby-sfeerhaarden naar deze landen te willen uitbreiden en aldus aannemelijk is dat eveneens inbreuk dreigt op de buitenlandse delen van het octrooi. Om executieproblemen te voorkomen zal de termijn, waarbinnen Ruby Decor c.s. de inbreuken op EP 941 dient te staken, worden bepaald op twee werkdagen na betekening van dit vonnis. Het verbod ziet ook op het aanhouden van voor verhandeling bestemde voorraad omdat reeds het aanhouden van die voorraad inbreuk maakt op het octrooirecht van Basic Holdings.

4.10.

De onder III gevorderde
recallvoor Nederland zal eveneens worden toegewezen met waar nodig aanpassing van de tekst. Met deze voorziening kunnen verdere inbreuken door afnemers van Ruby Decor c.s. worden voorkomen. Het niet nader onderbouwde verweer van Ruby Decor c.s. dat Basic Holdings daarbij geen spoedeisend belang zou hebben, wordt dan ook gepasseerd.

4.11.

De onder IV gevorderde opgave is gevorderd om, zoals Basic Holdings heeft toegelicht, te kunnen nagaan of Ruby Decor c.s. aan de
recallvoldoet en om inzicht te hebben in de omvang van de inbreuk. De gevorderde opgave ziet daarom kennelijk op de inbreuk in Nederland. Deze vordering is toewijsbaar nu de voorziening er toe dient verdere (dreigende) inbreuken te beëindigen of te voorkomen. Dit geldt evenwel niet voor de opgave van prijsgegevens. Niet valt in te zien waarom Basic Holdings voorafgaand aan de bodemprocedure waarin aansprakelijkheid en schadevergoeding aan de orde komen reeds over deze concurrentiegevoelige informatie zou moeten beschikken.

4.12.

De vordering om de opgave te doen waarmerken door een registeraccountant zal evenwel – bij gebrek aan spoedeisend belang – worden afgewezen. De opgave zal immers worden versterkt met een dwangsom en, indien daartoe aanleiding is, kan de opgave in de bodemprocedure alsnog door een accountant worden gecontroleerd.

Dwangsom, termijn 1019i Rv en proceskosten

4.13.

De op te leggen dwangsom wordt gematigd op na te melden wijzen en zal, zoals gevorderd, worden gemaximeerd op € 1.000.000,-.

4.14.

Omdat niet duidelijk is wat in de reeds aangespannen bodemprocedure tegen Ruby Decor wordt gevorderd en Aparto in die procedure kennelijk niet is betrokken, zal de in artikel 1019i Rv bedoelde termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak worden bepaald op zes maanden na heden.

4.15.

Ruby Decor c.s. wordt, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, veroordeeld in de proceskosten met toepassing van artikel 1019h Rv. Basic Holdings maakt aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten, die zij inclusief beslagkosten en de kosten voor gerechtelijke bewaring (begroot op € 11.957,42 en € 9.962,57 voor de beide beslagen), inclusief griffierecht en verschotten en exclusief BTW heeft begroot op € 119.583,98.

4.16.

Ruby Decor c.s. heeft bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de gevorderde kosten. Zij heeft erop gewezen dat de kosten aan haar zijde ongeveer de helft minder bedragen dan die van Basic Holdings en dat de beslagkosten niet voor vergoeding in kort geding in aanmerking komen. Hiertegenover heeft Basic Holdings zich op het standpunt gesteld dat zij hogere kosten heeft moeten maken omdat Ruby Decor c.s. haar producties pas in een zeer laat stadium heeft voorzien van de noodzakelijke toelichting. Zij stelt zich verder op het standpunt dat de kosten van de beslagen in dit kort geding gevorderd kunnen worden en dat daarvoor niet noodzakelijk de bodemprocedure behoeft te worden afgewacht.

4.17.

De gevorderde beslagkosten moeten worden afgewezen, aangezien in deze procedure geen afgifte van inbreukmakende sfeerhaarden is gevorderd. Al om die reden zijn de beslagkosten niet aan te merken als redelijke en evenredige kosten die in het kader van dit kort geding zijn gemaakt.

4.18.

De overige kosten ten bedrage van € 97.663,99 zijn door Basic Holdings gespecificeerd in haar kostenopgave. Ruby Decor c.s. heeft niet bestreden dat het in de specificatie vermelde aantal uren aan de procedure is besteed of gesteld dat nodeloze handelingen zijn verricht. Haar bezwaar komt erop neer dat zij meent dat niet te rechtvaardigen is dat Ruby Decor c.s. meer uren aan de zaak heeft besteed dan zij zelf. Dat standpunt kan niet worden gevolgd. De omstandigheid dat de wederpartij aanzienlijk meer uren aan de zaak heeft besteed kan een indicatie zijn dat haar kosten niet redelijk en evenredig zijn, maar dat is niet noodzakelijk het geval. Nu verder geen inhoudelijke bezwaren tegen de specificatie van Basic Holdings zijn aangevoerd, zal de voorzieningenrechter de kosten aan de zijde van Basic Holdings begroten op het opgegeven bedrag. Zoals gevorderd zullen deze kosten worden vermeerderd met de wettelijke rente.

5.De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1.

verbiedt Ruby Decor en Aparto om, na verloop van twee dagen na betekening van dit vonnis, op enigerlei wijze inbreuk te maken op het Nederlandse deel van EP 941, waaronder begrepen het vervaardigen, in het verkeer brengen, verkopen, afleveren en/of anderszins verhandelen dan wel het daartoe in voorraad hebben, aanbieden of invoeren van de Ruby-sfeerhaarden;

5.2.

verbiedt Ruby Decor om, na verloop van twee dagen na betekening van dit vonnis, op enigerlei wijze inbreuk te maken op het Duitse, Franse, Ierse deel van EP 941 of het deel van EP 941, geldend voor het Verenigd Koninkrijk, waaronder begrepen het vervaardigen, in het verkeer brengen, verkopen, afleveren en/of anderszins verhandelen dan wel het daartoe in voorraad hebben, aanbieden of invoeren van de Ruby-sfeerhaarden;

5.3.

beveelt Ruby Decor c.s. om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis al haar professionele afnemers van de in Nederland verkochte en/of geleverde Ruby-sfeerhaarden schriftelijk te verzoeken om deze inbreukmakende producten binnen twee weken te retourneren met het aanbod de factuurprijs en de transportkosten te vergoeden, met gebruikmaking van uitsluitend de volgende tekst:

Geachte [naam professionele afnemer],

Bij vonnis van [datum invoegen] heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag geoordeeld dat naar zijn voorlopig oordeel de door [Ruby / Aparto invoegen] in Nederland aangeboden en geleverde MYSTIC FIRES sfeerhaarden inbreuk maken op het Europees octrooi met nummer EP 2 029 941 B1 van Basic Holdings ULC.

Enige tijd geleden hebben wij u MYSTIC FIRES sfeerhaarden geleverd. Dit betrof de volgende zending(en):

[invoegen kenmerken van de zending(en) zoals datum en aantal]

Met vriendelijke groet,

[ondertekening door Ruby / Aparto)”

5.4.

beveelt Ruby Decor en Aparto ieder om binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaten van Basic Holdings opgave te doen van:

a. het totale aantal door elk voor verhandeling in Nederland ingekochte, bestelde, ontvangen en/of in voorraad gehouden Ruby-sfeerhaarden, gespecificeerd per leverancier, met opgave van inkoopdata, gestaafd door inkoopbescheiden;

b. het totale aantal door elk in Nederland reeds verkochte en/of geleverde en/of retour gezonden Ruby-sfeerhaarden, gespecificeerd per professionele afnemer, met opgave van leverdata, gestaafd door verkoopbescheiden;

5.5.

bepaalt dat bij overtreding van de onder 5.1 tot en met 5.2 opgelegde verboden de betreffende gedaagde een dwangsom verbeurt van € 10.000,- per product, en bij overtreding van de onder 5.3 en 5.4 vermelde bevelen een dwangsom van € 1.000,- per dag, met een maximum van € 1.000.000,- respectievelijk € 100.000,-;

5.6.

veroordeelt Ruby Decor c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Basic Holdings tot dusver begroot op € 97.663,99, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na betekening van dit vonnis tot de dag der algehele voldoening;

5.7.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.8.

bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak in de zin van

artikel 1019i Rv op zes maanden na heden;

5.9.

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 4 mei 2016.