ECLI:NL:RBDHA:2016:13741

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/518569 / KG ZA 16-1123

Vonnis in kort geding van 15 november 2016

in de zaak van

de besloten vennootschap

EAZIE HOLDING B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

eiseres,

advocaat mr. R. Klöters te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap

SHUFU BAR B.V.,

handelend onder de naam Easy Wok,

gevestigd te Groningen,

gedaagde,

advocaat mr. P.J. Jans te Groningen.

Partijen zullen hierna Eazie en Easy Wok genoemd worden.

De procedure is voor Eazie mede behandeld door mr. W.M. Kemkers, advocaat te Amsterdam.

1.De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 27 september 2016 met producties 1-18;
de akte overlegging producties van Easy Wok van 14 oktober 2016 met producties 1-7;
de akte overlegging aanvullende producties van Eazie van 21 oktober 2016 met producties 19-22;
de akte overleggen producties van Easy Wok van 25 oktober 2016 met producties 8-16;
de brief van Easy Wok met aanvullende productie 17 van 26 oktober 2016;
de brief van Easy Wok van 30 oktober 2016 met aanvullende productie 19 (opgave proceskosten) (productie 18 ontbreekt);
de brief van Eazie van 31 oktober 2016 met een gewijzigde kostenopgave;
de mondelinge behandeling gehouden op 1 november 2016, ter gelegenheid waarvan de partijen pleitnota’s hebben overgelegd en Eazie een overzicht van ingeroepen merken en bestreden tekens heeft overgelegd.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2.De feiten

2.1.

Eazie is een in 2004 opgerichte onderneming die op franchisebasis een keten van Aziatische
fast foodrestaurants exploiteert. Het gaat thans om in totaal veertien restaurants, verspreid over negen steden, voornamelijk gevestigd in de Randstad. Deze restaurants exploiteren een formule (‘
create your own meal’) waarbij de gasten zelf de ingrediënten van hun wokmaaltijd samenstellen. De gerechten worden geserveerd in kartonnen bakjes met stokjes. Daarnaast biedt Eazie ook andere gerechten aan zoals salades, soepen en smoothies en heeft zij een cateringservice. Eazie maakt bij haar bedrijfsvoering, waaronder op haar website www.eazie.nl, gebruik van het hieronder afgebeelde logo (hierna: het Eazie logo):

2.2.

Eazie is verder houdster van de volgende merkinschrijvingen (hierna ook wel: de merken):

- het op 11 april 2005 onder nummer 764202 ingeschreven Beneluxbeeldmerk voor waren en diensten in de klassen 29, 35 en 43 waaronder vlees, vis, gevogelte en restaurantdiensten (hierna: het EAZIE Beneluxmerk) hieronder afgebeeld;

- het op 14 september 2010 onder nummer 8964736 ingeschreven Uniebeeldmerk voor waren en diensten in de klassen 30, 39 en 43 waaronder voor koffie, thee, rijst, deegwaren en diensten op het gebied van Aziatische restaurants (hierna: het EAZIE Uniebeeldmerk) hieronder afgebeeld;

- het op 28 mei 2014 onder nummer 12356201 ingeschreven Uniewoordmerk EAZIE voor waren en diensten in klassen 30, 35 en 43 waaronder voor koffie, thee, rijst, deegwaren en restaurantdiensten (hierna: het EAZIE Uniewoordmerk).

2.3.

Easy Wok is een in 2010 opgerichte onderneming die aan de Grote Markt in het centrum van Groningen een Aziatisch
fast foodrestaurant exploiteert.

2.4.

Easy Wok is houdster van de domeinnaam easywok.nu. Onder die domeinnaam is op dit moment geen website actief. Wel heeft Easy Wok een eigen Facebookpagina.

2.5.

Easy Wok is houdster van het hieronder afgebeelde Beneluxbeeldmerk, ingeschreven op 10 juni 2013 onder nummer 935107 voor waren en diensten in de klassen 29, 30 en 43 waaronder voor oosterse/Aziatische maaltijden, rijst en restaurantdiensten (hierna: het EASY beeldmerk).

2.6.

Op 5 april 2014 heeft Easy Wok een Beneluxdepot verricht met het verzoek om een spoedinschrijving voor het hieronder afgebeelde beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 29, 30 en 43 waaronder voor oosterse/Aziatische maaltijden, rijst en restaurantdiensten (hierna: het EASYWOK beeldmerk).

2.7.

Eazie heeft op 5 juni 2014 oppositie ingesteld tegen deze merkinschrijving. Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: BBIE) heeft bij beslissing van 21 oktober 2015 Eazie in het gelijk gesteld en de inschrijving van Easy Wok doorgehaald vanwege verwarringsgevaar met de EAZIE Unie- en Beneluxbeeldmerken. Easy Wok is veroordeeld tot betaling aan Eazie van een bedrag van € 1.000,- maar heeft dat bedrag nimmer voldaan.

2.8.

Easy Wok heeft op enig moment nadien de voorgevel van haar restaurant aangepast door het woord ‘Easy’ te verwijderen dat stond tussen de gestileerde ‘e’ uit het EASY beeldmerk (hierna: het ‘e’ logo) en het woord wok. Een afbeelding van de gewijzigde voorgevel is hieronder opgenomen.

2.9.

Voor het overige is Easy Wok haar handelsnaam, het EASY beeldmerk en het ‘e’ logo blijven gebruiken, in haar restaurant, op haar menukaart, op promotiemateriaal en op Facebook.

2.10.

Bij brief van 30 augustus 2016 heeft de advocaat van Eazie aan Easy Wok medegedeeld dat is geconstateerd dat gebruik wordt gemaakt van de handelsnaam Easy Wok en van de onder 2.5 en 2.6 afgebeelde tekens. Easy Wok wordt gesommeerd inbreuk op de handelsnaam- en merkenrechten van Eazie te staken en een onthoudingsverklaring te ondertekenen.

2.11.

Easy Wok heeft Eazie laten weten niet bereid te zijn op deze sommatie in te gaan.

3.Het geschil

3.1.

Eazie vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. Easy Wok beveelt ieder gebruik van het EAZIE Uniewoordmerk of daarmee overeenstemmende tekens in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden;

II. Easy Wok beveelt ieder gebruik van het EAZIE Uniebeeldmerk of daarmee overeenstemmende tekens in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden;

III. Easy Wok beveelt ieder gebruik van het EAZIE Beneluxbeeldmerk of daarmee overeenstemmende tekens in de Benelux te staken en gestaakt te houden;

IV. Easy Wok gebiedt ieder gebruik van met de handelsnaam EAZIE overeenstemmende handelsnamen te staken en gestaakt te houden en de inschrijving in het handelsregister te wijzigen;

V. Easy Wok gebiedt het BBIE te verzoeken de inschrijving van het EASY beeldmerk in het merkenregister door te (doen) halen;

VI. Easy Wok gebiedt Facebook schriftelijk te verzoeken het profiel ‘Easy Wok’ zodanig aan te passen dat niet langer sprake is van inbreuk op de rechten van Eazie;

VII. Easy Wok gebiedt het gebruik van de domeinnaam www.easywok.nu te staken en gestaakt te houden en de domeinnaamregistratie over te dragen aan Eazie;

VIII. Easy Wok beveelt onder overlegging van deugdelijke bewijsmateriaal, een schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen van alle verschillende uitingen waarbij gebruik is gemaakt van de inbreuk makende en/of onrechtmatig gebruikte namen en/of tekens ‘Easy’, ‘Easy Wok’, ‘Easywok’ en ‘EASY|day & night wok’, onder vermelding van de duur van en/of het aantal exemplaren waarmee iedere afzonderlijke uiting plaatsvindt en/of heeft plaatsgevonden;

IX. Easy Wok beveelt aan Easy Wok een dwangsom te betalen van € 5.000,- per afzonderlijke overtreding van de onder I t/m VIII genoemde bevelen, dan wel, naar keuze van Eazie, voor iedere dag of dagdeel dat Easy Wok in strijd handelt met bovengenoemde bevelen of een gedeelte daarvan;

X. Easy Wok veroordeelt in de volledige proceskosten, waaronder de volledige door Eazie in het kader van dit geding gemaakte kosten van rechtsbijstand, alsook de nakosten ex artikel 237 lid 4 Rv^[1];

XI. de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv bepaalt op zes maanden;

XII. de voorzieningen treft die de voorzieningenrechter geraden acht, al dan niet verzwaard met een dwangsom.

3.2.

Aan haar vorderingen legt Eazie ten grondslag dat Easy Wok met het gebruik van namen en/of tekens ‘Easy’, ‘Easy Wok’, ‘Easywok’, EAZY beeldmerk en het ‘e’ logo inbreuk maakt op haar merken in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b, c en d BVIE^[2], respectievelijk in de zin van artikel 9 lid 2 sub b en c UMVo^[3]. De merken beschikken over afdoende onderscheidend vermogen. De namen en tekens die Easy Wok gebruikt in het economisch verkeer voor dezelfde waren en diensten, stemmen visueel, auditief en begripsmatig sterk overeen met de merken van Eazie. Er is sprake van direct als ook indirect verwarringsgevaar (sub ‘b’). De merken zijn bovendien bekende merken. Easy Wok heeft geen geldige reden voor het gebruik van de namen en/of tekens en trekt door haar handelwijze op ongerechtvaardigde wijze voordeel uit dan wel doet zij afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken (sub ‘c’). Voor zover Easy Wok de namen en/of tekens gebruikt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten is sprake van inbreuk op het EAZIE Beneluxbeeldmerk (sub ‘d’).

3.3.

Daarnaast maakt Easy Wok met het gebruik van haar handelsnaam inbreuk op de oudere handelsnaam van Eazie in de zin van artikel 5 Hnw^[4]en inbreuk op de merken als bedoeld in artikel 5a Hnw. Tot slot is sprake van onrechtmatig handelen door navolging van een (nagenoeg) identieke naam.

3.4.

Easy Wok voert verweer.

3.5.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4.De beoordeling

Bevoegdheid

4.1.

Voor zover de vorderingen van Eazie zijn gebaseerd op een gestelde inbreuk op aan Eazie toebehorende Uniemerken is de voorzieningenrechter op grond van artikel 95 lid 1, 96 onder a, 97 lid 1 en 103 lid 1 en lid 2 UMVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk internationaal (en relatief) bevoegd daarvan kennis te nemen nu Easy Wok gevestigd is in Nederland. De bevoegdheid strekt zich uit tot de gehele Europese Unie. Voor zover de vorderingen van Eazie zijn gebaseerd op de gestelde inbreuk op een aan Eazie toebehorend Beneluxmerk is de voorzieningenrechter bevoegd nu die vorderingen verknocht moeten worden geacht aan de gestelde inbreuk op de ingeroepen Uniemerken. Die verknochtheid geldt eveneens voor de vorderingen die zijn gebaseerd op het handelsnaamrecht en op onrechtmatige daad. Easy Wok heeft de bevoegdheid van de voorzieningenrechter ook niet betwist.

Spoedeisend belang

4.2.

Het meest verstrekkende verweer van Easy Wok is dat Eazie onvoldoende spoedeisend belang heeft bij de gevorderde voorlopige maatregelen, gelet op de lange periode dat Eazie heeft afgezien van optreden tegen de gesteld inbreukmakende activiteiten. Easy Wok wijst er op dat zij al sinds 2010 handelt onder de naam Easy Wok en dat zij onder die handelsnaam en haar logo in al die jaren bekendheid heeft opgebouwd bij het Groningse publiek. Zij voert verder aan dat uit de onder 2.7 bedoelde oppositieprocedure tegen EASYWOK beeldmerk is gebleken dat Eazie niet alleen bekend was met het depot van het EASYWOK beeldmerk maar ook met de eerdere merkinschrijving van Easy Wok voor het EASY beeldmerk (zie 2.5). Ook na de geslaagde oppositieprocedure heeft Eazie van oktober 2015 tot augustus 2016 nagelaten op te treden tegen het gebruik van de gewraakte tekens door Easy Wok.

4.3.

De vraag of een eisende partij in kort geding voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening dient beantwoord te worden aan de hand van een afweging van de belangen van partijen, beoordeeld naar de toestand ten tijde van de uitspraak. Daarbij heeft als uitgangspunt te gelden dat het spoedeisend belang in beginsel is gegeven zolang de gestelde inbreuk voortduurt. Indien daartegen echter onvoldoende voortvarend wordt opgetreden, kan dit een aanwijzing zijn dat het belang van de eisende partij kennelijk geen voorlopige maatregel vergt. Zulks hangt af van de omstandigheden van het geval.

4.4.

In de onderhavige zaak is naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake van voldoende spoedeisend belang bij de gevorderde voorlopige voorzieningen. Daartoe is het volgende redengevend.

4.5.

Onweersproken is dat Easy Wok haar handelsnaam al sinds 2010 gebruikt. Voor zover moet worden aangenomen dat Eazie daar niet aanstonds mee bekend was, zoals zij stelt, heeft Eazie desgevraagd ter zitting wel erkend dat zij eind 2013, kort na het verstrijken van de oppositietermijn van het EASY beeldmerk, met dat merk en met Easy Wok bekend is geraakt. Eazie was derhalve sinds eind 2013 op de hoogte van de door haar gestelde inbreuk op haar merk- en handelsnaamrechten maar actie daartegen heeft zij destijds niet ondernomen.

4.6.

Op 5 juni 2014 heeft Eazie oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het EASYWOK beeldmerk. Pas op 30 augustus 2016 heeft zij Easy Wok gesommeerd het gebruik van het EASY beeldmerk, de handelsnaam Easy Wok en van het ‘e’ logo te staken alsmede het gebruik van het na de beslissing van de BBIE van 21 oktober 2015 doorgehaalde EASYWOK beeldmerk.

4.7.

Gelet op de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden, kan niet worden gezegd dat Eazie in deze procedure voortvarend heeft gehandeld.

4.8.

Ter verklaring heeft Eazie aangevoerd dat zij na de beslissing in de oppositieprocedure het beeld had dat Easy Wok het gebruik van de gewraakte tekens zou staken, onder meer omdat Easy Wok het teken ‘Easy’ van haar voorgevel verwijderde. Dit argument overtuigt de voorzieningenrechter niet. Oppositie was alleen ingesteld tegen het EASYWOK beeldmerk. Eazie heeft niet toegelicht op grond waarvan zij kon en mocht aannemen dat Easy Wok na de beslissing in oppositie gebruik van alle gewraakte tekens zou staken terwijl Eazie daartegen jegens Easy Wok niet eens bezwaar had gemaakt. Ook heeft Eazie geenszins aannemelijk gemaakt dat zij pas in augustus 2016 op de hoogte raakte van het feit dat Easy gebruik van het doorgehaalde EASYWOK beeldmerk niet volledig had gestaakt na doorhaling van dat merk op 21 oktober 2015. Dat ligt in ieder geval niet zonder meer voor de hand, temeer nu zij wel wist dat het teken ‘easy’ van de voorgevel van het restaurant was verwijderd waaruit blijkt dat zij de verrichtingen van Easy Wok in de gaten hield.

4.9.

Ten tweede heeft Eazie aangevoerd dat zij naar haar franchisenemers toe verplicht is tot handhaving van haar intellectuele eigendom omdat zij een aanzienlijk bedrag betalen om hun zaak tot een EAZIE-zaak te laten ombouwen en gebruik te mogen maken van de merken en handelsnaam en het overnemen van de volledige huisstijl. Dit noodzaakt Eazie op haar beurt tot handhaving van haar intellectuele eigendomsrechten om verwarringsgevaar en schade aan het onderscheidend vermogen en reputatie van haar merken te voorkomen.

4.10.

Het moge zo zijn dat Eazie naar haar franchisenemers toe verplicht is handhavend op te treden. Dat verklaart geenszins het tijdsverloop tussen het bekend worden met het gebruik van de gewraakte tekens en de sommatie. Met Easy Wok neemt de voorzieningenrechter aan dat de katalysator voor het instellen van dit kort geding het feit is geweest dat Eazie inmiddels plannen heeft voor een franchise-restaurant in Groningen, waarvoor zij, zo heeft Eazie zelf naar voren gebracht, in gesprek is met een kandidaat franchisenemer. Dat rechtvaardigt het eerdere stilzitten niet.

4.11.

Dat de gestelde inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van Eazie ook nu nog voortduurt, zoals Eazie nog naar voren heeft gebracht, is in een situatie als de onderhavige niet langer voldoende reden om een spoedeisend belang voor ingrijpen in dit kort geding aan te nemen. Andere omstandigheden die maken dat geen beslissing in de bodemprocedure afgewacht kan worden, heeft Eazie niet naar voren gebracht.

4.12.

Gelet op het voorgaande ontbreekt het voor een kort geding vereiste spoedeisende belang. Eazie is derhalve niet ontvankelijk in haar vorderingen. De overige verweren van Easy Wok behoeven zodoende geen nadere bespreking.

Proceskosten

4.13.

Eazie zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Easy Wok maakt aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en heeft een specificatie van haar kosten ten bedrage van

€ 4.002,08 overgelegd. Eazie heeft hiertegen geen bezwaar gemaakt, zodat de kosten aan de zijde van Easy Wok conform haar specificatie zullen worden begroot op bovengenoemd bedrag aan salaris advocaat, te vermeerderen met € 619,- aan griffierecht, in totaal

derhalve op € 4.621,08. Easy Wok heeft niet verzocht om de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

5.De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1.

verklaart Eazie niet-ontvankelijk;

5.2.

veroordeelt Eazie in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Easy Wok begroot op € 4.621,08.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.M. Loos en in het openbaar uitgesproken op 15 november 2016.