Uitspraak
133540 / KG ZA 04-283 RECHTBANK BREDA
16 juni 2004 Sector Handelsrecht
Voorzieningenrechter
VONNIS IN KORT GEDING
in de zaak van:
de besloten vennootschap
SNACKPRODUCTIE TRIAL B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Bleiswijk,
e i s e r e s bij dagvaarding van 3 juni 2004,
procureur: mr. R.A.H. Post,
advocaat : mr. P.J.M. Steinhauser te Amsterdam,
t e g e n :
1. de besloten vennootschap
BECKERS B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Tilburg,
2. de besloten vennootschap
BECKERS KATWIJK B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende Katwijk,
g e d a a g d e n,
procureur en advocaat: mr. P.N.A.M. Claassen.
1. Het verloop van het geding.
Dit blijkt uit de navolgende door partijen ter vonniswijzing overgelegde stukken:
- de dagvaarding;
- de pleitnota van mr. Steinhauser en de door hem in het geding gebrachte producties;
- de pleitnota van mr. Claassen en de door hem in het geding gebrachte producties.
Partijen hebben voorts ter zitting hun stellingen mondeling nader toegelicht.
2. Het geschil.
Eiseres, hierna te noemen Trial, vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
1. Gedaagden, hierna ook gezamenlijk aan te duiden als Beckers in enkelvoud, met onmiddellijke ingang ieder gebruik te verbieden van de aanduiding “het vlammende 11-tal” of van enig ander op het merk VLAMMETJES van Trial inbreukmakend teken voor loempia’s of daaraan soortgelijke waar op straffe van een dwangsom van € 5.000,-- voor iedere overtreding van dit verbod, dan wel van € 500,-- voor ieder product waarmee gedaagden dit verbod overtreden, zulks ter keuze van Trial;
2. Beckers te bevelen alle producten, voorzien van de inbreukmakende aanduiding “het vlammende 11-tal” terug te halen bij de detail- en tussenhandel door de desbetref-fende afnemers binnen 24 uur na de betekening van dit vonnis schriftelijk mede te delen dat de verkoop van de producten onder de aanduiding “het vlammende 11-tal” onrechtmatig is jegens Trial met het verzoek de verkoop onmiddellijk te staken en de nog aanwezige voorraad terug te leveren tegen vergoeding van de aankoopsom en de transportkosten;
3. Beckers te bevelen binnen 48 uur na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Trial schriftelijk opgave te doen van:
a. de naam en het adres van de afnemers van de producten, voorzien van de inbreuk-makende aanduiding;
b. de per afnemer afgeleverde hoeveelheid van die producten en de daarvoor in rekening gebrachte koopsom;
c. de per afnemer met de verkoop van de producten gemaakte bruto winst;
4. Beckers te veroordelen aan Trial een dwangsom te voldoen van € 2.500,-- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat Beckers in gebreke mocht blijven met de richtige en vol-ledige nakoming van de veroordelingen onder 2 en 3;
5. Gelet op het bepaalde in art. 260 lid 1 Rv Pro en artikel 50 lid 6 TRIPS Pro, de redelijke termijn waarbinnen Trial een procedure ten principale aanhangig dient te hebben gemaakt, te bepalen op zes maanden, te rekenen vanaf de datum waarop dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan;
6. Beckers te veroordelen in de kosten van het geding.
Beckers heeft de vorderingen bestreden.
3. De voorlopige beoordeling en de gronden daarvoor.
3.1
Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen van partijen en de overgelegde producties wordt uitgegaan van de navolgende feiten:
- Trial is houdster van de rechten op het woordmerk VLAMMETJES, geregistreerd bij het Benelux Merkenbureau op 23 maart 1983 onder nummer 388501 en op het hier-onder afgebeelde beeldmerk, geregistreerd bij het Benelux Merkenbureau op 12 oktober 1990 onder nummer 489163. Beide merken zijn gedeponeerd voor de klassen 29 en 30.
- Een dochteronderneming van Trial, genaamd Topking, brengt onder het merk VLAMMETJES al jaren een pikant gekruide mini loempia op de markt.
- Beckers brengt onder de naam Loempikanto een pikant gekruide mini loempia op de markt.
- In het kader van het komende Europese kampioenschap voetbal heeft Beckers een actie waarbij zij haar product Loempikanto aanbiedt in de hieronder afgebeelde verpakking:
3.2
De bevoegdheid van deze voorzieningenrechter om van de vorderingen gebaseerd op het BMW kennis te nemen vloeit voort uit het feit dat Beckers gevestigd is te Tilburg in samenhang met art. 37 BMW Pro.
3.3
Trial baseert haar vorderingen op art. 13A lid 1 sub b en c BMW, stellende dat Beckers door gebruik van de woorden “het vlammende 11-tal’ op haar verpakking van Loem-pikanto’s inbreuk maakt op haar woord- en beeldmerken VLAMMETJES, waardoor bij het publiek verwarring ontstaat, dan wel verwatering van haar merken optreedt. Trial voert voorts aan dat dit gebruik afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen en/of de reputatie van haar merken met als gevolg dat Trial schade lijdt en zal lijden. Ter zitting heeft Trial tevens een beroep gedaan op art. 13A lid 1 sub d BMW, voor het geval dat geoordeeld mocht worden dat Beckers de gewraakte slogan niet ter onderscheiding van waren gebruikt.
3.4
Het bezwaar van Beckers tegen aanvulling door Trial van de grondslagen van de vorderingen door ter zitting een beroep te doen op artikel 13 A lid 1 sub d BMW wordt gepasseerd. Anders dan Beckers is de voorzieningenrechter van oordeel dat aanvulling van de rechtsgronden toelaatbaar is, nu het petitum ongewijzigd is gebleven en niet aannemelijk is dat Beckers door de aanvulling van rechtsgronden in haar verdediging wordt benadeeld.
3.5
Beckers voert als primair verweer dat zij de woorden ”het vlammend 11-tal” niet gebruikt ter onderscheiding van waren, zodat het beroep op art 13 A lid 1 sub b en c BMW niet kan slagen, omdat daarvoor is vereist dat het beweerde inbreukmakende teken wordt gebruikt ter onderscheiding van waren. Volgens Beckers moeten de woorden “Vlammend 11-tal” worden opgevat als een knipoog naar het Nederlands elftal, waarvan het publiek verwacht, althans hoopt, dat het in de EK met een zekere vervoering zal spelen, als een vlammend elftal. Die bedoeling zou ook blijken uit de opmaak van de verpakking die volledig op voetbal is gericht. Volgens Beckers begrijpt het publiek dat de verwijzing “vlammend” die bewust voor zeer korte tijd, voor de duur van het EK, wordt gebruikt niet als onderscheidings-teken functioneert.
3.6
De op de verpakking van Beckers voorkomende bewoordingen “het vlammende 11-tal” worden aangemerkt als slogan en kunnen op zichzelf dienen als teken ter onderscheiding van de waren van Beckers. Als zodanig zal het koperspubliek in dit geval evenwel vooral het prominent, hoger op de gewraakte verpakking aangebrachte teken “Loempikanto” zien, welk teken met het daarin opgenomen woord “pikant” de aard van de waar – een pikant gekruid hapje – beoogt te benadrukken. Voorzover de slogan is te zien als gebruik van een teken speelt dit als onderscheidingsteken voor de waren in zoverre een onder-geschikte rol ten opzichte van het teken Loempikanto. De slogan roept bij het publiek vooral - de door Beckers ook beoogde – associatie met de gehoopte speelwijze van het Nederlands voetbalelftal tijdens het Europees kampioenschap voetbal op, waaraan niet afdoet dat het woord “vlammende” onmiskenbaar tevens zal worden opgevat als aan-duiding van de aard van de waar, te weten een sterk gekruid hapje. Geconcludeerd wordt dat de gewraakte slogan “het vlammende 11-tal” mede, doch slechts in geringe mate, wordt gebruikt ter onderscheiding van waren, in dit geval ter onderscheiding van de miniloempia’s van Beckers ten opzichte van andere miniloempia’s. Daaruit volgt dat Trial zich in beginsel met succes op artikel 13 A lid 1 sub b en c BMW kan beroepen.
Het primair verweer van Beckers wordt dan ook gepasseerd.
3.7
Subsidiair voert Beckers aan dat het merk VLAMMETJES tot een soortnaam is verworden, waardoor het merkrecht is vervallen, dan wel zeer zwak is geworden.
Beckers heeft een groot aantal menu’s van horecagelegenheden overgelegd waarin naast kroketten, bitterballen e.d., vlammetjes worden aangeboden. Beckers wijst er voorts op dat Trial haar merk zelf als soortnaam gebruikt door op haar verpakking te vermelden
“de enige echte”, waarmee Trial erkent dat haar merk VLAMMETJES is verworden tot soortnaam. Daarnaast stelt Beckers dat Trial bewust gedoogt dat vlammetjes als soort-naam wordt gebruikt en wijst in dit verband op het product “Frico kip vlammetjes” dat medio juni 2003 op de markt is geïntroduceerd.
3.8
Trial betwist dat haar merk VLAMMETJES is verworden tot soortnaam en voert hiertoe aan dat de soortnaam (pikante) miniloempia is of de door Beckers gebruikte soortnaam partyloempia. Trial wijst erop dat Beckers geen voorbeelden aandraagt van bedrijven die vlammetjes van verschillende herkomst aanbieden, in de trend van “vlammetjes Topking” of vlammetjes Beckers. De door Beckers overgelegde menu’s van diverse horeca-gelegenheden waarin vlammetjes worden aangeboden tonen volgens Trial niet aan dat “vlammetjes” als soortnaam wordt gebruikt, maar enkel dat die horeca-gelegenheden de producten van Trial aanbieden. Trial erkent wel dat de consument in horecagelegenheden zal vragen naar vlammetjes zonder daarbij een product van specifieke herkomst voor ogen te hebben en maakt in dit verband de vergelijking met bronwater en de vraag naar een “Spaatje”. Dergelijk gebruik door het publiek is volgens Trial een bewijs van de bekendheid en het succes van het merk VLAMMETJES. Ter onderbouwing van de stelling dat zij optreedt tegen gebruik van haar merk VLAMMETJES als soortnaam wijst Trial er onder meer op dat op haar verzoek achter de opname van het woord “vlammetje” in het woordenboek van Van Dale het symbool ® is vermeld. Ten aanzien van het product “kipvlammetjes” dat door Plukon Poultry onder haar merk FRIKI op de markt wordt gebracht voert Trial als verweer dat zij daarvan niet eerder op de hoogte was en dat Plukon Poultry inmiddels heeft toegezegd dit gebruik te staken.
3.9
Trial heeft in de tachtiger jaren onder het merk VLAMMETJES een nieuwe snack op de markt gebracht, bestaande uit een miniversie van een loempia, gevuld met heet gekruid vlees. Teneinde vast te kunnen stellen of het in beginsel onderscheidende merk van Trial in de loop der jaren in het normale taalgebruik de gebruikelijke benaming van de waren is geworden is een deugdelijk marktonderzoek noodzakelijk, waarvoor in deze procedure geen gelegenheid is. Dat in de loop der jaren het woord “vlammetjes” in het normale taalgebruik een veel gebruikte benaming voor dergelijke snacks is geworden is echter voors-hands voldoende aannemelijk. Door Trial genoemde mogelijke synoniemen als "pikante miniloempia” of “partyloempia” worden wel door producenten van snacks gebruikt, maar niet aan te nemen valt dat die synoniemen redelijkerwijs ook voor gebruik door het publiek in aanmerking komen. Het publiek, zo wordt voorshands voldoende aannemelijk geacht, zal voor de aanduiding van de waar vooral het woordmerk van Trial gebruiken. Het feit dat in Van Dale het woord vlammetje als vierde betekenis “extra pikant hapje” toegekend heeft gekregen is hiervoor een belangrijke aanwijzing.
Aldus geldt dat, zo al niet het merk reeds is verworden tot soortnaam, toch vastgesteld dient te worden dat de onderscheidende kracht van het merk aan erosie onderhevig is en om die reden als een relatief zwak merk heeft te gelden waaraan een dienovereenkomstige geringe beschermingsomvang toekomt.
3.1
Beckers stelt dat de verwording tot soortnaam tot gevolg heeft dat het recht op de merken VLAMMETJES op grond van artikel 14 C lid 1 jo. 5 lid 2 sub b BMW is vervallen.
Voor een succesvol beroep op genoemde artikelen is vereist dat het merk door toedoen van de merkhoudster: Trial bij het in aanmerking komend publiek is verworden tot soortnaam. Vooralsnog is, zoals hiervoor reeds werd vastgesteld, onvoldoende aannemelijk dat reeds sprake is van verwording tot soortnaam, terwijl evenmin geconcludeerd kan worden dat dit (voornamelijk) te wijten is aan Trial zelf. Het merkrecht van Trial blijft derhalve voorshands intact, met dien verstande dat de verwording tot soortnaam, althans het proces in deze rich-ting, tot gevolg heeft dat de beschermings-omvang van het merk VLAMMETJES gering is.
3.11
Trial beroept zich op artikel 13A lid 1 sub b BMW en stelt hiertoe primair dat de consument, bij het zien van de verpakking van Beckers met de slogan “het vlammende 11-tal”, afgebeeld in oranje letters en voorzien van uitslaande vlammen conform het beeldmerk VLAMMETJES, zou kunnen denken dat Beckers speciaal voor deze actie een samenwerking heeft met Trial, de houdster van het merk VLAMMETJES. Subsidiair voert Trial aan dat Beckers door gebruik van het woord “vlammend” in elk geval aanhaakt aan het succes van het merk VLAMMETJES.
3.12
Gegeven het feit dat, zoals hiervoor is vastgesteld, het merk van Trial naar voorshands moet worden aangenomen zozeer aan erosie onderhevig is dat dit inmiddels aanmerkelijk aan onderscheidend vermogen heeft ingeboet en anderzijds de geringe inbreukmakende kracht die aan het gebruik door Beckers van de slogan wordt toegekend (vide r.o. 3.6), door dient geoordeeld te worden dat van gevaar voor verwarring inhoudende associatie in de door de rechtspraak ontwikkelde betekenis, in het onderhavige geval geen sprake is, zodat de vorderingen op de grondslag van art. 13A lid 1 sub b BMW niet toewijs-baar zijn.
3.13
Om dezelfde reden slaagt het beroep op art. 13 A lid 1 onder c niet. De geringe resterende onderscheidende kracht van het merk en de geringe inbreukmakende kracht die van het gebruik van de slogan door Beckers – voor zover dit gebruik dient te worden gezien als gebruik ter onderscheiding van de waar – uit gaat, rechtvaardigen niet de conclusie dat Beckers ongerechtvaardigd voordeel kan trekken uit of afbreuk kan doen aan het onderscheidend vermogen van het merk Vlammetjes.
3.14
Het beroep op art. 13 A lid 1 onder d slaagt om dezelfde reden als hiervoor onder 3.13 overwogen evenmin waarbij nog aangetekend wordt dat, voor zover Beckers de gewraakte slogan niet gebruikt ter onderscheiding van haar waren maar als verwijzing naar het Nederlands elftal heeft te gelden dat slechts houders van bekende merken zich met succes op genoemde artikelen kunnen beroepen.
Voorshands kan niet worden aangenomen dat bij het in aanmerking komende publiek de benaming “vlammetjes” (grote) bekendheid geniet als merk doch dient eerder te worden aangenomen dat die bekendheid inmiddels voornamelijk betrekking heeft op de naam als aanduiding van de soort van waren. Gelet op het voorgaande kan niet worden geconcludeerd dat door het gebruik van de slogan “het vlammende 11-tal” ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken of dat afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen en/of de reputatie van het merk VLAMMETJES van Trial.
4. De kosten.
Trial dient als de in het ongelijk te stellen partij te worden verwezen in de kosten van het geding.
5. De beslissing in kort geding.
De voorzieningenrechter
weigert de gevorderde voorzieningen;
veroordeelt eisende partij in de kosten van het geding deze voorzover aan de zijde van de wederpartij gevallen tot op heden begroot op € 944,00, waaronder begrepen een bedrag van € 703,00 aan salaris;
verklaart dit vonnis wat voornoemde kostenveroordeling betreft uitvoer-baar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. C.J.G.M. van der Weide, voorzieningenrechter, en bij vervroeging uitgesproken ter openba-re terecht-zit-ting in kort geding van woensdag 16 juni 2004, in tegenwoordig-heid van mr. D.G.E.C.Th. Schütz, waarne-mend griffier.