Uitspraak
128328 / KG ZA 04-4 RECHTBANK BREDA
4 februari 2004 Sector handelsrecht
Voorzieningenrechter
VONNIS IN KORT GEDING
in de zaak van:
1. de vennootschap naar Deens recht
ECCO SKO A/S,
gevestigd te Bredebro (Denemarken),
2. de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ECCO BENELUX B.V.,
gevestigd te Rosmalen,
e i s e r e s s e n,
procureur: mr. N.Th. ter Haar Romeny,
advocaat: mr. L. Bakers te Amsterdam,
t e g e n :
1. de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SPM SHOETRADE B.V.,
gevestigd te Waalwijk,
2. de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
HENDRIKS SCHOENEN B.V.,
gevestigd te Loon op Zand,
g e d a a g d e n,
procureur: mr. J.H.A. van den Wildenberg.
1. Het verloop van het geding.
Dit blijkt uit de navolgende, door partijen ter vonniswijzing overgelegde stukken:
- de dagvaarding d.d. 9 januari 2004;
- de pleitnota en producties van mr. Bakers;
- de pleitnota en producties van mr. Van den Wildenberg.
Partijen hebben ter zitting van 21 januari 2004 hun stellingen nader toegelicht.
2. Het geschil.
Eiseressen vorderen - kort gezegd - om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, gedaagden hoofdelijk:
1. te veroordelen onmiddellijk na betekening van dit vonnis binnen de Europese Gemeenschap te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de exclusief aan eiseres sub 1 toekomende modelrechten, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom;
2. te bevelen onmiddellijk na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden in Nederland iedere inbreuk op de exclusief aan eiseres sub 1 toekomende auteurs-rechten, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom;
3. te bevelen onmiddellijk na betekening van dit vonnis het onrechtmatig handelen jegens eiseressen te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom;
4. te bevelen binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis alle bij gedaagden bekende afnemers van en alle belangstellenden voor de inbreukmakende schoenen schriftelijk op de hoogte te stellen van dit vonnis, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom;
5. te bevelen om de raadsman van eiseressen binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis te voorzien van een schriftelijke, door een accountant geaccordeerde en ondertekende, opgaaf van de hoeveelheid door gedaagden geproduceerde en verhandelde inbreukmakende schoenen en de daarmee samenhangende financiële gegevens;
6. te bevelen om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis de totale door haar gehouden voorraad inbreukmakende schoenen aan eiseressen af te geven, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom;
7. te veroordelen in de kosten van het geding;
één en ander met het verzoek om eiseressen een termijn te gunnen van zes maanden voor het instellen van de eis in de bodemprocedure.
Gedaagden hebben de vorderingen gemotiveerd bestreden.
3. De voorlopige beoordeling en de gronden daarvoor.
3.1
Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen van partijen en de overgelegde producties wordt uitgegaan van de navolgende feiten:
- Eiseres sub 1, verder te noemen: ECCO, legt zich onder meer toe op het ontwerpen, produceren en verkopen van schoenen.
- Eiseres sub 2, verder te noemen: ECCO Benelux, distribueert de producten van ECCO in de Benelux.
- In opdracht en onder toezicht van ECCO is een schoenzool ontworpen met rondom zogenoemde haaienvinnen, welke zool de naam ECCO SHARK heeft gekregen. De zool is verwerkt in een schoen met de naam ECCO SHARK, die leverbaar is in een hoog en een laag model. Zool en schoen (laag model) worden hieronder afgebeeld.
- De ECCO SHARK schoen is door ECCO openbaar gemaakt op de internationale schoenenbeurs GDS in Düsseldorf in maart 2003.
- ECCO heeft zowel de SHARK zool als de SHARK schoen (laag model) op 1 april 2003 als model gedeponeerd bij het Europees modellenbureau in Alicante. De zool is gedeponeerd onder nummer 000007737-0001, de schoen onder nummer 000017918-0014.
- Gedaagde sub 1, verder te noemen: SPM, drijft een groothandel in schoenen. SPM was net als ECCO standhouder op de GDS-beurs in maart 2003.
- Gedaagde sub 2, verder te noemen: Hendriks, drijft een keten van schoenwinkels, met vestigingen in onder meer Breda, Tilburg, Eindhoven en Den Bosch. Hendriks betrekt haar handelsvoorraad onder meer van SPM.
- Momenteel verhandelen SPM en Hendriks schoenen met de naam BOXERBOOTY FLAMES. Deze schoen en haar zool worden hieronder afgebeeld.
3.2
De vorderingen van ECCO en ECCO Benelux zijn gebaseerd op de stelling dat het model van de ECCO SHARK is verwerkt in de BOXERBOOTY FLAMES, hetgeen in strijd is met het gemeenschapsmodelrecht van ECCO en ECCO Benelux, dan wel in strijd met het auteursrecht van ECCO en ECCO Benelux op de SHARK zool en schoen, dan wel maken SPM en Hendriks zich daarmee schuldig aan slaafse nabootsing.
3.3
De voorzieningenrechter constateert dat gedaagden zijn gevestigd in het arrondissement Breda en dat de gestelde inbreuk onder meer in dit arrondissement plaatsvindt. Gelet op het bepaalde in artikel 80 lid 5 van EG-Verordening nr. 6/2002 inzake Gemeenschaps-modellen (verder te noemen: Gemeenschapsmodellenverordening) acht de voorzienin-genrechter zich bevoegd om van de vorderingen kennis te nemen, niet alleen voorzover deze berusten op auteursrecht en onrechtmatige daad, maar ook voorzover deze berusten op gemeenschapsmodelrecht.
3.4
SPM en Hendriks hebben allereerst de ontvankelijkheid van ECCO Benelux ter discussie gesteld. De voorzieningenrechter stelt voorop dat een actie op basis van modelrecht of auteursrecht in beginsel uitsluitend toekomt aan de model- respectievelijk auteursrecht-hebbende. Blijkens de dagvaarding komt in dit geval het modelrecht en het auteursrecht op de SHARK zool en SHARK schoen uitsluitend toe aan ECCO. Ter zitting is namens ECCO en ECCO Benelux gesteld dat ECCO Benelux licentiehoudster is. Gelet op het feit dat ECCO Benelux in dit geding terzijde wordt gestaan door ECCO, zal voorshands uit dienen te worden gegaan van de juistheid van deze stelling, zodat ECCO Benelux voors-hands ontvankelijk worden geacht om in dit geding ook uit hoofde van modelrecht en auteursrecht als eisende partij op te treden.
modelrecht
3.5
SPM en Hendriks hebben allereerst de nieuwheid van het model van de ECCO SHARK zool en schoen betwist en in dat kader verwezen naar een model sportschoen van het merk NIKE uit 1998 met de naam NDESTRUKT, dat overigens blijkbaar nimmer op de markt is gebracht. Dat model heeft echter geen (aan elke zijde acht) haaivinnen maar (aan elke zijde zes, als sportstrepen ogende) bredere strepen die doorlopen tot de rand met de vetergaten. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan dit model dan ook niet worden aangemerkt als gelijk aan de SHARK zool en (temeer het een sportschoen betreft) nog minder gelijk aan de gedeponeerde SHARK schoen. Vanwege de combinatie van haaivinnen met een zool komt de SHARK zool de voorzieningenrechter voor als zijnde nieuw met een eigen karakter. De verwerking van die zool in de SHARK schoen komt de voorzieningenrechter eveneens voor als nieuw met een eigen karakter. Beide modellen verdienen derhalve bescherming. Dat de afzonderlijke elementen van deze zool en schoen wellicht niet nieuw zijn en dat de combinatie van deze elementen volgens SPM en Hendriks 'voorspelbaar' is, maakt het oordeel van de voorzieningenrechter niet anders.
3.6
Kenmerkend aan de SHARK zool zijn de zogenoemde uitstekende haaivinnen (acht aan elke zijde) die deel uitmaken van de zool. De zool van de BOXERBOOTY FLAMES is daarentegen geheel vlak. De zogenoemde vlammen op de zijkant van die schoen zijn geen onderdeel van de zool maar zijn gestikt op het bovenwerk van die schoen. Van een inbreuk op het model van de SHARK zool kan derhalve geen sprake zijn.
3.7
Kenmerkend aan de gedeponeerde SHARK schoen zijn in de eerste plaats diezelfde haaivinnen die deel uitmaken van de zool. Op het bovenwerk van de BOXERBOOTY FLAMES is een vorm gestikt die oogt als vlammen. Nog daargelaten dat aan elke zijde van laatstgenoemde schoen slechts zes in plaats van acht 'uitsteeksels' zijn te zien, wijkt de vlamvorm wezenlijk af van de haaivinvorm. De haaivinnen van ECCO zijn dun en recht, terwijl de vlammen van de BOXERBOOTY breed zijn en gebogen in de richting van de neus. Verder is de BOXERBOOTY een echte laars en daarmee beduidend hoger dan het laag model ECCO SHARK dat ECCO als model heeft gedeponeerd. Ook heeft de BOXERBOOTY een functionerende rits in de schacht van de laars, terwijl de SHARK schoen alleen veters heeft. Dit alles levert een wezenlijk andere totaalindruk op. Van een inbreuk op het gedeponeerde model van de SHARK schoen kan derhalve geen sprake zijn.
auteursrecht
3.8
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter zijn de SHARK zool en de SHARK schoen (zowel het hoog model als het laag model) elk aan te merken als een nieuw, oorspronke-lijk werk dat het stempel van de maker draagt, en komen daarmee elk in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming. Dat de afzonderlijke elementen van deze zool en schoen wellicht niet nieuw zijn en dat de combinatie van deze elementen volgens SPM en Hendriks 'voorspelbaar' is, maakt het oordeel van de voorzieningenrechter niet anders.
3.9
Zoals eerder overwogen heeft de BOXERBOOTY een eenvoudige, vlakke zool, die geen enkele gelijkenis vertoont met de dikke SHARK zool met uitsteeksels, zodat geen sprake kan zijn van gevaar voor verwarring. De BOXERBOOTY maakt derhalve geen inbreuk op het auteursrecht van ECCO op de SHARK zool.
3.1
In de totaalindruk van de SHARK schoen (zowel het hoog als laag model) vallen de acht dunne en rechte haaivinnen aan elke zijkant het meeste op. De zes brede en naar voren gebogen vlammen aan elke zijkant van de BOXERBOOTY geven een andere totaalindruk dan de haaivinnen. Anders dan de SHARK heeft de BOXERBOOTY een gecraquelleerd bovenwerk. Verder heeft de BOXERBOOTY, anders dan de SHARK, in de schacht van de laars een functionerende rits. De BOXERBOOTY geeft reeds daarom een andere totaalindruk dan de SHARK schoen, zelfs in vergelijking met het hoge model van de SHARK schoen. Bij het hoge model SHARK valt bovendien de brede uitstulping van de band met vetergaten ter hoogte van de enkel op. De BOXERBOOTY maakt derhalve op geen van beide SHARK schoenen inbreuk.
slaafse nabootsing
3.11
Het hiervoor gegeven rechtsoordeel dat er geen gevaar voor verwarring bestaat tussen de SHARK zool en SHARK schoen enerzijds en de (zool van de) BOXERBOOTY ander-zijds, impliceert reeds dat een beroep op slaafse nabootsing niet kan slagen. Ook op deze grondslag kunnen de gevorderde voorzieningen niet worden toegewezen.
4. De kosten.
Als de in het ongelijk te stellen partijen zullen ECCO en ECCO Benelux worden veroor-deeld in de kosten van het geding.
5. De beslissing in kort geding.
De voorzieningenrechter:
weigert de gevorderde voorzieningen;
veroordeelt eiseressen in de kosten van het geding, voorzover gevallen aan de zijde van gedaagden, tot op heden begroot op € 908,-, waaronder begrepen een bedrag van € 703,- aan salaris;
verklaart dit vonnis ten aanzien van de kostenveroordeling uitvoer-baar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. C.J.G.M. van der Weide, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openba-re terecht-zit-ting in kort geding van woensdag 4 februari 2004, in tegenwoordig-heid van mr. M.A.M. de Baar, waarne-mend griffier.