Uitspraak
Vonnis
RECHTBANK ARNHEM
Sector civiel recht
zaaknummer / rolnummer: 229198 / HA ZA 12-301
Vonnis van 19 september 2012
in de zaak van
de vennootschap naar vreemd recht
MXI CORP.,
gevestigd te Reno, Nevada (Verenigde Staten van Amerika),
eiseres,
advocaat mr. L. van Gijn te Amsterdam,
tegen
[gedaagde]
gedaagde,
advocaat mr. J.W.J. Hopmans te Groesbeek.
Partijen zullen hierna MXI en [gedaagde] genoemd worden.
1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnis van 4 juli 2012
- het proces-verbaal van comparitie van 9 augustus 2012.
1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
2. De feiten
2.1. MXI is producent van gezonde chocoladeproducten. MXI brengt haar chocolade onder diverse merken op de markt, waaronder XOCAI en XOVITA. MXI is houdster van een aantal registraties van de merken XOCAI en XOVITA, zowel Benelux als Europees.
2.2. Tot medio 2011 was [gedaagde] een distributeur van de chocoladeproducten MXI. Momenteel is hij distributeur van de producten van Choconat. Ook hier gaat het om gezonde chocolade, derhalve producten concurrerend met die van MXI.
2.3. [gedaagde] heeft een verzameling domeinnamen op zijn naam doen registreren. Het gaat om de registraties www.xovita.eu, www.xovita.nl, www.xovital.com, www.xovital.info, www.xovital.nl en www.xocainederland.nl. Voor deze registraties, waarin de onder 2.1. vermelde merken van MXI geheel of gedeeltelijk zijn opgenomen, heeft [gedaagde] geen toestemming van MXI.
2.4. Onder de hiervoor vermelde domeinnamen zijn, met uitzondering van www.xovita.nl websites te bereiken met daarin informatie over c.q. reclame voor de producten van Choconat. Via de domeinnaam www.xovita.nl is een website te bereiken met daarin informatie c.q. reclame voor de producten van MXI.
2.5. Naast de vermelde websites, heeft [gedaagde] een website onder de naam www.acaichoco.blogspot.com. Tot voor kort was daarop een portret van Dr. [X] te zien in combinatie met de producten van Choconat. Dr. [X] is een arts die zich exclusief aan MXI heeft verbonden. Na eerste aanschrijving door MXI, heeft [gedaagde] het portret van Dr. [X] verwijderd.
2.6. MXI heeft op hiervoor vermelde domeinnamen, althans de registraties ervan, conservatoir beslag gelegd tot afgifte.
3. Het geschil
3.1. MXI vordert
1. [gedaagde] te bevelen, met onmiddellijke ingang na betekening van het te dezen te wijzen vonnis, te staken en gestaakt te houden iedere verdere inbreuk op de in het lichaam van de dagvaarding beschreven MXI Merken;
2. [gedaagde] te bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van het te dezen te wijzen vonnis, te staken en gestaakt te houden de in het lichaam van de dagvaarding beschreven onrechtmatige handelingen welke in ieder geval bestaan uit het creëren van verwarring tussen de producten van MXI en Choconat door middel van het gebruik van het portret van Dr. [X] in combinatie met de producten van Choconat;
3. [gedaagde] te bevelen binnen twee dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis de in het lichaam van de dagvaarding genoemde inbreukmakende domeinnamen aan MXI over te dragen, alsook enige andere door [gedaagde] geregistreerde domeinna(a)m(en) waarin zonder toestemming een of meer van de in het lichaam van de dagvaarding beschreven MXI merken verwerkt is/zijn, en al datgene te doen wat noodzakelijk is om te bewerkstelligen dat alle voornoemde domeinnamen om niet en zonder enige restricties op naam van MXI worden gezet, dit met gebruikmaking van de volgende adresgegevens,
MXI Corp.
A Nevada corporation
795 Trademark Drive
Reno, 89251 Nevada, USA;
4. [gedaagde] te veroordelen tot verbeurte van een dwangsom van € 2.500,00 of enig ander door de rechter in goede justitie te bepalen bedrag, voor iedere dag of gedeelte van een dag waarop [gedaagde] in gebreke blijft geheel of gedeeltelijk aan een van de onderdelen van het in sub 1 tot en met 3 gevorderde te voldoen;
5. [gedaagde] te veroordelen in de volledige kosten van dit geding in de zin van artikel 1019h Rv bestaande uit de volledige feitelijk door MXI gemaakte kosten bestaande uit de salarissen en verschotten van de advocaten, welke kosten bij nadere productie zullen worden gespecificeerd, of enig ander door de rechter in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die MXI in het kader van de handhaving van haar intellectuele eigendomsrechten heeft moeten maken.
3.2. MXI legt aan haar vordering ten grondslag dat [gedaagde] met de vermelde domeinnaamregistraties inbreuk maakt op de merkrechten van MXI, dit ingevolge het bepaalde in artikel 2.20. lid 1 sub a, b en d BVIE en deze inbreuk ook in algemene zin als onrechtmatig moet worden aangemerkt. Ook met het gebruik door [gedaagde] van het portret van Dr. [X] op een door hem aangehouden website wordt verwarring gecreëerd tussen de merken of producten van MXI en die van Choconat.
3.3. [gedaagde] voert verweer. Hij zou het gebruik van een aantal van de registraties aan een derde hebben overgedragen en een aantal registraties zou hij hebben opgezegd. De domeinnaam www.xocainenederland zou als een niet toegestane aanduiding niet (op zijn naam) zijn geregistreerd. XOVITAL is geen merk van MXI zodat te dien aanzien geen sprake is van merkinbreuk. Het is niet overeenstemmend met XOVITA, en XOVITAL wordt ook algemeen gebruikt door anderen. Het gebruik van het portret van Dr. [X] is op eerste verzoek van MXI gestaakt zodat in die zin van een onrechtmatig handelen geen sprake meer kan zijn.
3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4. De beoordeling
4.1. [gedaagde] stelt dat hij een aantal van de onder 2.3. vermelde websites en/of domeinnamen aan een derde heeft overgedragen c.q. aan een derde in gebruik heeft gegeven. Het zou gaan om een distributeur van de producten van MXI. Niet gesteld en ook niet duidelijk is geworden om welke domeinnamen het zou gaan. Zoveel is echter duidelijk, althans is door MXI gesteld en door [gedaagde] niet bestreden, dat op de website www.xovita.nl nog steeds producten van MXI worden aangeboden. Niet duidelijk is of [gedaagde] nog steeds de aanbieder is van (de producten op) die website, maar uitgaande van de onbestreden stelling van [gedaagde] dat hij geen distributeur meer is van de producten van MXI, moet het ervoor worden gehouden dat dit in ieder geval een van de door [gedaagde] bedoelde websites of domeinnamen is die hij aan een derde zou hebben overgedragen.
4.2. Het voorgaande is echter niet van veel betekenis omdat de vermelde domeinnamen in ieder geval nog alle op naam van [gedaagde] staan geregistreerd. [gedaagde] heeft dit in ieder geval voor www.xocainenederland bestreden, echter wijzen de door MXI overgelegde whois-gegevens anders uit. Daaruit blijkt duidelijk dat de domeinnamen op naam van [gedaagde] staan geregistreerd. [gedaagde] heeft hierop niet gemotiveerd gereageerd. Ook de enkele registratie van een domeinnaam kan merkenrechtelijk van betekenis zijn, in die zin dat het kan kwalificeren als een gebruik van merk of overeenstemmend teken in de zin van artikel 2:20 lid 1 sub a en Pro b BVIE, of indien het anders wordt gebruikt dan ter onderscheiding van waren of diensten, als een gebruik in de zin van artikel 2:20 lid 1 sub Pro d. BVIE.
4.3. In de bovengenoemde zin wordt de identieke overname van het merk XOVITA als teken in de domeinnamen www.xovita.eu en www.xovita.nl gesanctioneerd door het bepaalde in artikel 2:20 lid 1 sub a BVIE Pro, immers is het daarin vermelde teken gelijk aan het merk XOVITA en wordt het gebruikt voor dezelfde waren als die waarvoor XOVITA is ingeschreven, namelijk chocoladeproducten. In zoverre de enkele registratie en het geregistreerd houden van de domeinnamen moet worden aangemerkt als een gebruik anders dan ter onderscheiding van waren loopt de sanctionering via de route van artikel 2:20 lid 1 sub d BVIE Pro. Van betekenis is daarbij dat het gebruik van XOVITA in de domeinnaam www.xovita.eu uiteraard niet nodig of noodzakelijk is voor de verkoop van de producten van Choconat, terwijl het gebruik van hetzelfde teken in de domeinnaam www.xovita.nl verder gaat dan nodig of noodzakelijk is in het kader van de wederverkoop van de producten onder die naam van MXI. De identieke overname van XOVITA gaat veel verder dan voor een referentie naar de onder dit merk verhandelde producten nodig is.
4.4. Bij de registratie van de domeinnamen www.xovital.com, www.xovital.info, www.xovital.nl gaat het om een gebruik van een overeenstemmend teken in de zin van artikel 2:20 lid 1 sub b BVIE Pro. [gedaagde] heeft nog betoogd dat XOVITAL in het Spaans een andere betekenis heeft dat XOVITA, maar gesteld noch gebleken is dat indien dit al wordt aangenomen, het in aanmerking komende publiek – in doorsnee niet Spaanstalig – daarvoor gevoelig is. Daarentegen is er een grote auditieve gelijkenis en is er in die zin sprake van een overeenstemmend teken.
4.5. [gedaagde] betwist dat de domeinnaam www.xocainenederland op zijn naam is geregisteerd. Een ander verweer is ten aanzien van de vordering tot overdracht van deze domeinnaam niet gevoerd. [gedaagde] stelt dat hij de domeinnaam wel heeft aangevraagd maar destijds niet zou hebben gekregen. Zoals hiervoor overwogen, wijzen de door MXI overgelegde registraties in een andere richting, immers blijkt daaruit dat de domeinnaam op naam van [gedaagde] is geregistreerd. [gedaagde] is hierop niet ingegaan. Gelet daarop is zijn betwisting onvoldoende onderbouwd c.q. gemotiveerd en wordt daaraan voorbij gegaan.
4.6. De slotsom van het voorgaande is dat [gedaagde] met de onder 2.3. vermelde registraties inbreuk maakt op de merkrechten van MXI en daarmee onrechtmatig handelt. Hij zal daarom de registraties aan MXI moeten overdragen. Wat betreft de registraties van www.xovita.eu en www.xovita.nl was [gedaagde] daartoe al bereid, echter alleen tegen een vergoeding. Gelet op de onrechtmatigheid van de registraties is er geen aanleiding voor een vergoeding. [gedaagde] zal daarom tot de overdracht van de registraties worden veroordeeld, zoals gevorderd binnen twee dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis.
4.7. Daarnaast heeft MXI de overdracht gevorderd van andere door [gedaagde] geregistreerde domeinnamen waarin de betrokken merken zijn opgenomen. Die vordering is echter zodanig algemeen en onvoldoende bepaald dat deze zal worden afgewezen. Hetzelfde geldt voor de andere vorderingen van MXI die strekken tot een verbod van verdere inbreuken en onrechtmatige handelingen, dit, zoals gevorderd, met een algemene verwijzing naar hetgeen daarover in het lichaam van de dagvaarding is vermeld. Voor zover die vordering mede betrekking heeft op de onder 2.5. vermelde portretfoto, heeft MXI daarbij geen belang nu de portretfoto reeds op eerste verzoek van MXI door [gedaagde] van de website is verwijderd.
4.8. Aan het gedeelte van de vordering dat wordt toegewezen wordt, zoals gevorderd, een dwangsom verbonden voor iedere dag of een gedeelte ervan dat [gedaagde] met de juiste nakoming daarvan in gebreke blijft. De gevorderde € 2.500,00 per dag of een gedeelte ervan is evenwel niet evenredig. Er is reden voor een (ambtshalve) matiging tot € 1.000,00, dit met een maximum van € 1.000.000,00.
4.9. Nu de vorderingen voor een belangrijk deel worden toegewezen, is [gedaagde] als overwegend in het ongelijk gestelde partij aan te merken en zal hij in de (buitengerechtelijke) kosten worden veroordeeld. Omdat de zaak betrekking heeft op de handhaving van rechten van intellectuele eigendom als aangehaald in artikel 1019 Rv Pro, dienen de proceskosten en andere kosten waaronder buitengerechtelijke kosten te worden begroot ingevolge het bepaalde in artikel 1019h Rv, hetgeen betekent dat de daadwerkelijk gemaakte kosten worden toegewezen voor deze redelijk en evenredig zijn. Volgens de door het LOVC in overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten vastgestelde indicatietarieven is voor een eenvoudige bodemzaak zonder re- en dupliek als indicatie voor een redelijk en evenredig tarief een bedrag van maximaal € 8.000,00 gegeven. Het tarief is exclusief verschotten, griffierechten en BTW. Andere kosten, bijvoorbeeld die van deskundigen zijn eveneens niet in voormeld tarief begrepen.
4.10. De door MXI opgegeven kosten zijn € 19.473,71 voor reeds aan haar - door haar advocaat – gedeclareerde kosten en € 1.984,50 voor nog te verwachten werk. De bedragen zijn inclusief BTW. Bij de reeds gedeclareerde kosten gaat het naast het honorarium, om deurwaarderskosten, griffiegeld en kosten voor een vertaler en een koerier. Voorts is in de kosten het honorarium en de deurwaarderskosten voor het onder 2.6.vermelde beslag begrepen.
4.11. [gedaagde] heeft de kosten betwist. Het is voor hem niet duidelijk of deze gemaakt zijn waarbij hij erop wijst dat hij maar één keer is aangeschreven en er maar twee keer naar hem of zijn advocaat is gebeld. Hiermee miskent [gedaagde] dat de vergoeding van kosten ex artikel 1019h Rv niet alleen betrekking heeft op buitengerechtelijke kosten, maar ook op de proceskosten.
4.12. Het verweer van [gedaagde] zal evenwel ook worden opgevat als een algemene betwisting van de redelijkheid en evenredigheid van de betrokken kosten. De kosten zullen daarom tot het onder 4.9. vermelde maximum worden begroot, zij het dat daarbij een bedrag van € 1.000,00 wordt begroot voor aanvullende werkzaamheden in verband met het conservatoir beslag. Uit de facturen blijkt voorts een bedrag van € 760,00 in verband met vertaalkosten en € 168,88 in verband met een koerier. Ook deze kosten komen voor toewijzing in aanmerking. Tevens zal [gedaagde] worden veroordeeld in de verschotten aan de zijde van MXI, zijnde € 422,94 aan deurwaarderskosten (ook in verband met het beslag), en € 575,00 in verband met griffiegeld.
4.13. Om organisatorische redenen word dit vonnis gewezen door een andere rechter dan de rechter ten overstaan van wie de comparitie van partijen heeft plaatsgevonden.
5. De beslissing
De rechtbank
5.1. beveelt [gedaagde] binnen twee dagen na betekening van dit vonnis de onder 2.3. vermelde domeinnamen aan MXI over te dragen en al datgene te doen wat noodzakelijk is om te bewerkstelligen dat de vermelde domeinnamen om niet en zonder restricties op naam van MXI worden gezet. Dit met gebruikmaking van de adresgegevens
MXI Corp,
A Nevada corporation
795 Trademark Drive
Reno, 89251 Nevada, USA.
5.2. bepaalt dat langelaar een dwangsom zal verbeuren van € 1.000,00 voor iedere dag of een gedeelte ervan dat hij in gebreke blijft met het onder 5.1. bepaalde, dit met een maximum van € 100.000,00,
5.3. veroordeelt [gedaagde] in de (buitengerechtelijke) kosten aan de zijde van MXI begroot op € 9.928,88 exclusief BTW (€ 11.815,38 inclusief BTW) aan honorarium en kosten, en € 422,94 (inclusief BTW) in verband met kosten voor de deurwaarder en
€ 575,00 voor het griffiegeld,
5.4. verklaart het vonnis uitvoerbaar bij voorraad,
5.5. wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. J.R. Veerman en in het openbaar uitgesproken op 19 september 2012.