Uitspraak
Vonnis
RECHTBANK ARNHEM
Sector civiel recht
zaaknummer / rolnummer: 195975 / HA ZA 10-231
Vonnis van 12 oktober 2011
in de zaak van
de vennootschap onder firma
WIBRO HOLLAND V.O.F.,
gevestigd te Laren,
eiseres,
advocaat mr. M. Hafkamp te Hilversum,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
[gedaagde] B.V.,
gevestigd te [woonplaats],
gedaagde,
advocaat mr. E.E. de Leur te Alblasserdam.
Partijen zullen hierna Wibro en [gedaagde] genoemd worden.
1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnis van 11 augustus 2010
- het proces-verbaal van getuigenverhoor van 16 november 2010
- het proces-verbaal van getuigenverhoor van 20 mei 2011
- de conclusie na getuigenverhoor met producties van 6 juli 2011 van [gedaagde]
- de antwoordconclusie na getuigenverhoor met productie van 17 augustus 2011 van Wibro.
1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
2. De verdere beoordeling
2.1. De rechtbank blijft bij hetgeen is overwogen en beslist in het tussenvonnis van 11 augustus 2010. In dat tussenvonnis heeft de rechtbank [gedaagde] opgedragen feiten en omstandigheden te bewijzen waaruit kan blijken dat zij en/of Beldirect het door haar ingeroepen beeldmerk, zoals hieronder nogmaals is weergegeven, heeft gebruikt in de periode vanaf 28 januari 2003 tot aan de instelling door Wibro van de vordering tot vervallenverklaring van dat beeldmerk.
2.2. [gedaagde] heeft hiertoe vier getuigen doen horen, te weten de heer [betrokkene 1] (fietsverkoper te België), de heer [betrokkene 2] (zelfstandig ondernemer), de heer [betrokkene 3] (algemeen directeur [X] B.V.) en de heer [betrokkene 4] (sinds 2005 eigenaar van fietsenwinkel / internetbedrijf Will’s Wheels for All)). Wibro heeft afgezien van het houden van een contra-enquête.
2.3. Over hun bekendheid met het gebruik van het knipogend ‘smiley’-beeldmerk door [gedaagde] / Beldirect hebben de getuigen, voor zover van belang, het volgende verklaard:
-[betrokkene 1]:
(…) Ik heb fietsen afgenomen van [gedaagde] vanaf 2003. Tot vorig jaar heb ik in totaal ongeveer 1200 fietsen afgenomen van [gedaagde]. (…)
Ik ken het beeldmerk van [gedaagde]. Het is een soort smiley, een rond plaatje. Het is geplakt op het balhoofd op de voorzijde van de fiets (...)
Ik heb dat gezien in 2004 en in 2005. In 2006 heb ik het ook nog gezien. Als voorbeeld noem ik in dit verband de ‘racing’. Dit is een vouwbare mountainbike. (…) Daar zat het beeldmerk op (…)
Ook op andere type fietsen heb ik het beeldmerk gezien. Het zat ook op de ‘tornado’. Die is uitgekomen na november 2005. Dit was een elektrische fiets. Sinds eind 2006 heb ik het beeldmerk niet meer gezien.
Ik ken het beeldmerk ook omdat het voorkwam op vervoersverklaringen die ik heb ontvangen. Die verklaringen zijn nodig als je goederen in Nederland koopt en in Belgïe wil verkopen.
(…)
Niet alle 1200 fietsen die ik geleverd heb gekregen waren voorzien van het beeldmerk. Ik weet niet precies hoeveel. Als mij gevraagd wordt of het meer of minder is geweest dan 10% antwoord ik meer dan 10%.
Mijn toeleverancier destijds was Beldirect. (…)
Alle fietsen die ik heb afgenomen zijn afgenomen via België. Dit is gebeurd via ‘Easysells’. Dit is een Belgisch bedrijf. (…) Easysells heeft de fietsen afgenomen van Beldirect.
Er is nog documentatie bestaande uit facturen van fietsen van Beldirect over de periode 2004-2006/2007. (…)
Ik heb een aantal facturen meegenomen. Ik heb de kopieën van de vervoersverklaringen uit mijn eigen boekhouding gehaald. Die laat ik u hier zien. Ik heb ze zelf meegenomen. Dat is mij niet gevraagd.
Mij wordt voorgehouden pagina 10 uit de dagvaarding, in het bijzonder een rood logo linksboven. Er wordt gevraagd of ik kan zeggen wanneer dit logo precies is gebruikt. Het logo is wel eens veranderd. Ik denk dat het is gebruikt vanaf 2006 of 2005 maar ik hou een slag om de arm. Uit mijn eigen administratie zoals ik die bij mij heb leid ik af dat ik een bepaald type fietsen, Crystal, heb gekregen in maart en april 2006. Deze fietsen hadden dat rode logo.
Ik kan mij niet herinneren of daarnaast op de eerder genoemde fietsen ook het ronde beeldmerk op het balhoofd stond. Het rode logo stond niet op het balhoofd. Het kan zijn dat het rode logo zoals dat mij is voorgehouden destijds zwart was.
- [betrokkene 2]:
Jaren geleden ben ik via ons bedrijf, de webshop ‘eenfietsvooriedereen’ [gedaagde] tegengekomen als producent en leverancier van fietsen. Dit zal ongeveer in 2003 zijn geweest. Later, in 2004/2005 hebben wij diensten verricht voor [gedaagde] (…)
(…) Vanaf deze periode was onze relatie met [gedaagde] beheer tweeledig. We waren aan de ene kant afnemer van Easybike fietsen, dit was al vanaf 2003/2004. Dit ging via het bedrijf in [woonplaats]. Er speelden toen een aantal namen waaronder Easybike en Easyproducts. Daarnaast ondersteunden wij [gedaagde] en hielpen bij het opzetten van een website. (…)
Ik ben bekend met het Easybike logo met het lachende gezichtje. Ik ben daarmee in aanraking gekomen in het kader van de registratie van de domeinnaam easybike.eu (…)
Ik ben het beeldmerk vaker tegengekomen. Ik heb het duidelijk op één model fiets gezien. Het was een goedkoop model stadsfiets. Ik weet niet meer precies welk model dat was. Het was in 2005 / 2006. (…) Wij hebben dat model niet verkocht. Op de fietsen die wij hebben afgenomen stond het beeldmerk niet. Wij hebben wel stickers gehad om op die fietsen te plakken met het lachende gezichtje. Wij hebben die stickers niet aangebracht op de fietsen die wij verkochten (…) We hebben ongeveer een paar honderd fietsen afgenomen in de periode 2003 tot 2006/2007 (…).
Ik heb het lachende gezichtje gebruikt op de website. De domeinnaam easybike.eu is in 2005 geregistreerd. De website easybike.nl is in 2005 in de lucht gegaan, daarop stond het lachende gezichtje. Later is daaraan gekoppeld easybike.eu. Het uiterlijk van de website is verschillende keren veranderd, ook met het logo hebben we verschillende dingen geprobeerd, we hebben het groter en kleiner afgebeeld, op verschillende plekken op de website. Het logo heeft op de website gestaan tot 2007, toen [gedaagde] van provider veranderde. Het logo stond eerst bovenaan naast de naam easybike. Later stond de naam easybike boven en het logo beneden. Ik merk daarbij op dat ik niet alle veranderingen en aanpassingen ken.
(…)
Het model stadsfiets waar het logo op stond betrof een damesfiets. Die heb ik gezien in de showroom bij Easybike. Wij hebben die fiets niet afgenomen.
(…)
Ik kan niet verklaren over wat er op de website stond in 2009. Wijzigingen op de website werden toen in eigen beheer uitgevoerd.
- [betrokkene 3]:
Ik heb in het verleden zaken gedaan met Easy Bike en kende zo ook de heer [gedaagde]. Mijn bedrijf heette [X] B.V. Het bedrijf handelde onder andere in fietsen. In de jaren 2004 tot 2007 kreeg het bedrijf fietsen geleverd van [gedaagde].
Ik ben bekend met het beeldmerk van [gedaagde] te weten een smiley met daarboven het woord ‘Easy’ en daaronder het woord ‘Bike’. Ik heb dit beeldmerk gezien in de periode dat ik fietsen van Easy Bike kocht.
(…)
Ik heb het beeldmerk onder andere gezien op orderbevestigingen van [gedaagde]. Voor zover ik weet stond het op alle orderbevestigingen, bovenaan in het briefhoofd. Het stond in elk geval op het overgrote deel van de orderbevestigingen.
Ik heb het beeldmerk ook gezien op fietsen in die tijd dat ik fietsen afnam van [gedaagde]. Ik weet niet of het op alle fietsen stond, ik kocht de fietsen in en verkocht die door. Dertig à 35 procent daarvan werd uit de verpakking gehaald om te controleren. Op de helft daarvan heb ik het beeldmerk gezien. Het kan ook de helft van veertig procent zijn. Ik heb denk ik op twintig procent van het totaal het beeldmerk zien staan. Ik heb dat beeldmerk gezien op mountainbikes en kinderfietsen. Ik heb het beeldmerk ook gezien op de website van [gedaagde]. Het stond op de homepage van EasyBike.nl (…)
Ik heb het beeldmerk voor het laatst gezien eind 2006, begin 2007. Het stond op de orderbevestiging en de fietsen. Ik heb tot begin 2007 zaken gedaan met [gedaagde]. Nu neem ik geen fietsen meer af van [gedaagde] (…)
U houdt mij voor kopieën van orderbevestigingen en pakbonnen. Ik hoor dat die voorafgaand aan dit verhoor zijn overgelegd. Ik ken die stukken. Die kwamen bij mij op het bureau terecht. In de periode dat ik fietsen heb afgenomen van [gedaagde] (2004-2007) zou ik best wel een aantal van een paar duizend fietsen afgenomen kunnen hebben. Ik vind het een lastige vraag (…)
Op de orderbevestigingen die ik hier in kopie voor mij heb, staat mijn handtekening. De orderbevestigingen kwamen per fax binnen en werden door mijn secretaresse op mijn bureau gelegd. Ik heb die getekend en per post terug gestuurd. Eerder ging de molen bij [gedaagde] niet draaien. Daarom is mij dit bijgebleven. Dit was bij ons niet gebruikelijk (…)
Ik heb geen originele orderbevestigingen. Ik heb die per post teruggestuurd naar [gedaagde]. Ik heb alleen drie originele facturen bij mij (…)
Ik hoor dat op de pakbon ook geen referentie staat. Ik weet dat deze pakbon slaat op de voorgaande orderbevestiging omdat alle fietsen – op de pakbon en orderbevestiging – overeen komen. (…)
De fietsen die ik van [gedaagde] heb ontvangen werden aangeleverd verpakt in dozen, ik hoefde daar in principe niets aan te doen. Wij voeren altijd een controle uit op dertig à veertig procent om de kwaliteit te controleren. Dertig à veertig procent wordt uitgepakt voor controle. Naar aanleiding van mijn eerdere verklaring licht ik toe dat op twintig procent van die dertig à veertig procent zeker het beeldmerk zat. Dat stond op het balhoofd. Ik ga ervan uit dat voor de rest dezelfde verhouding gold.
Mij wordt voorgehouden dat bij een eerder verhoor is verklaard dat er fietsen zijn geleverd zonder beeldmerk en dat daar stickers op moesten worden geplakt. Daarvan is mij niets bekend. Bij mij zat het beeldmerk er op of niet. Wij zijn geen firma die dat zelf doet.
(…)
- [betrokkene 4]:
(…) Ik ben een jaar of negen geleden gestart met mijn hobby. Ik knapte kinderfietsen op en verkocht ook kleinschalig fietsen. Ik zat in Oosterhout. [gedaagde] zat daar vlakbij. Zijn collectie sloot qua prijs dicht aan bij die van gebruikte kinderfietsen.
Ik ben in 2002, 2003 gestart en rond die tijd heb ik ook fietsen afgenomen van [gedaagde]. Ik heb daarvan geen facturen terug kunnen vinden in mijn administratie. [gedaagde] heeft een jaar of drie die collectie gehad. Daarna is hij met de collectie gestopt (…)
Ik ben bekend met het beeldmerk van [gedaagde]. Het betreft een smiley met een dichtgeknepen oogje in een donkere kleurstelling.
Zoals ik eerder heb verklaard knapte ik kinderfietsen op. Ik kreeg van [gedaagde] stickers om daarmee die opgeknapte fietsen te pimpen. Ik begon hobbymatig. Ik ben bijvoorbeeld fietsen in de kleur van K3 gaan spuiten en heb daar stickers voor gezocht en opgeplakt. Zo is dat gaan lopen. Ik ben meerdere fietsen gaan pimpen en heb daarbij, zoals ik eerder verklaarde, ook de stickers van [gedaagde] gebruikt. Ik heb meer dan tientallen fietsen beplakt. Dit waren zowel gebruikte fietsen die ik had opgeknapt als nieuwe fietsen die ik van [gedaagde] geleverd kreeg en waar geen sticker op zat. Op sommige fietsen die ik van [gedaagde] kreeg zaten namelijk wel logo’s en op andere niet. De logo’s stonden niet consequent op ieder balhoofd. Het is lastig om een percentage aan te geven van het aantal van de fietsen waar het logo wel op stond en waar niet. Ik weet wel op welke soort fietsjes het logo stond. Het ging onder andere om Lion fietsjes. Hierop stond het de ene keer wel en de andere keer niet (…)
Nadat ik gestopt ben met het afnemen van fietsen van [gedaagde] heb ik geen stickers meer geplakt. Ik had een zak met vijftig tot honderd smiley stickers van [gedaagde] gekregen. Die heb ik allemaal opgemaakt (…)
Ik ken het smiley gezichtje alleen van de stickers. Omdat ik die stickers zelf plakte heeft het zo bij mij bekendheid gekregen. Ik heb het smiley gezichtje niet ergens anders gezien.
2.4. In het arrest Ajax/Ansul (HvJ EG/EU 11 maart 2003, NJ 2004, 339) heeft het Hof van Justitie - met het oog op eenvormige toepassing van gemeenschapsrecht - overwogen dat sprake is van ‘normaal gebruik’ van een merk in de zin van artikel 10 en 12, lid 1 van de Merkenrichtlijn (Richtlijn 89/104/EEG) indien het merk overeenkomstig zijn voornaamste functie - te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven - wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden. Symbolisch gebruik, dat er enkel toe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden, is niet voldoende, aldus het Hof. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, vooral de vormen van gebruik die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en frequentie van het gebruik van dat merk. Het Hof van Justitie heeft daaraan in La Mer Technology Inc./Laboratoires Goemar S.A. (HvJ EG/EU 27 januari 2004, NJ 2007, 280) toegevoegd dat zelfs een gering gebruik van het merk of gebruik door slechts door één importeur in de betrokken lidstaat kan volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik, wanneer dit gebruik een werkelijk commercieel belang dient in de omstandigheden als gemeld in Ajax/Ansul. Dat een gering gebruik onder omstandigheden voldoende kan zijn voor instandhoudend merkgebruik, is ook aangenomen in het arrest Sidoste / Bonnie Doon (HR 23 december 2005, NJ 2007, 281).
2.5. [gedaagde] stelt, onder verwijzing naar de voornoemde jurisprudentie, dat uit de overgelegde producties en de getuigenverklaringen blijkt dat zij, althans Beldirect als haar licentiehouder, in de periode vanaf 28 januari 2003 tot aan de instelling van de vordering tot vervallenverklaring normaal gebruik heeft gemaakt van haar knipogend ‘smiley’-beeldmerk bij het vinden en behouden van afzet op de markt. Daarbij moet volgens [gedaagde] zowel het gebruik van dat beeldmerk op de door haar / Beldirect verkochte fietsen in aanmerking worden genomen, alsook het gebruik van het beeldmerk op vervoersverklaringen, op orderbevestigingen en op de website. De hoeveelheid verkochte fietsen kan, gezien haar positie in de markt, bij lange na niet vergeleken worden met die van marktleiders als Gazelle en Batavus, aldus [gedaagde].
2.6. Wibro betwist deze conclusie van [gedaagde]. Zij voert aan dat de getuigenverklaringen juist bevestigen dat het knipogend ‘smiley’-beeldmerk door [gedaagde] in de fietsenbranche, waar veel producten omgaan, slechts symbolisch is gebruikt, op een zeer klein aantal fietsen. De getuigen hebben, zo betoogt Wibro, slechts kleine percentages van kleine aantallen fietsen genoemd waarop zij het beeldmerk van [gedaagde] hebben gezien of zelfs maar één type fiets waarop het beeldmerk stond. Feitelijk heeft [gedaagde] vooral een ander merk gebruikt, namelijk het gestyleerde woord EASY BIKE in rood en zwarte letters, aldus Wibro. Het plakken door getuige [betrokkene 4] van stickers met het beeldmerk op hobbymatig opgeknapte kinderfietsen is volgens Wibro geen relevant merkgebruik in het economisch verkeer. Ook om andere redenen kunnen de getuigenverklaringen volgens [gedaagde] niet als bewijs voor normaal gebruik van het beeldmerk dienen: de kinderfiets van het type Lion, waarop volgens [betrokkene 4] het beeldmerk soms stond, komt niet voor op de door [betrokkene 4] overgelegde pakbonnen, op de door [betrokkene 3] overgelegde ongedateerde orderbevestigingen staan slechts 403 fietsen, waaronder niet alleen kinderfietsen en mountainbikes (waarop het beeldmerk zou staan) en op de door [betrokkene 1] overgelegde vervoersverklaringen is niet te zien dat het om fietsen gaat. Bovendien is het ‘smiley’- beeldmerk op die documenten een ingekleurde variant op het beeldmerk. Daarnaast stelt Wibro met productie 11 bij de dagvaarding te hebben bewezen dat het beeldmerk niet of niet de hele tijd op de website van [gedaagde] heeft gestaan. Ook de als productie 5c bij de conclusie van antwoord overgelegde ongedateerde foto’s bewijzen tenslotte volgens Wibro niet het gebruik van het knipogend ‘smiley’- beeldmerk op het balhoofd van de fietsen.
2.7. Geoordeeld wordt dat [gedaagde] met de als productie 5 b en c overgelegde foto’s van fietsen waarop het beeldmerk daadwerkelijk is te zien, de overgelegde orderbevestigingen met het beeldmerk (die voor een deel wel zijn gedateerd), de overgelegde gedateerde vervoersverklaringen met het beeldmerk én de getuigenverklaringen, in onderling verband en samenhang bezien, voldoende concreet heeft aangetoond dat zij, naast de gestyleerde versie van het woord EASY BIKE, ook het knipogend ‘smiley’- beeldmerk daadwerkelijk heeft gebruikt voor het vinden en behouden van afzet van haar fietsen in de periode 2005, 2006 en 2007. Zij heeft dit beeldmerk naar het oordeel van de rechtbank niet slechts symbolisch gebruikt of enkel en alleen om het recht op dat beeldmerk in stand te houden. Uit de overgelegde stukken en de getuigenverklaringen blijkt weliswaar dat het beeldmerk niet op grote hoeveelheden fietsen is waargenomen en dat het gebruik van het beeldmerk op het balhoofd van de fietsen zelf niet heel consequent is geweest, althans dat dat beeldmerk niet op alle typen fietsen is gebruikt. Omdat het beeldmerk daarnaast echter ook op handelsdocumenten en op internet is gebruikt – hetgeen op basis van diezelfde stukken en getuigenverklaringen naar het oordeel van de rechtbank voldoende is bewezen – wordt dit voldoende geacht om te kunnen spreken van een reële exploitatie, zeker wanneer het soort fietsen en het lagere segment van de markt waarin [gedaagde] opereert of heeft geopereerd in aanmerking wordt genomen alsook het feit dat [gedaagde] een relatief kleine speler op de fietsenmarkt is. Daarbij wordt verwezen naar de onder 2.4 weergegeven rechtspraak. Dat afnemers van [gedaagde], waaronder [betrokkene 4], soms zelf het beeldmerk op de fietsen hebben geplakt voordat zij de fiets doorverkochten doet daaraan niet af. Dit gebruik kan immers worden toegerekend aan [gedaagde]. Dat ook een ingekleurde variant van het beeldmerk is gebruikt, doet in dit geval evenmin aan de bescherming van dat beeldmerk af, omdat de onderscheidende kracht van dat beeldmerk niet in de kleur zit.
2.8. Het voorgaande brengt mee dat het beroep op verval van het knipogend ‘smiley’- beeldmerk door niet-gebruik faalt. De vordering onder 2) strekkende tot doorhaling van dit bij het Benelux-merkenbureau onder nr. 0723630 geregistreerde beeldmerk zal daarom worden afgewezen.
2.9. In het tussenvonnis van 11 augustus 2010 was onder 4.1 tot en met 4.5 al overwogen dat er onvoldoende grond is voor toewijzing van de onder 1) gevorderde betaling van € 5.000,-- door [gedaagde] aan Wibro. Ook dit deel van de vordering zal dus worden afgewezen. Voor toewijzing van de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten ad € 5.355,-- en wettelijke handelsrente is, nu Wibro in het ongelijk wordt gesteld, evenmin een grondslag aanwezig.
2.10. Wibro zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van [gedaagde] worden veroordeeld. [gedaagde] heeft de werkelijke door haar gemaakte gerechtskosten ex artikel 1019h Rv gevorderd van in totaal € 14.693, 13 (incl. btw). Van deze kosten heeft zij een urenspecificatie bijgevoegd. De rechtbank stelt vast dat alleen het tweede deel van de vorderingen in deze procedure betrekking heeft op de geldigheid van intellectuele eigendomsrechten. Het eerste deel van de vorderingen is gebaseerd op andere rechten/gronden. De rechtbank zal daarom de helft van de werkelijk door [gedaagde] gemaakte kosten toewijzen, zijnde € 7.346,57. Deze kosten komen de rechtbank niet onredelijk of onevenredig voor, terwijl Wibro hiertegen in haar conclusie na enquête geen (gemotiveerd) verweer heeft gevoerd. Het op de urenspecificatie genoemde griffierecht van € 314,00 zal in het onderstaande overzicht apart worden vermeld en van (de helft van) het advocatensalaris worden afgehaald (7.346,57 -/- 314,00 = € 7.032,57). Ter zake van de overige vorderingen zal de helft van het toepasselijke liquidatietarief worden toegewezen, zijnde € 791,00 (3,5 punten x tarief € 452,00 x 0,5). De kosten aan de zijde van [gedaagde] worden begroot op:
- griffierecht € 314,00
- getuigenkosten 482,42 (171,42 + 5,00 + 250,00 + 56,00)
- salaris advocaat (1019h Rv) 7.032,57
- salaris advocaat (liquidatietarief) 791,00
Totaal € 8.619,99
3. De beslissing
De rechtbank
3.1. wijst de vorderingen af,
3.2. veroordeelt Wibro in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot op € 8.619,99,
3.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. D.T. Boks en in het openbaar uitgesproken op 12 oktober 2011.
Coll.: ES