Uitspraak
vonnis
RECHTBANK ARNHEM
Sector civiel recht
zaaknummer / rolnummer: 180914 / HA ZA 09-242
Vonnis van 7 juli 2010
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
HERIAN RECLAME B.V.,
gevestigd te Drachten,
eiseres,
advocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem,
tegen
1. [gedaagde],
handelende onder de naam Herian,
wonende en kantoorhoudende te [woonplaats],
2. [gedaagde],
wonende te [woonplaats],
gedaagden,
advocaat mr. F.J. Van Eeckhoutte te Amersfoort.
1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnis van 29 april 2009
- het proces-verbaal van comparitie van 7 juli 2009
- het proces-verbaal van comparitie van 13 oktober 2009
- de conclusie van repliek
- de conclusie van dupliek
- de akte overlegging producties van gedaagden
1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
2. De feiten
2.1. Eiseres exploiteert sinds 1995 een reclameadviesbureau en is gevestigd te Drachten. Blijkens het handelsregister van de Kamers van Koophandel is zij onder de naam Herian Reclame opgericht op 29 maart 2006 met als bedrijfsomschrijving: ‘het exploiteren van een reclameadviesbureau’.
2.2. Op 10 maart 2000 heeft eiseres de domeinnaam herianreclame.nl laten registreren bij de Stichting Internet Domeinnaamregistratie (SIDN). Op de overgelegde uitdraai van 27 april 2007 van de website www.herianreclame.nl vermeldt eiseres onder het kopje ‘Een greep uit de dingen die we doen’: huisstijlen, brochures, magazines, media, commercials, multimedia, websites, dm, 3d presentaties, instore materialen en verpakkingen. Eiseres presenteert zich ook als Herian, zonder gebruik van de toevoeging Reclame.
2.3. Gedaagde sub 1 heeft blijkens het handelsregister van de Kamers van Koophandel op 2 januari 2006 een eenmanszaak ingeschreven, gevestigd te [woonplaats] en met als bedrijfsomschrijving: ‘webdesign, webhosting, multimedia producties voor internet’. Daarbij zijn de volgende handelsnamen ingeschreven: Herian, Herian Internetdiensten, Herian Hosting, Herian Producties, Herian Consultancy en Herian Webdesign.
Herian wordt regelmatig als volgt geschreven: ‘HeRiAn’, maar wordt ook gebruikt met alleen hoofdletters: ‘HERIAN’. Gedaagden sub 1 en 2 zijn gehuwd en werken samen in de eenmanszaak: gedaagde sub 1 doet de administratie en verzorgt het klantencontact, gedaagde sub 2 houdt zich bezig met de technische ondersteuning en implementatie.
2.4. Gedaagde sub 2 heeft op zijn naam de volgende domeinnamen laten registreren: herian.com (op 3 mei 2000), herian.info (op 21 januari 2003), herian.nl (op 21 januari 2003) en herian.net (op 8 april 2004).
2.5. Gedaagde sub 2 heeft op 2 juli 2003 het teken HERIAN als woordmerk gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) onder depotnummer 1035631 voor de volgende waren en diensten:
Klasse 9: Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten.
Klasse 35: Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.
Klasse 41: Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.
Het afschrift uit het merkenregister vermeldt 1 december 2003 als publicatiedatum van de inschrijving en 0737030 als inschrijvingsnummer. Als vervaldatum is 2 juli 2013 opgenomen.
2.6. Bij brief van 22 december 2006 aan eiseres hebben gedaagden, onder verwijzing naar hun merkinschrijving en de handelsnaam ‘Herian webdesign’, bezwaar gemaakt tegen het gebruik door eiseres van de naam Herian in combinatie met het woord ‘webdesign’. Eiseres kon zich niet vinden in dat bezwaar en heeft geantwoord de handelsnaam Herian Reclame al sinds 1995 te gebruiken en daarom over oudere rechten te beschikken.
2.7. Op 15 januari 2007 heeft eiseres het woordmerk HERIAN in het merkenregister van het BBIE gedeponeerd voor diensten in klasse 35, 41 en 42. Gedaagden hebben bij het BBIE oppositie ingesteld tegen dit merkdepot voor de diensten reclame en beheer van commerciële zaken (klasse 35) en sportieve en culturele activiteiten (klasse 41). Het BBIE heeft op 11 juni 2008 de door gedaagden ingestelde oppositie toegewezen. Het merk HERIAN van eiseres is op 29 augustus 2008 ingeschreven voor de volgende diensten:
Klasse 35: Marketing en bedrijfscommunicatie; diensten van een reclamebureau; commerciële advisering met betrekking tot interne en externe bedrijfscommunicatie van ondernemingen en instellingen; marketingadviezen; marktbewerking, -onderzoek en -analyse; (direct) marketing; public relations; bedrijfsorganisatorische en -economische advisering; het regisseren en produceren van reclamefilms, waaronder bedrijfsfilms; reclame- ontwerp; lay- outen en tekstschrijven, alsmede het ontwerpen van logo's, huisstijlen en namen, alle voor commerciële doeleinden; informatie, consultancy en adviezen inzake voornoemde diensten, al dan niet via Internet; voornoemde diensten tevens in het kader van de diensten van een designbureau.
Klasse 41: Het regisseren van radio- en televisieprogramma's en van andere audiovisuele producties; audiovisuele producties; diensten van een uitgeverij; publiceren en uitgeven van prentbriefkaarten, posters, boeken, kranten, tijdschriften en films, alsmede van geluids- en beeldopnames vastgelegd op dragers; desktop publishing; lay- outen en tekstschrijven, anders dan voor commerciële doeleinden; informatie, consultancy en adviezen inzake voornoemde diensten, al dan niet via Internet; voornoemde diensten tevens in het kader van de diensten van een designbureau.
Klasse 42: Grafisch tekenen; styling; productontwikkeling; ontwikkelen van verpakkingen; ontwerpen van namen, logo's en huisstijlen, anders dan voor commerciële doeleinden; grafische vormgeving in het kader van productontwikkeling; ontwerpen van hardware en software, waaronder van cd-i's en cd-rom's, tevens ten behoeve van interactieve en multimediatoepassingen; ontwerpen van Internetsites; webdesign; informatie, consultancy en adviezen inzake voornoemde diensten, al dan niet via Internet; voornoemde diensten tevens in het kader van de diensten van een designbureau.
2.8. Eiseres heeft gedaagde sub 1 bij brief van 18 november 2008 gesommeerd om het gebruik van de aanduiding HERIAN ter onderscheiding van diensten gericht op reclame en productie van reclame en andere communicatiemiddelen, waaronder, maar niet beperkt tot webdesign en multimedia producties te staken en gestaakt te houden. Bij brief van dezelfde datum heeft eiseres gedaagde sub 2 gesommeerd om de inschrijving van het merk HERIAN te beperken door doorhaling van de diensten ‘reclame, beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie, administratieve diensten, opvoeding en opleiding’.
2.9. De partijen hebben een aantal malen geprobeerd om tot een afbakening van hun diensten te komen, teneinde de handelsnaam Herian vredig naast elkaar te kunnen blijven gebruiken, maar zijn daarin niet geslaagd.
3. Het geschil
3.1. Eiseres vordert:
jegens gedaagde sub 1:
gedaagde sub 1, op straffe van verbeurte van een dwangsom, te bevelen om:
a) ieder gebruik van het merk HERIAN en/of daarmee overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden voor de diensten waarvoor eiseres het merk heeft ingeschreven alsmede voor daarmee overeenstemmende waren en/of diensten,
b) ieder gebruik van de handelsnaam Herian en/of een daarmee overeenstemmende handelsnaam te staken en gestaakt te houden voor een onderneming op het gebied van webdesign (waaronder het maken van grafische ontwerpen c.q. reclame-uitingen voor digitale media), webhosting en multimedia producties en/of daarmee soortgelijke waren en/of diensten,
c) ieder onrechtmatig handelen, bestaande uit het voeren van het onderscheidingsteken Herian voor diensten en/of een onderneming op het gebied van webdesign (namelijk het maken van grafische ontwerpen c.q. reclame-uitingen voor digitale media), webhosting en multimedia producties en/of daarmee soortgelijke waren en/of diensten gestaakt te houden,
jegens gedaagde sub 2:
d) voor recht te verklaren dat gedaagde sub 2 het merk HERIAN, ingeschreven als Benelux merk onder nummer 0737030, te kwader trouw deponeerde,
e) voor recht te verklaren dat het Benelux merk HERIAN ingeschreven onder nummer 0737030 nietig is,
f) gedaagde sub 2 op straffe van verbeurte van een dwangsom te bevelen om het Benelux merk HERIAN ingeschreven onder nummer 0737030 door te halen, en
voor zover het gevorderde onder d), e) en/of f) wordt toegewezen:
g) gedaagde sub 2 op straffe van verbeurte van een dwangsom te bevelen ieder gebruik (waaronder begrepen gebruik als handelsnaam) van het merk Herian te staken en gestaakt te houden voor de diensten waarvoor eiseres het merk heeft ingeschreven alsmede voor daarmee overeenstemmende diensten,
h) gedaagden op straffe van verbeurte van een dwangsom te gebieden te bewerkstelligen dat domeinnamen herian.info, herian.nl, herian.net, herian.com binnen 1 week na betekening van dit vonnis om niet op naam worden gesteld dan wel worden overgedragen aan eiseres met inachtneming van de toepasselijke reglementen, door indiening van een door eiseres en gedaagden ingevuld en ondertekend verzoek daartoe aan de bevoegde autoriteit,
jegens gedaagde sub 1 en 2:
i) gedaagden hoofdelijk te veroordelen in de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv.
3.2. Eiseres legt, samengevat, inbreuk op haar merkrecht in de zin van artikel 2.20 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE), inbreuk op haar handelsnaamrecht in de zin van arikel 5 Handelsnaamwet (Hnw) en onrechtmatig handelen aan haar vorderingen jegens gedaagde sub 1 ten grondslag. Zij stelt haar handelsnaam Herian, die voortvloeit uit een samenvoeging van de voorletters van de vennoten bij oprichting, te weten Hilda Elisabeth, Rinze en Anneke, sinds 1995 te voeren voor diensten die identiek of soortgelijk zijn aan de diensten waarvoor gedaagde sub 1 een identiek merk en een identieke handelsnaam gebruikt. Dit levert volgens eiseres verwarringsgevaar op. Aan haar vorderingen jegens gedaagde sub 2 legt zij ten grondslag dat gedaagde sub 2 het merk HERIAN in 2003 te kwader trouw heeft gedeponeerd. Gedaagde sub 2 behoorde tijdens het depot in 2003 te weten dat eiseres de laatste drie jaren voorafgaand aan dat depot de aanduiding Herian voor identieke, althans soortgelijke diensten in de Benelux gebruikte. Indien haar vorderingen tot nietigverklaring en doorhaling van het door gedaagde sub 2 ingeschreven merk HERIAN worden toegewezen, stelt zij dat ook gedaagde sub 2 inbreuk maakt op haar merk- en handelsnaamrecht dan wel onrechtmatig handelt.
3.3. Gedaagden voeren uitgebreid gemotiveerd verweer. Zij stellen dat de vordering van eiseres tot nietigverklaring en doorhaling van het merk HERIAN van gedaagde sub 2 verjaard is. Zij voeren verder onder meer aan dat zij in 2001 de naam Herian te goeder trouw zijn gaan gebruiken voor hun diensten, zonder op de hoogte te zijn geweest van het bestaan van de naam van eiseres, Herian Reclame. De door henzelf bedachte naam Herian komt voort uit een samenvoeging van hun voornamen Hetty en Richard, en de naam van hun dochter, Annelies. Zij betwisten verder, onder meer, dat eiseres over een oudere handelsnaam voor soortgelijke diensten beschikt en dat er gevaar voor verwarring in de zin van artikel 5 Hnw Pro te duchten is.
3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4. De beoordeling
Merkenrecht
4.1. De rechtbank ontleent haar territoriale bevoegdheid inzake het merkenrecht aan artikel 4.6 lid 1 van het BVIE.
Beroep op nietigverklaring van het merk van gedaagde sub 2
4.2. Nu eiseres haar vorderingen jegens gedaagden sub 1 en sub 2 onder meer op haar merkinschrijving HERIAN uit 2008 baseert, terwijl gedaagde sub 2 over een oudere merkinschrijving van de naam HERIAN beschikt voor diensten in gedeeltelijk dezelfde warenklassen, is allereerst van belang om na te gaan of de vordering van eiseres op grond van artikel 2.28, lid 3 (b) juncto 2.4 (f) BVIE tot nietigverklaring en doorhaling van het oudere merk HERIAN wegens een depot te kwader trouw kans van slagen heeft.
4.3. Het meest verstrekkende verweer van gedaagden is dat deze vordering van eiseres is verjaard, omdat de nietigheid ingevolge het genoemde artikel had moeten worden ingeroepen binnen een termijn van vijf jaar vanaf de datum van inschrijving van het merk, terwijl de dagvaarding pas op 6 februari 2009 is betekend. De datum van inschrijving van het merk van gedaagde sub 2 is volgens gedaagden niet 1 december 2003, zoals eiseres stelt, maar 2 juli 2003. Dat kan worden afgeleid uit het bewijs van inschrijving, waarop 2 juli 2013 als vervaldatum staat vermeld. Verminderd met de geldigheidsduur van een merkinschrijving van 10 jaren moet dit volgens gedaagden, bij gebreke van de vermelding op het inschrijvingsbewijs van een inschrijvingsdatum, leiden tot een inschrijvingsdatum van 2 juli 2003.
4.4. Eiseres stelt echter dat zij haar vordering tot nietigverklaring tijdig heeft ingesteld door haar op 28 november 2008 uitgebrachte oorspronkelijke dagvaarding. Dat zij op 6 februari 2009 een inhoudelijk identiek herstelexploot heeft uitgebracht, omdat zij in de oorspronkelijke dagvaarding abusievelijk Herian B.V. als eisende partij had opgenomen (in plaats van Herian Reclame B.V.) doet daar volgens haar niets aan af. De datum van inschrijving van het merk van gedaagde sub 2 is volgens eiseres gelijk aan de publicatiedatum van inschrijving, 1 december 2003, zodat zij haar vordering tot nietigverklaring vóór 1 december 2008 moest instellen, hetgeen zij heeft gedaan.
4.5. Nog afgezien van de omstandigheid dat eiseres haar rechtsvordering tot vernietiging van het merk van gedaagde sub 2 voor het eerst op 6 februari 2009 heeft ingesteld (in de eerdere dagvaarding van 28 november 2008 was een andere rechtspersoon als eisende partij vermeld), wordt overwogen dat in de Benelux tot 1 januari 2004 het uitsluitend recht op een merk werd verkregen door het eerste depot ervan, en dat de inschrijvingsdatum van het depot toen geen rol speelde. Dit leidt ertoe dat in het onderhavige geval, waar het gaat om een merk van vóór 1 januari 2004, de depotdatum van dat merk, te weten 2 juli 2003, bepalend moet worden geacht voor het antwoord op de vraag of tijdig een beroep op nietigheid van deze merkinschrijving is gedaan. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat eiseres haar rechtsvordering tot vernietiging van de merkinschrijving van gedaagde sub 2 op grond van artikel 2.4 (f) juncto artikel 2.28 lid 3 (b) BVIE niet heeft gedaan binnen de in laatstgenoemd artikel voorgeschreven termijn van vijf jaren. Deze vordering van eiseres is dus verjaard, zodat eiseres hierin niet kan worden ontvangen.
4.6. Er wordt dus uitgegaan van de geldigheid van het door gedaagde sub 2 op 2 juli 2003 gedeponeerde merk HERIAN. De hiervoor onder 3.1 sub e) gevorderde verklaring voor recht dat het merk van gedaagde sub 2 nietig is, wordt afgewezen. Ook de onder 3.1. sub f) gevorderde doorhaling moet dan worden afgewezen. Eiseres heeft niet gesteld welk belang zij, buiten het kader van de door haar op grond van artikel 2.28 lid 3 (b) BVIE ingeroepen nietigheid, heeft bij de door haar onder 3.1. sub d) gevorderde verklaring voor recht dat gedaagde sub 2 het merk HERIAN te kwader trouw heeft gedeponeerd. Voor zover zij heeft bedoeld dit aspect een rol te laten spelen bij het door haar ook als grondslag aangevoerde onrechtmatige handelen van gedaagde sub 2, zal hierop bij de bespreking van dat onderdeel nader worden ingegaan.
4.7. Aan de voorwaarden die eiseres heeft gesteld aan de door haar onder 3.1. sub g) en sub h) gevorderde voorzieningen, te weten dat het gevorderde onder 3.1 sub d), e) en / of f) wordt toegewezen, is gelet op het voorgaande niet voldaan. Om die reden moeten die vorderingen worden afgewezen. Ten overvloede wordt het volgende overwogen. Gedaagde sub 2 is op grond van zijn in 2003 ingeschreven woordmerk HERIAN gerechtigd zijn merk te gebruiken voor de waren en diensten waarvoor hij zijn merk heeft ingeschreven, waaronder computers, reclame en beheer van commerciële zaken. Nu eiseres zich in deze procedure op het standpunt stelt dat de dienst ‘webdesign’ - waarvoor zij haar merk in 2008 onder meer heeft ingeschreven - soortgelijk of complementair is aan de dienst ‘reclame’, waarvoor het oudere merk van gedaagde sub 2 is ingeschreven, kan zij haar jongere merk niet inroepen tegen het gebruik door gedaagde sub 2 van zijn oudere identieke merk.
Beroep op merkrecht jegens gedaagde sub 1
4.8. Eiseres verzet zich verder op grond van artikel 2.20 lid 1 (a) en/of (b) BVIE tegen ieder gebruik door gedaagde sub 1 van het merk HERIAN en/of soortgelijke tekens voor de diensten waarvoor eiseres het merk HERIAN heeft ingeschreven alsmede voor soortgelijke waren en/of diensten. Zij beschouwt gedaagde sub 1 niet als mederechthebbende op het merk van gedaagde sub 2, omdat uit het merkenregister niet blijkt van een licentie aan gedaagde sub 1. Ook verzet eiseres zich op grond van artikel 2.20 lid 1 (d) BVIE tegen het gebruik door gedaagde sub 1 van de handelsnaam Herian.
4.9. Gedaagde sub 1 voert aan zichzelf als mederechthebbende op het merk HERIAN van gedaagde sub 2 te beschouwen, omdat zij met hem in algehele gemeenschap van goederen is getrouwd en een merk een vermogensrecht in de zin van artikel 3:6 BW Pro is. Als zij geen rechtstreeks rechthebbende zou zijn, zou zij als licentiehoudster moeten worden beschouwd. Voor het geval zij enkel rechthebbende op de handelsnaam Herian mocht zijn, heeft zij aangevoerd dat zij een geldige reden als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 (d) BVIE heeft om gebruik te maken van deze handelsnaam Herian.
4.10. Tegenover het verweer van gedaagde sub 1 heeft eiseres onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld op grond waarvan zij zich op grond van haar merkinschrijving uit 2008 kan verzetten tegen het gebruik door gedaagde sub 1 van het identieke merk of de identieke handelsnaam. Dat gedaagde sub 1 door haar huwelijk met gedaagde sub 2 mederechthebbende op het merk van gedaagde sub 2 is, heeft eiseres niet weersproken, zodat hiervan in het navolgende wordt uitgegaan. Net als bij gedaagde sub 2 wordt geoordeeld dat een jonger merk niet zonder meer kan worden ingeroepen tegen een rechthebbende op een oudere identieke merkinschrijving voor, zoals eiseres stelt, soortgelijke diensten. Indien gedaagde sub 1 enkel zou worden aangemerkt als houdster van de handelsnaam Herian, kan zij zich er bovendien terecht op beroepen dat zij een geldige reden heeft in de zin van artikel 2.20 lid 1 (d) BVIE voor het gebruik van Herian als handelsnaam. Op het moment dat zij met het voeren van de handelsnaam Herian aanving, kon zij immers niet weten dat eiseres in 2007 een met deze handelsnaam identiek merk zou gaan deponeren. De op het merkenrecht gestoelde vorderingen zullen daarom ook jegens gedaagde sub 1 worden afgewezen.
Handelsnaamrecht
4.11. Vast staat dat eiseres en gedaagden nagenoeg identieke handelsnamen zijn gaan voeren, met als hoofdbestanddeel Herian. Omdat de naam Herian een fantasienaam is, wordt dit bestanddeel van de onderhavige handelsnamen het meest kenmerkend geacht. Alhoewel de handelsnamen in hun geheel met elkaar moeten worden vergeleken, spelen de beschrijvende toevoegingen ‘Reclame’ door eiseres en de beschrijvende toevoegingen ‘webdesign’, ‘hosting’, ‘internetdiensten’ en dergelijke door gedaagde bij de beoordeling een ondergeschikte rol. Ook maakt het daarbij weinig verschil dat gedaagden vaak een iets andere schrijfwijze hanteren, te weten ‘HeRiAn’.
4.12. Identieke of nagenoeg identieke handelsnamen zijn ingevolge artikel 5 Hnw Pro conflicterend als daardoor verwarring te duchten is tussen de beide ondernemingen. De oudere handelsnaam gaat dan voor de jongere handelsnaam. Verwarring is pas te duchten als de aard van de dienstverlening van beide ondernemingen bij elkaar aansluit, de door de onderneming voortgebrachte diensten in elkaars verband of elkaars (geografische) nabijheid worden gebruikt en/of die diensten in dezelfde handelskanalen worden aangeboden. Het enkele feit dat een onderneming een website heeft, brengt niet zonder meer met zich mee dat zij buiten de plaats van vestiging bekendheid geniet.
4.13. Eiseres stelt de onderscheidende handelsnaam Herian al sinds 1995 te voeren voor haar diensten, waaronder webdesigndiensten, terwijl gedaagden hun identieke handelsnaam pas later zouden zijn gaan gebruiken voor soortgelijke diensten. Zij wijst in dit verband op het landelijke bereik van haar website www.herianreclame.nl, op de grote ondernemingen onder haar klantenkring en op diverse klanten verspreid over het land en zelfs het buitenland. Uit de conclusie van het door haar overgelegde ‘Handelsnaamonderzoek voor Nederland’ van 12 januari 2007 volgt volgens haar dat gedaagden de handelsnaam Herian in géén geval voerden voorafgaand aan de datum van hun depot van het merk Herian in 2003. Verder stelt zij dat er verwarring bij het publiek te duchten is, omdat de aard van de activiteiten van beide ondernemingen gelijk, althans overlappend en complementair is, omdat beide ondernemingen zijn gevestigd in het noordoosten van Nederland, waar dergelijke ondernemingen dunner zijn gezaaid dan in het westen van Nederland, omdat beide ondernemingen via internet opereren dus een landelijk bereik hebben en omdat eiseres een landelijke reputatie heeft opgebouwd.
4.14. Gedaagden voeren aan dat eiseres de handelsnaam Herian Reclame vanaf 1995 enkel heeft gebruikt voor reclameadviesdiensten en dat eiseres pas veel later haar diensten heeft uitgebreid naar webdesigndiensten. Zij stellen de handelsnaam Herian – vaak geschreven als HeRiAn – zelf vanaf 2001 te zijn gaan voeren voor, onder meer, webdesigndiensten. Dit zou onder meer blijken uit de door hen overgelegde uitdraai van het internetarchief ‘Wayback Machine’, een internetarchief dat het mogelijk maakt om oude versies van websites op te zoeken, uit het door hen overgelegde zakelijk mailverkeer uit 2003 waarin de naam ‘HeRiAn’ of ‘herian’ en de mailadressen richard @ herian . com en webdesign @ herian. com worden aangehaald en uit de informatie op herian.info en herian.net. Gedaagden betwisten dat er sprake is van gevaar voor verwarring tussen de door hen gevoerde onderneming en de onderneming Herian Reclame. Zij onderbouwen dit als volgt. Verwarring heeft zich nog niet voorgedaan. De aard van de bedrijfsactiviteiten van beide ondernemingen was tot 2006 niet gelijksoortig. Eiseres hield zich bezig met reclameadviesdiensten en gedaagden hielden zich bezig met internetdiensten, waaronder hosting, domeinnaamregistratie, webdesign evenals het ontwikkelen en bouwen van websites en back office applicaties zoals content management systemen. Partijen hebben daarom zonder van elkaars bestaan op de hoogte te zijn gedurende lange tijd onder dezelfde naam kunnen opereren. Pas toen gedaagden via een concurrent webdesignbedrijf ontdekten dat eiseres via die concurrent ook webdesigndiensten onder de naam Herian ging aanbieden, hebben gedaagden eiseres benaderd omdat zij bang waren dat een zoekopdracht via Google met zoekwoorden ‘herian’ en ‘webdesign’ zou leiden naar hun concurrent webdesigner. Zij voeren aan dat eiseres vóór hun brief van 22 december 2006 aan haar niet eens op de hoogte was van de handelsnaam van gedaagden. Zij verwijzen naar het verweerschrift van 14 november 2007 van eiseres in de oppositieprocedure bij het BBIE, waarvan gedaagden een kopie hebben overgelegd. Daarin heeft eiseres het voorgaande zelf bevestigd en gesteld dat verwarring zich niet heeft voorgedaan in zich in de toekomst ook niet zal voordoen, omdat er volgens eiseres sprake is van geheel andersoortige diensten. Ten slotte hebben gedaagden de juistheid van de conclusies in het door eiseres overgelegde ‘Handelsnaamonderzoek voor Nederland’ gemotiveerd betwist .
4.15. Centrale vraag in dit verband lijkt te zijn welke van de beide ondernemingen de handelsnaam Herian voor het eerst is gaan gebruiken in verband met het ontwerpen en (laten) bouwen van websites, en op welke schaal. Een onderneming met een bepaalde handelsnaam mag haar activiteiten uitbreiden onder dezelfde handelsnaam. Dit kan echter niet als zij daarmee in conflict komt met een onderneming met een identieke of gelijkende handelsnaam die dezelfde (of vergelijkbare) activiteiten al langer uitoefent in dat gebied en onder die handelsnaam. In dat geval zal zij voor de overlappende diensten een andere naam moeten kiezen. Het komt de rechtbank voor dat reclamediensten in 1995 nog geen diensten omvatten als het ontwerpen en (laten) bouwen van websites en dat deze diensten toen nog niet konden worden beschouwd als gelijksoortig of complementair. Mogelijk doet zich de bijzondere situatie voor dat de diensten van de onderhavige partijen geleidelijk aan voor een deel gelijksoortig en overlappend zijn geworden, waarbij de overlap zit in webdesigndiensten. Partijen hebben zich hieromtrent nog niet (voldoende) uitgelaten.
4.16. Gelet op hetgeen onder 4.15 is overwogen, acht de rechtbank het noodzakelijk dat eiseres nu eerst bij akte uiteenzet wat volgens haar precies de overlapping is in de dienstverlening, wanneer die overlapping een aanvang heeft genomen en wanneer en waar zij precies is begonnen met dienstverlening op het gebied van het ontwerpen en (laten) bouwen van websites onder de naam Herian. Vervolgens zullen gedaagden gelegenheid krijgen om op deze akte te reageren.
Onrechtmatige daad
4.17. Eiseres stelt zich ten slotte op het standpunt dat gedaagden door het voeren van een handelsnaam en een merk dat identiek is aan haar oudere handelsnaam onrechtmatig jegens haar hebben gehandeld. Gedaagden waren volgens haar op de hoogte of hadden op de hoogte kunnen en moeten zijn van haar eerdere gebruik van de handelsnaam Herian. Door na te laten om uitgebreid handelsnaamonderzoek of onderzoek via internet uit te (laten) voeren en vervolgens een identieke handelsnaam te gaan voeren hebben gedaagden nodeloos verwarring gezaaid bij het publiek, aldus eiseres.
4.18. Gedaagden betwisten elke vorm van kwade trouw en voeren aan dat zij bij de start van hun onderneming in 2001 onder de naam Herian en ten tijde van de registratie van hun merk HERIAN in 2003 absoluut niet op de hoogte waren en ook niet behoefden te zijn van het bestaan van eiseres. Zij stellen geen onderzoek te hebben gedaan via het register van de Kamers van Koophandel, maar wel in 2003 merkonderzoek te hebben gedaan, waarbij eiseres niet naar voren is gekomen. De domeinnaam herian.nl bleek in 2003 gewoon beschikbaar. Zij stellen bij toeval dezelfde naam te hebben gekozen, omdat deze naam een samenvoeging vormt van de eerste twee letters van hun voornamen en die van hun dochter, en pas in 2006 op de hoogte te zijn geraakt van het bestaan van eiseres. Ten slotte stellen zij dat onderzoek via internet in 2003 nog niet erg voor de hand lag - nog niet iedereen had ADSL - en dat zij, zelfs als zij eiseres via internetonderzoek zouden hebben gevonden, nog niet vanzelfsprekend een andere naam hadden moeten kiezen. Er was immers volgens gedaagden op dat moment in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn nog geen verwarring te duchten.
4.19. In het licht van dit verweer van gedaagden wordt geoordeeld dat uit de overgelegde stukken en hetgeen ter comparitie naar voren is gekomen niet is gebleken dat gedaagden door het gaan voeren van hun handelsnaam Herian en het registreren in 2003 en gebruiken van hun merk HERIAN onrechtmatig jegens eiseres hebben gehandeld. Eiseres heeft daarvan tot eind 2006 kennelijk geen hinder van ondervonden. Van kwade trouw aan de zijde van gedaagden is niet gebleken en van verwarring bij het publiek ook niet. Gedaagden lijken door hun voornamen een gerechtvaardigde reden te hebben gehad voor het kiezen van de handelsnaam en merknaam Herian. Uit het feit dat eiseres heeft aangetoond dat zij, vóórdat gedaagden hun onderneming startten, ook buiten de regio Friesland voor diverse grotere cliënten reclameadviesdiensten heeft verricht, kan niet worden geconcludeerd dat zij landelijk zodanige algemene bekendheid had verworven dat gedaagden wel van haar bestaan op de hoogte moeten zijn geweest en van het kiezen van een nagenoeg identieke naam hadden moeten afzien. Van een eerdere inschrijving van eiseres in het register van de Kamers van Koophandel dan die van 29 maart 2006 is niet gebleken. Het enkele feit dat gedaagden geen onderzoek hebben gedaan in de registers van de Kamers van Koophandel en wellicht ook niet via internet, maakt hun handelen nog niet zo onzorgvuldig dat kan worden gesproken van onrechtmatig handelen. De op onrechtmatig handelen gestoelde vorderingen zullen daarom ook worden afgewezen.
4.20. Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.
5. De beslissing
De rechtbank
5.1. verwijst de zaak naar de rol van 4 augustus 2010 voor akte uitlating aan de zijde van eiseres als vermeld in rechtsoverweging 4.16,
5.2. houdt iedere verdere beslissing aan.
Dit vonnis is gewezen door mr. D.T. Boks en in het openbaar uitgesproken op 7 juli 2010.
Coll. ES